張玉蓉

（上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 200444）

美國商業(yè)方法專利爭論及司法實踐最新發(fā)展

張玉蓉

（上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 200444）

對支持或反對商業(yè)方法專利學(xué)者們爭論的主要問題進(jìn)行了歸納總結(jié)，簡介了Bilski案及美國商業(yè)方法專利的最新政策。在此基礎(chǔ)上，提出賦予商業(yè)方法專利權(quán)可以促進(jìn)相關(guān)部門的技術(shù)創(chuàng)新，解決美國商業(yè)方法專利問題應(yīng)當(dāng)是積極尋求改進(jìn)專利審查的方案，同時中國應(yīng)主動借鑒國外的立法與實踐，建立起商業(yè)方法專利保護(hù)制度。

商業(yè)方法專利；Bilski案；專利質(zhì)量；經(jīng)濟(jì)效率

傳統(tǒng)的商業(yè)方法由于屬于抽象的智力活動成果，一直被排除在可專利性物質(zhì)主題之外。傳統(tǒng)的商業(yè)方法與計算機(jī)軟件和硬件技術(shù)結(jié)合起來加以運用，使得商業(yè)方法專利化的法律障礙逐漸降低。商業(yè)方法獲得專利保護(hù)已經(jīng)成為大勢所趨。本文從理論上分析、總結(jié)學(xué)者們關(guān)于商業(yè)方法專利爭論的專利質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效率等主要問題，同時從司法實踐方面探尋美國商業(yè)方法專利的最新發(fā)展，以期對構(gòu)建我國商業(yè)方法專利制度提供一些有益的借鑒和參考。

1 美國商業(yè)方法專利爭論

討論與商業(yè)方法專利有關(guān)問題的困難之一就是到目前為止，還沒有關(guān)于商業(yè)方法專利的統(tǒng)一定義。大多數(shù)學(xué)者通常使用簡單的“商業(yè)方法專利”來描述與電子商務(wù)或貿(mào)易活動有關(guān)的專利。有學(xué)者試圖使用“網(wǎng)絡(luò)專利”（internet patent）來特別說明該類專利所具有的網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易的本質(zhì)。也有學(xué)者使用“商業(yè)模式專利”（business model patent）來說明其范圍已經(jīng)超出了一般貿(mào)易方法的網(wǎng)絡(luò)運用，特指能夠重復(fù)并且能夠產(chǎn)生價值的一種貿(mào)易模式的整體概念。通常情況下，“商業(yè)方法專利”或“做貿(mào)易的方法專利”使用最為廣泛，包括了其他學(xué)者所提出的類似概念。美國專利商標(biāo)局（USPTO）對美國專利分類號705類提供了如下定義：是裝置及相應(yīng)執(zhí)行數(shù)據(jù)運算操作的方法，其被設(shè)計專門用于企業(yè)實踐、經(jīng)營、管理或處理金融數(shù)據(jù)，通過處理后能夠使數(shù)據(jù)或執(zhí)行的計算操作發(fā)生明顯改變。美國理論界關(guān)于商業(yè)方法專利的爭論主要集中于專利質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效率兩個方面。

1.1 專利質(zhì)量爭論

商業(yè)方法專利爭論主要是由商業(yè)方法專利質(zhì)量問題而引起。反對商業(yè)方法專利的學(xué)者認(rèn)為商業(yè)方法專利與其他專利相比具有更低的質(zhì)量。理由如下：

（1）通常認(rèn)為，商業(yè)方法專利質(zhì)量是一個比較模糊的概念，它本質(zhì)上包含著申請專利的發(fā)明滿足專利法所要求的新穎性和創(chuàng)造性的可能性。當(dāng)面臨專利訴訟的挑戰(zhàn)時，該商業(yè)方法專利通常應(yīng)該被認(rèn)為是有效的［1］。而USPTO授權(quán)的商業(yè)方法專利在面臨專利訴訟時經(jīng)常會被認(rèn)為無效，因此，商業(yè)方法專利是低質(zhì)量的。

（2）與其他專利相比，商業(yè)方法專利更加抽象。相比一般的物理發(fā)明而言，商業(yè)方法專利更接近于思想，而抽象思想則是被排除在可專利性物質(zhì)主題之外的［2］。

（3）商業(yè)方法專利引用了相對更少的現(xiàn)有技術(shù)，擁有更廣泛的權(quán)利要求范圍，因此質(zhì)量更低［3］。

支持商業(yè)方法專利保護(hù)的理論認(rèn)為，低質(zhì)量的專利在很大程度上與USPTO的審查程序有關(guān)，USPTO對不適當(dāng)?shù)膶彶槌绦蜇?fù)有責(zé)任。其理由如下：

（1）現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫的缺乏。USPTO授權(quán)的低質(zhì)量商業(yè)方法專利并不能說明通常意義上的商業(yè)方法專利就是不好的專利。事實上，大多數(shù)低質(zhì)量商業(yè)方法專利本來應(yīng)該以缺乏非顯而易見性和新穎性的理由被拒絕，而并不應(yīng)該以可專利性物質(zhì)主題的例外被排除。大量低質(zhì)量或看似無效的商業(yè)方法專利的存在，是由于商業(yè)方法專利只是在近10年才得到USPTO的承認(rèn)，由于缺乏與權(quán)利要求進(jìn)行比較的現(xiàn)有專利數(shù)據(jù)庫，因此，證明商業(yè)方法專利申請的創(chuàng)造性非常困難［4］。由于專利局在非專利文獻(xiàn)方面對于現(xiàn)有技術(shù)檢索并沒有提供適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)庫，資源有限，專利審查員幾乎無法識別現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)［5］。

（2）專利審查員經(jīng)驗的缺乏。網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法是一個新的技術(shù)領(lǐng)域，現(xiàn)有專利審查員由于相關(guān)知識和經(jīng)驗的欠缺，更容易忽略無效專利的根據(jù)和理由［4，6］。也會導(dǎo)致審查質(zhì)量的下降。因此，并不是商業(yè)方法專利本身存在質(zhì)量問題，而僅僅是因為需要時間逐漸完善現(xiàn)有專利數(shù)據(jù)庫以及增加相關(guān)專業(yè)審查人員等措施來逐步提高商業(yè)方法專利的質(zhì)量［7］。

（3）實證數(shù)據(jù)的支持。已有實證數(shù)據(jù)證明商業(yè)方法專利并不是具有更低的質(zhì)量。Allison和Tiller兩位學(xué)者在2003年運用以下五個指標(biāo)研究了網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利質(zhì)量問題：①引用的現(xiàn)有技術(shù)數(shù)量；②引用的現(xiàn)有技術(shù)類型；③權(quán)利要求的數(shù)量；④發(fā)明人的數(shù)量；⑤在授權(quán)之前USPTO所花費的時間。研究結(jié)果表明：第一，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利比一般專利引用了更多的專利和非專利現(xiàn)有技術(shù)；第二，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利引證的非專利文獻(xiàn)與普通專利具有相同的質(zhì)量；第三，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利比一般專利具有更多的權(quán)利要求；第四，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利有更多的發(fā)明人；第五，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)方法專利在審查中花費了更多的時間。并沒有證據(jù)表明商業(yè)方法專利比其他專利花費了更少的時間或發(fā)明人投入了更少資源來獲取它們。最后作者得出結(jié)論：沒有證據(jù)表明商業(yè)方法專利與其他專利相比具有更低的質(zhì)量，事實上情況很可能相反［1］。

1.2 效率爭論

與效率有關(guān)的爭論主要集中于商業(yè)方法專利是阻礙還是促進(jìn)了創(chuàng)新。與該問題有關(guān)的爭論事實上與專利制度建立之初關(guān)于專利制度是促進(jìn)還是阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有相似之處。

反對商業(yè)方法專利保護(hù)的學(xué)者認(rèn)為商業(yè)方法專利阻礙了技術(shù)創(chuàng)新，理由如下：

3.文章的中英文摘要部分要求精簡連貫，說明文章的研究目的、研究方法、研究過程和研究結(jié)論。中文摘要要求200～300字左右;為方便外文讀者更好地了解文章的梗概，英文摘要要求400～500英文詞匯左右。

（1）低質(zhì)量的商業(yè)方法專利降低了社會福利。被不同權(quán)利人持有的大量低質(zhì)量的權(quán)利重疊的專利增加了許可交易的成本，廣泛而不確定的權(quán)利要求增加了潛在侵權(quán)者的數(shù)量，增加了訴訟成本。這種專利許可和訴訟成本的增加可能對社會福利產(chǎn)生消極影響［8］。

（2）低質(zhì)量的專利可能減緩累積性技術(shù)發(fā)明和技術(shù)擴(kuò)散，造成了經(jīng)濟(jì)無效率。如果前一項專利技術(shù)權(quán)利要求廣泛而不確定，那么以該技術(shù)為基礎(chǔ)的后一項累積性發(fā)明將會受到影響。而且更多的專利權(quán)保護(hù)將導(dǎo)致財產(chǎn)權(quán)的分離，這些分離會增加進(jìn)入新技術(shù)的交易成本，造成“反公地悲劇”（指由于權(quán)利的相互交叉和重疊，人們未能充分利用有限的稀缺資源）［9］。

（3）商業(yè)方法自由利用理論。反對商業(yè)方法專利的學(xué)者擔(dān)心授予商業(yè)方法專利會制約其他人利用既有的商業(yè)模式或技巧從事商業(yè)經(jīng)營，社會公眾會因此受專利權(quán)束縛而不敢自由利用商業(yè)方法。有學(xué)者從專利性的要求考察，認(rèn)為商業(yè)方法專利所描述的商業(yè)技藝已經(jīng)被他人使用或所知，商業(yè)方法不具有可專利性［10］。還有一種批評認(rèn)為，商業(yè)界幾乎每一個人都使用商業(yè)方法。因此，具有較廣范圍的強勢商業(yè)方法專利起到了過多阻礙作用，它們侵占了所有商業(yè)有效運作所必需的基本商業(yè)結(jié)構(gòu)。同時，公司越來越注重專利而逐漸忽視消費者，這會妨礙網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，商業(yè)方法專利權(quán)的行使會阻礙技術(shù)思想的傳播與交流［11-12］。

支持商業(yè)方法專利保護(hù)的觀點則認(rèn)為商業(yè)方法專利刺激了技術(shù)創(chuàng)新。

（1）授予商業(yè)方法專利可以有效促進(jìn)與商業(yè)方法有關(guān)的經(jīng)濟(jì)部門的技術(shù)創(chuàng)新。對于一個希望刺激技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生和擴(kuò)散的社會來說，專利制度是一種有效的方式。有限的專利壟斷可以從3個方面對技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生刺激作用：①對于單個發(fā)明人和企業(yè)來說，增加的研發(fā)支出可能導(dǎo)致更多的利潤返還（在受保護(hù)的產(chǎn)品或方法能夠獲得壟斷租的條件下），從而刺激企業(yè)的創(chuàng)新動力；②在通過授權(quán)明確財產(chǎn)權(quán)的情況下，創(chuàng)新技術(shù)能夠在市場上進(jìn)行買賣，因此促進(jìn)了技術(shù)擴(kuò)散；③專利申請要求充分公開其技術(shù)，增加了公眾可以直接利用的專利技術(shù)信息。由于專利制度所具有的這種功能，如果單單把商業(yè)方法專利排除在法律保護(hù)之外是不公平的。因為與計算機(jī)軟件有關(guān)的商業(yè)方法專利與傳統(tǒng)純粹的智力活動的規(guī)則不同，現(xiàn)代意義上的商業(yè)方法專利在經(jīng)濟(jì)方面同樣起著激勵作用。授予商業(yè)方法專利權(quán)可以鼓勵那些還沒有充分利用商業(yè)方法的重要經(jīng)濟(jì)部門進(jìn)行創(chuàng)新［12］。

（2）授予商業(yè)方法專利權(quán)是對發(fā)明人投入的一種積極回報，增加其創(chuàng)新動力。專利制度的本質(zhì)就是鼓勵創(chuàng)新和新發(fā)明的公開，促進(jìn)科技發(fā)展。發(fā)明商業(yè)方法耗費了資源和精力，如果沒有專利壟斷權(quán)，將很難阻止競爭者“搭便車”的行為，發(fā)明人不能收回其投入的研發(fā)成本，將挫敗其繼續(xù)進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的積極性。在人們拒絕對商業(yè)方法提供專利保護(hù)之前，應(yīng)該考慮到，在與商業(yè)方法有關(guān)的行業(yè)，人們對研發(fā)同樣作出了投入。雖然與其他專利保護(hù)的必要性非常明顯的行業(yè)（如制藥行業(yè)）相比，新商業(yè)方法作為鼓勵創(chuàng)新和公開發(fā)明的必要性似乎更小一些。但是如果考慮網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易行業(yè)的特殊背景，商業(yè)方法專利的重要性會更加突出。

（3）商業(yè)方法專利與其他專利相比并沒有不同之處，不應(yīng)該被特殊對待。已有研究并沒有實證證明授予商業(yè)方法專利權(quán)所帶來的社會成本超出了所取得的利潤而阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。而且已有實證研究并未找到商業(yè)方法專利與一般普通專利在專利質(zhì)量、專利范圍和專利價值等方面存在不同的明確證明，實證研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)商業(yè)方法專利與其他專利相比，并不是具有更低的質(zhì)量和更低的價值［11］。

3 Bilski案簡介及美國商業(yè)方法專利司法實踐的最新發(fā)展

State StreetBank & TrustCo.v.Signature Financial Group Inc.［13］（以下簡稱State Street Bank案）一案的判決致使各個領(lǐng)域涌現(xiàn)出了大量長期以來一直認(rèn)為屬于專利保護(hù)范圍之外的商業(yè)方法專利申請，商業(yè)方法專利申請量從1997年的不到1000件，迅速發(fā)展到2007年超過11000件，大批創(chuàng)新程度不高的商業(yè)方法專利申請獲得授權(quán)，招致了社會各界對專利適格性標(biāo)準(zhǔn)的激烈反對。為了適度平衡專利權(quán)人和社會公眾之間的關(guān)系，2008年，美國聯(lián)邦巡回法院（CAFC）在In re Bilski案［14］中宣布了一項檢驗程序是否可授予專利權(quán)的新測試——“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗法 ，即把可申請專利的“程序”限定于依附于特定機(jī)械或設(shè)施的程序，或?qū)⒛骋晃锲忿D(zhuǎn)化為其他狀態(tài)或物品的程序。這標(biāo)志著近10年來在State Street Bank案中所確立的“有用、具體且有形的結(jié)果”的檢驗標(biāo)準(zhǔn)受到了前所未有的挑戰(zhàn)。

Bilski的專利申請涉及一個通過固定價格使用對沖交易銷售商品以控制交易風(fēng)險的商業(yè)方法專利。USPTO認(rèn)為該權(quán)利要求的方法僅僅是沒有任何實際應(yīng)用的抽象的思想或者數(shù)學(xué)算法，因此拒絕了其專利申請，美國關(guān)稅及專利上訴法院（CCPA）確認(rèn)了USPTO的判決并進(jìn)一步指出，Bilski的權(quán)利要求太廣泛，該方法只是抽象的思想。該方法所涉及的權(quán)利要求并不是可專利性的物質(zhì)主題。隨后，Bilski向CAFC提出上訴，但最終CAFC也確認(rèn)了CCPA拒絕該專利申請的決定。

在該案審理過程中，法院主要澄清了一項方法權(quán)利要求是否屬于美國專利法第101條項下可專利性的物質(zhì)主題。CAFC在Bilski一案中的審理法官并沒有明確推翻State Street Bank案判決所確立的標(biāo)準(zhǔn)，而是對其檢驗標(biāo)準(zhǔn)提出疑問并決定重新考慮。CAFC的主要目的是為了限制在某些領(lǐng)域里申請人大量獲得商業(yè)方法專利。CAFC在本案審理中重申了State Street Bank案提出的沒有“商業(yè)方法例外 ”的主張，但又明確說明如果發(fā)明僅僅產(chǎn)生“實用、具體和有形的結(jié)果”，該方法發(fā)明并不具備獲得專利保護(hù)的充分條件。在重新考量了最高法院的有關(guān)案例后，CAFC宣布了判定一種程序（或方法）是否可授予專利權(quán)的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測試法，即如果某種方法是與某特定機(jī)器搭配的，或可將某特定物品轉(zhuǎn)變成不同形態(tài)或物體，無論其是否包含“有形步驟”，該方法均系具有專利適格性的標(biāo)的物?；?“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”測試法，CAFC認(rèn)定Bilski案中的權(quán)利要求不屬于專利標(biāo)的物，因為該方法并未與機(jī)器相關(guān)，且并未將任何物體轉(zhuǎn)換為其他狀態(tài)或物體。

按照“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗法，一項方法專利申請如果要符合可專利性物質(zhì)主題，必須滿足兩個條件：（1）必須表明該方法是依附于特定的機(jī)器；（2）轉(zhuǎn)換一種物質(zhì)到另一種物質(zhì)或狀態(tài)。如果缺少以上條件，則該方法發(fā)明不是可專利性的物質(zhì)主題。隨后，法院特別說明在分析上述所提到的兩個條件時，必須要特別考慮兩個問題：（1）對某特定機(jī)器的使用或?qū)δ澄锲返霓D(zhuǎn)變必須對專利主張的范圍施加有意義的限制；（2）該方法所涉及的機(jī)器或轉(zhuǎn)換不得僅為無關(guān)緊要的，與解決困難無關(guān)的額外活動。對于“機(jī)器”的含義，由于Bilski一案中的權(quán)利要求未涉及機(jī)器，CAFC并未就何為“機(jī)器實施”作出明確界定，將“機(jī)器實施的精確范圍”留待“在以后案件中詳加說明”。然而，法院對于“轉(zhuǎn)換”是否滿足可專利性物質(zhì)主題則做了兩種區(qū)分：一是可轉(zhuǎn)換有形物質(zhì)的物理或化學(xué)方面的轉(zhuǎn)換，另一種是電子信號、數(shù)據(jù)、法律義務(wù)和商業(yè)風(fēng)險等物質(zhì)的轉(zhuǎn)換。前一種轉(zhuǎn)換是可專利性物質(zhì)主題，而后一種轉(zhuǎn)換則要視具體情況而定。

為進(jìn)一步說明這一問題，法院把Abele案［15］與該案進(jìn)行對比。Abele案涉及通過某一方法轉(zhuǎn)換某種類型的數(shù)據(jù)以及如何通過該方法獲得該數(shù)據(jù)的專利申請。法院指出，該申請中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換明顯表明了是物理和有形的物質(zhì)方面的轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)換有形物體或物質(zhì)的方法以及代表有形物體的電子數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換具有專利適格性。而在Bilski案中，“申請人主張的轉(zhuǎn)換僅僅是法律義務(wù)、組織關(guān)系、商業(yè)風(fēng)險或其他抽象的思想，這些轉(zhuǎn)換并不能滿足其屬于有形物體或物質(zhì)的轉(zhuǎn)變的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并且也不是代表有形物體或物質(zhì)的電子數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。”最后，法院認(rèn)為，該申請沒有通過“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗，不構(gòu)成可專利性的物質(zhì)主題。

Bilski案的判決實際上是在State Street Bank案判決后，伴隨商業(yè)方法專利的快速增長所引起的專利質(zhì)量下降和訴訟糾紛日益增多的一個結(jié)果。近幾年來，美國對商業(yè)方法專利的逐步限制已經(jīng)在聯(lián)邦最高法院和CAFC的多個案例判決中表現(xiàn)出來，Bilski案的判決只是使得美國日益收緊商業(yè)方法專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)這一局面達(dá)到頂峰。

由于該案判決意義重大，美國聯(lián)邦最高法院已于2009年6月1日宣布再審CAFC對Bilski案的判決，并已在2010年6月28日做出期待已久的判決。最高法院指出：“機(jī)器或轉(zhuǎn)化判斷方法”是“有用和重要的工具”，但它“不是決定一項發(fā)明是否是專利資格的唯一判斷工具”。 此外，最高法院肯定了CAFC關(guān)于本案專利無效的判決，但法官指出，本案中的專利是有缺陷的，是因為它屬于抽象的概念，而不是因為沒有資格申請方法專利。符合專利適格性標(biāo)的規(guī)定的商業(yè)方法和軟件專利申請，可以獲得專利權(quán)保護(hù)［16］。也就是說，最高法院明確了商業(yè)方法和軟件申請屬于美國專利法保護(hù)的對象。但是，如何判斷一項發(fā)明創(chuàng)造究竟是“抽象思想”還是具有可專利性的“方法”，最高法院并沒有提供進(jìn)一步的指導(dǎo)。最高法院認(rèn)為 Benson［17］、Flook［18］、Diehr［19］等先前判例中關(guān)于抽象概念的專利適格性見解具有高度參考價值。此外，最高法院提到，隨著越來越多試圖創(chuàng)新的人希望能保護(hù)他們的專利發(fā)明，目前專利法所面臨到巨大挑戰(zhàn)是：如何在適當(dāng)授予發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)保護(hù)與社會公眾利益之間取得平衡點，但最高法院并沒有對該平衡點做出任何定義。

3 對美國商業(yè)方法專利政策的評價及啟示

3.1 對美國商業(yè)方法專利政策的評價

首先，賦予商業(yè)方法專利權(quán)有利于發(fā)明人回收其創(chuàng)新投入，有效激勵技術(shù)資源的再次開發(fā)和創(chuàng)新，促進(jìn)了社會發(fā)展，而公開的發(fā)明信息也為他人研發(fā)提供了基礎(chǔ)，促進(jìn)了創(chuàng)新的良性循環(huán)。事實上，很多反對商業(yè)方法專利的學(xué)者所持的理由實際上是反對整個專利制度。電子商務(wù)類商業(yè)方法作為網(wǎng)絡(luò)時代的一種新生事物，給予專利保護(hù)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在需要。20世紀(jì)初，受著重保護(hù)公眾利益和反壟斷理念的影響，美國拒絕授予商業(yè)方法專利。但是，20世紀(jì)70年代末80年代初，美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低潮期，美國政府認(rèn)識到，傳統(tǒng)專利制度發(fā)展的滯后，已經(jīng)嚴(yán)重影響了專利制度對新技術(shù)成果實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的效能，阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為適應(yīng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，美國政府開始實施強化專利保護(hù)的政策，把計算機(jī)軟件和商業(yè)方法納入專利保護(hù)的客體正是其強化措施之一。

其次，從法律角度來看，美國實踐中出現(xiàn)的過于寬泛的專利和不合理的專利等專利質(zhì)量問題，主要是由于在過去商業(yè)方法是不可專利性的，創(chuàng)新者為了獲得競爭優(yōu)勢，往往會對商業(yè)方法進(jìn)行保密，這就導(dǎo)致了USPTO就該類專利申請不具有充分的在先技術(shù)資源，從而很難識別在先技術(shù)。因此，解決美國商業(yè)方法可專利性的問題并不是將商業(yè)方法再次從專利保護(hù)的范圍中排除，而是應(yīng)當(dāng)積極尋求提高和改進(jìn)專利審查的方案和計劃。如建立廣闊的在先技術(shù)數(shù)據(jù)庫，并通過培訓(xùn)專業(yè)審查人員來逐步提高商業(yè)方法專利審查質(zhì)量。

再次，從司法實踐來看，從最高法院對Bilski一案的判決可以看出，商業(yè)方法專利屬于美國專利法下可專利的對象。盡管最高法院并沒有對專利適格性方面提供具體的操作規(guī)范，但判決結(jié)果顯示出最高法院并不認(rèn)同CAFC對商業(yè)方法專利保護(hù)所采取的較嚴(yán)格的態(tài)度。但是，最高法院也認(rèn)為必須對商業(yè)方法專利設(shè)置足夠高的門檻，防止低質(zhì)量專利的產(chǎn)生和商業(yè)方法專利的濫用所帶來的社會成本的增加和社會福利的降低。最高法院對Bilski一案的判決實際上肯定了商業(yè)方法專利有效存在的合理性。美國開放商業(yè)方法專利保護(hù)，可以使其從發(fā)達(dá)的軟件產(chǎn)業(yè)和迅猛發(fā)展的電子商務(wù)業(yè)中獲取盡可能多的利益，從而促進(jìn)美國整個網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？梢?，美國商業(yè)方法專利保護(hù)將從最初對商業(yè)方法專利的批評逐漸轉(zhuǎn)移到提高授予專利的質(zhì)量上來。同時，這一判決也將對世界其他國家商業(yè)方法專利政策產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

3.2 啟示

專利制度本質(zhì)上是一種公共政策工具，它通過授予專利權(quán)持有人一定時期的壟斷地位作為激勵機(jī)制，專利權(quán)人將自己的專利公開作為對價，換取社會的持續(xù)創(chuàng)新動力。但在決定是否授予的時候，其本旨亦在于是否能促進(jìn)公共利益。對我國來說，是否給予商業(yè)方法專利提供保護(hù)以及提供何種程度的保護(hù)，應(yīng)該全面綜合考慮。對此，我們應(yīng)主動借鑒國外的立法與實踐，建立起我國商業(yè)方法專利保護(hù)制度。

（1）明確商業(yè)方法可以獲得專利權(quán)。我國目前雖然在實務(wù)中肯定了商業(yè)方法有可能獲得專利權(quán)，但在《專利法》和《專利法實施細(xì)則》中并沒有對其做出明確規(guī)定。商業(yè)方法獲得專利保護(hù)已是大勢所趨，若逆潮流而動，不利于我國參與國際競爭。同時，承認(rèn)商業(yè)方法專利可以刺激國內(nèi)新興行業(yè)致力于商業(yè)方法專利的開發(fā)。反之，國內(nèi)企業(yè)會繼續(xù)照搬、模仿國外商業(yè)方法專利，不利于我國電子商務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。

（2）商業(yè)方法專利審查重點從“技術(shù)性”向“實用性”轉(zhuǎn)化。“技術(shù)性”特征是我國目前實踐中審查商業(yè)方法專利所堅持的一項主要原則。然而，我國專利法的立法目的是 “鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”。專利法之所以具有這種立法目的是因為專利權(quán)是一種壟斷權(quán)，而法律授予專利壟斷權(quán)的對價是社會應(yīng)當(dāng)可以從發(fā)明創(chuàng)造的實用性中獲得利益。因此，可以認(rèn)為，一項發(fā)明能否作為專利權(quán)的保護(hù)客體，重點應(yīng)該考察的是該發(fā)明是否具有產(chǎn)業(yè)上的實用性，該發(fā)明為社會帶來的利益是否超過了其成本，而并不是因為該發(fā)明本身的“技術(shù)性”特征。德國馬普知識產(chǎn)權(quán)法、競爭法和稅法研究所前任所長斯特勞斯教授在其最新撰文中也對歐盟所采用的“技術(shù)性”標(biāo)準(zhǔn)提出質(zhì)疑：立法者為歐洲專利局所預(yù)先確定的“配方”，即將問題歸結(jié)到技術(shù)性的問題上，看起來是不妥的。在商業(yè)方法可專利性這一問題上，不應(yīng)考察這類發(fā)明是否具有技術(shù)特征，而必須考慮，此類創(chuàng)新的可專利性所帶來的經(jīng)濟(jì)整體上的效用是否大于與之相伴的弊端［20］。但是，這種轉(zhuǎn)化僅僅是審查重點的轉(zhuǎn)移，并不是完全否認(rèn)技術(shù)特征，只有通過計算機(jī)軟件實施的商業(yè)方法才能成為可專利的客體，純粹的商業(yè)方法由于屬于智力活動的規(guī)則和方法，應(yīng)該被專利法所排除。

（3）適當(dāng)縮短商業(yè)方法專利保護(hù)期。計算機(jī)技術(shù)更新?lián)Q代速度極快，與計算機(jī)技術(shù)有關(guān)的商業(yè)方法生命周期較短。在我國，發(fā)明專利的保護(hù)期是20年，如果給予商業(yè)方法專利與其他發(fā)明專利一樣20年的保護(hù)期，會造成商業(yè)方法專利權(quán)利人長時間的壟斷，增加社會成本，降低社會福利。因此，鑒于商業(yè)方法專利的特殊性，為了更好地平衡專利權(quán)人和社會公眾的利益，可以考慮適當(dāng)縮短商業(yè)方法專利保護(hù)期。

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［19］Diamond v.Diehr，450 U.S.175，182（1981）.

［20］Joseph Straus,Simon Klopschinski.王增巖、洪佳譯，張韜略校.當(dāng)前金融市場危機(jī)下的商業(yè)方法保護(hù)和其他專利法問題［EB/ OL］.http://blog.sina.com.cn/zhangtaolue,2010-07-10.

Controversy and Recent Development of Judicature on the Protection for Business Method Patent in the United States

Zhang Yurong
（School of Intellectual Property,Shanghai University,Shanghai 200444,China）

As far as the protection for business method patent are concerned,there is much divergence in the research of international legislation and judicature.The field of theory has probed this issue for many years.This paper summarizes key controversy to for or against the protection for business method patent and introduces briefly Bilski case for understanding the latest development of this policy.Based on this,this paper puts forward the protection for business method can accelerate technical innovation of related industries.Also,USPTO should seek the scheme improving patent examination positively.Furthermore,it is essential to establish the system of protection for business method patent in China.

business method patent;Bilski case;patent quality;economic efficiency

國家留學(xué)基金和上海大學(xué)創(chuàng)新基金項目。

2010-08-21

張玉蓉（1977-），女，湖北荊門人，上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，博士；研究方向：知識產(chǎn)權(quán)。

G306.3

A

（責(zé)任編輯 遲鳳玲）