管榮齊

TPP是《跨太平洋伙伴關系協(xié)議》（Trans-Pacific Partnership Agreement）的簡稱，作為美國主導和推動的規(guī)模以及影響迅速擴大的國際貿(mào)易條約，對我國提出了國際勞工標準、綠色環(huán)境標準和知識產(chǎn)權標準的挑戰(zhàn)，其中美國擬定的TPP知識產(chǎn)權草案在專利實質(zhì)條件方面提出了新的要求。

我國作為《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》、《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》等國際公約的成員國，作為世界上經(jīng)濟技術薄弱但發(fā)展速度較快的發(fā)展中大國，包括專利在內(nèi)的知識產(chǎn)權保護應當順勢而為。因此，針對美國TPP知識產(chǎn)權草案的新要求，我國應當以加入TPP為契機研究改進專利實質(zhì)條件。

一、美國TPP知識產(chǎn)權草案在專利實質(zhì)條件方面的新要求

根據(jù)美國《TPP知識產(chǎn)權草案》第8條的規(guī)定，只要發(fā)明滿足專利實質(zhì)條件，即具有新穎性、包含創(chuàng)造性步驟和能夠在產(chǎn)業(yè)上應用，無論是何種技術領域中的產(chǎn)品或方法，締約方都應當授予其專利權。另外，已知產(chǎn)品應用中任何新的形式、用途、方法等發(fā)明，即使不能提高產(chǎn)品的功效，也可以滿足專利實質(zhì)條件，締約方都應當保證其可以獲得專利權。①Trans-Pacific Partnership Intellectual Property Rights Chapter Draft.Article 8.2011.其中，“提高產(chǎn)品的功效”即產(chǎn)生有益的技術效果或其它積極效果，在專利實質(zhì)條件中屬于創(chuàng)造性和實用性的范疇。由此可見，美國TPP知識產(chǎn)權草案中規(guī)定的專利實質(zhì)條件，沒有把有益的技術效果或其他積極效果作為創(chuàng)造性和實用性的構成要件，這與歐洲、日本專利實質(zhì)條件基本一致，而與中國專利實質(zhì)條件有所不同。

與美國TPP知識產(chǎn)權草案類似，歐洲《專利公約》及《專利審查指南》沒有把有益的技術效果或其他積極效果作為創(chuàng)造性和實用性的構成要件。所謂“創(chuàng)造性”，是指考慮到現(xiàn)有技術，發(fā)明對于所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的；其中在判斷創(chuàng)造性步驟的“問題-解決”方法和有關標志中，涉及“預料不到的技術效果”，但只是作為判斷創(chuàng)造性步驟的輔助考慮因素。所謂“實用性”，是指發(fā)明能夠在各種產(chǎn)業(yè)（包括農(nóng)業(yè)）中制造或使用；②The European Patent Convention.Article 56, Article 57.2010; Guidelines for Examination in the European Patent Office.Part G Chapter VII 5.3,10.1, 10.2.2012.它只關心技術方案能否在產(chǎn)業(yè)中應用，并不要求具有技術上的積極效果，更不意味著可能取得經(jīng)濟上的利益。③［日］吉藤幸朔：《專利法概論》，宋永林、魏啟學譯，專利文獻出版社1990年版，第90頁。

與美國TPP知識產(chǎn)權草案類似，日本《專利法》及《專利審查》指南沒有把有益的技術效果或其他積極效果作為創(chuàng)造性和實用性的構成要件。所謂“創(chuàng)造性（進步性）”，是指發(fā)明在申請專利之前，所屬領域普通技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術，不能容易實現(xiàn)該發(fā)明；其中在用于判斷創(chuàng)造性的“容易推想到”推理方式中，涉及“有益的技術效果”和“預料不到的技術效果”，但都是作為判斷創(chuàng)造性的輔助考慮因素。所謂“實用性（產(chǎn)業(yè)利用性）”，是指發(fā)明能夠在制造業(yè)、礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、運輸業(yè)、通信業(yè)等廣義的產(chǎn)業(yè)上得到利用；它與歐洲專利實用性的含義基本相同，也不要求技術上的積極效果和經(jīng)濟上的利益。④《特許法》第29條， 2012年；日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第1章、第2章，2013年。

與美國TPP知識產(chǎn)權草案不同，我國《專利法》及《專利審查指南》把有益的技術效果或其他積極效果作為創(chuàng)造性和實用性的構成要件。所謂“創(chuàng)造性”，是指與現(xiàn)有技術相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步；其中，“顯著的進步”是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果；在專利創(chuàng)造性判斷中，把預料不到的技術效果作為充分條件和獨立標準。所謂“實用性”，是指發(fā)明能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果，其中“能夠產(chǎn)生積極效果”是指發(fā)明專利在提出申請之日，其產(chǎn)生的經(jīng)濟、技術和社會效果是所屬領域普通技術人員可以預料到的，應當是積極的和有益的。⑤《專利法》 第22條第1款、第3款、 第4款， 2008年; 《專利審查指南》 第2部分第4章第2.3節(jié)、第5章第2節(jié)，2010年。

二、我國專利實質(zhì)條件方面存在的主要問題

（一）創(chuàng)造性之“顯著的進步”問題

在我國專利創(chuàng)造性的內(nèi)涵和外延中，除了“突出的實質(zhì)性特點”以外，還包括“顯著的進步”，看似比其他國家和地區(qū)的要求更高，實質(zhì)上是不必要的、多余的。

根據(jù)我國《專利審查指南》的有關規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應當審查發(fā)明是否具有顯著的進步。所謂“顯著的進步”，即“有益的技術效果”，包括下列情形：（1）發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果，例如，質(zhì)量改善、產(chǎn)量提高、節(jié)約能源、防治環(huán)境污染等；（2）發(fā)明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現(xiàn)有技術的水平；（3）發(fā)明代表某種新技術發(fā)展趨勢；（4）盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果。⑥《專利審查指南》第2部分第4章第3.1節(jié)、第3.2.2節(jié)，2010年。由此可見，在我國，“有益的技術效果”是專利創(chuàng)造性的構成要件，包括所屬領域普通技術人員可以預料的和預料不到的，比較容易滿足。

除了我國以外，在日本《專利審查指南》中也有關于“有益的技術效果”的規(guī)定。根據(jù)判斷專利進步性的“容易推想到”推理方式，如果申請專利的發(fā)明相對于所引用的發(fā)明具有有益的技術效果，且該效果是不同性質(zhì)的或者性質(zhì)相同但特別優(yōu)越的，以至于所屬領域普通技術人員預料不到，則該發(fā)明可以推定具有進步性。但如果所屬領域普通技術人員容易實現(xiàn)所申請專利的發(fā)明，則無論是否存在有益的技術效果，其進步性都會被否定。⑦日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第2章.2013年。由此可見，在日本，“有益的技術效果”也包括所屬領域普通技術人員可以預料的和預料不到的，但只是作為專利進步性判斷的輔助考慮因素，而不像我國一樣將之作為專利創(chuàng)造性的構成要件。

我國在判斷申請專利的發(fā)明是否具有“突出的實質(zhì)性特點”之外，還要求確定其與現(xiàn)有技術相比能否產(chǎn)生有益的技術效果，這是相對于國際主流做法多出的審查環(huán)節(jié)，是沒有必要的。首先，美國《TPP知識產(chǎn)權草案》明確把有益的技術效果或其他積極效果排除專利實質(zhì)條件之外，歐洲專利制度中沒有關于有益的技術效果的規(guī)定，日本專利制度中雖有但只是將之作為專利進步性判斷的輔助考慮因素。其次，歐洲、我國在判斷申請專利的發(fā)明是否顯而易見時，都要確定發(fā)明實際解決的技術問題。如果該技術問題真實存在、需要解決，且該發(fā)明有效解決了該技術問題，那么該發(fā)明必然能夠產(chǎn)生有益的技術效果。換言之，在判斷非顯而易見性（即“突出的實質(zhì)性特點”）的過程中，已經(jīng)解決了能否產(chǎn)生有益的技術效果的問題。另外，我國在審查“突出的實質(zhì)性特點”之外還要審查“顯著的進步”，這并不表明我國專利創(chuàng)造性標準比其他國家更高。⑧李明德：《知識產(chǎn)權法》，北京: 社會科學文獻出版社2007年版，第219頁。國際上普遍采用的“非顯而易見”判斷方式，實際上是將“突出的實質(zhì)特點”和“顯著的進步”兩部分綜合起來考慮的。⑨國家知識產(chǎn)權局條法司：《新專利法詳解》，知識產(chǎn)權出版社2001年版，第147～148頁。

（二）實用性之“能夠產(chǎn)生積極效果”的問題

在我國實用性的內(nèi)涵和外延中，除了“能夠在產(chǎn)業(yè)上制造和使用”以外，還包括“能夠產(chǎn)生積極效果”，看似比其他國家和地區(qū)的要求更高，實質(zhì)上是固步自封的表現(xiàn)。

根據(jù)我國《專利審查指南》的有關規(guī)定，發(fā)明專利申請是否具備實用性，應當在新穎性和創(chuàng)造性審查之前首先進行判斷。具備實用性的發(fā)明專利申請的技術方案應當能夠產(chǎn)生所屬領域普通技術人員可以預料的經(jīng)濟、技術或社會方面的積極效果，明顯無益、脫離社會需要的發(fā)明專利申請的技術方案不具備實用性。⑩國家知識產(chǎn)權局：《專利審查指南》第2部分第5章第3節(jié)，2010年。由此可見，在我國，“積極效果”是專利實用性條件的構成要件，但與創(chuàng)造性之“有益的技術效果”相比，實用性之“積極效果”審查在先，只要不是出乎預料的、明顯無益或脫離社會需要的，經(jīng)濟、技術或社會方面的都可以，相對而言更加容易滿足和過關。

除了我國以外，美國、歐洲、日本專利實用性條件中都沒有“積極效果”的要求。對于專利實用性的認識與理解，世界上有兩種典型的觀點：一種觀點是歐洲、日本等大陸法系國家和地區(qū)的“產(chǎn)業(yè)應用性（Industrial Applicability）”標準，只要求發(fā)明能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或使用，并不要求具有技術上的積極效果，更不意味著可能取得經(jīng)濟上的利益[11]［日］吉藤幸朔：《專利法概論》，宋永林、魏啟學譯，專利文獻出版社1990年版，第90頁。。另一種觀點是美國的“實用性（Utility）”標準，認為發(fā)明創(chuàng)造的一個微小的有益用途就足夠了，[12]Michelle L.Johnson, In re Bran and the Utility Examination Guidelines: a Light at the End of the Tunnel?, The state of New Jersey Rutgers Law Review, 1996(49).發(fā)明人不必保證他的發(fā)明優(yōu)于達到同一效果的現(xiàn)行產(chǎn)品或方法，法律也不把發(fā)明的經(jīng)濟價值或商業(yè)價值作為對實用性起關鍵作用的問題來考慮[13]［美］P·D·羅森堡：《專利法基礎》，鄭成思譯，對外貿(mào)易出版社1982年版，第119頁。。由此可見，關于專利實用性的兩種典型觀點盡管有所不同，但都沒有要求發(fā)明能夠產(chǎn)生“積極效果”。

對于我國專利實用性包含“積極效果”的定義和解釋，很多人提出批評意見。批評者認為，在大多數(shù)國家的專利法中，不但實用性不要求“積極效果”，而且作為獲得專利權最大障礙的創(chuàng)造性也不要求“有益的技術效果”，經(jīng)濟、技術和社會的效果只是作為證明技術方案具有實用性、創(chuàng)造性的一種證據(jù)。在知識產(chǎn)權保護日益國際化的今天，美國TPP知識產(chǎn)權草案已經(jīng)放棄了“實用性（Utility）”標準，轉而接受了“產(chǎn)業(yè)應用性（Industrial Applicability）”標準，我國固守看似比其他國家和地區(qū)的要求更高的專利實用性條件，雖然有中國特色、中國國情的擋箭牌，但難免有墨守成規(guī)、固步自封和閉關鎖國之嫌。

（三）創(chuàng)造性判斷之“預料不到的技術效果”的問題

在我國專利創(chuàng)造性判斷中，“預料不到的技術效果”是充分條件，而不像其他國家和地區(qū)一樣只作為輔助考慮因素，這一做法有悖于專利創(chuàng)造性的本質(zhì)內(nèi)涵。

根據(jù)我國《專利審查指南》的有關規(guī)定，發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種 “質(zhì)” 或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。[14]《專利審查指南》第2部分第4章第5.3節(jié)， 2010年。由此可見，在我國，“預料不到的技術效果”是專利創(chuàng)造性判斷的充分條件，即只要發(fā)明產(chǎn)生“預料不到的技術效果”，該發(fā)明就具有專利創(chuàng)造性。

除了我國以外，美國、歐洲、日本專利制度中也有關于“預料不到的技術效果”的規(guī)定。美國把預料不到的技術效果列為判斷發(fā)明是否顯而易見的輔助考慮因素的首位，認為申請專利的發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果，不一定具有非顯而易見性，除非該效果在不可預料的程度上，比能夠從現(xiàn)有技術中預料的效果要更好。[15]Manual of Examiinng Pricedure of U.S.716.02(a).2012.歐洲把預料不到的技術效果作為判斷發(fā)明可能包含創(chuàng)造性步驟的標志，如果申請專利的發(fā)明本身是顯而易見的，那么預料不到的技術效果僅僅是“紅利（bonus）”，不足以使其包含創(chuàng)造性步驟。[16]Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office.I.D.9.8.2010.日本把預料不到的技術效果作為判斷發(fā)明是否具有進步性的輔助考慮因素，如果所屬領域普通技術人員容易實現(xiàn)所申請專利的發(fā)明，則無論存在什么樣的技術效果，其進步性都會被否定。[17]日本特許庁.特許：《実用新案審査基準》第Ⅱ部第2章，2013年。由此可見，在美國、歐洲、日本，“預料不到的技術效果”只是專利創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，而不像我國一樣將之作為專利創(chuàng)造性判斷的充分條件。

我國將預料不到的技術效果作為專利創(chuàng)造性判斷的充分條件和獨立標準，有悖于專利創(chuàng)造性的本質(zhì)內(nèi)涵。專利創(chuàng)造性的宗旨在于為了在一般性技術進步中識別真正的發(fā)明，將單純的技藝與創(chuàng)造性區(qū)分開來。[18]［美］阿瑟·R·米勒、邁克爾·H·戴維斯：《知識產(chǎn)權法概要》，周林等譯，中國社會科學出版社1998年版，第49頁。如果一項發(fā)明與現(xiàn)有技術相比只是顯而易見的或只是非實質(zhì)性的、簡單的區(qū)別，就不應該獲得專利這種壟斷權。因此，不論發(fā)明產(chǎn)生什么樣的技術效果，只要該發(fā)明對所屬領域普通技術人員來說是顯而易見的，即與現(xiàn)有技術相比只有簡單的、非實質(zhì)性的區(qū)別，就不能滿足專利創(chuàng)造性條件，不能獲得專利權。預料不到的技術效果只是專利創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，而不能成為充分條件和獨立標準，否則本末倒置。

三、專利實質(zhì)條件問題解決方案

（一）創(chuàng)造性之“顯著的進步”的問題解決方案

《專利法》第22條第3款刪除“顯著的進步”和“進步”的要求，而改為：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點，該實用新型具有實質(zhì)性特點。”同時，中國專利審查指南第二部分第四章做出如下修改：

1.第2節(jié)內(nèi)容部分刪除文字“顯著的進步”，修改為：

“2.發(fā)明創(chuàng)造性的概念

發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點?！蓖瑫r，刪除第2.3節(jié)。

2.第3.1節(jié)第1自然段中刪除文字“同時還應當審查發(fā)明是否具有顯著的進步”，修改為：

“根據(jù)《專利法》第22條第3款的規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點?！?/p>

3.第3.2節(jié)前言部分刪除文字“分別”、“和顯著的進步的判斷標準”，修改為：“評價發(fā)明有無創(chuàng)造性，應當以《專利法》第22條第3款為基準。為有助于正確掌握該基準，下面給出突出的實質(zhì)性特點的一般性判斷方法。”另刪除第3.2.2節(jié)。

4.第4.3節(jié)前言部分刪除第2自然段，修改為：

“4.3選擇發(fā)明

選擇發(fā)明，是指從現(xiàn)有技術中公開的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術中未提到的窄范圍或個體的發(fā)明。”

5.第4.6.1節(jié)（1）修改為：“（1）如果要素關系的改變對所屬領域普通技術人員來說是顯而易見的，且沒有導致發(fā)明效果、功能及用途的變化，或者發(fā)明效果、功能及用途的變化是可預料到的，則發(fā)明不具備創(chuàng)造性?！?/p>

（二）實用性之“能夠產(chǎn)生積極效果”問題的解決方案

《專利法》第22條第4款刪除“能夠產(chǎn)生積極效果”的要求，而改為：“實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或使用。”同時，《專利審查指南》第二部分第五章做出如下修改：

第2節(jié)刪除第1自然段中文字“并且能夠產(chǎn)生積極效果”和最后自然段，修改為：

“2.實用性的概念

實用性，是指發(fā)明或者實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用。

授予專利權的發(fā)明或者實用新型，必須是能夠解決技術問題，并且能夠應用的發(fā)明或者實用新型。換句話說，如果申請的是一種產(chǎn)品（包括發(fā)明和實用新型），那么該產(chǎn)品必須在產(chǎn)業(yè)中能夠制造，并且能夠解決技術問題；如果申請的是一種方法（僅限發(fā)明），那么這種方法必須在產(chǎn)業(yè)中能夠使用，并且能夠解決技術問題。只有滿足上述條件的產(chǎn)品或者方法專利申請才可能被授予專利權?！绷韯h除第3.2.6節(jié)。

（三）創(chuàng)造性判斷之“預料不到的技術效果”問題的解決方案

我國《專利審查指南》第二部分第四章第4.2～4.6節(jié)、第5.3節(jié)和第6.3節(jié)修改將“預料不到的技術效果”作為創(chuàng)造性判斷的充分條件或獨立標準的規(guī)定，使之回歸創(chuàng)造性判斷的輔助考慮因素，具體如下：

1.第4.2節(jié)（2）修改為：

“（2）非顯而易見的組合

如果組合的各技術特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術效果；或者說組合后的技術效果比每個技術特征效果的總和更優(yōu)越，且這種組合對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則發(fā)明具備創(chuàng)造性。其中組合發(fā)明的每個單獨的技術特征本身是否完全或部分已知并不影響對該發(fā)明創(chuàng)造性的評價。”

2.第4.3節(jié)（4）修改為：“（4）如果選擇使得發(fā)明取得了預料不到的技術效果，且這種選擇對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性。”

3.第4.4節(jié)（2）修改為：“（2）如果這種轉用能夠產(chǎn)生預料不到的技術效果，或者克服了原技術領域中未曾遇到的困難，且對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則這種轉用發(fā)明具備創(chuàng)造性。”

4.第4.5節(jié)（2）修改為：“（2）如果新的用途是利用了已知產(chǎn)品新發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)，并且產(chǎn)生了預料不到的技術效果，對所屬領域普通技術人員來說也是非顯而易見的，則這種用途發(fā)明具備創(chuàng)造性。”

5.第4.6.1節(jié)（2）修改為：“（2）如果要素關系的改變導致發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果，且這種要素改變對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則發(fā)明具備創(chuàng)造性。”

6.第4.6.2節(jié)（2）修改為：“（2）如果要素的替代能使發(fā)明產(chǎn)生預料不到的技術效果，且這種要素替代對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性?！?/p>

7.第4.6.3節(jié)（2）修改為：“（2）如果發(fā)明與現(xiàn)有技術相比，發(fā)明省去一項或多項要素（例如，一項產(chǎn)品發(fā)明省去了一個或多個零、部件或者一項方法發(fā)明省去一步或多步工序）后，依然保持原有的全部功能，或者帶來預料不到的技術效果，且這種要素省略對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性?！?/p>

8.第5.3節(jié)修改為：“5.3發(fā)明取得了預料不到的技術效：發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化， 超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果時，如果發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性?！?/p>

9.第6.3節(jié)修改為：“6.3對預料不到的技術效果的考慮在創(chuàng)造性的判斷過程中，考慮發(fā)明的技術效果有利于正確評價發(fā)明的創(chuàng)造性。按照本章第5.3節(jié)中所述，如果發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有預料不到的技術效果，且對所屬領域普通技術人員來說是非顯而易見的，則可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。但是，應當注意的是，如果通過本章第3.2節(jié)中所述的方法，可以判斷出發(fā)明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的，則發(fā)明具備創(chuàng)造性，此種情況不應強調(diào)發(fā)明是否具有預料不到的技術效果?！?/p>