■ 李時(shí)民 北京工商大學(xué) 楊永波 廣西大學(xué)法學(xué)院

所謂“337調(diào)查”，是指根據(jù)美國(guó)1930年關(guān)稅法第337節(jié)，由美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱ITC）針對(duì)侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的不公平貿(mào)易行為實(shí)施的調(diào)查，屬于準(zhǔn)司法程序。一旦確定進(jìn)口產(chǎn)品侵犯了美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且爭(zhēng)議雙方無(wú)法和解的，ITC將發(fā)布行政命令，禁止侵權(quán)產(chǎn)品及相關(guān)下游產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。近年來(lái)，337調(diào)查已在相當(dāng)程度上構(gòu)成制約我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品對(duì)美出口的貿(mào)易壁壘，并成為出口產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)實(shí)障礙。本文主要介紹JW公司應(yīng)訴美國(guó)337調(diào)查的成功經(jīng)驗(yàn)及其如何借鑒的問(wèn)題。

一、JW公司應(yīng)訴337調(diào)查的案例基本情況

JW公司的主導(dǎo)產(chǎn)品（即本案涉案產(chǎn)品）是于2009年推出的X50。在2008年以前，該產(chǎn)品主要由幾家日本企業(yè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，其產(chǎn)銷量居世界第一，單價(jià)長(zhǎng)期維持在1500-2000美元/公斤。

2005年后，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始出口X50，依托其成本優(yōu)勢(shì)，逐漸在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，美國(guó)市場(chǎng)占X50全球市場(chǎng)份額的85%，而中國(guó)企業(yè)近年的出口量又占美國(guó)市場(chǎng)份額約80%。

隨著中國(guó)企業(yè)的進(jìn)入，該產(chǎn)品單價(jià)逐漸降到250-280美元/公斤，據(jù)說(shuō)已低于日本企業(yè)的成本線，導(dǎo)致多數(shù)日企退出了市場(chǎng)。目前仍維持生產(chǎn)X50的日本企業(yè)主要是KC公司。

2011年3月22日，美國(guó)專利局頒布了第110號(hào)專利，日本KC公司被授予這項(xiàng)專利。在專利頒布當(dāng)天，KC公司即向美國(guó)加州中央?yún)^(qū)地方法院對(duì)包括中國(guó)JW公司在內(nèi)的七家企業(yè)提起訴訟。

KC公司向法院指控：（1）各被告方侵犯了其所擁有的110號(hào)專利；（2）各被告方的侵權(quán)行為是故意的。同時(shí)，KC公司向法院請(qǐng)求：（1）頒布臨時(shí)及永久性禁令，以制止侵權(quán)；（2）判賠不低于合理水平的許可使用費(fèi)；（3）判賠侵權(quán)金額的三倍賠償。

此后，KC公司又于2011年6月17日向ITC提出337調(diào)查申請(qǐng)。KC公司采取此舉主要是考慮到：（1）在聯(lián)邦地方法院的訴訟程序耗時(shí)較長(zhǎng)，而337調(diào)查程序效率較高；（2）同時(shí)啟動(dòng)訴訟程序和337調(diào)查程序利于拖垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

KC公司向 ITC指控：（1）被申請(qǐng)人侵犯了其所擁有的110號(hào)專利；（2）被申請(qǐng)人的行為已構(gòu)成進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為。同時(shí)，KC公司向ITC請(qǐng)求：（1）裁定被申請(qǐng)人侵權(quán)；（2）頒布“普遍排除令”及“永久制止令”，將涉案產(chǎn)品排除出美國(guó)市場(chǎng)。

2011年7月14日，ITC正式發(fā)起337調(diào)查。

為避免在聯(lián)邦地方法院和ITC兩頭應(yīng)訴，JW公司請(qǐng)求加州地方法院暫停訴訟程序。2011年8月3日，加州地方法院答復(fù)同意該請(qǐng)求，待337調(diào)查終裁出臺(tái)后，可再啟動(dòng)訴訟程序。

2012年9月，ITC發(fā)布初裁，裁定JW公司出口美國(guó)的X50不侵犯起訴方所主張的110號(hào)專利中的相關(guān)權(quán)利要求。

2012年11月，ITC發(fā)布終裁，裁定JW公司最終獲勝。

二、JW公司成功應(yīng)訴的主要經(jīng)驗(yàn)

（一）科學(xué)決策是否應(yīng)訴

究竟是否應(yīng)訴？這是JW公司得知涉案后需要面對(duì)的首要問(wèn)題。為此，需要從市場(chǎng)、技術(shù)、應(yīng)訴策略等角度出發(fā)，對(duì)應(yīng)訴的必要性與可行性作出準(zhǔn)確判斷。

JW公司首先從市場(chǎng)角度分析了應(yīng)訴的必要性：（1）從市場(chǎng)份額角度看，“美國(guó)市場(chǎng)”大致就等于“國(guó)際市場(chǎng)”，X50是JW公司針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的唯一主導(dǎo)產(chǎn)品，前期投入（包括產(chǎn)業(yè)化建設(shè)投入、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入等）數(shù)以億計(jì)，若不應(yīng)訴，必然失去美國(guó)市場(chǎng)，而前期投入也都將落空，與這一潛在損失相比，付出幾百萬(wàn)美元的訴訟費(fèi)用還是值得的；（2）從市場(chǎng)開(kāi)發(fā)角度看，若不應(yīng)訴，某種意義上相當(dāng)于不打自招、自認(rèn)侵權(quán)，這不但會(huì)摧毀在美國(guó)建立不久的市場(chǎng)信譽(yù)，而且會(huì)對(duì)其他市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃造成不利影響，產(chǎn)生的波及效應(yīng)難以估量；（3）從市場(chǎng)前景角度看，對(duì)起訴方KC公司而言，X50已在其生命周期的后期階段，面對(duì)中國(guó)企業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，啟動(dòng)337調(diào)查是其維護(hù)市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)內(nèi)地位的背水一戰(zhàn)，而對(duì)JW公司而言，X50尚在其生命周期的早期階段，積極應(yīng)訴337調(diào)查是為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額而必須克服的障礙。

JW公司進(jìn)而從技術(shù)角度分析了應(yīng)訴的可行性。通過(guò)對(duì)X50生產(chǎn)工藝與KC公司的110號(hào)專利所做的對(duì)比研究，JW公司認(rèn)為：（1）X50的生產(chǎn)工藝與110號(hào)專利存在本質(zhì)區(qū)別，日方的侵權(quán)指控不能成立；（2）110號(hào)專利缺乏新穎性，該專利本身是否有效，值得質(zhì)疑。

此外，從應(yīng)訴策略角度看，若不應(yīng)訴，也許會(huì)喪失與KC公司達(dá)成和解的可能性。多數(shù)337調(diào)查案都以和解收?qǐng)?，若不?yīng)訴，就可能喪失這一潛在機(jī)會(huì)。

JW公司最終得出結(jié)論：（1）若不應(yīng)訴，其代價(jià)難以承受；（2）若應(yīng)訴，則成本總體可控，技術(shù)上有相當(dāng)勝算，且有達(dá)成和解的可能。

基于上述判斷，JW公司決定正面應(yīng)訴。

（二）妥善選擇律師團(tuán)隊(duì)

JW公司在決定應(yīng)訴后，迅速組建應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)，以便為成功應(yīng)訴提供組織保障。此項(xiàng)工作包括兩方面，首先是在企業(yè)內(nèi)部組建由主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的“案件應(yīng)訴小組”，其次是選定適當(dāng)?shù)膰?guó)內(nèi)外律師團(tuán)隊(duì)。后者是工作的重點(diǎn)。

一個(gè)能力勝任、溝通順暢、結(jié)構(gòu)精干的律師團(tuán)隊(duì)是確保勝訴的決定性因素。ITC發(fā)布立案公告后，很多國(guó)內(nèi)外知名律所紛紛毛遂自薦，積極要求承辦該案。JW公司經(jīng)多方接觸，最終決定聘任美國(guó)GC律師事務(wù)所代理本案訴訟。該所是美國(guó)前十大律師事務(wù)所，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟方面經(jīng)驗(yàn)豐富，并具備337調(diào)查的訴訟經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)本案的律師團(tuán)隊(duì)共四位成員，主要負(fù)責(zé)人（出庭律師）是一位美籍華人，另有程序律師一名，具有技術(shù)背景的專利律師兩名。

在國(guó)內(nèi)外律師團(tuán)隊(duì)的選擇和使用過(guò)程中，JW公司體會(huì)到，中美律師在辦案方面各有優(yōu)勢(shì)，綜合權(quán)衡，首選還是美國(guó)律師。

中國(guó)律師的優(yōu)勢(shì)主要是：（1）對(duì)國(guó)內(nèi)情況較為熟悉，與國(guó)內(nèi)涉案企業(yè)的溝通較為順暢；（2）可協(xié)助涉案企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）管理訴訟進(jìn)程，并負(fù)責(zé)涉案企業(yè)與美國(guó)律所之間的溝通協(xié)調(diào)，起到“企業(yè)內(nèi)部律師”的作用；（3）與美國(guó)律師相比，中國(guó)律師的代理費(fèi)相對(duì)較低。

但中國(guó)律師也有其不足。JW公司通過(guò)調(diào)研了解到，在以往的一些實(shí)際案例中，參與337調(diào)查程序的中國(guó)律師大多只是承擔(dān)外圍工作，主要是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通以及配合美國(guó)律師工作。他們對(duì)337調(diào)查程序的具體細(xì)節(jié)未必非常清楚，多數(shù)不具備技術(shù)背景且缺乏實(shí)際出庭經(jīng)驗(yàn)。某些接受委托的國(guó)內(nèi)律所實(shí)際上并不具備代理案件的能力，最終仍會(huì)委托美國(guó)律所經(jīng)辦具體應(yīng)訴事宜，這就不如直接委托美國(guó)律所。少數(shù)國(guó)內(nèi)律所在與美國(guó)律所的合作中產(chǎn)生紛爭(zhēng)，拖欠美國(guó)律師費(fèi)和專家證人費(fèi)，導(dǎo)致美國(guó)律師團(tuán)隊(duì)在案件進(jìn)程中終止代理工作，造成嚴(yán)重后果。

與中國(guó)律師相比，美國(guó)律師具備較為明顯的優(yōu)勢(shì)，對(duì)此JW公司深有體會(huì)。美國(guó)律師的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：（1）337調(diào)查是在美國(guó)進(jìn)行的涉外訴訟，與中國(guó)律師相比，美國(guó)律師具有天然的語(yǔ)言、文化、法律、溝通等優(yōu)勢(shì)。（2）多年來(lái)，通過(guò)大量337案件的鍛煉，積累了一批熟悉337調(diào)查程序、辦案經(jīng)驗(yàn)豐富、社會(huì)聯(lián)系廣泛的美國(guó)律師，其作用是中國(guó)律師所不能替代的。（3）時(shí)至今日，美國(guó)社會(huì)對(duì)來(lái)自包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家律師以及本國(guó)少數(shù)族裔律師的偏見(jiàn)仍揮之不去。在答辯、出庭等案件審理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，選擇適當(dāng)身份的美國(guó)律師，有其特殊價(jià)值。（4）近年來(lái)，一些美國(guó)律所陸續(xù)在中國(guó)開(kāi)設(shè)了辦事處，消除了其與中國(guó)企業(yè)溝通中的時(shí)差因素。這些律所雇傭了一批了解中國(guó)情況，能講漢語(yǔ)的中國(guó)（或美籍華裔）律師，更加方便了與涉案企業(yè)之間的溝通。

JW公司認(rèn)為，在337調(diào)查案中，不能單純以代理費(fèi)高低作為選擇律師團(tuán)隊(duì)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。律師團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)、敬業(yè)精神和職業(yè)道德才是最重要的。在企業(yè)財(cái)力可以承受的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能選擇專業(yè)素質(zhì)高、性價(jià)比高的律師團(tuán)隊(duì)。從當(dāng)前的實(shí)際情況看，直接選擇適當(dāng)?shù)拿绹?guó)律師團(tuán)隊(duì)也許是涉案企業(yè)的首選。

（三）合理制定應(yīng)訴方案

在337調(diào)查案中，作為被訴方的涉案企業(yè)主要通過(guò)兩種方式自證清白：（1）提出“不侵權(quán)抗辯”（證明侵權(quán)行為不存在）；（2）提出“專利無(wú)效抗辯”（證明相關(guān)專利無(wú)效）。JW公司正是從這兩個(gè)角度出發(fā)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)了應(yīng)訴方案。

JW公司具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，并一直關(guān)注相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)際動(dòng)態(tài)，對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)工藝也研究得比較透徹，因此對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)工藝的獨(dú)創(chuàng)性充滿信心。JW公司認(rèn)為，證明生產(chǎn)工藝不侵權(quán)是謀求勝訴的基本保證。據(jù)此，該公司將應(yīng)訴方案的重點(diǎn)放在了“不侵權(quán)抗辯”上。

基于細(xì)致的技術(shù)分析，JW公司認(rèn)為，X50的生產(chǎn)工藝與110號(hào)專利存在重大區(qū)別，因此不構(gòu)成侵權(quán)，主要理由是：（1）微生物的使用不同。根據(jù)110號(hào)專利的表述，生產(chǎn)X50的微生物是“優(yōu)選非光合菌”，而JW公司生產(chǎn)X50所使用的微生物是“光合菌”。（2）工藝流程不同。在110號(hào)專利表述的生產(chǎn)工藝中，需要通過(guò)一個(gè)氧化流程來(lái)獲得氧化型X50，而JW公司的生產(chǎn)工藝是直接提取氧化型X50，沒(méi)有氧化流程。

從實(shí)際應(yīng)訴效果看，有關(guān)“不侵權(quán)抗辯”的應(yīng)訴方案設(shè)計(jì)是成功的。

JW公司在“專利無(wú)效抗辯”上也下了一番功夫。該公司認(rèn)為：110號(hào)專利缺乏“新穎性”，其有效性值得質(zhì)疑，主要理由是：（1）110號(hào)專利在申請(qǐng)過(guò)程中，曾多次因缺乏“新穎性”而被駁回。此外，在該專利之前，已有其他專利及公開(kāi)文獻(xiàn)介紹了X50的生產(chǎn)方法。（2）110號(hào)專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別顯而易見(jiàn)。根據(jù)美國(guó)專利法，如果某項(xiàng)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別在專業(yè)技術(shù)人員看來(lái)是顯而易見(jiàn)的，則該項(xiàng)發(fā)明不能獲得專利。在110號(hào)專利申請(qǐng)之前，已存在生產(chǎn)還原型X50的成熟技術(shù)，而對(duì)具有本領(lǐng)域普通專業(yè)技能的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，只要再通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的氧化還原反應(yīng)，就可將還原型X50轉(zhuǎn)化成氧化型X50。由此可見(jiàn)，110號(hào)專利與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別對(duì)專業(yè)人士而言是顯而易見(jiàn)的。故，根據(jù)美國(guó)專利法，110號(hào)專利的有效性值得懷疑，而所謂“專利侵權(quán)”也就無(wú)從談起。

需要指出，“專利無(wú)效抗辯”需要質(zhì)證雙方提供詳實(shí)的證據(jù)材料，涉及大量專業(yè)知識(shí)和技術(shù)訣竅，有可能導(dǎo)致曠日持久的纏訟。總的來(lái)看，“專利無(wú)效抗辯”的成功率并不高，這也是JW公司優(yōu)先將“不侵權(quán)抗辯”作為應(yīng)訴方案重點(diǎn)的原因之一。

三、如何應(yīng)訴美國(guó)337調(diào)查的幾點(diǎn)借鑒

JW公司通過(guò)此次成功應(yīng)訴，鍛煉了隊(duì)伍，積累了經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)國(guó)內(nèi)其他企業(yè)也是有益的借鑒。

（一）采取合理應(yīng)對(duì)方式，避免盲目應(yīng)訴

對(duì)337調(diào)查的涉案企業(yè)而言，在得知被訴后，需要在周密論證的基礎(chǔ)上及時(shí)作出科學(xué)決策，并據(jù)此采取合理的應(yīng)對(duì)方式，避免盲目應(yīng)訴。

要實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策，關(guān)鍵是要做到“知己知彼”。所謂“知己”，是指涉案企業(yè)要根據(jù)自身的實(shí)際情況，決定是否應(yīng)訴、如何應(yīng)訴。所謂“知彼”，是指涉案企業(yè)要摸清起訴方的真實(shí)狀況和真實(shí)意圖，據(jù)此制定合理的應(yīng)對(duì)策略。

就本案而言，JW公司對(duì)本企業(yè)及其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生產(chǎn)工藝具備較為透徹的認(rèn)識(shí)和了解，對(duì)自有生產(chǎn)工藝的獨(dú)創(chuàng)性充滿自信，真正做到了“知己知彼”。在此基礎(chǔ)上，將“不侵權(quán)抗辯”作為應(yīng)訴方案的重點(diǎn)，可謂“有的放矢”。同時(shí)，作為一家大中型企業(yè)，該公司具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)承受能力。所有這些因素都促使JW公司作出正面應(yīng)訴的合理決策，最終收到了良好效果。

近年來(lái)，面對(duì)與日俱增的337調(diào)查，國(guó)內(nèi)涉案企業(yè)根據(jù)各自的實(shí)際情況，采取了不少靈活有效的應(yīng)對(duì)方式，值得借鑒。相關(guān)做法包括：（1）正面應(yīng)訴。但基于成本收益的現(xiàn)實(shí)考慮，這種直接硬攻方式對(duì)部分企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）未必非常適合。（2）與起訴方溝通，商請(qǐng)對(duì)方撤訴。從337調(diào)查的實(shí)際情況來(lái)看，很多起訴方屬于非執(zhí)業(yè)實(shí)體，而非生產(chǎn)企業(yè)。他們盡管手中握有專利，但并沒(méi)有真實(shí)產(chǎn)能。他們之所以提起訴訟，并不是為了保住市場(chǎng)，而是希望通過(guò)專利訴訟索取高額和解費(fèi)及專利授權(quán)費(fèi)。此類角色屬于打?qū)＠偎镜膶I(yè)戶，被戲稱為“專利蟑螂”。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在得知涉案后，認(rèn)真下了一番“知彼”的功夫，在摸清對(duì)方確屬“專利蟑螂”后，并不應(yīng)訴，而是直接找對(duì)方談判。談判的結(jié)果，通常是支付一筆費(fèi)用以換取對(duì)方撤訴。這就既保住了市場(chǎng)，又避免了高昂的律師費(fèi)支出。（3）改變?cè)O(shè)計(jì)、換殼出口。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在得知涉案后，并不應(yīng)訴，而是及時(shí)對(duì)其涉案產(chǎn)品進(jìn)行“侵權(quán)規(guī)避設(shè)計(jì)”，同時(shí)設(shè)立新的企業(yè)繼續(xù)出口，這也不失為一種有效的應(yīng)對(duì)策略。

（二）對(duì)國(guó)外律師團(tuán)隊(duì)“依靠而不依賴”

在本案中，盡管JW公司聘請(qǐng)了具有337調(diào)查經(jīng)驗(yàn)的美國(guó)律師團(tuán)隊(duì)代理應(yīng)訴，但該公司并未將案件完全交給美國(guó)律師處理，而是采取了“依靠而不依賴”的正確態(tài)度。在這一問(wèn)題上，JW公司的主要體會(huì)和做法是：（1）律師的長(zhǎng)項(xiàng)，通常在于案件的程序部分，律師的短板，通常在于案件的實(shí)體部分，而后者卻是涉案企業(yè)的長(zhǎng)項(xiàng)。在設(shè)計(jì)應(yīng)訴方案時(shí)，涉案企業(yè)和律師團(tuán)隊(duì)需要合理分工、充分溝通。作為涉案企業(yè)，既要幫助律師掌握案件的實(shí)體內(nèi)容（如涉案產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)等），又要通過(guò)向律師學(xué)習(xí)，對(duì)訴訟程序和應(yīng)訴工作方向有所掌握。（2）律師為涉案企業(yè)提供的是有償服務(wù)，二者之間的利害關(guān)系不可能完全一致。由于對(duì)案件的實(shí)體部分缺乏了解，同時(shí)考慮到自身的利益，在應(yīng)訴方案的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過(guò)程中，律師通常傾向于承擔(dān)過(guò)多的工作。這不僅會(huì)增加涉案企業(yè)的費(fèi)用支出，還可能影響工作效率，甚至有可能混淆應(yīng)訴工作的主次矛盾，使應(yīng)訴工作走上彎路。因此，涉案企業(yè)既要與律師搞好協(xié)作，同時(shí)也要有所監(jiān)督。（3）JW公司的“案件應(yīng)訴小組”在與美國(guó)律師的配合過(guò)程中，將部分應(yīng)訴工作做了程序分解，承擔(dān)了其中較為擅長(zhǎng)且力所能及的部分，如收集技術(shù)文獻(xiàn)，進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)文件、生產(chǎn)文件及生產(chǎn)記錄的翻譯工作等。這樣既利于提升應(yīng)訴效率、降低應(yīng)訴成本，同時(shí)對(duì)JW公司而言，這也是一個(gè)重要的“干中學(xué)”過(guò)程。

在本案進(jìn)程中，JW公司本著“依靠而不依賴”的原則，積極配合美國(guó)律所共同制定了合理可行的訴訟方案，有效控制了案件進(jìn)展，充分發(fā)揮了律師的作用，對(duì)最終勝訴產(chǎn)生了積極影響。

（三）強(qiáng)化證據(jù)管理、統(tǒng)一對(duì)外口徑

在337調(diào)查程序中，涉案企業(yè)所有的書面、電子及錄音文件都可能作為證據(jù)被引用或被要求出示。如果舉證不能，將承擔(dān)不利后果。有鑒于此，相關(guān)出口企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，注重搞好日常的文檔管理，包括常規(guī)保留各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)銷資料、試驗(yàn)和生產(chǎn)記錄、研發(fā)憑證及完整的技術(shù)開(kāi)發(fā)檔案等，以避免在應(yīng)訴過(guò)程中產(chǎn)生舉證困難的被動(dòng)局面。

在本案應(yīng)訴的初始階段，JW公司就在辦案律師的提醒和指導(dǎo)下，及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部下達(dá)了針對(duì)該案的文件管理規(guī)定，要求將所有相關(guān)資料匯總到案件應(yīng)訴小組，并嚴(yán)格管控企業(yè)內(nèi)部的文件和信息流通。所有員工未經(jīng)允許，不得隨意傳播、刪改歷史工作記錄和文檔。此外，為防止起訴方通過(guò)包括客戶在內(nèi)的第三方取證，JW公司及時(shí)統(tǒng)一了對(duì)外發(fā)布口徑，規(guī)定由應(yīng)訴小組統(tǒng)一起草書面文件，通過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后對(duì)外發(fā)布。這一經(jīng)驗(yàn)非常重要，值得借鑒。

（四）注意在美國(guó)申請(qǐng)專利注冊(cè)

從337調(diào)查的諸多案例來(lái)看，如果相關(guān)案件的原被告雙方，在涉案商品的生產(chǎn)技術(shù)（工藝）中，已經(jīng)形成你中有我、我中有你的相互制約的局面，將利于雙方通過(guò)“交叉許可”等方式達(dá)成和解。例如，在美國(guó)EPSON公司就墨盒生產(chǎn)工藝控告國(guó)內(nèi)多家企業(yè)的337調(diào)查案中，因?yàn)樵桓骐p方在各自的墨盒生產(chǎn)工藝中，均使用了對(duì)方的一項(xiàng)或幾項(xiàng)專利，結(jié)果形成相互制約的局面，最終達(dá)成和解。根據(jù)美國(guó)法律，只有在美國(guó)受到有效保護(hù)的注冊(cè)專利，才能受到337調(diào)查的保護(hù)。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)只有在美國(guó)先行注冊(cè)專利，才可能獲得與國(guó)外企業(yè)相互制約、和解共贏的有效籌碼。

目前，日系企業(yè)每年在美國(guó)的專利注冊(cè)數(shù)占當(dāng)年美國(guó)專利注冊(cè)數(shù)的40%左右。日本企業(yè)不僅積極申請(qǐng)基礎(chǔ)專利，而且將后續(xù)改進(jìn)技術(shù)及外圍技術(shù)都申請(qǐng)專利，從而形成專利壁壘，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以突破。在專利注冊(cè)的基礎(chǔ)上，日本企業(yè)積極利用337調(diào)查打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，本案就是非常典型的范例。日本企業(yè)的這一經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。

國(guó)內(nèi)高新出口企業(yè)應(yīng)重視在美申請(qǐng)專利注冊(cè)，最好是在出口產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段就開(kāi)始申請(qǐng)專利，作為應(yīng)對(duì)337調(diào)查的預(yù)防性措施。作為支持，相關(guān)主管部門可考慮向企業(yè)提供輔導(dǎo)培訓(xùn)及適當(dāng)資助，并推薦幾家有經(jīng)驗(yàn)的律所集中經(jīng)辦此事，以提升工作效率，降低企業(yè)支出。此外，考慮到多數(shù)中小出口企業(yè)的實(shí)際情況，需要相關(guān)行業(yè)的商（協(xié)）會(huì)采取措施，對(duì)所在行業(yè)的國(guó)際專利布局，特別是相關(guān)專利在主要出口市場(chǎng)的注冊(cè)情況進(jìn)行深入了解，幫助廣大中小企業(yè)在出口產(chǎn)品的研發(fā)環(huán)節(jié)提前進(jìn)行侵權(quán)規(guī)避設(shè)計(jì)，并提示承接加工訂單的中小企業(yè)妥簽知識(shí)產(chǎn)權(quán)保證協(xié)議，防范337調(diào)查對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不利干擾。