陳志興 / 北京市第一中級人民法院

期刊名稱作為未注冊商標獲得《商標法》保護的考量期刊名稱作為未注冊商標獲得期刊名稱作為未注冊商標獲得

陳志興 / 北京市第一中級人民法院

作為連接期刊社與讀者的橋梁，期刊名稱具有商標的性質(zhì)。在先使用并有一定影響的期刊名稱，可尋求《商標法》的保護。期刊名稱是否具有“一定影響”可通過期刊的發(fā)行、銷售等情況予以證明。

案情介紹

2003年12月8 日，孟群向國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）申請注冊第3832387號“商用汽車周刊commercial vehicle weekly”商標（簡稱被異議商標），指定使用商品為第16類期刊、報紙、雜志（期刊）、新聞刊物。

在法定異議期內(nèi)，北京卓眾出版有限公司（簡稱卓眾公司）向商標局提出商標異議申請，商標局裁定被異議商標不予核準注冊。孟群不服該裁定，向國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商評委）提出異議復審申請，主張被異議商標的申請注冊符合商標申請在先原則。卓眾公司提交的證據(jù)不能證明其“商用汽車”雜志刊名在被異議商標申請日前已經(jīng)具有一定影響。

卓眾公司向商評委提交了若干證據(jù)材料以證明其“商用汽車”名稱的使用情況：1、新聞出版總署針對《商用汽車》雜志頒發(fā)的《期刊出版許可證》，有效期自1999年4月始，連續(xù)至2013年12月；2、《商用汽車》雜志1999年第2期（總第66期）封面頁、版權頁等頁面，在“商用汽車”雜志名稱下另有英文“commercial vehicle”。3、《商用汽車》雜志被中國期刊全文數(shù)據(jù)庫全文收錄的證書，發(fā)證時間為2003年7月。

2011年3月28 日，商評委作出第05546號裁定，認定在案證據(jù)可以證明在被異議商標申請注冊前，卓眾公司的“商用汽車”作為未注冊商標已被相關領域的消費者所知曉，具有一定影響。孟群在與“商用汽車”商標所使用的商品相同、類似的商品上申請注冊與之近似的被異議商標，構成以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。綜上，商評委裁定被異議商標不予核準注冊。

孟群不服該裁定，提起行政訴訟。

法官提示

北京市第一中級人民法院認為，第三人提交的證據(jù)可以證明“商用汽車”構成了其在期刊雜志商品上在先使用并有一定影響的未注冊商標。被異議商標與第三人在先使用的未注冊商標構成近似商標。原告的配偶李華曾于2001年2月至12月間在《商用汽車》雜志工作，其在與《商用汽車》雜志相同、相類似類別的期刊、報紙等商品上注冊被異議商標，屬于以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的情形。依照《行政訴訟法》第五十四條第（一）項之規(guī)定，判決維持第05546號裁定。

一審判決作出后，當事人均未上訴，已發(fā)生法律效力。

法律分析

該案事實認定較為簡單，法律適用上也僅涉及《商標法》第三十一條“申請商標注冊不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的規(guī)定。但是，對于期刊名稱以未注冊商標的身份尋求《商標法》的保護而言，其中的問題仍值得探討。

首先，期刊名稱是否可以作為《商標法》中的未注冊商標而獲得保護。簡單來講，商標就是一種符號，它最基本的功能就在于區(qū)分商品的來源，方便消費者選購商品或者服務。對于期刊來講，名稱反映著它的宗旨、內(nèi)容、風格、讀者定位等，可以視作期刊與讀者相互聯(lián)系的紐帶。期刊社在廣告宣傳活動中，也常把宣傳重點放在刊名上，意圖給讀者留下深刻印象，讀者也總是憑借記憶中的期刊名稱購買期刊。因此，在作為連接期刊社與讀者的橋梁這一意義上，期刊名稱具有商標的性質(zhì)。未經(jīng)注冊或者尚未獲準注冊的期刊名稱自然也就可以視為未注冊商標。

值得思考的是，期刊名稱作為未注冊商標尋求《商標法》的保護，是否要求期刊名稱具備商標的顯著性。根據(jù)《商標法》的相關規(guī)定，申請注冊的商標應當有顯著特征。正如上文所指出的，商標是用于識別商品或者服務來源的標志，應當具備幫助消費者將其所代表的生產(chǎn)經(jīng)營者的商品或者服務同其他生產(chǎn)經(jīng)營者的商品或者服務區(qū)分來開的能力，即商標的顯著性。未注冊商標想要獲得《商標法》的特殊保護，也必須具有可識別性，特定商品的描述性詞匯不能尋求未注冊商標保護，例如，對于以各類小說選登為內(nèi)容的期刊而言，其刊名定為“小說”的話，顯然缺乏可識別性。但是，在商標確權司法審查實踐中，在適用《商標法》第三十一條“申請商標注冊不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的規(guī)定時，期刊名稱是否構成未注冊商標這一前提性問題并未突出地呈現(xiàn)出來，原因在于該條款中“已經(jīng)使用并有一定影響”的要件以“使用獲得顯著性”的形式取代了對未注冊商標的顯著性的質(zhì)疑。因為，一方面，商標的顯著性有兩個層面，即固有顯著性和經(jīng)使用獲得顯著性；另一方面，如果“已經(jīng)使用并有一定影響”要件不能成立，相關期刊名稱自然也就不能通過該條款獲得保護，如果該要件成立，則相關期刊名稱當然也就通過使用獲得了商標的顯著性。

其次，期刊名稱“已經(jīng)使用并有一定影響”的證據(jù)標準。在商標確權司法審查實踐中，訴爭商標的申請人（或者權利人）會抗辯說，在案證據(jù)不能證明主張權利的期刊名稱經(jīng)過使用并有一定影響。那么，這里的“有一定影響”怎樣證明呢？一般來講，主要是期刊的發(fā)行、銷售情況，當然也包括廣告、征文等情況。這個案子中，第三人提交了新聞出版總署針對《商用汽車》雜志頒發(fā)的《期刊出版許可證》、《商用汽車》雜志封面頁等頁面、《商用汽車》雜志被中國期刊全文數(shù)據(jù)庫全文收錄的證書等證據(jù)，這些證據(jù)足以證明“商用汽車”作為第三人《商用汽車》期刊名稱的使用及知名度狀況。至于“一定影響”的標準，商標確權司法審查實踐中設定的門檻并沒有要求太高，在案件中具有彈性。

再次，“不正當手段”的認定。這里的“不正當手段”主要是指在知曉他人期刊名稱的情況下，將該期刊名稱或與之相近似的標志申請注冊為商標的行為，也就是商標申請人的“惡意”。司法實踐中，這種“惡意”一般是通過推定的方式而確定。如本案中，原告的配偶李華曾于2001年2月至12月間在《商用汽車》雜志社工作，基于這一事實，原告孟群很顯然是在已經(jīng)知曉《商用汽車》期刊的情況下申請注冊被異議商標，故該行為具有“惡意”。但是，司法實踐中，對“不正當手段”的認定也較為寬松，并不限于本案中的情形。例如，在自然人陳某針對“寵物世界”期刊名稱搶注的案件中，法院基于“我國對出版物及出版發(fā)行活動實行行政審查、批準制度，公民個人不具備出版資質(zhì)”的理由，認定陳某搶注“寵物世界”商標的行為系以“不正當手段”。

對于期刊名稱被搶注的情況而言，權利人除了主張“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之外，可否基于對該期刊名稱的在先使用而主張“損害他人現(xiàn)有的在先權利”獲得保護呢？根據(jù)最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號）中第17條的相關規(guī)定，實踐中應該也是不存在障礙的。只不過，筆者認為，在具體的司法實踐中，上述兩個條款的適用要件和能夠獲得的保護強度不會存在太大的差異?！皳p害他人現(xiàn)有的在先權利”條款并不能使得期刊名稱的權利人獲得跨商品類別的“全類保護”。