李文娟，馬筱巖，馬博靜，范 麗

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心材料部，北京100190)

在審查實踐過程中，有較多的發(fā)明申請要求不喪失新穎性的寬限期。關(guān)于新穎性寬限期，我國專利法第二十四條規(guī)定了享受新穎性寬限期的三種情形，對于可以享受寬限期的前兩種情形在專利法、專利法實施細則和審查指南中有明確而細致的規(guī)定，其處理方式也很明確，而與前兩種情形相比，第三種情形的規(guī)定就比較籠統(tǒng)，其處理方式不是很明確，在遇到第三種情形時，很難判斷申請人要求的新穎性寬限期是否接受。在審查過程中，對于申請人提出的寬限期聲明，如何審核其程序或證據(jù)是否符合要求，本文通過實際案例對其進行探討。

一、新穎性寬限期的規(guī)定

專利法第二十四條第(三)項規(guī)定，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日之前六個月內(nèi)，他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的，不喪失新穎性，即這種情況不構(gòu)成影響該申請的現(xiàn)有技術(shù)。所說的六個月期限，稱為寬限期。寬限期的效力僅僅是把申請人(包括發(fā)明人)的某些公開，或者第三人從申請人或發(fā)明人那里以合法手段或者不合法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開，認為是不損害該專利申請新穎性和創(chuàng)造性的公開。

專利法實施細則第三十條第四款規(guī)定，專利申請有專利法第二十四條第(三)項所說情形的，專利局在必要時可以要求申請人提出證明文件，證實其發(fā)生所說情形的日期及實質(zhì)內(nèi)容。專利法實施細則第三十條第五款規(guī)定，申請人未按照專利法實施細則第三十條第四款的規(guī)定在指定期限內(nèi)提交證明文件的，其申請不能享受專利法第二十四條規(guī)定的新穎性寬限期。

寬限期避免了申請人在提出專利申請之前六個月內(nèi)無意公開發(fā)明的行為而喪失申請專利的權(quán)利，它給予了申請人一種優(yōu)惠，但享有該優(yōu)惠必須符合上述法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、案例

發(fā)明名稱為“一種燒結(jié)煙氣脫硫凈化方法及設(shè)備”，申請日為2010年9月3日，申請人為A公司，發(fā)明人為B等11人。

審查員于2013年4月19日發(fā)出第一次審查意見通知書，通知書中引用的對比文件1為發(fā)表在2010年5月的《2010年全國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)會議暨煉鐵學(xué)術(shù)年會文集(下)》上的論文“旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法在大型燒結(jié)煙氣脫硫中的應(yīng)用”，該文章的作者為C，其所在單位為D。

申請人于2013年8月6日提交了意見陳述書和經(jīng)修改的權(quán)利要求第1-4項，僅陳述了權(quán)利要求具有創(chuàng)造性的理由，并未要求新穎性寬限期。審查員發(fā)出第二次審查意見通知書后，申請人于2013年10月17日提交了意見陳述書、修改的申請文件和相關(guān)證據(jù)，申請人陳述了對比文件1中作者的單位D是本申請所要求保護的裝置的第一個應(yīng)用單位，作者C作為該單位的環(huán)保管理人員，掌握了本發(fā)明的一些相關(guān)內(nèi)容，在未經(jīng)申請人允許的情況下發(fā)表了論文(即對比文件1)，公開日期在申請日以前六個月內(nèi)，論文的作者證明其是在申請人不知情的情況下發(fā)表該論文，故申請人認為對比文件1的公開屬于專利法第二十四條第(三)項的規(guī)定，并要求新穎性寬限期。

審查員在第三次意見通知書中指出，按照專利法實施細則第四條第3款規(guī)定，申請人于2013年5月4日(即發(fā)出第一次審查意見通知書后的第15日)得知該情況后，應(yīng)當(dāng)于2013年7月4日前提出聲明，而本申請的提出日為2013年10月17日，超出了時間界限。故不滿足不喪失新穎性寬限期的要求，因此，申請人不能享有寬限期。

三、案例分析

(一)提交的文件是否符合程序

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)他人未經(jīng)申請人同意而泄露了其內(nèi)容，若申請人在申請日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請時在請求書中聲明，并在自申請日起兩個月內(nèi)提交證明材料。若申請人在申請日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

在本案中，第一次審查意見通知書的發(fā)出日為2013年4月19日，按照專利法實施細則第四條第三款規(guī)定，推定申請人收到第一次審查意見通知書的時間為2013年5月4日，并且在該日得知該存在“他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容”的情形，應(yīng)當(dāng)于2013年7月4日前提出聲明，而申請人在答復(fù)第一次審查意見通知書的2013年8月6日并未提出聲明，而是在第二次審查意見通知書時提出聲明，其已超過兩個月的期限。因此，申請人不能享有新穎性寬限期。

(二)提交的文件是否符合“他人”的情形

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容所造成的公開，包括他人未遵守明示或者默示的保密信約而將發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容公開，也包括他人用威脅、欺詐或者間諜活動等手段從發(fā)明人或者申請人那里得知發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容而后造成的公開?！八恕钡母拍钤趯＠ā嵤┘殑t和審查指南中并沒有明確的規(guī)定。這也使得在運用第(三)項的情形時，導(dǎo)致“他人”出現(xiàn)不同的理解。目前，主流觀點認為，“他人”是指申請人之外的其他單位和個人，申請人為單位的，“他人”也包括本單位的人員，例如做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人。

在本案中，申請人是公司(即單位)，而對比文件1的作者既不是申請人，也不是發(fā)明人，故對比文件1的作者屬于“他人”的范圍。

(三)提交的證明文件是否接受

審查指南第一部分第一章第6.3.3節(jié)中規(guī)定，申請人提交的關(guān)于他人泄露申請內(nèi)容的證明材料，應(yīng)當(dāng)注明泄露日期、泄露方式、泄露的內(nèi)容，并由證明人簽字或者蓋章。對于證明文件的審查，一般地，在無相反證據(jù)的情況下，接受該證明文件。

在本案中，鑒于申請人現(xiàn)已提交的證明材料是否可以接受，存在兩種觀點。第一種觀點:接受申請人的證明材料。申請人提交的證明材料中，對比文件1的作者證明其隸屬于D單位，其所在單位是本申請技術(shù)內(nèi)容的一個應(yīng)用單位，兩個作者未經(jīng)申請人的允許，在2010年5月發(fā)表了文章(即對比文件1)，并附有證明人的簽字。由于提交的證明材料中注明了泄露日期、泄露方式、泄露的內(nèi)容，而且證明人已簽字，其符合審查指南中的相關(guān)規(guī)定，故接受該證明材料。第二種觀點:不接受申請人的證明材料，這是由于文章的作者并非是申請人的員工，其不具有默示的保密義務(wù)，且申請人也沒有與作者所在單位簽署保密合同約定其具有明示的保密義務(wù)，也沒有證據(jù)表明對比文件1公開的內(nèi)容是未經(jīng)申請人同意而泄露的，申請人僅僅在要求新穎性寬限期的聲明中其是未經(jīng)申請人同意而泄漏的是不能接受的。對比文件1的作者在發(fā)表文章時，是否經(jīng)過申請人同意是不得而知的，其存在了未經(jīng)申請人同意和經(jīng)過申請人同意的可能性。若該文章是未經(jīng)申請人同意而公開發(fā)表的，接受證明材料可以更好地保護申請人的合法權(quán)益，不接受證明材料會損害到申請人的利益，打擊申請人申請發(fā)明創(chuàng)造的積極性，也不利于科學(xué)技術(shù)的進步。若該文章是經(jīng)申請人同意而公開發(fā)表的，接受證明材料損害了公眾的合法權(quán)益，使得申請人借助寬限期沒有對證明材料的嚴(yán)格限制，抓住漏洞以獲得更大的利益，這也可能會促使之后的申請人運用寬限期來牟取非法利益，不接受證明材料可以更好地平衡專利權(quán)人和公眾的利益。為了避免上述情況的發(fā)生，申請人在與他人共同開發(fā)或設(shè)計技術(shù)時，可以提前簽訂保密合同，防止他人公開技術(shù)內(nèi)容，還可以盡早提交專利申請，減少他人公開其技術(shù)內(nèi)容的機會。

(四)關(guān)于本案的延伸思考

如今，高校的專利申請在我國專利申請中占有一定的比例。對于高校和科研院所作為申請人的，當(dāng)其發(fā)明人發(fā)表的文章在申請日以前6個月內(nèi)公開，申請人在符合規(guī)定的期限要求第(三)項情形的新穎性寬限期，并給出證明材料。對于高校和科研院所而言，在申請專利時，通常以教師和學(xué)生為發(fā)明人，以單位為申請人。發(fā)明人最清楚其專利申請的技術(shù)內(nèi)容，其具有自由發(fā)表文章的權(quán)利，這種權(quán)利與以公司為申請人的發(fā)明人性質(zhì)不同，其沒有默示的保密義務(wù)，盡管其迫于發(fā)表文章的壓力將文章提前發(fā)出，但這是發(fā)明人有意愿地提前公開技術(shù)內(nèi)容，而且文章的投稿和發(fā)表之間也有一段時間，如果其需要專利保護其利益，其可以在此時提出，而不是在文章發(fā)表后再提出新穎性寬限期的聲明，利用對“他人”的理解和規(guī)定而實現(xiàn)自身利益的最大化。在這種情形下給予寬限期確實保護了一部分申請人，但這種做法會使一部分申請人取得投機取巧的機會。像本案中的申請人，審查員發(fā)出兩次不具備創(chuàng)造性的通知書，申請人的意見答復(fù)不具有說服力，在此之后，申請人才提出寬限期的聲明和證明材料，申請人這樣的行為是否存在反駁創(chuàng)造性的理由得不到認可后，所采取的一種投機行為。

四、結(jié)語

審查指南中僅僅明確規(guī)定了對新穎性寬限期中第(三)項情形的時間期限，并沒有對其他要素(如他人、所提交的證明材料等)進行更具體的規(guī)定，使得審查過程中出現(xiàn)了不同的處理情形，為了更加明確對該情形的處理方式，在以后修改專利法和實施細則時，應(yīng)對新穎性寬限期中第(三)項情形進行更具體的限定。隨著法律的不斷完善，人們專利意識的不斷加強，單位和高校的申請人最好能先申請專利，再發(fā)表文章，以保證其科研成果不會因為自己發(fā)表的文章而不能獲得專利權(quán)。假設(shè)申請人知道他人公開的文件與其申請的技術(shù)方案相同或相近，應(yīng)及時提交享有新穎性寬限期的證明文件，為申請人能夠享有寬限期提供有利的保障。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］尹新天.中國專利法詳解［M］.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.