朱廣玉

一、引 言

近年來，實用新型專利越來越受到國內外申請人和新聞媒體的高度關注，幾乎成為專利領域的熱點話題，既有熱議實用新型專利申請量和授權量的持續(xù)增長，也有非議實用新型專利的質量低下，如美國之音電臺網站曾發(fā)表了題為“中國專利發(fā)展的‘蠻力’戰(zhàn)略”的報道，認為中國把實用新型專利當成武器，用來對付海外的競爭對手?！秳?chuàng)新迷途：中國的專利政策與實踐如何阻礙了創(chuàng)新的腳步》一文中提及，“中國在專利質量方面取得的進展落后于其專利申請量的發(fā)展速度?！碑斎贿@種針對我國實用新型專利的負面評價要理性的分析，要從競爭對手的角度來看待這種略帶偏見的觀點。鑒于實用新型專利數(shù)量巨大，國外企業(yè)或公司在進入或者想要占領中國市場時，難免會遇到中國實用新型專利布下的“地雷陣”，相當于給他們設置市場準入障礙；而且隨著專利權人維權意識的增強，這樣的專利侵權訴訟或糾紛在所難免，結果勢必加大國外企業(yè)或公司在分享中國市場這塊“蛋糕”時所要付出的成本。典型的案例莫過于“中國專利第一案”，正泰集團與施奈德的實用新型專利侵權訴訟糾紛，最終施奈德以1.57億元賠償金與正泰集團達成和解，創(chuàng)造了迄今為止專利訴訟賠償額的最高記錄。國外企業(yè)或公司為了達到其自身目的，必然要挑剔我國實用新型專利質量，這多少帶點“酸葡萄”的心理。但是這必須引起我們對我國實用新型專利制度的再認識和再思考。在看到實用新型專利制度取得成就的同時，也要清醒地認識到它存在的問題：即實用新型專利質量沒有隨著申請量的增長而得到提升。無可否認的是：如果低質量專利申請獲得授權，加上少部分專利權人的濫訴行為，就會嚴重擾亂社會市場秩序，進而影響社會公眾對政府和法律制度的公信力。

二、實用新型專利制度存在的主要問題

下面主要從制度設計、審查制度和專利申請政策角度談一下目前實用新型專利制度存在的問題。

（一）立法的不完善

我國專利的立法制度與眾不同，這種將發(fā)明、實用新型和外觀設計三種專利歸位于一體的獨特立法制度，其帶來的弊端是不利于三種專利制度的修改。我國專利立法之初之所以沒有將實用新型專利單獨立法，其主要原因是：如果實用新型單獨立法，該制度的建立就晚于發(fā)明專利制度，這樣顯然不符合中國國情以及國內的科技發(fā)展水平，不利于激發(fā)社會公眾發(fā)明創(chuàng)造的積極性。目前認為實用新型不能單獨立法的原因是：會耗費較多的立法資源；專利法修改變動大；發(fā)明與實用新型會出現(xiàn)較多的重復規(guī)定①尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年板，第16頁。。這種獨特的三位一體的立法制度，其存在的缺點是：（1）始終不能對實用新型專利和發(fā)明專利分別保護的“發(fā)明創(chuàng)造”作出本質的區(qū)別；（2）始終不能對實用新型專利制度的作用做出準確的定位；（3）容易造成一些人對實用新型專利制度的濫用，損害社會公眾利益和我國專利制度的信譽。

（二）審查制度的缺陷

1.初步審查制產生低質量專利

雖然《專利法》第22條第1款規(guī)定授予專利權的實用新型應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，但是《專利法實施細則》第44條規(guī)定的實用新型初步審查范圍卻排除了對實用新型創(chuàng)造性的審查。而從實用新型無效宣告程序來看，其被無效的理由之一：就是實用新型專利不具備創(chuàng)造性，大概占實用新型全部無效或部分無效理由的比例為72%左右②劉志會、付剛：《改進實用新型授權質量的研究》，國家知識產權局學術委員會2012年度專項課題研究項目。。另外，所謂初步審查制就是形式審查加明顯實質性缺陷審查。而對于什么是明顯實質性缺陷審查，專利法及其細則和審查指南并沒有作出明確解釋，因此，不同的審查員會有不同的理解，導致審查標準執(zhí)行不一致。因此，目前的初步審查制，導致“不當”授權的發(fā)生機會較大，使低質量申請有機可乘，實質上降低了實用新型專利質量。

2.雙重申請產生較多的重復申請

根據我國《專利法》第9條第1款的規(guī)定，同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以進行雙重申請。這種雙重申請制雖然給申請人通過實用新型專利獲得快速保護，又通過發(fā)明專利獲得更長保護期限的好處，但是其存在的弊端也是顯而易見的：一是導致大量重復申請，如實用新型重復申請量2010年為65, 831件，大約占申請量的15.9%，2011年為110, 357件，大約占申請量的19.2%，2012年為160, 417件，大約占申請量的21.4%，2013年為213, 781件，大約占申請量的24%③數(shù)據來源：國家知識產權局中國專利電子審批系統(tǒng)。，因此需要國家專利行政部門付出無謂的重復勞動，造成審查資源的浪費；二是增加了申請人不必要的申請費或專利代理費；三是同樣技術信息的重復公開，使專利信息的利用率減低，且加大了社會和公眾的負擔。

（三）專利申請政策的錯誤導向

由于一些地方政府在實施知識產權戰(zhàn)略時，不注重專利申請質量的提升，而是注重專利申請數(shù)量的虛高，因此在制定專利獎勵政策時主要以專利申請數(shù)量為導向，忽視專利授權的質量和有效專利維持年限，容易產生以套取專利申請資助資金為目的批量專利申請，從而導致低質量的專利申請。

三、提升實用新型專利質量的具體措施

(一)做好實用新型專利制度的頂層設計

實用新型需要盡快單獨立法。任何一部法律必須要適應社會的不斷發(fā)展和進步，才能確保其實時性以及權威性，專利法同樣也不能例外。國外對于實用新型的定位是：實用新型專利作為一種二級專利保護制度，是對發(fā)明專利制度的一種補充和完善。三十多年的實踐經驗表明：實用新型專利制度為我國中小企業(yè)壯大成長發(fā)揮了無可代替的作用，今后很長一段時間內仍將為中小企業(yè)自主創(chuàng)新提供強大的動力。而且我國在知識產權立法方面積累了相當?shù)慕涷?，今天完全有條件和有能力對實用新型進行單獨立法，可促使立法者對實用新型的審查制度、創(chuàng)造性條件等進行更深入的思考，為完善實用新型制度留出更廣闊的空間，有利于對實用新型制度進行更完整、更縝密、更細化的法律規(guī)定。單獨立法的優(yōu)點在于使發(fā)明和實用新型更好地發(fā)揮各自獨特的專利保護功能，使創(chuàng)新主體對自己發(fā)明創(chuàng)造選擇適合的保護形式，也符合我國當前科技發(fā)展水平的需求。從我國實用新型專利制度與國際接軌的角度來講，也應該單獨立法。當今無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，但凡實行了實用新型專利制度或類似該制度的國家或地區(qū)，無不實行實用新型專利單獨立法，例如歐洲的德國、奧地利，亞洲的韓國、日本、我國臺灣地區(qū)以及大洋洲的澳大利亞。因此，對實用新型進行單獨立法，也符合實用新型專利制度的發(fā)展規(guī)律。另外，無論單獨立法與否，還有一個重要考量因素就是兩害相權取其輕，兩利相權取其重。

如不能對實用新型進行單獨立法時，也可以對現(xiàn)行專利法中涉及實用新型的法律條款做出適當修改：

1.雖然在《專利審查指南》中，關于實用新型在無效程序中創(chuàng)造性的判斷作出了具體的限定，但是從法律的嚴肅性角度來說，建議將《專利法》第22條第1款修改為“授予專利權的發(fā)明應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，授予專利權的實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)新性和實用性”，從而從字面上更加直觀，容易區(qū)分。

2.取消《專利法》第9條中“同人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型和發(fā)明專利”，增加“同一申請人的同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請發(fā)明或實用新型后，在一定的條件下，可以轉換為實用新型或發(fā)明申請，并享有在前申請的申請日。”另外也可以對發(fā)明和實用新型專利申請轉換次數(shù)作出限制。

如果實行了發(fā)明與實用新型專利申請的相互轉換制度，專利申請總量有可能帶來一定程度的下降，但下降的只是重復申請的部分，另一方面不重復的有含金量的申請增加，對我國的專利申請總數(shù)量的影響不大，但是對專利信息技術的傳播和利用沒有任何影響，而對提高我國的專利質量產生了積極影響。發(fā)明與實用新型相互轉換帶來的好處：一是禁止了重復申請，避免專利申請量的虛高；二是有利于申請人對其發(fā)明創(chuàng)造保護作出正確的選擇，如申請發(fā)明專利時，有可能因其創(chuàng)造性高度不夠而被駁回，通過這種轉換制度獲得實用新型專利保護，并通過發(fā)明專利申請的審查意見，提高實用新型申請的撰寫質量。又如，實用新型專利申請在轉換為發(fā)明專利申請時，可以擴大不屬于實用新型專利的保護客體，例如產品的方法和用途、涉及材料等改進；三是既節(jié)省了專利審批資源和申請人的申請成本，又減少了重復公開的專利文獻的數(shù)量。

但是實用新型轉換為發(fā)明專利申請的，應該具有如下的限制：

（1）自實用新型申請日起3年內，可以提出轉換為發(fā)明專利申請；實用新型授權后提出轉換為發(fā)明專利申請時，原實用新型專利權將被放棄。

（2）實用新型專利提出評價報告后，不能提出轉換申請。

（3）轉換為發(fā)明專利申請的，必須符合《專利法》第33條的規(guī)定。

（4）轉換為發(fā)明專利申請后，允許分案。但不允許再轉換為實用新型，也不允許其分案申請再轉換為實用新型。

發(fā)明專利申請轉換為實用新型的，同樣應該具有如下的限制：

（1）當發(fā)明專利申請被視撤時，從視撤之日起兩個月內，可以將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型。

（2）當發(fā)明專利申請被駁回時，從駁回決定兩個月內，可以將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型。

（3）當發(fā)明專利申請被授予專利時，從授權之日起兩個月內，可以將該發(fā)明專利轉換為實用新型。

（4）當發(fā)明專利被作出無效決定時，可以從無效決定生效之日起兩個月內，將該發(fā)明專利申請轉換為實用新型申請。

（二）改進實用新型專利審查制度

1.將初步審查制度改為登記制或注冊制，申請人可以請求進行“實質審查”

目前，實用新型專利申請經過初步審查即可授權，但是其權利的穩(wěn)定性差。雖然在專利侵權訴訟中法院要求專利權人提供實用新型專利權檢索/評價報告，但是專利權檢索/評價報告在審查和訴訟實踐中會存在這樣的問題：一是由于專利權檢索/評價報告是國家專利行政部門單方面做出的，專利權人對專利權檢索/評價報告存在異議時，不能提出行政復議和復審，更不能提出行政訴訟，只能提出更正請求。因此，在專利權檢索/評價報告結果不利于專利權人時，專利權人沒有抗辯途徑。二是在專利權檢索/評價報告有利于專利權人時，而被控請求人提出無效請求后，無效決定不利于專利權人時，顯得專利權檢索/評價報告的法律嚴肅性差，使得專利權人對國家專利行政部門的公信力產生質疑。因此，實用新型專利申請不經過“三性”審查，就不能授予專利權，可稱之為“注冊或登記的實用新型”，這種注冊或登記的實用新型可以許可轉讓、質押融資等，而只有經過“三性”審查，即經過實質審查獲得實用新型專利權才可以提出專利訴訟。

2.初步審查制度中引入明顯不具備創(chuàng)造性或創(chuàng)新性審查

如果實用新型專利申請仍然采取目前的初步審查制，為了提高實用新型專利質量，就有必要在實用新型初步審查中引入明顯不具備創(chuàng)造性或創(chuàng)新性審查，這已經是業(yè)界人士存在的廣泛共識。因此，建議在《專利法實施細則》第44條第3款中增加“實用新型專利申請是否明顯不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定”。《專利法》第22條第3款從字面上體現(xiàn)了發(fā)明與實用新型創(chuàng)造性的差別，即實用新型創(chuàng)造性的高度低于發(fā)明創(chuàng)造性的高度。但使用“突出的”和“顯著的”，其內涵本身就很抽象，不利于公眾對兩者的區(qū)分、理解、判斷和掌握，以致為了急于獲得專利將應申請發(fā)明的專利申請了實用新型，削弱了發(fā)明創(chuàng)造本身的價值，這顯然是與立法者的本意相違背的④王澄： 《淺論實用新型專利的創(chuàng)造性判斷標準》，載《知識產權》2001年第4期。。

然而，在審查和司法實踐中如何界定實用新型的創(chuàng)造性標準，目前也有兩種主流觀點，其中觀點之一就是采用與發(fā)明專利相同的創(chuàng)造性標準，國外如德國、日本等國家在司法實踐中都是如此，甚至澳大利亞在對其創(chuàng)新專利改革議案中提出了創(chuàng)新專利采用與標準專利相同的創(chuàng)造性高度；另一種觀點就是沿用目前實用新型無效宣告程序中實用新型專利創(chuàng)造性的審查標準，即實用新型的創(chuàng)造性標準低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的標準。本文持后一種觀點，原因在于設立實用新型專利制度的目的就是保護本國的發(fā)明創(chuàng)造。堅持現(xiàn)有實用新型創(chuàng)造性標準低于發(fā)明專利的要求，只有這樣才能體現(xiàn)實用新型專利制度的優(yōu)勢，才能更好地促進我國科技進步和經濟發(fā)展。

由于現(xiàn)行實用新型創(chuàng)造性審查標準無論是從其可操作性，還是從其理論角度，都有待于對實用新型專利與發(fā)明專利創(chuàng)造性標準的區(qū)別進行進一步細化，以便實用新型專利申請在初審、無效、專利權檢索/評價報告以及各級人民法院的侵權判定中都應該采用該相同的標準。

因此，本文下面從法理和操作層面對實用新型專利的創(chuàng)造性給出清晰的界定。

（1）實用新型的創(chuàng)造性

實用新型創(chuàng)造性中的“實質性特點”，是指該申請與現(xiàn)有技術相比具有本質上的區(qū)別，或者說具有區(qū)別技術特征；“進步”，是指該申請相對于至多兩篇現(xiàn)有技術就產生了改進的技術效果。即實用新型專利申請只要與現(xiàn)有技術有一定的區(qū)別技術特征，而該區(qū)別技術特征既非公知常識，也非本技術領域的慣用手段的直接置換，即具備創(chuàng)造性。

（2）實用新型技術領域

相同技術領域， 就是與現(xiàn)有技術具有相同功能或用途的所屬技術領域；相近技術領域，就是與現(xiàn)有技術具有功能相近或具體用途相近的技術領域；相關技術領域，就是與與其最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別結構所應用的功能領域或用途領域。如，對于電子發(fā)聲裝置來說，具有電子發(fā)聲的玩具和具有電子發(fā)聲的時鐘就是其相關的技術領域。

（3）技術啟示

《專利審查指南2010》關于實用新型專利創(chuàng)造性的審查中指出：對于實用新型專利而言，一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現(xiàn)有技術中給出明確的啟示，例如現(xiàn)有技術中有明確的記載，促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的，可以考慮其相近或者相關的技術領域⑤國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010 年版，第4-12頁。。例如：臺式電扇與吊扇屬于相近的技術領域，如果現(xiàn)有技術中臺式電扇中采用了電子定時裝置，則相近技術領域的吊扇技術人員也能夠獲得將電子定時裝置用于吊扇的啟示。

所謂明確的技術啟示：除了現(xiàn)有技術中明確記載的技術啟示外，還應包括：雖然區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中有明確的記載，但其在現(xiàn)有技術中所起的作用或所解決的問題沒有明確記載，而本領域技術人員能夠確定其所起的作用或所解決的問題是客觀存在的。例如：一種增強型軟電纜，雖然現(xiàn)有技術的監(jiān)視型高壓電纜中的由銅導體編織構成的導電金屬帶是用于解決異物入侵或者電纜破損時發(fā)現(xiàn)事故點的技術問題，即現(xiàn)有技術中文字沒有明確記載導電金屬帶能夠增強扁形軟電纜的強度，但是由于導電金屬帶的存在，它客觀上能解決上述技術問題。

（4）技術效果

在實用新型創(chuàng)造性審查實踐中，可以將實用新型產生的技術效果作為實用新型是否具有創(chuàng)造性的一個重要考量因素來進行考慮。但是技術效果不是實用新型具備創(chuàng)造性的必要條件，否則，將不恰當?shù)靥岣邔嵱眯滦蛣?chuàng)造性的標準。作為與發(fā)明的區(qū)別，只需考慮實用新型相對于現(xiàn)有技術是否取得更好的技術效果，而不必對意想不到的技術效果進行考慮。由于滿足發(fā)明專利創(chuàng)造性要求的專利申請必然能夠滿足實用新型專利創(chuàng)造性的要求。因此，發(fā)明專利申請在判斷其是否具備創(chuàng)造性時考慮的因素，如是否存在商業(yè)成功、是否克服了技術偏見等輔助性的判斷標準同樣適用實用新型創(chuàng)造性的判斷。

3.允許實用新型授權或登記后的修改

為了提高實用新型專利質量，可以允許申請人或專利權人對經過注冊或初步審查而獲得授權或登記后的實用新型進行修改，除了要滿足符合《專利法》第33條的規(guī)定外，還需滿足下列條件：

（1）擴展實用新型授權后修改的范圍，允許縮小權利要求、更正明顯錯誤以及解釋不明確的表述。

（2）修改只能進行一次，時間在評價報告作出后的一定期限內，而刪除權利要求則沒有任何時間和次數(shù)的限制。

（3）修改是否符合條件，將在修改時作出判斷。對不滿足修改條件的，可以構成今后無效的理由。

（三）完善專利激勵政策

在專利申請政策導向上，主要考慮到兩種專利申請人和申請數(shù)量的不同，發(fā)明和實用新型專利申請側重點應該有所不同。因此發(fā)明專利申請繼續(xù)堅持“數(shù)量布局，質量取勝”的方針，而實用新型應該堅持“質量優(yōu)先，消除泡沫”的方針。為此，應采取以下一些措施：

1.在地方專利考核指標中將授權率、專利有效期、專利許可轉讓和專利質押等納入考核體系中，促進地方專利質量的提升;

2.地方專利行政部門對專利申請量出現(xiàn)異常和授權后出現(xiàn)視放狀況加強監(jiān)督，并及時報備國家專利行政部門，采取有效措施從源頭上杜絕低質量申請；

3.可以改變目前的資助方式，對實用新型專利申請費申請時一律不給予減免，待授權后或者通過評價報告具有專利性之后再給予一定比例的減緩，并將部分費減的費用折抵年費，有利于遏制不良動機的申請人進行大量惡意申請，保證專利的申請秩序。

（四）對申請人和專利代理機構予以規(guī)制

一是在專利法增加對專利申請行為負擔性義務條款，以防止申請人惡意申請專利；二是對于提出惡意申請的申請人，由于其行為違背了誠實信用原則，則可以將該行為與其個人誠信體系相掛鉤，即將該行為記載在個人誠信檔案中；三是對于惡意申請的申請人，即使其今后提出正常的專利申請，也一律不給予專利資助和專利申請費、年費等減緩；四是對于參與惡意申請的專利代理機構，要降低其信用等級，建立黑名單制度，并向社會公眾進行公示。對違規(guī)的代理人要相應地給予處罰，在一定年限內不得從事專利代理業(yè)務，嚴重者吊銷其專利代理資格。