李寧

現(xiàn)行《審查指南》關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定

在現(xiàn)行《審查指南》中，關(guān)于在先申請和要求本國優(yōu)先權(quán)的在后申請應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：

（1）在先申請應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請，不應(yīng)當(dāng)是外觀設(shè)計(jì)專利申請，也不應(yīng)當(dāng)是分案申請。

（2）在先申請的主題沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖要求過外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)。

（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權(quán)。

（4）要求優(yōu)先權(quán)的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月內(nèi)提出的。

實(shí)際案例

在實(shí)際代理的過程中，筆者遇到如下案件實(shí)例：

申請人的一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在同日申請了發(fā)明和實(shí)用新型，發(fā)明和實(shí)用新型未要求本國和外國優(yōu)先權(quán)，也并非分案申請，并且實(shí)用新型在申請日起不足十二個月即獲得授權(quán)，而同一申請人的在后申請需要要求在先申請的發(fā)明的優(yōu)先權(quán)，并符合時限要求。

疑問

按照《審查指南》關(guān)于要求本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，在后申請是完全符合要求本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許在后申請要求在先申請的發(fā)明的優(yōu)先權(quán)。若是在后申請滿足授權(quán)條件的話，就會出現(xiàn)問題：若在后申請中包含與已授權(quán)的實(shí)用新型專利相同的技術(shù)方案，那么是否可以放棄之前的實(shí)用新型專利而避免重復(fù)授權(quán)的問題？

兩種觀點(diǎn)

針對該問題，筆者通過收集，發(fā)現(xiàn)目前主要存在兩種不同的觀點(diǎn)：

1、由于在后申請的發(fā)明要求了在先申請的發(fā)明的本國優(yōu)先權(quán)，因而在后申請的發(fā)明與在先申請的實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)視為同日申請的發(fā)明和實(shí)用新型，因而按照《審查指南》對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理規(guī)定，應(yīng)當(dāng)允許申請人放棄已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的專利權(quán)。

2、在后申請的發(fā)明雖然要求了在先申請的發(fā)明的本國優(yōu)先權(quán)，但是由于在后申請與在先申請的提交日期不同，因而不能構(gòu)成與在先申請的實(shí)用新型的共同申請，不應(yīng)當(dāng)允許申請人放棄已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的專利權(quán)。

法條解析

針對這兩種觀點(diǎn)，筆者查閱了《審查指南》的相關(guān)內(nèi)容，在《審查指南》第二部分第三章第6小節(jié)中，關(guān)于對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理中有以下規(guī)定：

對一件專利申請和一項(xiàng)專利權(quán)的處理

在對一件專利申請進(jìn)行審查的過程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)通知申請人進(jìn)行修改。

但是，對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利外，還可以通過放棄實(shí)用新型專利避免重復(fù)授權(quán)。

由于在上述案例中，實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)而發(fā)明尚未被授權(quán)，因而屬于一件專利申請和一項(xiàng)專利權(quán)的處理問題。根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，我們可以發(fā)現(xiàn)，能夠在審查過程中放棄實(shí)用新型專利權(quán)來克服重復(fù)授權(quán)問題的，只能是發(fā)明和實(shí)用新型同時申請，而構(gòu)成同時申請必須滿足：同一申請人同日申請，并且同日僅僅指申請日，同時還必須在申請時分別做出說明。很顯然，案例中的情況不能算作同時申請，而應(yīng)當(dāng)屬于《審查指南》中定的第一種情況，在該種情況下尚未授權(quán)的專利只能通過修改來克服重復(fù)授權(quán)的問題，實(shí)用新型的專利權(quán)將無法被放棄。

至此，上述兩種觀點(diǎn)孰對孰錯已經(jīng)有了分曉。

關(guān)于是否允許在先授權(quán)實(shí)用新型放棄的討論

在此基礎(chǔ)上，筆者對于《審查指南》的相關(guān)規(guī)定還提出了一些疑問和討論：

目前在國內(nèi)的代理實(shí)踐中可以發(fā)現(xiàn)，申請人對一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造同時進(jìn)行發(fā)明和實(shí)用新型的申請時，兩個申請文件中所保護(hù)的技術(shù)方案一致的情況占絕大多數(shù)，申請人這樣做的目的無非是想保證一項(xiàng)專利權(quán)的授權(quán)，而并非同時保留兩項(xiàng)專利權(quán)，一旦發(fā)明具有授權(quán)前景，申請人通常會選擇放棄已授權(quán)的實(shí)用新型來獲得發(fā)明的授權(quán)，這一方面符合了專利法九條一款的規(guī)定，另一方面也可減輕申請人專利管理以及專利年費(fèi)等方面的負(fù)擔(dān)，同時也不會給大眾造成任何的不公。

但是一旦涉及到要求本國優(yōu)先權(quán)的問題時，情況就發(fā)生了變化，如上面所列舉的案例中，本來是一個同時申請的案件，但是在后申請的發(fā)明要求在先申請發(fā)明的優(yōu)先權(quán)后，不能構(gòu)成與在先申請的實(shí)用新型的同時申請，只能通過修改申請文件的保護(hù)范圍來獲得在后申請的發(fā)明的授權(quán)。對于申請人而言，其同時具有了兩項(xiàng)專利權(quán)，其中一項(xiàng)為實(shí)用新型專利權(quán)，另一項(xiàng)為發(fā)明專利權(quán)，但是多數(shù)情況下，申請人修改在后申請發(fā)明的權(quán)利要求的保護(hù)范圍是通過增加技術(shù)特征來實(shí)現(xiàn)的，這就使得申請人為了能夠獲得在后申請發(fā)明的授權(quán)而不得不縮小與實(shí)用新型相同權(quán)利要求的保護(hù)范圍，這不僅被動改變了權(quán)利要求的保護(hù)范圍，同時還必須同時管理兩項(xiàng)基本相同的專利，并繳納兩項(xiàng)基本相同的專利的年費(fèi)，增加了申請人的管理和費(fèi)用負(fù)擔(dān)。而申請人所必須做出的這些改變，其前提條件并非是妨害了公眾利益。

筆者認(rèn)為，若在后申請存在與已授權(quán)的實(shí)用新型相同的權(quán)利要求項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)將在后申請的發(fā)明與在先已經(jīng)獲得授權(quán)的實(shí)用新型視作同時申請才更為合理，因?yàn)樵诤笊暾埖陌l(fā)明即使增添了改進(jìn)后的新的技術(shù)方案，但這些新的技術(shù)方案的申請日也是在后申請日，只有與原申請文件中已經(jīng)公開的技術(shù)方案一致的技術(shù)方案其申請日才是在先申請日，而這些技術(shù)方案顯然已經(jīng)在在先申請中記載過，因而并不會對社會公眾的利益造成損害，然而從目前看來，與原申請文件一致的技術(shù)方案卻不能通過放棄已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型的專利權(quán)而獲得授權(quán)，對于申請人而言，未免有失公平。

再者，目前實(shí)用新型通常在半年時間即可做出授權(quán)或駁回決定，而優(yōu)先權(quán)的期限是一年的時間，如果申請人在先申請是共同申請，在現(xiàn)有法律規(guī)定的前提下，必須在實(shí)用新型授權(quán)（半年）之前，同時要求發(fā)明和實(shí)用新型兩項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，才可得到合理的結(jié)果，但是這明顯與法律規(guī)定中的優(yōu)先權(quán)的期限產(chǎn)生了矛盾。

筆者無法對《審查指南》的立法本意進(jìn)行揣測，或許立法者有著更多的考慮，但僅就筆者所分析的內(nèi)容情況而言，規(guī)定對于申請人而言是有失公平的。