劉歆潔，劉冬梅

（1．國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局 材料發(fā)明審查部，北京 100088；2．合肥工業(yè)大學(xué) 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院，合肥 230009）

一、引言

近年來，我國創(chuàng)新政策的日益完善、科技投入的逐年增加、企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，促進(jìn)了技術(shù)交易和成果轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)了全國技術(shù)合同成交金額逐年增長，并成為我國科技進(jìn)步的標(biāo)志性指標(biāo)，近十幾年來更呈現(xiàn)出年均增速15%以上的高增長態(tài)勢（參見下頁圖1，摘自2014全國技術(shù)市場統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告）。

在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)合同中，專利技術(shù)交易居第三位，成交額569．63億元，占15．02%（參見下頁圖2，摘自2014全國技術(shù)市場統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告）。在專利技術(shù)合同中，以發(fā)明專利為主，2013年成交4330項(xiàng)，成交額286．47億元，占專利技術(shù)合同成交額的50．29%。

在以技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)為主要類型的技術(shù)合同中，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同成交額已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)成交額過億，2013年占全國技術(shù)合同成交額的14．51%。

其中，專利實(shí)施許可轉(zhuǎn)讓合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的成交額分別為239．63億元和31．63億元，分別占技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的22．11%和2．9%（參見下頁圖3，摘自2014全國技術(shù)市場統(tǒng)計(jì)年度報(bào)告）。

圖1 2001－2013年全國技術(shù)交易平均成交額情況（單位：億元）

圖2 知識(shí)產(chǎn)權(quán)類別構(gòu)成

圖3 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同類別構(gòu)成

可見，專利許可和專利轉(zhuǎn)讓作為專利交易中的兩種基本形式，在技術(shù)轉(zhuǎn)讓中占了很大的比重，已經(jīng)成為科技成果轉(zhuǎn)讓的重要途徑。對(duì)專利交易中的雙方當(dāng)事人，即轉(zhuǎn)讓方和受讓方來說，如何既能避免法律糾紛，又能獲得相關(guān)技術(shù)的最大保護(hù)以及市場的最大收益，是彼此博弈的焦點(diǎn)。

本文擬從以下幾個(gè)方面剖析專利許可和轉(zhuǎn)讓中值得注意的幾個(gè)關(guān)鍵問題，并提出了相應(yīng)的對(duì)策和建議。

二、轉(zhuǎn)讓和許可中的文字記載并不完全等于實(shí)際享有的權(quán)利范圍

眾所周知，專利的保護(hù)范圍直接決定了專利的實(shí)用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值，是實(shí)現(xiàn)專利保護(hù)、轉(zhuǎn)讓、實(shí)施的價(jià)值基礎(chǔ)。專利法第五十六條第一款規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。因而專利的保護(hù)范圍是以權(quán)利要求書的內(nèi)容為依據(jù)的，轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)以權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為依據(jù)來考慮專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。但在實(shí)踐過程中，卻并不完全嚴(yán)格按照權(quán)利要求書中的文字來確定范圍，侵權(quán)判定中適用的等同原則和禁止反悔原則就說明了這一點(diǎn)。

1．等同原則的理解

等同原則的適用，是為了防止仿冒者對(duì)專利產(chǎn)品做出非實(shí)質(zhì)性的修改，而逃脫出專利權(quán)依據(jù)文義解釋做出的保護(hù)，以達(dá)到規(guī)避專利侵權(quán)的責(zé)任，其實(shí)質(zhì)是“防止侵權(quán)人竊取發(fā)明專利的利益”［1］。

比如“機(jī)芯奏鳴裝置音板成鍵方法及其設(shè)備”專利糾紛案［1］正是這樣的情況。1995年7月1日，原告寧波市東方機(jī)芯總廠（簡稱“機(jī)芯總廠”）獲得了國家專利局授權(quán)的“機(jī)芯奏鳴裝置音板成鍵方法及其設(shè)備”發(fā)明專利權(quán)，專利號(hào)為ZL92102458．4。該發(fā)明專利的獨(dú)立權(quán)利要求是：“一種機(jī)械奏鳴裝置音板成鍵加工設(shè)備，它包括有在平板型金屬盲板上切割出梳狀縫隙的割刀和將被加工的金屬盲板夾持的固定裝置”。被告江陰金陵五金制品有限公司（簡稱“金陵公司”）也具有一種生產(chǎn)機(jī)械奏鳴裝置的設(shè)備，與機(jī)芯總廠的專利技術(shù)相比，缺少“金屬盲板被夾持在開有梳縫的導(dǎo)向板上”的技術(shù)特征，它的盲板沒有被夾持在開有梳縫的與專利技術(shù)中形式結(jié)構(gòu)相同的限位裝置上，而是位于磨輪一側(cè)。原告機(jī)芯總廠以被告金陵公司侵犯其專利權(quán)為由，向人民法院提起訴訟。

最高法院經(jīng)提審認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品中的技術(shù)特征將專利產(chǎn)品中一個(gè)技術(shù)特征分解成兩個(gè)技術(shù)特征并加以替換，看似不同，卻屬于與專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果的等同物，落入了原告專利權(quán)的保護(hù)范圍，構(gòu)成侵犯專利權(quán)，故撤銷了二審法院認(rèn)定不侵權(quán)的民事判決書。

在這個(gè)案例中，法院并沒有通過簡單的技術(shù)特征來對(duì)比確定保護(hù)范圍是否重疊，而是在對(duì)比技術(shù)特征的基礎(chǔ)上還比較了兩者之間的功能和效果。因此，雖然被控侵權(quán)產(chǎn)品不具備專利產(chǎn)品中“導(dǎo)向板”這一技術(shù)特征，但由于被控侵權(quán)產(chǎn)品中起固定盲板和導(dǎo)向作用的兩個(gè)部件等同替代專利產(chǎn)品中導(dǎo)向板的作用，而且與專利產(chǎn)品在效果方面具有相等性，最終仍然落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，構(gòu)成等同侵權(quán)。

2．禁止反悔原則的認(rèn)識(shí)

雖然等同原則的適用將專利權(quán)的保護(hù)范圍擴(kuò)大到了文字記載的范圍之外，但并不意味著所獲得的所有專利都可以擴(kuò)展其保護(hù)范圍。禁止反悔原則就是對(duì)等同原則的一種限制［2］。

禁止反悔原則是誠實(shí)信用原則的體現(xiàn)，其主要之點(diǎn)是專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的解釋必須前后一致，以保證公眾通過閱讀權(quán)利要求以及專利權(quán)人在申請(qǐng)過程中對(duì)權(quán)利要求所做出的修正和意見陳述，可以清醒地了解到專利的保護(hù)范圍［3］。

一個(gè)典型的運(yùn)用“禁止反悔”原則的案例——王永民訴中國東南技術(shù)貿(mào)易總公司（簡稱“東南公司”）侵犯“五筆字型編碼”專利權(quán)糾紛案可以說明這一情況。王永民向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了“優(yōu)化漢字五筆字型編碼法及其鍵盤”發(fā)明專利，獲得授權(quán)。其必要技術(shù)特征為“由220個(gè)字根組成的編碼體系”。之后，起訴東南公司侵權(quán)。被告東南公司抗辯其使用的技術(shù)由199個(gè)字根構(gòu)成，與專利技術(shù)220個(gè)字根構(gòu)成的編碼體系不同，專利的保護(hù)范圍不能擴(kuò)大到199個(gè)字根，并且，王永民在專利審查時(shí)曾明確承諾：“這220個(gè)字根的優(yōu)先及其組合是本項(xiàng)發(fā)明的精華和核心”，故應(yīng)適用“禁止反悔”原則，駁回王碼公司的起訴。北京高院在請(qǐng)示最高院后，認(rèn)定適用“禁止反悔”原則，最終駁回了原告的訴求。

具體來說，由于專利權(quán)人對(duì)其在申請(qǐng)專利過程中，為了獲得專利權(quán)，在與專利局或者專利復(fù)審委員會(huì)之間的往來文件中所做的承諾、認(rèn)可或放棄的內(nèi)容，在后續(xù)的侵權(quán)訴訟中不能反悔，不能做出前后不一致的解釋。因此，既然王永民已經(jīng)在專利審查時(shí)明確承諾其發(fā)明專利的精華和核心就是這220個(gè)字根的優(yōu)先及其組合，那么在后續(xù)程序中就不能再依據(jù)等同原則將由199個(gè)字根組合而成的技術(shù)方案劃在要求保護(hù)的范圍內(nèi)。

三、獲得專利權(quán)并不等于占有市場

專利技術(shù)不是“秘密的技術(shù)”。國家給予專利權(quán)人享有一定時(shí)期內(nèi)專利技術(shù)的專有權(quán)，其交換條件是公開該專利技術(shù)，使公眾能夠了解到該技術(shù)的特點(diǎn)，避免重復(fù)研究，從而促進(jìn)社會(huì)的技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，并將這點(diǎn)體現(xiàn)在專利法第26條第3款中。具體來說，就是說明書應(yīng)當(dāng)清楚地記載所要保護(hù)的技術(shù)方案，詳細(xì)地描述實(shí)現(xiàn)該發(fā)明的實(shí)施方式，完整地公開對(duì)于理解和實(shí)現(xiàn)發(fā)明必不可少的技術(shù)內(nèi)容，達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明的程度。因而，很多受讓人認(rèn)為，只要獲得該項(xiàng)技術(shù)的專利權(quán)就等于掌握了技術(shù)的核心，就等于占有了其技術(shù)市場。其實(shí)不然，專利法第26條第3款所規(guī)定的“充分公開”僅僅是獲取專利權(quán)最基本的條件，并不意味著公開所有相關(guān)的實(shí)施方式，更不意味著必須公開技術(shù)的核心。

實(shí)際上，很多專利權(quán)人基于對(duì)維權(quán)成本和技術(shù)時(shí)效性的考慮，在保證公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)該項(xiàng)技術(shù)的基本功能的前提下，將最核心的技術(shù)內(nèi)容作為商業(yè)秘密保留或者僅將整套技術(shù)中的部分申請(qǐng)專利而將其他部分作為商業(yè)秘密保留。例如，對(duì)于某種產(chǎn)品的制造方法，可能在該制造場所的很多技術(shù)人員經(jīng)過長期工作都能基本了解其基本制造流程和工藝，但其中很多具體步驟的溫度，原料成分和操作要求等信息僅僅是執(zhí)行該步驟的員工才能接觸到的，在這種情況下，該企業(yè)可能就選擇對(duì)產(chǎn)品的基本制造方法進(jìn)行專利保護(hù)，但不在專利中披露實(shí)際生產(chǎn)中的一些溫度、原料成分和操作要求等工藝細(xì)節(jié)，從而將這些工藝細(xì)節(jié)作為商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。又例如，依據(jù)專利技術(shù)可以生產(chǎn)出某個(gè)產(chǎn)品的主件，雖然該主件本身可以單獨(dú)成為產(chǎn)品，但如果不掌握商業(yè)秘密的內(nèi)容，就無法生產(chǎn)出配套產(chǎn)品。對(duì)于以上兩例，公眾即便獲得了該項(xiàng)專利的所有權(quán)或使用權(quán)，如果不能獲知最核心的技術(shù)或者不能獲知全部技術(shù)手段，市場仍然極為有限，甚至毫無市場。

四、為避免重復(fù)授權(quán)的修改帶來的潛在糾紛

禁止重復(fù)授權(quán)原則是專利制度的基本原則，也是維持專利權(quán)穩(wěn)定的重要原則之一?！秾＠ā返诰艞l第一款［4］規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！?/p>

《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十一條第二款［5］規(guī)定“同一申請(qǐng)人在同日（指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理?！?/p>

通常，實(shí)用新型專利權(quán)的取得時(shí)間在前，而申請(qǐng)人只有在符合上述規(guī)定的情況下，才能通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)的方式來獲得發(fā)明專利權(quán)。因而在審查實(shí)踐中，為了克服重復(fù)授權(quán)的缺陷，申請(qǐng)人（專利權(quán)人）通常通過修改發(fā)明專利申請(qǐng)，縮小其保護(hù)范圍，以獲得保護(hù)范圍不同于在先授權(quán)的實(shí)用新型的發(fā)明專利，結(jié)果導(dǎo)致同一申請(qǐng)人（專利權(quán)人）被授予一項(xiàng)保護(hù)范圍大的實(shí)用新型專利和一項(xiàng)保護(hù)范圍小的發(fā)明專利。由于保護(hù)范圍小的發(fā)明專利的技術(shù)方案包含了與實(shí)用新型專利中的全部技術(shù)特征，屬于其從屬專利，繼而可能導(dǎo)致專利權(quán)在轉(zhuǎn)讓和許可中存在如下權(quán)利糾紛：一是轉(zhuǎn)讓人在轉(zhuǎn)讓或許可發(fā)明專利后，以實(shí)用新型專利對(duì)受讓人提起侵權(quán)訴訟；二是專利權(quán)人將實(shí)用新型專利和發(fā)明專利分別轉(zhuǎn)讓或許可給不同的受讓人，因而在不同的受讓人之間產(chǎn)生侵權(quán)訴訟。

五、對(duì)策與建議

1．注意交易信息的完整性

第一，根據(jù)等同原則和禁止反悔原則，專利的實(shí)際保護(hù)范圍是以文字記載確定的范圍、與記載特征相等同的特征確定的范圍以及專利審查和無效階段中申請(qǐng)人所做的限制承諾和部分放棄為共同依據(jù)的，因此，專利交易中不僅要關(guān)注轉(zhuǎn)讓專利的權(quán)利要求的文字記載，還應(yīng)擴(kuò)展到與所記載的特征相等同的特征以及專利的審查和無效過程。專利局可以向社會(huì)公眾提供專利申請(qǐng)文檔中按照規(guī)定可以查閱和復(fù)制的內(nèi)容，如專利申請(qǐng)人依法提交的相關(guān)申請(qǐng)文件、審查程序中專利局依法發(fā)出的各類通知書和決定等。必要時(shí)受讓方可以前往專利局查閱和復(fù)制專利申請(qǐng)文檔中的文件，了解專利申請(qǐng)審批流程的相關(guān)信息，盡可能全面地衡量轉(zhuǎn)讓專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和市場前景。

第二，相當(dāng)一部分法律糾紛源于交易信息的缺失和不對(duì)等，作為弱勢群體的受讓方不應(yīng)完全依賴于轉(zhuǎn)讓方的信息提供，應(yīng)該在專利交易前對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行充分調(diào)研，例如相關(guān)技術(shù)的專利池情況、專利申請(qǐng)的過程信息以及可能存在的技術(shù)改進(jìn)信息和商業(yè)秘密等，對(duì)所要轉(zhuǎn)讓的專利的技術(shù)水平和市場前景進(jìn)行預(yù)估，做到知己知彼，以確定合理的技術(shù)交易價(jià)格，擺脫談判的被動(dòng)局面。

2．提高交易合同的規(guī)范性

專利合同糾紛中的合同文本不規(guī)范是普遍存在的一個(gè)問題，其中合同條款不完備、條款約定不明確，用詞不規(guī)范等現(xiàn)象極其普遍［6，7］。而專利交易是專業(yè)性非常強(qiáng)的業(yè)務(wù)，需要專業(yè)技術(shù)和法律知識(shí)的相結(jié)合，合同條款的不規(guī)范無疑會(huì)給交易的正常履行埋下隱患，勢必會(huì)損害交易雙方的利益。因此，交易雙方要形成適用合同范本的交易習(xí)慣［8］。

由于目前我國的專利交易尚處于不斷完善階段，交易雙方當(dāng)事人可借鑒國外完備的合同條款，將合同履行中的各種問題考慮詳盡，特別是針對(duì)所轉(zhuǎn)讓的專利因后續(xù)無效、強(qiáng)制許可、先用權(quán)等受到的限制、由技術(shù)本身不成熟、門檻低等原因?qū)е氯菀妆惶娲娘L(fēng)險(xiǎn)以及日后可能出現(xiàn)的侵權(quán)訴訟等情況作出更加詳細(xì)的規(guī)定。

同時(shí)，針對(duì)上述可能出現(xiàn)的情況的處理方式也要一并通過合同進(jìn)行約定，明確實(shí)施專利受到限制時(shí)的補(bǔ)償措施，清楚劃分發(fā)生訴訟時(shí)的相關(guān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，最大限度的保證利益最大化和權(quán)利不受侵害。

［1］江 斌．等同侵權(quán)的使用與限制案例研究［D］．上海：上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文，2012．

［2］尹新天．專利權(quán)的保護(hù)（第2版）［M］．北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2005．

［3］程永順，羅李華．專利侵權(quán)判定——中美法條與案例比較分析（第1版）［M］．北京：專利文獻(xiàn)出版社，1998．

［4］國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司．＜專利法＞第三次修改導(dǎo)讀［M］．北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2009．

［5］國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司．＜專利法實(shí)施細(xì)則＞第三次修改導(dǎo)讀［M］．北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2009．

［6］倪 煒．關(guān)于專利交易中法律糾紛［D］．北京：中國政法大學(xué)碩士學(xué)位論文，2010．10．

［7］李 偉，劉宏光．專利權(quán)瑕疵的類型及其法律責(zé)任［J］．法學(xué)雜志，2012，（6）：12－16．

［8］劉遠(yuǎn)山，李少彬，余秀寶．淺談專利實(shí)施許可合同違約責(zé)任［J］．法制與經(jīng)濟(jì)，2011，（3）：18－22．