任甜甜 馬慶 唐勇

（國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南鄭州 450003）

從法律思維的角度看專利申請文件的修改

任甜甜 馬慶 唐勇

（國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南鄭州 450003）

本文從專利申請文件的修改出發(fā)，結合專利實審過程中修改超范圍的問題，闡述了運用法律思維去解決修改是否超范圍問題的方法，并體現(xiàn)出在沒有明確的尺度和規(guī)則去判斷超范圍的情況下，在面對問題時，從多個角度尋找有力的證據(jù)和理由，形成完整的邏輯并得出結論正是運用法律思維解決問題的具體步驟。

修改超范圍；法律思維；授權；確權

在目前的專利審查過程中，由于新穎性、創(chuàng)造性和撰寫缺陷等多方面的原因，對申請文件的修改幾乎貫穿了案件審查的整個過程，甚至成為申請人和審查員博弈的焦點；而且，修改所帶來的問題并不止于專利的授權，修改超范圍作為一個無效理由，在后期的專利確權程序中，其仍然可能成為申請人和第三方展開博弈的焦點，因此，嚴格按照法律程序、審慎的對申請文件進行修改，對專利的審查的客觀、公正以及后續(xù)確權程序中專利權的穩(wěn)定都具有非常重要的意義。

1 專利申請文件的修改

《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”。

如何理解法條中“原說明書和權利要求書記載的范圍”這一項？《專利審查指南》第二部分第八章第5.2節(jié)對專利法中所提到的修改進行了解讀和細化，并提到了原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容[1]。然而，“直接地、毫無疑義地確定”這一過程仍然包含了主觀因素，同一個概念對于不同領域的不同個體，會產(chǎn)生截然不同的理解方式，舉一個簡單的例子，納米鈣在制藥領域，其會“直接”將其理解為納米碳酸鈣，而在化學領域，其會首先將其理解為納米金屬鈣，也就是單質(zhì)鈣，因為納米鈣并沒有對鈣進行其他描述，然而，由于目前的各種簡稱，化學領域?qū){米鈣的理解會進一步擴大范圍，納米碳酸鈣、納米氧化鈣均可以納入納米鈣的寬范疇；類似的，申請人往往會爭辯，認為某一物質(zhì)本領域就是這種名稱，其有唯一的指代，是本領域“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，認為這一修改是不超范圍的，那么這一修改是否超范圍呢？申請人或代理人如何修改和陳述以確保申請文件的修改不超范圍？審查員又如何客觀的領會“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”？在這個大環(huán)境下，專利申請文件的修改是否符合專利法規(guī)定，就涉及到如何運用法律思維去把握修改的“度”。

2 法律思維的解讀

把握修改的“度”，就涉及法律和法律思維。專利審查屬于行政執(zhí)法，要依照專利法進行公平、公正、準確的對申請進行審查，因此，審查員既是一名國家公務工作者，同時也是一位法律工作者，樹立法律思維是依法行政的法律要求，也是審查質(zhì)量的關鍵保障[2]；與此同時，專利申請文件作為一份法律文件，撰寫者也屬于法律工作者，也應當樹立法律思維，合理、審慎的進行申請文件的撰寫和修改。法律思維方式是一種求實的思維方式，它強調(diào)認識任何事務都必須有證據(jù)。但與此同時，法律思維的內(nèi)涵是克服對概念的任意定義，避免對概念的無限定義，但又需要對法律概念語詞進行特定語境下的創(chuàng)造性運用[3]。

重視對專利法立法宗旨的理解是法律思維的首要方面，只有正確把握和理解立法目的，才能保證法律適用的正確方向。我國專利法的立法目的，即專利法第一條是這樣規(guī)定的：“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法”，也就是說，在權衡申請人的利益和大眾利益的過程中，深刻理解專利法的立法宗旨，就可以在具體的專利審查過程中不是機械、僵化地適用具體的法律法條，而是對專利申請文件的內(nèi)涵、現(xiàn)有技術的狀況以及專利權人和社會公眾之間的利益平衡給予更多的考慮，從而在法條適用時更好地實現(xiàn)專利法的立法目的[4]。具體的，法律思維是指導專利審查工作的一種方法論，其引導審查工作緊密圍繞專利法立法宗旨開展，根據(jù)法律的相關規(guī)定，運用法律邏輯去思考、分析、解決和評判專利審查的相關問題[5]。

3 法律思維在判斷修改超范圍中的運用

法律思維的運用在專利法第三十三條關于修改是否超范圍的審查過程中就體現(xiàn)得非常明確。是否能夠正確把握專利法的立法宗旨，決定著審查員在案件審查過程中是否能夠防止在修改比較時拘泥于術語、語句的文字記載和對應性以及判斷僵化的問題。而且，就目前并未對具體情況操作細化、也無法對每種情況進行細化的法律來說，我們更應該本著法律思維的邏輯去思考和解決問題，比如，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1節(jié)中，提到了“申請人僅在下述兩種情形下可對其發(fā)明專利申請文件進行主動修改”，使用“僅”字明確了主動修改的時機，而在具體修改方式中，則記載了“對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改，如果修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受”[1]，這一提到了“應”和“一般”，也就是并非嚴格意義上的不可以，審查員有判斷并選擇的權力，判斷是否能接受的合理性，就是運用法律思維解決問題的過程，而這一過程，將法律思維具體化，就是面對問題去尋找合理的證據(jù)和理由，如果找到了足夠的證據(jù)，或有充分的理由，使得在現(xiàn)有證據(jù)和理由的情況下，這一觀點可以立足，而且另一觀點沒有足夠的證據(jù)和理由將其推翻，那么得出的結論就是依據(jù)法律思維得到的相對正確的結論。

關于修改超范圍的問題，除原始說明書和權利要求書中明確記載的情況外，還會出現(xiàn)很多是否能夠“毫無疑義”確定的情況，這些情況往往難于判定，也需要法律思維去將解決問題的邏輯嚴謹化，讓結論合理化。下面從幾個簡單的例子中對使用法律思維解決問題的過程進行描述：

3.1 由于對專利法的理解和領域的限制，審查員和申請人往往對一個概念的理解會存在差異，比如，經(jīng)驗豐富的代理人和申請人都知道“配方”一詞出現(xiàn)在權利要求主題名稱中，往往會造成不清楚。而造成不清楚的原因，是因為配方一詞，既可以理解為產(chǎn)品，也可以理解為方法，其保護范圍實質(zhì)是完全不同的，這也是任何一個審查員都知曉的。但是也有申請人會認為配方就是指代一種產(chǎn)品，在其所研究的技術領域中，這是一個所屬領域的公眾都知曉和明確的概念，那么在這種情況下，單說這是審查員所清楚的、明確的概念，不足以使申請人信服，那么就應該尋找證據(jù)，來佐證審查員的觀點，經(jīng)過查閱證據(jù)，新華字典中指出“配方”為名詞或動詞，其解釋為：1.根據(jù)處方配置藥品；2.指化學制品、冶金產(chǎn)品等的配置方法，通稱方子。在這一有力的證據(jù)下，判斷“配方”一詞的不清楚就有理有據(jù)了，也正因為此，專利撰寫人在對專利申請文件進行修改的過程中，無論將其修改成產(chǎn)品或方法均是合理的，可以接受的。

因此，法律思維要求審查員在日常的審查工作中，對待問題不僅要知其然，更要知其所以然，運用法律思維方式，尋求最合理的邏輯去解決問題。

3.2 在申請文件中，尤其是中藥或化學領域，常會出現(xiàn)現(xiàn)有技術中并不存在的物質(zhì)，或在已限定的條件下不可能存在的物質(zhì)，例如，申請人進行了如下修改：將原申請文件中的“桅子”修改為“梔子”，并在意見陳述中解釋到：“桅”和“梔”字形相近，打字時沒有仔細看清楚。并且，中藥領域中并不存在“桅子”這樣的藥材，只存在“梔子”。因此，上述修改是改正明顯的打字錯誤。然而，實審審查員并沒有接受這一陳述，認為原始文件中并沒有記載，審查員也無法毫無疑義的確定“桅子”就是“梔子”，認為修改超范圍；案件在復審階段，復審合議組認為，“桅”和“梔”字形相近，在中藥領域中常常出現(xiàn)這樣的誤寫方式，可以認為是常見的打字錯誤[6]。

針對筆誤，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.2節(jié)指出：修改由本領域技術人員能夠識別出的明顯錯誤，即語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是本領域技術人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案[1]。

例如，在化學領域，常會出現(xiàn)產(chǎn)品組合物中出現(xiàn)特殊物質(zhì)的情況，申請人將“丙烯”修改為“聚丙烯”，并陳述是由于筆誤將丙烯聚合物錯寫為丙烯氣體，其不應為氣體，為聚合物才是合理的。初看，申請人的邏輯也是合理的，但是，站在本領域技術人員的角度綜合考慮，對于丙烯的修改有太多可能的情況，其原本想撰寫成“聚丙烯”“丙烯酸”“丙烯酸酯”等均是有可能的情況，而且上述化合物也都不是氣體，因此，即使可以接受其是筆誤，由于沒有唯一的有理有據(jù)的修改方向，也無法認可其修改，導致修改超范圍，案件最終走向駁回。

3.3 基于法律思維的邏輯下，沒有任何一種情況的修改是想當然的，均可以接受的修改，任何修改都要有一個合理的、能立足的邏輯。例如，申請人為了規(guī)范數(shù)據(jù)的記載，將原始記載的實驗數(shù)據(jù)“1.1、2.4”修改為“1.10、2.40”，初看，其數(shù)據(jù)大小并沒有變化，似乎是不超范圍的，但是，從另一個角度思考，實驗數(shù)據(jù)往往會涉及到實驗精度的問題，增加一個小數(shù)位數(shù)，意味著其精度提高了一個數(shù)量級，而這一精度并沒有在原始說明書和權利要求中記載。因此，在沒有其他證據(jù)的情況下，從這個邏輯上分析，認定這一修改是超范圍的，這一結論也是有理有據(jù)、站得住腳的。

4 結語

專利審查是在法律框架下價值取向的體現(xiàn)[7]。專利審查的價值，在于給予申請人和社會大眾一個公平的裁決。如果僅機械的通過原始的記載判斷是否超范圍，就會使得審查僵化，不利于保護申請人的利益，而如果文件的修改實際超范圍但又沒有及時指出，就可能會使申請人得到在申請日之前還沒有獲得的技術內(nèi)容，有損于公眾的利益，而且會破壞專利權的穩(wěn)定性，讓超范圍成為后期專利無效的理由；當然，專利申請文件作為法律文件，在原始文件的撰寫中更加認真仔細也是當下對整個知識產(chǎn)權行業(yè)的要求。如果出現(xiàn)了需要修改的情況，無論是申請人還是審查員，都應當站在本領域技術人員的角度，運用法律思維去修改、去陳述，得到一個合乎雙方利益、使專利權穩(wěn)定存在的結論。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權出版社，2010.

［2］張偉波.對在崗實審員法律思維培養(yǎng)的思考[J].審查業(yè)務通訊：審查實務，2015，21（4）：38-44.

［3］陳金釗.把法律作為修辭——法治時代的思維特征[J].求是學刊，2012，39（3）：74-83.

［4］李新芝.論法律思維及其在專利審查中的運用[J].審查業(yè)務通訊：審查實務，2015，21（3）：30-34.

［5］魏保志.做好專利審查要有法律思維[J].審查業(yè)務通訊：中心話題，2014，20（1）：1-6.

［6］楊婷.從“筆誤”的修改看“超范圍”的判斷[J].審查業(yè)務通訊：學習園地，2011，17（5）：86-90.

［7］任曉蘭.改抑或不改，這是個問題——最高人民法院2011年審結的兩件涉及修改超范圍案件引發(fā)的思考[J].審查業(yè)務通訊：案例專遞，2012，18（3）：17-24.

Study of the Amendment of Patent Document from the Perspective of Legal Thinking

Ren TiantianMa QingTang Yong
(Patent Examination Cooperation Henan Center of the Patent Office,SIPO,Zhengzhou Henan 450003)

Combining with the problems discovered in the process of patent substantive examination,this paper de?scribes the method of solving the problem of amendment beyond the scope of disclosure contained.This paper futher describes specific steps,including looking for evidence of amendment,and drawing a logical conclusion when facing a case with no clear criterion to judge.

beyond the scope of disclosure contained in the initial documents;legal thinking;grant a patent;deter?mine a patent right

D923.42

A

1003-5168（2016）10-0066-03

2016-9-30

任甜甜（1989-），女，碩士，研究實習員，研究方向：高分子領域；馬慶（1988-），碩士，研究實習員，研究方向：高分子領域（等同于第一作者）。