劉曉紅

摘要：近年來，專利侵權(quán)抗辯是討論比較熱的一個(gè)專題，尤其是在我國加入世界貿(mào)易組織后，國外的一些大企業(yè)、跨國公司等向我國提出了大量的專利侵權(quán)訴訟案件，我國企業(yè)在運(yùn)用《專利法》進(jìn)行應(yīng)對(duì)時(shí)，由于存在著很多的缺陷和漏洞，遭受了重大的利益損失。因此，我國應(yīng)加強(qiáng)專利侵權(quán)抗辯途徑的研究，以保護(hù)我國企業(yè)的合法權(quán)益。

關(guān)鍵詞：專利侵權(quán)抗辯；先用權(quán)；自由公知技術(shù)

一、專利侵權(quán)抗辯的概念

所謂專利侵權(quán)行為是指侵犯他人專利權(quán)的行為，即在沒有經(jīng)過專利權(quán)人的許可或有其他法律規(guī)定的情況下，以營利為目的實(shí)施或授權(quán)他人實(shí)施專利權(quán)人的專利的行為?！雹?/p>

專利侵權(quán)抗辯主要指在侵犯專利權(quán)的案件中，專利權(quán)人或利害關(guān)系人提出侵權(quán)之訴，被訴侵權(quán)人提出的使自己免除責(zé)任或減輕責(zé)任的事由。被訴侵權(quán)人基于專利權(quán)人或者其利害關(guān)系人提出的侵權(quán)請(qǐng)求，提出的其侵權(quán)行為不存在或不完全存在的事實(shí)被稱為抗辯事由。

我國《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定，民事侵權(quán)責(zé)任通常采用的幾種抗辯事由為：執(zhí)行職務(wù)、正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)、自助行為、不可抗力和意外事件等②。由于我國專利法中規(guī)定沒有經(jīng)過專利權(quán)人的授權(quán)，即使用其專利的，構(gòu)成侵犯專利權(quán)，所以我國在判定是否存在侵犯專利權(quán)的行為時(shí)，主要依據(jù)的是客觀行為，而不考慮主觀要件，不同于一般的民事侵權(quán)責(zé)任，在提供證據(jù)進(jìn)行侵權(quán)抗辯時(shí)，事由必須具有對(duì)抗性。如果被訴侵權(quán)人僅能證明自己存在主觀過錯(cuò)而不能提供客觀的抗辯事由的，往往不能形成對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求進(jìn)行有效的抗辯。

二、國外立法和國際條約中的專利侵權(quán)抗辯途徑

（一）濫用專利權(quán)抗辯

關(guān)于濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題，TRIPS協(xié)議中第一部分的第七條做出了相關(guān)規(guī)定，即對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，應(yīng)以促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的革新、轉(zhuǎn)讓和傳播為原則，使新技術(shù)的發(fā)明者和使用者都可以受益，從而有利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和創(chuàng)造使用者權(quán)利義務(wù)的平衡。第八條第二款中也規(guī)定，為了限制專利權(quán)人對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有權(quán)的濫用，或者采用不合理的方式限制貿(mào)易及國際技術(shù)的轉(zhuǎn)讓，可以對(duì)專利權(quán)人采取適當(dāng)?shù)卮胧坏门c本協(xié)議規(guī)定的內(nèi)容相抵觸。

TRIPS協(xié)議第二部分第八節(jié)的第四十條做出了“關(guān)于許可協(xié)議中反競(jìng)爭(zhēng)行為的控制”的規(guī)定。其中第一款規(guī)定：“當(dāng)專利權(quán)人的行為阻礙了貿(mào)易的進(jìn)行，或者限制了技術(shù)的轉(zhuǎn)讓和傳播時(shí)，經(jīng)各成員國同意，可以對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可作出某些限制競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定?！钡诙钜?guī)定：“本協(xié)議的規(guī)定并不阻礙各成員國單獨(dú)進(jìn)行立法，在特定情形下可對(duì)某些濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為進(jìn)行限制性規(guī)定。如上所述，各成員國可以在本協(xié)議規(guī)定的基礎(chǔ)上，基于其本國法律和規(guī)章，對(duì)濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為采取適當(dāng)措施，包括規(guī)定獨(dú)占性反授條件、禁止對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有效性提出質(zhì)疑的條件、強(qiáng)迫一攬子許可等?！?/p>

由TRIPS協(xié)議的相關(guān)規(guī)定可以看出，盡管專利權(quán)人對(duì)其專利擁有許可權(quán)，但在行使過程中也需受到一定的限制，即該權(quán)利的行使不能限制貿(mào)易的發(fā)展，也不能阻礙技術(shù)的轉(zhuǎn)讓和傳播等。

（二）先用權(quán)抗辯

根據(jù)專利權(quán)在授予時(shí)是以先發(fā)明為標(biāo)準(zhǔn)，還是以先申請(qǐng)為標(biāo)準(zhǔn)，可以分為先發(fā)明制和先申請(qǐng)制。美國作為一個(gè)十分注重保護(hù)發(fā)明者權(quán)益的國家，其專利法中明確規(guī)定了專利應(yīng)授予先發(fā)明者的制度，即當(dāng)兩個(gè)以上的人就同一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利時(shí)，專利授予先發(fā)明者。由該規(guī)定可知，美國對(duì)發(fā)明在先的權(quán)利人給予保護(hù)，因此就不存在先用權(quán)問題，自然也就沒有先用權(quán)抗辯的說法。

而世界上絕大多數(shù)國家則采用的是先申請(qǐng)制度，故大都對(duì)先用權(quán)抗辯做出了規(guī)定。日本的《專利法》在第七十九條做出了“首先使用的通常實(shí)施權(quán)”的規(guī)定：“因自己發(fā)明而不知有相關(guān)專利存在，或雖從發(fā)明人處獲得而為己所用但不知該發(fā)明需申請(qǐng)專利，則在專利申請(qǐng)時(shí)，日本國內(nèi)已經(jīng)從事該發(fā)明的事業(yè)或者即將從事該發(fā)明的事業(yè)的人，在其已經(jīng)從事或即將從事的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，擁有該相關(guān)專利的通常實(shí)施權(quán)?！钡聡膶＠ū辛说聡▽W(xué)界一貫的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，在專利先用權(quán)方面也做出了十分細(xì)致和完善的規(guī)定。《德國專利法》第十二條第一款規(guī)定：“若在專利申請(qǐng)日前，在德國境內(nèi)已經(jīng)有他人開始實(shí)施該專利申請(qǐng)的內(nèi)容，或已經(jīng)著手準(zhǔn)備實(shí)施該專利申請(qǐng)的內(nèi)容，則專利權(quán)人不得以其已經(jīng)獲得專利權(quán)為由禁止他人使用該專利。該先用人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)在自己或他人的工廠和車間內(nèi)實(shí)施該專利，該先使用權(quán)只能通過繼承方式獲得或由其整體事業(yè)轉(zhuǎn)讓而獲得。如果專利申請(qǐng)人在申請(qǐng)專利之前，雖然將專利的內(nèi)容披露給他人，但保留了申請(qǐng)專利并獲得專利的權(quán)利，則獲得該專利申請(qǐng)內(nèi)容的他人，不能根據(jù)本款第一項(xiàng)的規(guī)定取得該專利的先用權(quán)，在申請(qǐng)人取得專利后，不得以披露發(fā)生后的六個(gè)月內(nèi)采取的措施為由對(duì)抗專利人”。

（三）自由公知技術(shù)抗辯

自由公知技術(shù)抗辯是指在侵犯專利權(quán)的訴訟中，若被訴侵權(quán)人有證據(jù)證明自己實(shí)施的技術(shù)，是專利權(quán)人申請(qǐng)專利日之前就已經(jīng)存在的公知技術(shù)，或與公知技術(shù)相近似的技術(shù)，則被訴侵權(quán)人不構(gòu)成侵權(quán)責(zé)任。③它是被控侵權(quán)人的一種防衛(wèi)手段或方法，在很多國外立法及判例中都有所體現(xiàn)。

關(guān)于這個(gè)問題，德國法學(xué)界的提法稱為“自由技術(shù)水準(zhǔn)抗辯”，“技術(shù)水準(zhǔn)”的內(nèi)容包括專利申請(qǐng)日前的公知技術(shù)和從公知技術(shù)中可以很容易推導(dǎo)或明顯能推導(dǎo)得出的技術(shù)。日本判例中也有關(guān)于該抗辯事由的提法，稱為“自由技術(shù)水準(zhǔn)的抗辯”和“自由技術(shù)抗辯”，而日本的大多數(shù)學(xué)者也同樣在技術(shù)或技術(shù)水準(zhǔn)前冠以“自由”的字樣，更有著名學(xué)者中山信弘先生提出了“公知技術(shù)抗辯”的說法，并強(qiáng)調(diào)“公知技術(shù)抗辯”的提法與德國“自由技術(shù)水準(zhǔn)抗辯”的提法內(nèi)容相同，均是指申請(qǐng)專利日之前存在的公知技術(shù)為范圍，判斷標(biāo)準(zhǔn)仍是該技術(shù)是否滿足專利新穎性的技術(shù)范圍。而我國還未對(duì)自由公知技術(shù)抗辯進(jìn)行規(guī)定，只是在《專利法》第六十二條中規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)的抗辯途徑，為我國完善自由公知技術(shù)抗辯奠定了基礎(chǔ)。

三、我國對(duì)專利侵權(quán)抗辯途徑的啟示

（一）在反壟斷法中具體規(guī)定對(duì)濫用專利權(quán)的處罰制度

在司法實(shí)踐中，由于專利權(quán)人擁有專利的許可權(quán)，他可以利用這一優(yōu)勢(shì)，決定將自己的專利使用權(quán)授予哪一家單位或個(gè)人，同時(shí)專利權(quán)人也可利用自己對(duì)于專利技術(shù)的所有權(quán)優(yōu)勢(shì)，提出一些不合理的條件，從而占據(jù)市場(chǎng)的壟斷性地位，妨礙市場(chǎng)的發(fā)展。另外，專利權(quán)人還可以對(duì)任意專利侵權(quán)人提起訴訟，使一些合理使用專利權(quán)的人蒙受了損失，造成了不必要的資源浪費(fèi)。在我國的法律法規(guī)中，盡管已經(jīng)在《專利法》、《合同法》等立法層面作出了一些關(guān)于專利侵權(quán)抗辯的規(guī)定，但就具體的專利侵權(quán)抗辯的事由和途徑，立法上仍然沒有全面統(tǒng)一的規(guī)定。例如，《專利法》中雖然規(guī)定了哪些情形不認(rèn)定為侵犯專利權(quán)的行為，專利權(quán)無效的情形及專利權(quán)的訴訟時(shí)效等內(nèi)容，但對(duì)該具體內(nèi)容的描述卻采用了模糊詞的方法，不具有實(shí)際操作性。因此，應(yīng)在反壟斷法中做出對(duì)濫用專利權(quán)的具體規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)專利所有權(quán)人濫用專利權(quán)的情形時(shí)，被訴專利侵權(quán)人可以依據(jù)反壟斷法關(guān)于專利侵權(quán)抗辯的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行抗辯，從而維護(hù)自己合法的專利行為。

（二）先用權(quán)抗辯適用的完善

先用權(quán)抗辯制度對(duì)于我國來說是一個(gè)相對(duì)新穎的制度，在我國以往的法律規(guī)定中涉獵較少，對(duì)于該制度的規(guī)定也大多停留在原則的層面上，具有指導(dǎo)意義，卻不具有實(shí)際操作的價(jià)值。因此，為了充分與世界法律制度接軌，使該制度在我國能切實(shí)發(fā)揮應(yīng)有的作用，應(yīng)主要從以下幾個(gè)方面對(duì)該制度進(jìn)行完善：

第一，應(yīng)嚴(yán)格限定先用權(quán)技術(shù)的合法來源。我們可以借鑒美國等大國的規(guī)定，基于保護(hù)創(chuàng)造者合法權(quán)益的初衷，鼓勵(lì)創(chuàng)造者盡早申請(qǐng)專利，并加大對(duì)專利權(quán)的保護(hù)力度，明確先用權(quán)技術(shù)的合法來源標(biāo)準(zhǔn)，避免不符合先用權(quán)使用標(biāo)準(zhǔn)的人享受先用權(quán)，損害專利權(quán)人利益。

第二，應(yīng)明確實(shí)施專利技術(shù)的“原有范圍”。就目前看，我國確定“原有范圍”的標(biāo)準(zhǔn)是以機(jī)器設(shè)備所能達(dá)到的正常產(chǎn)量為準(zhǔn)，但為了更好的界定“原有范圍”的尺度，我國可以借鑒上述美德日等國家關(guān)于先用權(quán)的規(guī)定，允許先用權(quán)人在使用原有技術(shù)的基礎(chǔ)上，合理擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，取得合法利益。

第三，應(yīng)賦予先用權(quán)人銷售、許諾銷售和進(jìn)口專利產(chǎn)品的權(quán)利。從立法的原意上來說，允許制造者享有先用權(quán)，而不應(yīng)包括銷售或其他衍生的權(quán)利。但在實(shí)踐中，只允許先用權(quán)人使用自己制造的產(chǎn)品，而不能進(jìn)行銷售、許諾銷售或進(jìn)口等行為，使自己獲得利益，顯然是不合邏輯的。美國的《專利法》在修改后，明確賦予了先用權(quán)人在銷售、許諾銷售及進(jìn)口專利產(chǎn)品等方面的權(quán)利，為我國關(guān)于該制度的完善提供了借鑒的依據(jù)，我國《專利法》也應(yīng)賦予先用權(quán)人該項(xiàng)權(quán)利。

（三）自由公知技術(shù)抗辯的完善

我國《專利法》并沒有對(duì)自由公知技術(shù)的規(guī)定，只是在第六十二條提到了現(xiàn)有技術(shù)，為我國進(jìn)行自由公知技術(shù)的完善做了前提和基礎(chǔ)。所謂“現(xiàn)有技術(shù)”是指現(xiàn)在所擁有和公開的技術(shù)，包括可自由使用的共有技術(shù)和他人享有合法權(quán)利的共有技術(shù)。而“自由公知技術(shù)”一般僅是指可自由使用的共有技術(shù)，范圍要比現(xiàn)有技術(shù)小。在進(jìn)行自由公知技術(shù)的完善方面，一方面我們要確定其范圍，既包括以印刷的、打字的紙件記載的出版物上記載的共有技術(shù)，也包括采用其它方法制成的各種有形載體上記載的共有技術(shù)，例如采用電、光、照相等方法制成的各種縮微膠片、影片、照相底片、磁帶、唱片、光盤等，還應(yīng)當(dāng)包括在互聯(lián)網(wǎng)上公布的共有技術(shù)④。另一方面，在對(duì)公知技術(shù)的審查方面，我們應(yīng)增加專家輔助人制度。由于對(duì)公知技術(shù)的審查，既涉及到所涉領(lǐng)域普通技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)，又涉及到新穎性的判斷，以及判斷等同的標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)審理專利侵權(quán)糾紛的法官的專業(yè)審判水平提出了較高的要求，在這種情況下，很難實(shí)現(xiàn)對(duì)公知技術(shù)的全面審查，因此增加專家輔助人，可以以專業(yè)的眼光對(duì)所涉專利技術(shù)進(jìn)行判斷，正確的得出所涉侵權(quán)專利是否為自由公知技術(shù)，從而正確的對(duì)案件作出判決。（作者單位：山東大學(xué)）

注解：

①參見黃勤南主編：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法教程》中國政法大學(xué)出版社2003年版，第311頁

②參見王利明：《民法》中國人民大學(xué)出版社，2008年版，第431頁

③參見孟應(yīng)法、馮義高主編，《美國產(chǎn)權(quán)訴訟》，北京人民法院出版社1992年版，第380頁

④《科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì)》，2007 年第 17 卷第 35 期，第28頁

參考文獻(xiàn)：

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