于德華　張　虓

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技術(shù)手段在對比文件中所起的作用在創(chuàng)造性判斷中的考量

于德華張?zhí)?/p>

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心

于德華，碩士，助理研究員，從事專利審查工作；張?zhí)?，碩士，副研究員，從事專利審查和研究工作。

創(chuàng)造性的判斷始終是專利審查中的難點問題。本文從專利審查實踐中的一個案例出發(fā)，針對《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定，提煉出兩個不同的觀點，并給出了自己的建議，對創(chuàng)造性的判斷具有一定的啟發(fā)和指導(dǎo)意義。

結(jié)合一個案例的創(chuàng)造性審查過程，分析了發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征被另一份對比文件中披露，但其在該對比文件中所起的作用未明確記載時，如何考量該對比文件是否存在相關(guān)的技術(shù)啟示。

引言

專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性是發(fā)明專利申請獲得授權(quán)的實質(zhì)性條件之一，也是發(fā)明專利實質(zhì)審查的重點和難點。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定（參見第二部分第四章3.2.1.1），創(chuàng)造性的判斷方法一般分三個步驟進(jìn)行，即通常所稱的“三步法”：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征和其實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是否顯而易見。在第（3）步判斷是否顯而易見時，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。《專利審查指南》例舉了三種情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示，其中第（iii）種情況為：所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

對于上述情況，當(dāng)區(qū)別特征對應(yīng)的技術(shù)手段在另一份對比文件中所起的作用有明確記載時，一般容易判斷該作用是否與區(qū)別特征在發(fā)明中所起的作用是否相同。而很多情況下，雖然區(qū)別特征被另一份對比文件公開，但在該對比文件中未明確記載所起的作用，因此，在判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示時，會引起一些爭議，因此有必要對這種情況進(jìn)行分析和研究，以期對創(chuàng)造性的判斷有所幫助。下面，本文將通過一個實際案例的審查過程，討論上述情況在創(chuàng)造性判斷過程中的考量。

案例介紹—— 一種制備咖啡的倉體

背景技術(shù)：現(xiàn)有的用于咖啡機中制備咖啡的倉體（即咖啡膠囊，參見圖 1），其底部過濾元件上有多個小圓形通孔（8），倉體中裝有細(xì)小的咖啡粉，熱水在咖啡機中被加壓并通過該倉體，與咖啡粉末混合后提取成咖啡飲品。但這種類型的過濾元件，圓形通孔（8）易于堵塞，造成水在倉體內(nèi)的分布受到影響，咖啡粉末不能被濕潤至相同程度，導(dǎo)致咖啡的品質(zhì)降低。 本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種不易被咖啡粉末堵塞的咖啡倉體。采用的技術(shù)方案是將底部過濾元件上的小圓形通孔替換成長槽通孔（即下文權(quán)利要求所述的“入口部段的長度大于入口部段的寬度”，參見圖2）。采用長槽形通孔后，即便在咖啡顆粒嵌入槽中的情況下，由于槽的寬度小于絕大多數(shù)咖啡顆粒，在槽和顆粒之間留下空隙，具有不至于把通孔完全堵死的技術(shù)效果。

權(quán)利要求：一種通過向其中注入液體并使加壓的液體流過容納于制作在倉體（1）內(nèi)的腔體（8）中的粉末狀物質(zhì)（9）來用于制備飲品的倉體，所述倉體（1）包括：….至少一個過濾元件，過濾元件上有多個通孔（12）…，其特征在于，通孔（12）具有入口部段（15），且每個入口部段的長度大于入口部段的寬度。

在審查過程中，審查員引用的最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1），即為本發(fā)明的背景技術(shù)，其公開了具有圓形通孔的咖啡倉體（參見圖1）。引用的對比文件2涉及一種重力提取咖啡的過濾器（并非用于咖啡機中的加壓水），其底部具有長槽形孔（參見圖3，4），而關(guān)于長槽形孔的作用，對比文件2記載的：長槽形孔可以減少流體阻力，打破液體的表面張力、提高毛細(xì)作用。

圖1

圖2

圖3

圖4

經(jīng)特征對比，本發(fā)明的權(quán)利要求與對比文件1的區(qū)別僅在于：通孔（12）具有入口部段（15），且每個入口部段的長度大于入口部段的寬度（即具有長槽形通孔）。 基于上述區(qū)別特征，本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是如何避免過濾元件的堵塞。

而對比文件2的過濾器底部正好也采用了長槽形通孔，可見上述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段。但是對比文件2并沒有記載采用長槽形通孔的作用是防止過濾元件的阻塞。在對比文件2是否能夠給出相關(guān)技術(shù)啟示這一問題上，存在著兩種觀點：

觀點一：對比文件2的咖啡過濾器，使用條件是重力提取飲品，而非加壓提取，其過濾元件采用長槽形通孔的目的是減少阻力，打破液體的表面張力、提高毛細(xì)作用，對比文件2中沒有明確記載長槽形通孔是為了避免過濾元件的堵塞，因此對比文件2公開的內(nèi)容并不會為本領(lǐng)域技術(shù)人員提供動機將對比文件1的圓形孔替換成長槽形孔以解決堵塞的技術(shù)問題。

觀點二：雖然對比文件2中的過濾元件的使用條件是重力提取飲品，所記載的作用是減少阻力，打破液體的表面張力、提高毛細(xì)作用。但這并不妨礙對比文件2中的長槽形孔同時還具有能夠防止阻塞的技術(shù)效果，這是槽形孔本身所具有的性質(zhì)，不以其使用條件不同而改變。即對比文件2采用了具有槽形通孔的過濾元件，該技術(shù)手段在客觀上能夠解決與本申請相同的技術(shù)問題，也能起到與本申請相同的技術(shù)效果，即給出與對比文件1結(jié)合以解決上述技術(shù)問題的啟示。

分析與結(jié)論

通過分析以上兩種觀點可見，觀點一將《專利審查指南》上述第（iii）種情況中規(guī)定的“該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用”理解為對比文件必須“明確記載”有相同的作用。而觀點二認(rèn)為，上述“作用”不局限于“明確記載”，即使對比文件沒有記載相關(guān)作用，但“客觀上能夠起到相同的作用”也能夠給出相關(guān)的技術(shù)啟示。筆者認(rèn)為上述兩種觀點各有利弊，觀點一對于指南的上述規(guī)定的理解過于保守和教條，在考慮對比文件是否給出技術(shù)啟示時，僅考慮對比文件明確記載的內(nèi)容，雖然保持了事實認(rèn)定的客觀性，但容易高估發(fā)明的創(chuàng)造性。而觀點二，雖然對指南上述規(guī)定的理解是合理的，但在實際操作過程中，容易擴大理解對比文件記載的內(nèi)容，容易帶入主觀因素，造成“事后諸葛亮”式的判斷，從而低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

鑒于此，筆者認(rèn)為在面臨《專利審查指南》例舉的第（iii）種情況時，要判斷對比文件是否給出相關(guān)的技術(shù)啟示，既不能局限于對比文件中文字記載的內(nèi)容，也不能隨意擴大對對比文件的理解，應(yīng)具體問題具體分析，綜合考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題，還原發(fā)明的創(chuàng)作過程，并結(jié)合對比文件的發(fā)明創(chuàng)造過程，考慮對比文件是否面臨相同的技術(shù)問題，從而得出現(xiàn)有技術(shù)是否給出相關(guān)技術(shù)啟示的判斷。

DOI：10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.13.049