劉寶俊　鄧湛川

摘 要：在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中，審查員與申請人/代理人之間爭論的往往是創(chuàng)造性的審查意見。本文結(jié)合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創(chuàng)造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應(yīng)對申請人/代理人的常見創(chuàng)造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質(zhì)審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創(chuàng)造性的意見答復(fù)時提供一些有益的啟迪。

關(guān)鍵詞：專利；審查；創(chuàng)造性；爭辯

中圖分類號： G306 文獻標識碼： A 文章編號： 1673-1069（2016）29-86-2

0 引言

專利法第二十二條第三款規(guī)定：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其中創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步[1]。由此可見，創(chuàng)造性是發(fā)明和實用新型被授予專利權(quán)的必要條件之一。相對于新穎性和實用性的判斷，對申請專利的技術(shù)方案進行創(chuàng)造性判斷要求高，操作復(fù)雜，影響判斷過程和結(jié)果的因素多，這決定了對申請專利的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性的審查是專利授權(quán)和確權(quán)中的重點和難點。在創(chuàng)造性爭辯的過程中，主要的溝通方式是書面溝通方式，包括審查意見通知書以及申請人/代理人的意見答復(fù)。在審查員及申請人/代理人的意見存在分歧的情況下，如果審查員未能在通知書中針對爭辯適時有效的表明自己的論點及論據(jù)，則有可能延長審查程序，降低審查質(zhì)量，浪費審查資源和耽擱申請人的時間，如果申請人/代理人未能在意見答復(fù)中適時有效的表明自己的論點及論據(jù)，則有可能延長審查程序，耽擱申請的授權(quán)，還有可能導(dǎo)致申請被駁回。因此，本文結(jié)合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創(chuàng)造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應(yīng)對申請人/代理人的常見創(chuàng)造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質(zhì)審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創(chuàng)造性的意見答復(fù)時提供一些有益的啟迪。

1 創(chuàng)造性意見答復(fù)的常見爭辯情形及審查員處理方法

根據(jù)實際審查經(jīng)驗，將申請人/代理人對創(chuàng)造性審查意見答復(fù)的常見情況歸納為以下六種，如圖1所示。并給出了審查員針對該類爭辯情形的處理方法。

1.1 技術(shù)領(lǐng)域/技術(shù)問題差別

針對該類爭辯情形，審查員應(yīng)當(dāng)從整個申請文件和對比文件公開的技術(shù)方案本身出發(fā)，說明對比文件公開的主題也可以應(yīng)用至本申請的領(lǐng)域，并且從另一方面指出，申請人并沒有對應(yīng)用的特殊領(lǐng)域，提出相應(yīng)的技術(shù)手段或技術(shù)特征。

案例1：申請人強調(diào)本發(fā)明屬于特定的領(lǐng)域，與對比文件的應(yīng)用領(lǐng)域不同。

申請人認為，本申請涉及一種醫(yī)學(xué)圖像的模板匹配方法，技術(shù)領(lǐng)域為醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域，是特定的領(lǐng)域......而對比文件1的圖像匹配方法不能直接應(yīng)用于醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域。

審查員在通知書中指出申請人僅僅強調(diào)了醫(yī)學(xué)圖像的特殊性，而忽視了其使用的技術(shù)方案本身的特征，縱觀整個說明書及權(quán)利要求書的內(nèi)容，其......等技術(shù)手段均和現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)手段完全一致（闡述對比文件公開了實質(zhì)相同技術(shù)方案，解決了相同技術(shù)問題） ......本領(lǐng)域技術(shù)人員知道，對比文件1中的圖像匹配方法完全適合醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的圖像處理，他們本質(zhì)上沒有什么不同。申請人雖然強調(diào)特定的醫(yī)學(xué)圖像技術(shù)領(lǐng)域，卻沒有任何針對醫(yī)學(xué)圖像的特殊性提出屬于申請人自己創(chuàng)造、發(fā)明的技術(shù)手段......申請人的陳述理由顯然是不能成立的。這并不是申請人為了技術(shù)進步特意地創(chuàng)新，本來這個技術(shù)方案就是現(xiàn)有技術(shù)成熟的理論，申請人只是一種引用罷了。相對于現(xiàn)有技術(shù)，本發(fā)明并不存在申請人所聲稱的新的特征、并沒有做出具有實質(zhì)性貢獻的地方，不具備創(chuàng)造性。

1.2 特征未公開/非實質(zhì)相同/存在其他區(qū)別特征

針對該類爭辯情形，審查員爭辯處理方式如圖2所示。首先需要判斷爭辯的特征是否由權(quán)利要求記載的內(nèi)容所體現(xiàn)，如果區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求中未體現(xiàn)，則需要提醒申請人審查的基準是以權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案為準。如果區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求中已經(jīng)體現(xiàn)，若未公開/非實質(zhì)相同/有其他區(qū)別特征，則需要補充檢索新證據(jù)，或加強說理，若無新證據(jù)，也不能充分說理，接受申請人的意見陳述；若實質(zhì)公開或相同，或不構(gòu)成區(qū)別特征，則根據(jù)意見陳述有針對性說理，認真分析對比文件，直接文字公開的說明其出處，需要說理的從本領(lǐng)域技術(shù)人員角度加以分析，必要時提供公知常識證據(jù)。

1.3 發(fā)明產(chǎn)生了意料不到的技術(shù)效果

針對該類爭辯情形，審查員爭辯處理方式如圖3所示。首先需要判斷判斷爭辯的技術(shù)效果是否由權(quán)利要求記載的內(nèi)容所帶來，如果不是，則需要提醒申請人審查的基準是以權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案為準。如果是，則需要判斷申請人宣稱的顯著效果是否由區(qū)別特征所帶來，如果是，審查員應(yīng)從客觀事實出發(fā)，通過補充檢索現(xiàn)有技術(shù)，根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)水平判斷技術(shù)效果是否可以預(yù)期；如果不是申請人宣稱的顯著效果是否由區(qū)別特征所帶來，審查員應(yīng)當(dāng)詳細分析區(qū)別技術(shù)特征，指出實際所帶來的正確的技術(shù)效果并不是申請人所強調(diào)的技術(shù)效果，二是確定申請人所提的顯著效果是由哪些技術(shù)特征所帶來，如果這些技術(shù)特征已經(jīng)被對比文件公開的話，很可能其技術(shù)效果也是對比文件所能達到的技術(shù)效果。

案例2：申請人強調(diào)本發(fā)明產(chǎn)生了意料不到的技術(shù)效果。本申請要求保護的技術(shù)方案和最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比如表1所示。

說明書的實驗數(shù)據(jù)顯示：本發(fā)明的組合物與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的組合物的抗腫瘤效果相比，可預(yù)計差異為6.7%，而實際差異為13.3%，申請人認為本發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果。

補充檢索現(xiàn)有技術(shù)可知：順鉑和奧沙利鉑同屬于金屬鉑類抗腫瘤藥，分別為第一代和第三代品，作用機理類似，奧沙利鉑同樣可以增加A物質(zhì)的抗腫瘤效果，對耐順鉑的腫瘤細胞也有作用，且副作用小于順鉑。

奧沙利鉑替代順鉑屬于技術(shù)的更新?lián)Q代，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)見奧沙利鉑替代順鉑可以獲得更好的效果，有動機選擇效果更好的奧沙利鉑。雖然本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)之間在效果方面存在一定的差異，但由于本發(fā)明技術(shù)方案的可預(yù)見程度較高，僅僅基于該發(fā)明在相同性能上量的明顯提高，因此不能認為該效果屬于超出預(yù)期水平的技術(shù)效果。

1.4 對比文件無結(jié)合啟示

針對該類爭辯情形，審查員應(yīng)當(dāng)把握技術(shù)特征在技術(shù)方案中的作用以及其與其他特征之間的關(guān)系，判斷現(xiàn)有技術(shù)在整體上有無結(jié)合啟示，不能孤立技術(shù)特征，割裂技術(shù)方案，忌將技術(shù)特征簡單拼湊。

案例3：權(quán)利要求1：一種滑動引導(dǎo)裝置，其包括……以及用于從所述油包排出空氣的排氣裝置。

審查員在一通中指出權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別在于包含“從油包排出空氣的排氣裝置”。對比文件2的技術(shù)方案包含了一些通道，這些通道可以讓氣體排出也可以讓油通過進入下一個油包”。因此，上述區(qū)別特征是對比文件2公開的內(nèi)容，并且在對比文件2中所起的作用與其在本發(fā)明中所起的作用相同，都是使空氣排出。結(jié)合對比文件1和2，對于所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，權(quán)1的技術(shù)方案是顯而易見的。本發(fā)明和對比文件2的結(jié)構(gòu)。

實際上，區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明和對比文件2中的作用是不同的，本發(fā)明從油包排出空氣，是為了使得油包能夠充滿潤滑油，而對比文件2是為了向后續(xù)的包“供應(yīng)”工作介質(zhì)（氣體或者液體），因此對比文件2是沒有結(jié)合啟示的。

1.5 質(zhì)疑公知常識

審查指南中規(guī)定：審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。因此針對該類爭辯情形，審查員應(yīng)當(dāng)充分說理或舉證，說理和舉證的常見方式如表2所示。

案例4：權(quán)利要求：

①一種紙漿精磨的方法……

②根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于精磨采用盤磨機。

審查員在一通中指出：權(quán)1相對于對比文件1不具有新穎性；權(quán)2與對比文件1的區(qū)別特征，即采用盤磨機精磨是本領(lǐng)域的公知常識，在權(quán)1不具有新穎性的基礎(chǔ)上，權(quán)2不具有創(chuàng)造性。

申請人答復(fù)：將原權(quán)1和2合并成新的權(quán)1，并稱用盤磨機精磨不是本領(lǐng)域的公知常識。

審查員在二通中補充檢索公知常識的書證，提供國際專利分類表證據(jù)如下

D21D 1/20·· 精磨方法

D21D 1/22·· 錐形精磨機

D21D 1/22·· 球磨機或棒磨機

D21D 1/30·· 盤磨機（圓盤磨）

D21D 1/30·· 錘式磨碎機

1.6 其他爭辯情形

申請人/代理人利用不正確的結(jié)合方式得出和審查員完全相反的結(jié)論。對此，審查員要從三步法出發(fā)，首先，指出申請人的錯誤，并說明錯誤的原因；然后，從正面將正確的結(jié)合方法給申請人解釋清楚，并結(jié)合申請的技術(shù)特征，將結(jié)合啟示詳細闡明；申請人/代理人故意把區(qū)別特征與技術(shù)問題、技術(shù)效果或者區(qū)別特征所起的作用等問題混合起來，使得真正的區(qū)別特征不好辨認。對此，審查員應(yīng)當(dāng)從三步法從發(fā)，正確區(qū)分區(qū)別特征，技術(shù)效果，技術(shù)問題，分析清楚三者之間的關(guān)系，并結(jié)合申請本身、對比文件的技術(shù)特征，將本申請的權(quán)利要求和對比文件之間進行正確的特征對比。

2 總結(jié)

創(chuàng)造性條款是審查員與申請人/代理人爭議較多的條款。在實踐中，雙方經(jīng)常各執(zhí)一詞，也經(jīng)常出現(xiàn)不能有效溝通的情況。本文結(jié)合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創(chuàng)造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應(yīng)對申請人/代理人的常見創(chuàng)造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質(zhì)審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創(chuàng)造性的意見答復(fù)時提供一些有益的啟迪。由于篇幅有限，審查經(jīng)驗亦有限，本文所議話題范圍較為狹窄，觀點也僅是個人見解，目的僅在于拋磚引玉，希望能獲得更多有益的意見。

參 考 文 獻

[1] 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：北京出版社，2010：172-182.