徐方明

對專利復(fù)審程序依職權(quán)審查中“明顯實質(zhì)性缺陷”的范圍探析

徐方明?

依職權(quán)審查原則是復(fù)審請求審查程序的一項基本原則，能避免不合理地延長審批程序，但也容易引起合議組與當(dāng)事人之間的爭議。本文比較了我國與歐洲、美國、日本對這一問題的相關(guān)規(guī)定和做法，并結(jié)合最高人民法院的裁定中對“明顯實質(zhì)性缺陷”的闡述，從含義及操作層面對依職權(quán)審查中“明顯實質(zhì)性缺陷”的范圍進行探討。

復(fù)審依職權(quán)明顯實質(zhì)性缺陷理由

一、引 言

在專利復(fù)審程序中，合議組的審查行為以遵循當(dāng)事人請求為基本原則，以依職權(quán)審查為例外。這也決定了復(fù)審程序的審查范圍，一方面合議組一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查，不承擔(dān)對專利申請全面審查的義務(wù)；另一方面可以依職權(quán)對駁回未提及的明顯實質(zhì)性缺陷進行審查?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）對于“明顯實質(zhì)性缺陷”只是示例性地進行說明，因此對于具體案件依職權(quán)審查的裁量權(quán)，容易引發(fā)當(dāng)事人的爭議。

本文從依職權(quán)審查的法律內(nèi)涵出發(fā)，對比我國《專利審查指南》（2010版）以及國外的相關(guān)規(guī)定，通過對我國最高人民法院對贏創(chuàng)德固賽有限責(zé)任公司訴專利復(fù)審委員會發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛①參見最高人民法院（2014）知行字第2號行政裁定書。一案（以下簡稱“贏創(chuàng)德固賽案”）作出的裁定進行分析，探索依職權(quán)審查適用的基本原則，并結(jié)合我國實際情況在操作層面提出建議，以期對復(fù)審階段的依職權(quán)審查的范圍進行更明確的界定，并對“明顯實質(zhì)性缺陷”的“負面清單”的認定作出初步探索。

二、依職權(quán)審查的法律內(nèi)涵

《專利法》第41條規(guī)定，專利申請人對國務(wù)院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知書之日起3個月內(nèi)，向?qū)＠麖?fù)審委員會請求復(fù)審。即復(fù)審程序是申請人對駁回決定不服而啟動的，“提供救濟”是復(fù)審程序的首要屬性?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）規(guī)定:“在復(fù)審程序中，合議組一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查?！雹趨⒁姟秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第四部分第二章第1節(jié)。

依職權(quán)審查即是以異于駁回決定的新理由或新證據(jù)對案件的事實進行審查。“理由”有狹義和廣義之分，狹義的“理由”指的是申請可能被駁回的《專利法》和《專利法實施細則》的相關(guān)法條依據(jù)，廣義的“理由”則是為得出審查結(jié)論所依據(jù)的事實和法律的論證推理。專利審查是涉及專業(yè)技術(shù)、法律知識的綜合思維過程，因此前述“新理由”也應(yīng)該按照其廣義含義進行理解。復(fù)審請求人在復(fù)審程序中的修改、陳述、舉證等行為往往導(dǎo)致案件的事實發(fā)生變化，事實的改變使得復(fù)審審查的不再是針對原事實的駁回決定，因此引入依職權(quán)審查有其合理性和必要性，通過引入新理由或證據(jù)，能避免不合理地延長審批程序，更好地實現(xiàn)申請人和社會公眾的利益平衡。

《專利審查指南》（2010版）中根據(jù)“已告知”和“未告知”而具體列明了兩種依職權(quán)審查的情形:（1）足以用在駁回決定作出前已告知申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷；（2）駁回決定未指出的明顯實質(zhì)性缺陷或者與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。③參見《專利審查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1節(jié)。但這種示例性的說明方式很難真正限定“依職權(quán)審查”的范圍邊界，因為“明顯實質(zhì)性缺陷”是一個沒有進行定義的術(shù)語，復(fù)審程序中過度引用這種“明顯實質(zhì)性缺陷”容易造成申請人的利益損害。

三、國外的相關(guān)規(guī)定

世界主要國家/地區(qū)的專利局均在復(fù)審程序中引入了依職權(quán)審查，但適用程度和審查原則各有不同。

歐洲專利局設(shè)立技術(shù)申訴委員會審理申請人對駁回決定的復(fù)審請求。技術(shù)申訴委員會的審查范圍其主要依據(jù)是擴大申訴委員會在判決G10/93中所創(chuàng)立的，其認為:一方面，單方當(dāng)事人復(fù)審程序?qū)儆谑跈?quán)前程序，其也有保證專利符合授權(quán)條件的屬性，因此申訴委員會可以依職權(quán)審查，既不限于審查駁回決定的理由，也不限于審查決定所依據(jù)的事實和證據(jù)，而可以包括新的理由。另一方面，技術(shù)申訴委員會并不承擔(dān)對申請進行全面審查的義務(wù)，而應(yīng)首要關(guān)注駁回決定的爭議之處。當(dāng)有理由認為申請不滿足某授權(quán)要求時，技術(shù)申訴委員會可以引入復(fù)審程序中，也可以通過指引的方式返回至審查部門繼續(xù)審查。需要考慮的因素主要有:是否需要進行深入調(diào)查，是否存在違反程序，是否就爭議決定而言事實已經(jīng)顯著發(fā)生改變，申請人對“審級損失”的立場，依職權(quán)是否顯著加快審查進程等。

從審判判例來看，依職權(quán)的方式主要有:（1）增加或變更理由:在T731/05案中，審查部門“一通”意見是不具備單一性、新穎性，“中通”意見是修改超范圍、不清楚、不具備單一性，最終以修改超范圍、權(quán)利要求不清楚進行駁回，技術(shù)申訴委員會在口頭審理通知書的隨附意見中指出存在不清楚、超范圍的缺陷，還指出公開不充分缺陷，同時依職權(quán)引入期刊文獻，指出創(chuàng)造性缺陷；（2）增加或變更證據(jù):在 T1344/09案中，審查部門以不具備創(chuàng)造性駁回申請，復(fù)審程序中技術(shù)申訴委員會依職權(quán)引入美國同族申請審查過程中引用的對比文件，并作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評述創(chuàng)造性而維持駁回決定。

從上述案例可以看出，一方面，歐洲專利局技術(shù)申訴委員會的依職權(quán)范圍很廣，體現(xiàn)了程序經(jīng)濟的原則；另一方面，如駁回決定違反程序聽證，或者申請人通過修改文本使得爭議焦點實質(zhì)變更而需要進一步檢索或調(diào)查時，技術(shù)申訴委員會則一般將案件返回原審查部門繼續(xù)進行審查（例如判例T0234/93、T1085/08、T1065/99）。

在美國的復(fù)審程序設(shè)計中，審判和上訴委員會的主要目標(biāo)是對原審查部門作出的不利于申請人的決定進行復(fù)審，而不是作出其獨立的審查意見。同時審判和上訴委員會有權(quán)行使自由裁量權(quán)引入駁回決定中未出現(xiàn)的新理由（甚至對駁回決定中未反對的權(quán)利要求進行駁回），但這種新的駁回理由不能被認為是司法審查的最終決定。當(dāng)審判和上訴委員會作出這種非最終決定時，當(dāng)事人在2個月期限內(nèi)有兩種選擇:（1）接受審判和上訴委員會的意見，提交合適的修改權(quán)利要求或新的證據(jù)或者同時提交修改文本和證據(jù)，在此情況下申請回到原審查部門繼續(xù)審查；（2）請求再審，即繼續(xù)提交爭辯意見，請求審判和上訴委員會針對新的理由以及原審查部門的駁回理由重新審查。如果在規(guī)定期限內(nèi)沒有進行上述選擇，則復(fù)審程序終止，當(dāng)事人可尋求司法救濟。④MPEP 1213.02 “New Grounds of Rejection by Board”.

美國的做法主要是通過制度設(shè)計充分保障申請人的程序權(quán)利，在前置意見、復(fù)審程序中均可引入新的駁回理由，但同時申請人獲得選擇重新審查或繼續(xù)復(fù)審的權(quán)利。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為:審判和上訴委員會是否引入新的駁回理由是一個法律問題，判斷駁回理由是否“新”的標(biāo)準(zhǔn)是申請人是否給予對于上述駁回理由的充分的回應(yīng)機會。同時，依賴于之前沒有提出的事實或推理作出駁回決定，即使使用的現(xiàn)有技術(shù)或引用法條沒有改變，也將構(gòu)成“新的理由”。⑤In re Leithem，661 F.3d 1316，1319 （Fed. Cir.2011）.

根據(jù)《日本專利法》第158條，日本復(fù)審程序采用的是延續(xù)審批原則，審判合議組對復(fù)審案件進行全面審查，其目的是認定申請人最后提交的補正文件是否符合授予專利權(quán)條件，如果符合則可以授權(quán)，否則維持駁回決定。其審查內(nèi)容也不局限于駁回決定以及實質(zhì)審查程序中審查的理由和證據(jù)，可以引入新的對比文件和新的拒絕理由。在這種復(fù)審程序下，除了少數(shù)案子由于明顯程序違法或者前審對實體問題沒有進行實質(zhì)審查需要發(fā)回重審?fù)?，大多?shù)案子都在復(fù)審程序中結(jié)案。根據(jù)《日本專利法》第159條，對于不服駁回決定的請求，合議組可以引入與駁回決定不同的拒絕理由，但必須給予請求人就該拒絕理由進行意見陳述的機會。對于違反上述規(guī)定沒有給予申請人就新理由聽證的機會，則法院可依據(jù)違法程序而撤銷復(fù)審決定。

通過比較可以看出，歐、美、日的復(fù)審程序至少在依職權(quán)引入新的證據(jù)方面較我國具有更大的自由裁量權(quán)。在我國，復(fù)審程序引入中新證據(jù)一般僅限于技術(shù)手冊、教科書等公知常識性證據(jù)，審查實踐中很少依職權(quán)引入專利形式的現(xiàn)有技術(shù)。對于引入新的駁回理由方面，各國也沒有具體法條限制，但均不同程度地給予請求人程序救濟，例如美國規(guī)定在審判和上訴委員會依職權(quán)引入新理由時，應(yīng)給予請求人一項選擇權(quán)利，可以通過修改返回原審查部門重新審查或不進行修改而請求繼續(xù)復(fù)審。歐洲專利局技術(shù)申訴委員會在考慮是否依職權(quán)引入新的理由時需要考慮是否存在違反程序情形，是否就爭議決定而言事實已經(jīng)顯著發(fā)生改變，申請人對“審級損失”的立場等涉及程序權(quán)利的要素考慮。相關(guān)規(guī)定和做法是值得我國參考、借鑒的。

四、“明顯實質(zhì)性缺陷”的認定

《專利審查指南》（2010版）的不同章節(jié)對于“明顯實質(zhì)性缺陷”做了不同規(guī)定。

在“發(fā)明專利的初步審查”部分⑥參見《專利審查指南》（2010版）第一部分第一章第1節(jié)。，規(guī)定了:

（2）申請文件的明顯實質(zhì)性缺陷審查，包括專利申請是否明顯屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款的規(guī)定，是否明顯不符合專利法第二條第二款、第二十六條第五款、第三十一條第一款、第三十三條或者專利法實施細則第十七條、第十九條的規(guī)定。

在“實用新型專利申請的初步審查”部分⑦參見《專利審查指南》（2010版）第一部分第二章第1節(jié)。，規(guī)定了:

（2）申請文件的明顯實質(zhì)性缺陷審查，包括專利申請是否明顯屬于專利法第五條、第二十五條規(guī)定的情形，是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款的規(guī)定，是否明顯不符合專利法第二條第三款、第二十二條第二款或第四款、第二十六條第三款或第四款、第三十一條第一款、第三十三條或?qū)＠▽嵤┘殑t第十七條至第二十二條、第四十三條第一款的規(guī)定，是否依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)。

在“實質(zhì)審查程序”部分，由于一般采用全面審查原則⑧參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.7節(jié)。，并沒有對“明顯實質(zhì)性缺陷”進行界定，只是將《專利法實施細則》第53條所列情形列為“實質(zhì)性缺陷”。

在“復(fù)審請求的審查”部分，對于“明顯實質(zhì)性缺陷”也沒有給予具體法條說明，只給出了一個參考示例:

例如，駁回決定指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，經(jīng)審查認定該權(quán)利要求請求保護的明顯是永動機時，合議組應(yīng)當(dāng)以該權(quán)利要求不符合專利法第二十二條第四款的規(guī)定為由作出維持駁回決定的復(fù)審決定。⑨參見《專利審查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1節(jié)。

最高人民法院在贏創(chuàng)德固賽案中認為:《專利審查指南》（2010版）所列舉的初審階段“明顯實質(zhì)性缺陷”在實質(zhì)審查以及復(fù)審與無效請求的審查階段也屬于“明顯實質(zhì)性缺陷”。在復(fù)審階段的“明顯實質(zhì)性缺陷”，應(yīng)當(dāng)依照《專利審查指南》（2010版）在初步審查部分列舉情形的性質(zhì)，根據(jù)個案的具體情形判斷；對于上述“性質(zhì)”，法院認為其屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員無須深入調(diào)查證實或無須技術(shù)比對即可判定的情形。同時對于該案的爭議焦點“創(chuàng)造性”而言，最高人民法院認為:評價創(chuàng)造性時，不僅要考慮發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明創(chuàng)造所屬的技術(shù)領(lǐng)域以及所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，不宜將《專利審查指南》（2010版）列明的“明顯實質(zhì)性缺陷”擴大解釋到創(chuàng)造性。

可以看出，在不同的審查階段，以及對于不同類型的專利申請，“明顯實質(zhì)性缺陷”的含義不盡一致，這是由相應(yīng)的審查屬性以及審查人員的水平所決定的。同時，根據(jù)本文第二部分、第三部分的分析，“明顯實質(zhì)性缺陷”作為可駁回的理由，不是指某駁回條款本身是否屬于明顯缺陷，而是基于案件的具體事實、證據(jù)判斷申請的某些缺陷是否屬于“明顯”的缺陷。

對于發(fā)明專利，是否滿足授權(quán)條件在實質(zhì)審查中得到處理，因此初步審查原則上并不審查實質(zhì)問題，將“明顯”的性質(zhì)界定為“無須深入調(diào)查證實或無須技術(shù)比對”有其合理性。對于實用新型，其不經(jīng)過實質(zhì)審查階段而直接獲得授權(quán)。為了在后續(xù)侵權(quán)訴訟階段對權(quán)利要求保護范圍的界定準(zhǔn)確，審查員有必要對申請是否充分公開、權(quán)利要求是否清楚進行審查?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）同時將明顯不具備新穎性作為“明顯實質(zhì)性缺陷”的一種，這是基于平衡社會公眾的利益考量，如果不需要復(fù)雜檢索就能獲得影響新穎性的現(xiàn)有技術(shù)，將極大節(jié)省后續(xù)行政資源。而對于新穎性審查，技術(shù)比對是必須的程序。

復(fù)審程序作為發(fā)明專利實質(zhì)審查的延續(xù)，合議組需要解決原審查部門與請求人之間的爭議，更有義務(wù)在全面、深入了解案件的事實、卷內(nèi)證據(jù)、本領(lǐng)域的公知常識的基礎(chǔ)上，就申請的授權(quán)前景作出獨立判斷。如果駁回決定涉及新穎性或創(chuàng)造性，也必然涉及技術(shù)的比對。因此，最高人民法院在贏創(chuàng)德固賽案裁定中的“依照初步審查部分列舉情形的性質(zhì)”應(yīng)用在涉及存在新穎性、創(chuàng)造性爭議的復(fù)審程序中，應(yīng)當(dāng)是“無須深入調(diào)查證實”而沒有“無須技術(shù)比對”的限制；同理，裁定中的“不宜將《專利審查指南》（2010版）列明的‘明顯實質(zhì)性缺陷’擴大解釋到創(chuàng)造性”也只是表明初審階段的“明顯實質(zhì)性缺陷”不包括創(chuàng)造性，但并不表明復(fù)審程序的“明顯實質(zhì)性缺陷”也必然排除創(chuàng)造性。同時，在“無須技術(shù)比對”即可判斷申請存在公開不充分、不具備實用性等缺陷的情況下，合議組也可以依職權(quán)進行引入。

綜上，筆者認為，復(fù)審程序中的“明顯實質(zhì)性缺陷”并不是指具體駁回法律條款，而應(yīng)根據(jù)個案的具體情形判斷，其至少包括三種情形:（1）導(dǎo)致專利申請完全喪失授權(quán)前景的重大缺陷?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）列舉的“明顯是永動機”即是此種類型。（2）為了解決爭議而無法回避的缺陷，例如在實質(zhì)審查過程中，申請人的修改超范圍，實質(zhì)審查部門以不具備創(chuàng)造性駁回。如果合議組不引入修改超范圍的審查，則可能對區(qū)別特征的認定以及是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論產(chǎn)生影響。如果案件被直接撤回，前審部門可能以超范圍的文本授予專利權(quán)，這必然影響專利權(quán)的穩(wěn)定性。（3）無須深入調(diào)查即可獲得與駁回決定涉及的事實、證據(jù)相關(guān)聯(lián)的缺陷，其實質(zhì)仍是解決在先審級與請求人之間的爭議。例如，實質(zhì)審查部門以不具備創(chuàng)造性駁回申請，而合議組在了解引用證據(jù)后發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求實質(zhì)上缺乏新穎性。依職權(quán)引入能使請求人更為清楚地認識到專利申請存在的問題，利于真正解決在先審級與復(fù)審請求之間的爭議?；蛘邔嵸|(zhì)審查部門以不具備新穎性進行駁回，合議組無須深入調(diào)查能夠確認復(fù)審階段增加的技術(shù)特征屬于公知常識，也可以以依職權(quán)指出修改后的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的缺陷。

五、“明顯”的限制

依職權(quán)引入“明顯實質(zhì)性缺陷”體現(xiàn)了一種程序經(jīng)濟原則，但同時需要充分考慮當(dāng)事人的合法權(quán)益，因此其適用必然要受到一些限制。事實上，這種概念的引入過程即體現(xiàn)了《審查指南》修訂者們縮小復(fù)審審查范圍的用意。“明顯實質(zhì)性缺陷”是在《審查指南》（2006版）中首次出現(xiàn)，取代了《審查指南》（2001版）中6個審查順序所列出的具體內(nèi)容。但遺憾的是，《審查指南》中并沒有明晰其含義，這容易導(dǎo)致審查人員的理解、執(zhí)行不一致，也容易造成當(dāng)事人和合議組的爭議。

筆者認為，“明顯實質(zhì)性缺陷”的“明顯”在程序和實體上都構(gòu)成對“實質(zhì)性缺陷”的應(yīng)用限制。

首先，區(qū)別于《專利審查指南》（2010版）列明的第一種情形:“足以用在駁回決定作出前已告知申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷”“明顯實質(zhì)性缺陷”在在先審級階段并未告知過申請人，因此引入這種新的理由或證據(jù)必然會造成申請人的審級損失。雖然自《審查指南》（2006版）起，刪除了以“避免審級損失”和“程序經(jīng)濟”兩項原則來確定合議組依職權(quán)審查范圍的規(guī)定，但在考慮是否引入“明顯實質(zhì)性缺陷”時仍然需要考慮到申請人的程序權(quán)利是否得到合理保障。對于涉及事實較為復(fù)雜的案件，尤其要給予必要的審級和聽證機會。《專利審查指南》（2010版）中同時將“依職權(quán)審查原則”和“聽證原則”列為復(fù)審程序的審查原則，而聽證權(quán)利不僅在于給予請求人陳述意見的機會，還在于給予請求人充分時間、機會熟悉新的理由涉及的事實、證據(jù)，同時還在于合議組要針對請求人的陳述意見而給予充分考慮和回復(fù)。如果引入新的證據(jù)或理由，但又不給予請求人充分表達意見的機會，實際上有悖于聽證原則。

其次，從《審查指南》的修訂歷史來看，體現(xiàn)了對于實質(zhì)審查與復(fù)審審查各自程序的定位和責(zé)權(quán)分工方面的變化，意在適當(dāng)減少或削弱復(fù)審的審查功能，逐步增強或加強其裁判作用，更多地側(cè)重復(fù)審程序的救濟屬性。⑩祁建偉.復(fù)審程序的歷史演變［J］.審查業(yè)務(wù)通訊，2015（7）.具體到復(fù)審審查上，是否存在實質(zhì)性缺陷，是建立在了解事實基礎(chǔ)上的法律運用的綜合裁量過程。而復(fù)審合議組對于案件事實的掌握除了閱讀專利申請文件外，很大程度上取決于在先審級對現(xiàn)有技術(shù)的檢索是否充分完備，因此當(dāng)相對于駁回決定涉及的事實或法律問題發(fā)生了顯著變化時，合議組只有借助于重新檢索等調(diào)查手段才可能得出公平的結(jié)論，這已經(jīng)脫離了“明顯”的范疇；加之我國給予請求人的答辯期限為1個月，較于實質(zhì)審查2個月的答復(fù)期限，其程序權(quán)利已有所損失。這種情況下引入新的理由，勢必與復(fù)審程序的救濟屬性相背離。

綜合以上兩點，對于撤回至原審查部門并不必然導(dǎo)致程序振蕩，在同時引入新的理由需要深入調(diào)查的情況下，要慎重將這種新的理由納入“明顯實質(zhì)性缺陷”的范疇。

六、對贏創(chuàng)德固賽案的分析

最后，筆者從創(chuàng)造性角度談一點自己的看法和操作層面的建議，創(chuàng)造性是贏創(chuàng)德固賽案的爭議所在。

贏創(chuàng)德固賽案的申請包括30項權(quán)利要求。實質(zhì)審查部門在“第一次審查意見通知書”中指出權(quán)利要求1～11相對于對比文件1不具備新穎性，權(quán)利要求14缺少必要技術(shù)特征，同時得不到說明書支持。針對“第一次審查意見通知書”，申請人提交了修改后的權(quán)利要求1～31項。實質(zhì)審查部門在第二次審查意見通知書中指出修改后的權(quán)利要求1～31超出了原始提交的說明書和權(quán)利要求書所記載的范圍。針對第二次審查意見通知書，申請人僅修改權(quán)利要求26～27項。至此，審查員以修改超范圍發(fā)出駁回決定。申請人提出復(fù)審請求時刪除了駁回決定所針對的第一組權(quán)利要求，并修改了權(quán)利要求的主題名稱。原審查部門在前置審查意見書中堅持駁回決定。專利復(fù)審委員會合議組認為駁回決定認為的修改超范圍缺陷不成立，但認為部分權(quán)利要求相對于對比文件1不具備創(chuàng)造性，向申請人發(fā)出的復(fù)審?fù)ㄖ獣兄赋龃嬖趧?chuàng)造性缺陷。申請人沒有修改權(quán)利要求，陳述了具備創(chuàng)造性的理由，合議組發(fā)出維持駁回決定。專利申請人在行政訴訟階段提出:專利復(fù)審委員會在作出復(fù)審決定時變更了駁回決定的理由，不符合《專利審查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1節(jié)的規(guī)定。

首先，最高人民法院認為不宜將《專利審查指南》（2010版）列明的“明顯實質(zhì)性缺陷”擴大解釋到創(chuàng)造性，其認為發(fā)明初審部分的“明顯實質(zhì)性缺陷”不包括創(chuàng)造性。筆者認為不能就此認為復(fù)審程序中“明顯實質(zhì)性缺陷”一定排除創(chuàng)造性缺陷，而應(yīng)根據(jù)個案的具體情形判斷，此點也被北京市高級人民法院于2016年5月發(fā)布的《關(guān)于專利復(fù)審行政訴訟案件若干問題的解答（征求意見稿）》中單獨作為一條納入可依職權(quán)引入的缺陷，同時其規(guī)定專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)舉證證明或者作出充分、合理的說明。例如，“一通”引用對比文件1評述了新穎性，最終駁回決定認為權(quán)利要求相對于“二通”引入的對比文件2不具備新穎性，復(fù)審程序中請求人修改了權(quán)利要求，合議組認為雖然修改后的權(quán)利要求相對于對比文件2具備新穎性和創(chuàng)造性，但認為在無需深入調(diào)查情形下，相對于“一通”引入的對比文件1不具備創(chuàng)造性，此時引入創(chuàng)造性將更利于發(fā)揮復(fù)審程序的屬性，否則如果合議組任由該缺陷存在而直接將申請撤回至原審查部門，其可能會直接進行授權(quán)處理，申請人獲得的權(quán)利也將是不穩(wěn)定的。

其次，最高人民法院裁定書中在未就申請的技術(shù)內(nèi)容進行討論的情況下直接裁定涉案申請的創(chuàng)造性評價不屬于“明顯實質(zhì)性缺陷”。這表明法院在保障申請人的程序權(quán)利方面給予了充分的尊重。事實上，在復(fù)審程序上，相比于國外的規(guī)定，我國給予申請人在復(fù)審階段的聽證權(quán)利相對有限。美國審判和上訴委員會引入新理由時，給予請求人的答復(fù)期限為2個月，同時給予其選擇權(quán)利，通過修改而回到原審查部門繼續(xù)審查，或者請求再審以求將爭議在復(fù)審階段解決。歐洲技術(shù)申訴委員會在引入新理由或新證據(jù)時，通常給予請求人4個月的答復(fù)期限，同時會給予“審級損失”必要的考量。日本的復(fù)審程序雖然進行的是全面審查，其給予請求人的答復(fù)期限也參照實審程序，即國內(nèi)申請人為2個月，國外申請人為3個月。而我國給予請求人的答辯期限為1個月，很難保障在事實發(fā)生變化時引入新的理由給予請求人充分的聽證機會。

基于上述觀察，筆者建議在復(fù)審合議組基于事實、程序綜合考量而引入“明顯實質(zhì)性缺陷”時，可以考慮在復(fù)審?fù)ㄖ獣袑懨饕缆殭?quán)審查的理由，以給予申請人對此陳述意見的機會，或者延長給予申請人答復(fù)的期限；在合議組決定不引入上述“明顯實質(zhì)性缺陷”而是撤回至前審部門繼續(xù)審查時，設(shè)置類似于前置審查的程序或者直接在復(fù)審決定中具體指出申請可能還存在的實質(zhì)性缺陷，以對前審的進一步審查給予指導(dǎo)性意見，實現(xiàn)救濟屬性的同時完成延續(xù)審批的職責(zé)。

七、小 結(jié)

復(fù)審程序中進行依職權(quán)審查可以提高行政資源的有效利用，減少案件在前后審之間的程序振蕩。由于《專利審查指南》（2010版）并未就合議組引入新的理由的條件或考慮因素進行說明，依職權(quán)審查尺度的把握容易引起爭議。綜合本文分析，筆者認為，復(fù)審合議組在依職權(quán)引入新的理由，尤其是未告知過申請人的“明顯實質(zhì)性缺陷”時，相應(yīng)地應(yīng)當(dāng)給予申請人就引入新理由本身以及新理由涉及的事實、證據(jù)、法律進行充分答復(fù)的機會，以保障申請人的程序權(quán)利。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。