胡銳先

摘要：在電通信技術(shù)領(lǐng)域，一些發(fā)明專利因為說明書公開不充分的缺陷在實審階段被駁回，而在提起復(fù)審后，少部分案件通過舉證或說理的方式復(fù)審成功，文章認為這種舉證或說理的方式可以在更早的實審階段和說明書撰寫階段得到借鑒，但對于本領(lǐng)域越來越多的原創(chuàng)性發(fā)明，由于在說明書中使用了自定義術(shù)語或引用了較新的技術(shù)術(shù)語，文章建議要在說明書中詳細記載自定義術(shù)語的詳細含義說明或通過初步檢索保證其引用的技術(shù)術(shù)語足夠公知，以盡早避免在說明書中存在公開不充分的缺陷。

關(guān)鍵詞：實審；復(fù)審；公開不充分；舉證；自定義術(shù)語

一、引言

電通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新活動非?；钴S的領(lǐng)域，發(fā)明專利申請量大，涉及的創(chuàng)新企業(yè)眾多，許多企業(yè)均擁有自己的創(chuàng)新技術(shù)，但筆者發(fā)現(xiàn)，個別企業(yè)根據(jù)自己的創(chuàng)新技術(shù)撰寫的發(fā)明專利并不能得到授權(quán)，其中的原因之一為：申請人在撰寫的發(fā)明申請的說明書中并未對發(fā)明作出清楚、完整的說明，導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)該發(fā)明。因為該發(fā)明的說明書對技術(shù)方案的公開不充分，而申請人也不能通過舉證的方式或充分說理的方式論證說明其在權(quán)利要求書中要求保護的技術(shù)方案在該說明書中已得到了充分的公開，從而導(dǎo)致該發(fā)明申請最終得不到授權(quán)和保護。如何盡早克服因為說明書公開不充分而得不到授權(quán)的這一問題應(yīng)該引起企業(yè)的重視。

二、復(fù)審現(xiàn)狀

說明書應(yīng)充分公開是專利法第26條第3款的要求，該條款屬于我國發(fā)明專利申請的駁回條款，判斷是否充分公開的標準是以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明為準，無法實現(xiàn)的情形在《專利審查指南》中概括為了五類情形。審查員在實質(zhì)審查階段若因為發(fā)明存在公開不充分的缺陷而駁回了申請，申請人若對該駁回不服則可以請求復(fù)審。

在電通信技術(shù)領(lǐng)域，筆者統(tǒng)計了因發(fā)明涉及不符合專利法第26條第3款而被駁回但提出了復(fù)審的且已有復(fù)審結(jié)論的案件共有113件。其中，復(fù)審失敗的案例共有100件，筆者隨機抽樣了50件統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)其分別屬于上述五類無法實現(xiàn)的情形中第（1）到（5）類分布的具體數(shù)量為：8件、30件、8件、2件和2件。復(fù)審成功的案例共有13件，其在被駁回理由中被質(zhì)疑為上述五類情形中有12件屬于第（2）類情形，有1件屬于第（4）類情形。對于復(fù)審失敗的案例，其說明書公開不充分的缺陷不能被克服，只能警示申請人在說明書撰寫過程中要做到充分地公開。對于復(fù)審成功的案例，由于其對發(fā)明的實質(zhì)審查、復(fù)審或無效等階段具有的啟示作用，可以幫助到申請人對已申請但被質(zhì)疑為具有公開不充分缺陷的案件進行成功舉證或充分說理，故筆者共抽取了其中的8件具有代表性的案件，將其具體復(fù)審情形匯總概括如下。

對于申請?zhí)枮?00710107908.2的案件，請求人請求復(fù)審時舉證了三本教科書或工具書，說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識，同時，合議組另引用了一本教科書佐證了其屬于公知常識的說理，從而撤銷了駁回。

對于申請?zhí)枮?00710073006.1、200710127628.8的案件，請求人請求復(fù)審時分別舉證了一份通信標準、協(xié)議，說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識，合議組采信了該舉證的公知常識，從而撤銷了駁回。

對于申請?zhí)枮?00710176398.4、200510028156.1的案件，請求人請求復(fù)審時僅通過充分的說理說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識，合議組也認可了該公知常識的說理且認為前一案件的質(zhì)疑之處并不涉及發(fā)明的改進點，從而撤銷了駁回。

對于申請?zhí)枮?00710080280.1、200810218372.6、200410096947.3的案件，請求人請求復(fù)審時通過充分的說理說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分不成立，合議組也認可結(jié)合說明書及其附圖的記載，本領(lǐng)域的技術(shù)人員已完全能夠?qū)崿F(xiàn)本申請的技術(shù)方案或可以根據(jù)說明書及附圖的記載直接地、毫無疑義地確定出對說明書所質(zhì)疑之處已實現(xiàn)充分公開，從而撤銷了駁回。

從如上復(fù)審成功的案例可以看出，可以通過舉證教科書、工具書、標準、協(xié)議等來舉證說明書已得到充分地公開，也可以通過說明書的記載通過詳細說理來說明說明書已得到了充分地公開。

三、實審實踐

復(fù)審階段實質(zhì)上已屬于專利審查的救濟階段，基于其由合議組給出的復(fù)審結(jié)論更加公正和客觀，故申請人可將上述案件中成功的舉證方式和說理方式借鑒到實審階段，在意見陳述書中進行充分的舉證和說理，克服審查員在駁回之前的通知書中所質(zhì)疑的說明書公開不充分的缺陷，節(jié)約程序，以使案件在不存在其他缺陷的情況下早日得到授權(quán)。

當然，從上面復(fù)審的結(jié)果看，大部分案件確實存在說明書公開不充分的缺陷，這種缺陷只能提前到專利文件撰寫階段去克服。

在發(fā)明的實質(zhì)審查實踐中，申請人還可以通過多篇專利文件、期刊論文等來進行充分地舉證和說理來論證說明書中不存在公開不充分的缺陷，即通過該多篇專利文件、期刊論文等來證明所質(zhì)疑的公開不充分在本領(lǐng)域其實已足夠的公知，但必須保證其舉證是確實地、充分地。

在電通信技術(shù)領(lǐng)域，隨著原創(chuàng)性發(fā)明的增多，申請人常常在申請中自定義了一些與發(fā)明點密切相關(guān)的技術(shù)術(shù)語，對這些自定義的技術(shù)術(shù)語在說明書中對其含義必須進行詳細的記載，否則必然被質(zhì)疑公開不充分并且無從舉證和說理，比如筆者碰到的如下案例。

在申請?zhí)枮?01210407188.2的案件中，為解決ONU終端設(shè)備的功耗高的技術(shù)問題，申請人在說明書中記載了ONU終端設(shè)備的功耗控制流程，并自定義了流程中的四種狀態(tài)“S0狀態(tài)”、“S1狀態(tài)”、“S2狀態(tài)”和“S3狀態(tài)”，但申請人并未在說明書中記載這四種狀態(tài)的具體含義，這四種狀態(tài)與發(fā)明的發(fā)明點相關(guān)且寫在了要求保護的獨立權(quán)利要求中，故本申請實質(zhì)上存在說明書公開不充分的缺陷，在修改不能超范圍的前提下，申請人只能通過舉證或詳細說理的方式來克服這一缺陷。申請人在意見陳述書中陳述這四種狀態(tài)分別為正常運行狀態(tài)、節(jié)電狀態(tài)、休眠狀態(tài)和關(guān)機狀態(tài)且認為它們實際上屬于公知的內(nèi)容，且舉證說ZL201010549582.0和ZL201010220540.2中均有相關(guān)的S0、S1以及S2的記載。但據(jù)審查員核實，在申請人舉證的上兩篇專利文獻中，雖有關(guān)于“S0、S1以及S2”的記載，但其具體含義與申請人在本申請中解釋的含義不相同，審查員也并未檢索到其他專利文獻中具有相關(guān)含義的S0-S4狀態(tài)的記載，故申請人的這種錯誤的舉證就不能克服說明書公開不充分的缺陷，最終導(dǎo)致了案件的駁回。

在申請?zhí)枮?28258312的案件中，申請人在說明書中自定義了術(shù)語“科格尼森特特性”（Cognisant Attributes）且要求在獨立權(quán)利要求中，該申請也存在說明書公開不充分的缺陷，申請人不能舉證該“科格尼森特特性”的具體含義，從而導(dǎo)致撤回了其申請。

四、結(jié)論和建議

以公開換保護是發(fā)明得到授權(quán)的實質(zhì)前提，故申請人在申請時首先要保證要求保護的技術(shù)方案在說明書中得到了充分的公開。一般來說應(yīng)該在說明書中記載有充足的具體的實施例，必要時還必須記載有詳細的說明書附圖，以便在受到質(zhì)疑時有充足的理由來說明說明書得到了充分的公開。對于發(fā)展很快的電通信技術(shù)領(lǐng)域，特別是對于原創(chuàng)性發(fā)明，部分案件在申請文件中要用到自定義技術(shù)術(shù)語時，在說明書中應(yīng)該詳細記載該術(shù)語的含義，若在案件中引用較新的技術(shù)術(shù)語時，申請人還應(yīng)該在提交申請前進行初步的檢索，以保證該引用的技術(shù)術(shù)語在本領(lǐng)域已足夠的公知，以在受到質(zhì)疑時能夠提供足夠的證據(jù)予以舉證或佐證，以免導(dǎo)致申請文件因為該自定義術(shù)語或引用的技術(shù)術(shù)語而得不到授權(quán)。

參考文獻：

中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心通信部）