董 爍

國家知識產權局專利局初審及流程管理部，北京 100000

一、引言

根據我國《專利法實施細則》第42條第1款的規(guī)定，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在限定時間內提出分案申請。在專利申請的初步審查中，分案申請占有相當比重，而分案申請的遞交時間是其中最為關鍵的審查項之一。本文結合實務中的觀點和思考，就該問題談一些粗淺的認識。

二、分案申請遞交時間的相關規(guī)定

《專利法實施細則》(下文簡稱“《細則》”)第42條第1款規(guī)定，申請人可以在本細則第54條1款規(guī)定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回，不能提出分案申請。

針對上述規(guī)定，《專利審查指南》(下文簡稱“《指南》”)第一部分第一章5.1.1對分案申請的遞交時間做出了具體限定，可歸納為：下列幾種情形均可提出分案申請：(1)原申請在辦理登記手續(xù)期限屆滿前；(2)原申請發(fā)出駁回決定，自申請人收到駁回決定之日起三個月內(不論申請人是否提出復審請求)；(3)原申請?zhí)岢鰪蛯徴埱笠院螅?4)原申請對復審決定不服提起行政訴訟期間。

對比而言，下列幾種情形則不得再提出分案申請：(1)原申請辦理登記手續(xù)期限屆滿后；(2)原申請已駁回；(3)原申請已撤回；(4)原申請人已被視為撤回且未被恢復權利。

除對申請人主動遞交分案申請的時間做出規(guī)定外，《指南》還對分案再分案的特殊情形做出如下規(guī)定：申請人需要針對已提出的分案申請再次提出分案申請的，再次提交的分案申請的遞交時間應根據原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。

盡管《指南》對于分案申請的遞交時間做出了上述規(guī)定，但在審查實踐中，經常出現各類較為復雜的情形，某些情形相關法律法規(guī)中缺少明確規(guī)定，可能導致審查標準把握不準確，從而造成審查結論不一致的問題。下文將對部分情形進行分析并闡述筆者的觀點。

(一)原申請已視為撤回

與上述撤回專利申請生效后，審查程序終止不同，當事人因耽誤了期限造成專利申請被視為撤回后，可以根據專利法實施細則第六條的規(guī)定請求恢復權利。實務中有觀點認為，原申請視為撤回，當事人在視為撤回的權利恢復期內遞交分案申請，均符合分案時機。筆者對此觀點存在異議。

首先，依據《指南》之中所規(guī)定的內容，若原申請人的專利申請已被視為撤回且請求恢復權利未能獲得批準，則原申請人不得提出分案申請。也就是說，按照《指南》的原意，申請人應對原申請辦理恢復手續(xù)且審批合格后，即同意恢復權利的恢復權利審批通知書發(fā)文日及之后遞交的分案申請才符合分案申請遞交時間的規(guī)定。

其次，由《細則》第6條可知，恢復手續(xù)的辦理存在著一定的前提條件，其必須是因正當理由而產生的專利法、專利細則之中所規(guī)定的期限以及國務院專利行政部門指定的期限等方面的延誤，而權利恢復本質上屬于當事人在權利喪失后采取的一種行政救濟途徑。在此過程之中的行政救濟，具體是指當事人本身的權利在可能受到侵害或已經受到專利審查及管理相關的行政機關的侵害的情況之下，為對自身的權益進行維護，而采取的申訴途徑。這一行政途徑對當事人權益的維護，是通過對行政侵權行為，提出爭議并對之加以糾正、制止及矯正的方式，來對自身的權利加以恢復，對自身的利益進行補救的一種維權性法律制度。[3]

筆者認為，專利申請被視為撤回的恢復期內，在當事人采取請求恢復權利的行政救濟途徑之前，喪失的專利申請權未被恢復。在原申請?zhí)幱跈嗬麊适顟B(tài)下提出分案申請不符合《細則》第42條第1款的立法宗旨，該條款不允許當事人在原申請權利喪失的情況下遞交分案申請。而原申請被視為撤回，當事人辦理了恢復手續(xù)且審批合格后，原申請的專利申請權得以恢復，繼續(xù)其被視為撤回前的審查程序，此時或之后遞交分案申請才符合法律規(guī)定的本意。

(二)原申請?zhí)幱趶蛯徴埱蠡謴推?/h3>

《專利法》第41條第1款規(guī)定，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知書之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。針對原申請收到駁回決定等待提出復審請求期間的分案申請遞交時間，《指南》第一部分第一章5.1.1中明確規(guī)定，原申請已發(fā)出駁回決定，自申請人收到駁回決定之日起三個月內，不論是否提出復審請求，均可提出分案申請。

上述規(guī)定是否意味著，如果當事人遞交分案申請的時間超出了上述期限屆滿日，則一定不符合分案申請的遞交時間呢？此處需要注意原申請?zhí)幱趶蛯徴埱蠡謴推诘奶厥馇樾?。《指南》第四部分第二?.3規(guī)定的內容可以理解為以下幾點：第一點，若當事人所提出復審請求在期限方面與相關規(guī)定存在出入，則不予受理該復審請求。第二點，若當事人所提出復審請求在期限方面與相關規(guī)定不相符，但若出現專利復審委員會作出對該請求不予受理的決定后，當事人又再次提出復審請求，此時若該請求與專利法實施細則第六條和第九十條第一款的相關規(guī)定之中的內容相符合，則允許對該請求恢復，且應當對其予以受理；若存在與相關規(guī)定不相符合的，則不予恢復。第三點，若當事人所提出復審請求在期限方面與相關規(guī)定不相符合，但存在復審請求人提出相應權利恢復請求的時間，是在專利復審委員會作出對該請求不予受理的決定之前，則可對上述兩請求進行合并共同處理；此時，若該請求能夠與專利法實施細則第六條和第九十條第一款有關恢復權利的規(guī)定的內容相符合，則該復審請求應當予以受理；若與有關規(guī)定的內容不相符，則該復審請求不予受理。

可見，原申請未在發(fā)出駁回決定之日起三個月內提出復審請求，該期限屆滿后，當事人喪失提出復審請求的權利，但是根據上述《指南》的規(guī)定，當事人可以按照專利法實施細則第六條的規(guī)定在該期限屆滿日起兩個月內辦理恢復手續(xù)。《指南》第一部分第一章5.1.1規(guī)定，原申請?zhí)岢鰪蛯徴埱笠院罂梢蕴岢龇职干暾?。如果當事人恢復權利手續(xù)符合規(guī)定，在復審委員會發(fā)出同意恢復權利的恢復權利審批通知書及復審請求受理通知書的發(fā)文日及之后，均滿足“原申請?zhí)岢鰪蛯徴埱笠院蟆钡臈l件。按照《指南》的規(guī)定，當事人此后遞交的分案申請符合分案時機的要求。

因此，并不能認為只要當事人遞交分案申請的時間超出了收到駁回決定之日起三個月的期限屆滿日，則一定不符合分案申請的遞交時間，此時應注意原申請?zhí)幱趶蛯徴埱蠡謴推诘奶厥馇樾巍?/p>

(三)原申請?zhí)幱诘却姓V訟期

《專利法》第41條第2款規(guī)定：專利申請人對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知書之日起三個月內向人民法院起訴。實務中有觀點認為，專利復審委員會發(fā)出維持駁回的復審決定后，無論申請人是否提起行政訴訟，均可以在收到該復審決定之日起三個月內遞交分案申請，并且目前的專利行政審批中也依照此標準。

但此做法與《指南》中現有規(guī)定存在不符。按照《指南》第一部分第一章5.1.1規(guī)定，原申請對復審決定不服提起行政訴訟期間，可以提出分案申請。也就是說，按照該規(guī)定的本意，遞交分案申請的前提應為原申請已提起了行政訴訟，并處于行政訴訟期間。

相對于本文前述的權利恢復屬于行政救濟途徑而言，行政訴訟屬于司法救濟途徑。2015年實施的《行政訴訟法》第1條規(guī)定：為保證人民法院公正、及時審理行政案件，解決行政爭議，保護公民、法人和其他組織的合法權益，監(jiān)督行政機關依法行使職權，根據憲法，制定本法。[4]由此可見，行政訴訟的首要目的在于解決當事人于行政機關對于行政行為是否合法或適當存在的爭議。

因此，如果當事人對專利復審委員會的復審決定書中維持原申請駁回決定的內容存在爭議，則應以提起行政訴訟的方式解決該爭議；如果當事人未提起行政訴訟，則表明其接受專利復審委員會做出的維持駁回的復審決定。筆者認為，當事人在接受原申請維持駁回的情形下提出分案申請，不符合《細則》第42條第1款的立法本意，同時，該做法也符合《指南》中“原申請故其應在原申請已明確提起行政訴訟并確定被受理之后遞交分案申請?zhí)崞鹦姓V訟期間”的規(guī)定。實務中對于原申請?zhí)幱谛姓V訟期間的認定，一般以知識產權法院的受理通知書或人民法院的立案通知書或法院判決為準。

同理，當事人應在其對原申請的一審結果不服提起上訴期間遞交分案申請。如果當事人僅在一審上訴期限內遞交分案申請卻未明確提起上訴，則不能認為是符合要求的分案申請遞交時間。

(四)再分案的特殊情形

除了上述當事人主動遞交分案申請的多種情形外，還存在依審查員的審查意見針對分案申請再次提出分案的情形。

根據《指南》第一部分第一章5.1.1的規(guī)定，再次提出的分案申請的遞交時間仍然應根據原申請審核。也就是說，再次提交的分案申請如果不符合原申請分案遞交時間的規(guī)定，則不能分案。但是有一種例外的特殊情形，即“分案申請存在單一性缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請?！敝灰獫M足上述特殊條件，即使再次提交的分案申請不符合原申請分案遞交時間的規(guī)定，當事人仍然可以分案。由于《細則》和《指南》中并未對上述例外的特殊情形下再次提出分案申請的遞交時間作出明確規(guī)定，因而有觀點認為：只要符合《指南》中分案再分案的例外情形，再次遞交的分案申請的時間不受任何限制。

筆者認為，從《細則》第42條第1款的立法本意出發(fā)，已明確規(guī)定分案申請的遞交存在期限限制。在上述特殊情形中，雖然再次遞交的分案申請已不符合原申請的分案遞交時間，但其本質仍然屬于分案申請，若分案申請不受遞交時間限制，則與《細則》第42條第1款的立法宗旨相沖突。因此，該情形下應將首次分案申請視為再次遞交的分案申請的母案進行審核，后者同樣需要符合前者對于分案申請遞交時間的限制。

三、小結

本文結合法律規(guī)定及實務中的各類觀點，分析了分案申請遞交時間的相關問題。對于法律中現有的規(guī)定，行政人員應解讀到位并加深理解使之準確到位；而面對未有明確規(guī)定的情形，專利管理部門應注重對依法行政與合理行政兩大基本原則的把握，著重理解立法的宗旨和本意，從而使專利審批更加合理合規(guī)。