張月梅

新平衡公司訴紐巴倫（中國）有限公司不正當(dāng)競爭案開庭審理，各方當(dāng)事人都在緊張地等著法院的判決，我相信法院會做出公正的判決。我沒有看過案件卷宗，對該案的具體情形不做評論，但有一點是明確的，即該案涉及到商標(biāo)“惡意”使用、“惡意”注冊的問題，這也是當(dāng)下商標(biāo)實務(wù)問題中最被關(guān)注的問題。本文結(jié)合幾件具體案例，談一下自己對商標(biāo)確權(quán)案件中“惡意”的認(rèn)定問題。

在商標(biāo)異議案件及無效宣告案件中，對訴爭商標(biāo)做出是否核準(zhǔn)注冊或者是否宣告無效的決定，其中一個重要考量因素是訴爭商標(biāo)在申請注冊時是否主觀上存在“惡意”，即是否違反了《商標(biāo)法》第七條“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則”之規(guī)定。雖然《商標(biāo)法》第七條作為原則性規(guī)定，一般不作為實體條款適用，但在審理實踐中適用其他實體條款時，誠實信用原則在絕大多數(shù)商標(biāo)確權(quán)案件中都到以遵循。

“惡意”是指訴爭商標(biāo)的原始申請人在申請注冊該商標(biāo)時，意圖攀附他人良好商譽、商標(biāo)知名度及侵犯他人在先權(quán)利的主觀意圖，也包括不以在正常生產(chǎn)經(jīng)營中使用為目的，而是通過大量注冊商標(biāo)的行為來謀取不正當(dāng)利益的主觀意圖。確權(quán)案件中適用較多的《商標(biāo)法》實體條款，雖然表述方式不同，但基本都可以視為做出了關(guān)于“惡意”的規(guī)定，如第十三條的“復(fù)制、摹仿或者翻譯”他人馳名商標(biāo)的表述，第十五條第一款的“以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進行注冊”及第二款的“明知該他人商標(biāo)存在”的表述，第三十二條的“不正當(dāng)手段”的表述，第四十四條“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”的表述等。雖然第三十條并未體現(xiàn)商標(biāo)注冊人的主觀意圖，但在具體適用時，如果訴爭商標(biāo)有著明顯攀附、傍靠在先引證商標(biāo)的意圖，那么可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)與在先引證商標(biāo)并存使用，將導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源發(fā)生混淆誤認(rèn)的可能性增大，從而判定二者構(gòu)成使用在同一種商品或者類似商品上的近似商標(biāo)。第三十二條關(guān)于“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定在適用時，訴爭商標(biāo)申請人是否存在明知或應(yīng)知他人在先權(quán)利的情形，也是重要的考量因素之一。

盡管在實踐中筆者還真聽到過有人坦率地承認(rèn)其是搶注他人商標(biāo)，但絕大多數(shù)情況下，注冊人都會以各種理由主張其申請注冊商標(biāo)在主觀上沒有惡意，從而主張訴爭商標(biāo)申請人惡意注冊的一方負(fù)有初步的舉證責(zé)任。由于惡意是行為人的主觀意圖，因此在舉證過程中可以通過其客觀表現(xiàn)的行為加以推定。在實踐中，有以下四種情形可以認(rèn)定其注冊商標(biāo)具有惡意。

一是在先商標(biāo)由臆造詞或者在先權(quán)利如作品、商號、裝飾裝潢、作品角色等獨創(chuàng)性強的元素構(gòu)成，訴爭商標(biāo)注冊人作為同行或者與在先權(quán)利人存在特定關(guān)系而理應(yīng)知曉其在先權(quán)利權(quán)益存在的，可以推定其注冊訴爭商標(biāo)具有惡意。二是在先商標(biāo)或在先權(quán)利知名度較高，訴爭商標(biāo)與其非常近似又不能證明其有正當(dāng)理由的，可以推定其注冊訴爭商標(biāo)具有惡意。三是訴爭商標(biāo)在使用時，通過故意宣傳、誘導(dǎo)等方式使相關(guān)公眾誤以為該商標(biāo)與他人在先商標(biāo)或者其他在先權(quán)利人存在聯(lián)系的，或者自己不使用商標(biāo)卻向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費、侵權(quán)賠償金、大規(guī)模提起訴訟的，可以推定其注冊訴爭商標(biāo)具有惡意。四是訴爭商標(biāo)申請人大量注冊商標(biāo)，明顯超出其正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序、損害社會公共利益的，可以推定其注冊訴爭商標(biāo)具有惡意。

在具體案件中，上述情形可能單獨存在也可能會同時存在。需要特別強調(diào)的是，雖然商標(biāo)使用通常發(fā)生在注冊申請之后，但往往更能直接地證明注冊申請商標(biāo)時申請人的主觀狀態(tài)。從事商標(biāo)評審工作十年后，我堅定地認(rèn)為兩件商標(biāo)標(biāo)識本身的近似程度對于實際使用時導(dǎo)致混淆的影響力，其實遠遠不如商標(biāo)使用人通過包裝宣傳等具體行為帶來的影響力大。就算兩件商標(biāo)標(biāo)識本身接近，如果使用人通過包裝、宣傳不停地強調(diào)“我是我，我不是他”，那么導(dǎo)致消費者將二者混淆的可能性就很小。反之，就算兩件注冊商標(biāo)標(biāo)識區(qū)別較大，如果在使用中用盡各種辦法傳達“我是他，我就是他”的信息，依然十分容易導(dǎo)致消費者對二者混淆誤認(rèn)。由于商標(biāo)初步審查時因證據(jù)不足無法認(rèn)定申請人的主觀惡意，所以一些商標(biāo)會被予以初步審定或注冊，但通過認(rèn)定事后故意借助他人商譽、誘導(dǎo)消費者誤認(rèn)誤購的使用行為來推定申請人注冊申請時的惡意，在異議及無效宣告程序中對那些違反誠實作用原則的商標(biāo)不予注冊或宣告無效，對于維護正常的商標(biāo)注冊和使用秩序，保護正當(dāng)權(quán)利人及消費者的利益都十分必要。

事實上，商標(biāo)行政確權(quán)機關(guān)和司法機關(guān)對于打擊惡意注冊商標(biāo)行為都態(tài)度堅定，在多起案件中通過不同事實對申請人的主觀惡意進行了認(rèn)定，并對惡意注冊商標(biāo)宣告無效。如在第16281699號“銀鷹”商標(biāo)無效宣告案件中，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，鑒于申請人商標(biāo)中的漢字部分“銀鷹”具有很強的顯著性和極高的知名度，爭議商標(biāo)文字與申請人商標(biāo)“銀鷹”文字構(gòu)成和呼叫完全相同。并且，被申請人與申請人又處于同一個地區(qū)，其行為及動機難稱巧合，故爭議商標(biāo)已構(gòu)成對申請人馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿。

在第14510167號 圖形商標(biāo)無效宣告案件中，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，根據(jù)申請人提交的證據(jù)，可以認(rèn)定“光頭強”為申請人公司制作的動畫片《熊出沒》中的主要角色人物。自2012年首次在央視播出至今，多個電視臺及網(wǎng)絡(luò)播出了以“光頭強”為主要角色的《熊出沒》系列動畫片，在2013年賀歲片中還有申請人制作拍攝的以“光頭強”為主要角色的《熊出沒之過年》、2014年賀歲片《熊出沒之年貨》等電影，申請人制作的動畫片還出口多個國家及地區(qū)，經(jīng)申請人廣泛的宣傳使用，該動畫片在中國大陸地區(qū)已具有較高的知名度?？紤]到“光頭強”為申請人動畫片中人物角色，爭議商標(biāo)與之在設(shè)計方式、表現(xiàn)手法、整體視覺效果上高度相近，難稱巧合。而被申請人將具有較高知名度的動畫片人物角色形象作為商標(biāo)申請注冊，不當(dāng)借助了《熊出沒》動畫片在公眾中的影響力，縮短了爭議商標(biāo)標(biāo)識商品被公眾接受的時間，提高了商品的知名度，使其獲得更多交易機會和經(jīng)濟效益，從而損害了申請人享有的合法在先權(quán)益，違反了《商標(biāo)法》第三十二條關(guān)于“不得損害他人在先權(quán)利”之規(guī)定。