龔 敏 張 莉

一、前 言

筆者作為涉外專利代理人，在實務當中處理過一定數量的審查意見答復，無論是通過《巴黎公約》途徑進入中國的專利申請，還是PCT國家階段進入中國的專利申請，一般都會要求在先同族專利或專利申請的優(yōu)先權，而在實質審查階段的新穎性和創(chuàng)造性評判中，審查員也會根據各權利要求的技術方案能否享有優(yōu)先權而確定適用的對比文件。在此情況下，能否享有優(yōu)先權往往成為一件專利申請最終能否被授予專利權的決定性因素。

二、關于核實優(yōu)先權

在實質審查過程中，如果檢索出的技術內容或主題相關的文件（非專利文件或專利文件）的公開日在該申請的申請日（有優(yōu)先權的是指優(yōu)先權日）之前，則可明確該檢出文件為該申請的現有技術，無需再作進一步核實。

然而如有以下情況，則還需要核實優(yōu)先權。

具體而言，根據《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6節(jié)的規(guī)定，一般檢索出現PX、PY或PE類文件時，需要核實優(yōu)先權。

PX、PY和PE類文件的定義如下：

PX或PY：對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內容，而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優(yōu)先權日之間；PX文件單獨影響權利要求的新穎性或創(chuàng)造性；PY文件與檢索出的其他PY文件組合后影響權利要求的創(chuàng)造性。

PE：任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日或優(yōu)先權日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后。

對于PX或PY類文件，如果經過核實要求的優(yōu)先權不成立，那么這類文件將會構成現有技術而影響新穎性或創(chuàng)造性；對于PE類文件，如果經過核實要求的優(yōu)先權不成立，那么這類文件將會構成抵觸申請而影響新穎性。

而且需要注意的是，申請人的在先相關申請有時也可能被檢索出成為上述PX、PY或PE類文件，在此情況下，一旦經核實優(yōu)先權不成立，申請人自己的在先申請就會構成其在后申請的現有技術或抵觸申請，由于在先申請和在后申請的技術主題密切相關性，因此往往成為審查員用來評價新穎性和創(chuàng)造性的有力證據。

此外，還需注意的是，有時盡管經核實申請可以享有優(yōu)先權，但申請人的其他在先相關申請的公開日早于其優(yōu)先權日，那么所述在先相關申請就會構成該申請的現有技術而可能影響其創(chuàng)造性。

三、典型案例示例解析

在此，筆者將通過辦理過的一件涉及優(yōu)先權的典型案例來淺析優(yōu)先權在專利申請的創(chuàng)造性評價中的影響。

（一）案例概述

該案例（以下簡稱“該申請”）屬于韓國PCT申請進入中國的國家階段，其要求3件韓國專利申請的優(yōu)先權，該申請和各優(yōu)先權文件的申請日和公開日如下：

該申請共有21項權利要求，其中權1、4、7、14為獨立權利要求；權利要求的技術方案及其在優(yōu)先權文件中的記載情況可概括如下：

（1）獨立權利要求1保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括收縮形部21（特征A）和擴散形部22（特征B），如圖1所示。

圖1 實施例1的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求1為：A+B；經核實，獨立權利要求1和其從屬權利的方案僅記載于優(yōu)先權文件2。

（2）獨立權利4要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括第一擴散形部51（特征C）、直線形部52（特征D）、收縮形部53（特征A）、以及第二擴散形部54（特征B），如圖2所示。

圖2 實施例2的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求4為：A+B+C+D；經核實，獨立權利要求4和其從屬權利要求的方案僅記載于優(yōu)先權文件1。

（3）獨立權利要求7要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括收縮性部81（特征A）、擴散形部82（特征B）、以及多個引導鰭83（特征E），如圖3所示。

圖3 實施例3的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求7為：A+B +E；經核實，獨立權利要求7和其從權從屬權利要求方案僅記載于優(yōu)先權文件3。

（4）獨立權利要求14要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括第一擴散形部111（特征C）、直線形部112（特征D）、收縮形部113（特征A）、第二擴散形部114（特征B）以及多個導引鰭115（特征E），如圖4所示。

圖4 實施例4的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求14為：A+B+C+D+E；經核實，獨立權利要求14和其從屬權利要求的方案僅記載于優(yōu)先權文件3。

在“第一次審查意見通知書”中，審查員引用了3份對比文件分別來評價獨立權利要求1、7和14的創(chuàng)造性，其中，對比文件1為一件公開日為1991年1月11日的日本專利，而對比文件2和對比文件3則分別是該申請的優(yōu)先權文件2和優(yōu)先權文件1。審查員沒有對權利要求4～6進行評價，即一般認為審查員認可了權利要求4～6的新穎性和創(chuàng)造性。

（二）該案例涉及的優(yōu)先權問題

1. 涉及多項優(yōu)先權

所謂多項優(yōu)先權，是指權利要求書中所反映的各種技術方案，分別記載在作為優(yōu)先權基礎的多件外國或者本國的專利申請中，并分別具有不同的優(yōu)先權日。

在該申請中，權利要求4～6的技術方案由于僅記載在優(yōu)先權文件1中，因此僅可享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權，其優(yōu)先權日為2014年5月28日；權利要求1～3技術方案僅記載于優(yōu)先權文件2，因此僅可享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，其實際優(yōu)先權日為2014年9月12日；同理，權利要求7～20僅可享有優(yōu)先權文件3的優(yōu)先權，其實際優(yōu)先權日為2015年3月4日。

單就權利要求1和權利要求7的技術方案而言，二者差別僅在于權利要求7中還含有技術特征E，權利要求1可享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，其優(yōu)先權日為2014年9月12日，而權利要求7相比于權利要求1由于含有新增的技術特征，其技術方案整體上未記載在優(yōu)先權文件2中，因此不能享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，類似于部分優(yōu)先權的情形，即在在后申請中，其技術方案已在在先申請中清楚記載的權利要求可以享有優(yōu)先權，而其技術方案未在在先申請中記載的權利要求則不能享有優(yōu)先權。權利要求14相較于權利要求4也屬于類似的情形。

2.申請人自己的優(yōu)先權文件構成評價其創(chuàng)造性的對比文件

在該申請中，優(yōu)先權文件1和2構成權利要求7和14的現有技術而被用來評價其創(chuàng)造性，也就是上述提到的在先申請構成在后申請的現有技術而影響創(chuàng)造性的情形。那么，該申請中，優(yōu)先權文件是如何構成對比文件的呢？

該申請的申請日為2015年5月22日，如果不進行優(yōu)先權核實的話，該申請的優(yōu)先權日是最早申請的優(yōu)先權文件1的申請日，即2014年5月28日。

由于該申請的優(yōu)先權文件均不屬于在國家知識產權局的申請，因此對其是否構成PE類文件的情況在此可不做考慮。

優(yōu)先權文件1、2的公開日均在該申請的申請日和上述優(yōu)先權日之間，因此同時還構成了前述的PX或PY類文件。根據前述案例概述可知，權利要求7～20的技術方案在優(yōu)先權文件1中均沒有記載，因此其所要求的該優(yōu)先權不成立，由此造成優(yōu)先權文件1、2成為權利要求7～20的現有技術。由于優(yōu)先權文件2與權利要求7的技術方案更為接近，優(yōu)先權文件1與權利要求14的技術方案更為接近，因此審查員用優(yōu)先權文件2（對比文件2）來評價權利要求7的創(chuàng)造性，用優(yōu)先權文件1（對比文件3）來評價權利要求14的創(chuàng)造性。

3.范圍大的權利要求具有創(chuàng)造性，而比之范圍較小的權利要求不具備創(chuàng)造性

例如，該申請的權利要求4和權利要求14。在“第一次審查意見通知書”中，審查員認可了權利要求4的創(chuàng)造性，而認為比權利要求4限定更多、范圍更小的權利要求14不具備創(chuàng)造性。

對此，不少人可能會產生這樣的想法：既然審查員認可了權利要求4的創(chuàng)造性，那么權利要求14比權利要求4限定特征更多，范圍更小，當然也應當具備創(chuàng)造性！其實不然，權利要求4正是因為享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權且沒有其他影響新穎性和創(chuàng)造性的對比文件所以具有新穎性和創(chuàng)造性；而權利要求14盡管比權利要求4范圍更小，但由于權利要求14的技術方案不僅沒有記載在最早的優(yōu)先權文件即優(yōu)先權文件1中而且優(yōu)先權文件1的公開日在權利要求14的實際優(yōu)先權日之前，因此不僅不能享有在先申請（即優(yōu)先權文件1）的優(yōu)先權而且在先申請還構成其現有技術，從而導致創(chuàng)造性問題。

另外，按照專利代理人的一般思維，在獨立權利要求具有創(chuàng)造性前提下，引用其從屬權利要求時，由于含有獨權的全部技術特征，從屬權利要求也必然具有創(chuàng)造性，如此將權利要求14改寫為權利要求4的從屬權利要求不就能克服創(chuàng)造性問題了嗎？

答案依然是否定的，因為無論作為獨立權利要求還是作為從屬權利要求，其技術方案本身是完整而獨立的，在優(yōu)先權的適用上仍是各自獨立比較判斷的，因此權利要求14的技術方案即使作為權利要求4的從屬權利要求仍然不能享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權，與權利要求4在新穎性和創(chuàng)造性評價時適用的現有技術的范圍還是不一樣，因此仍然會面臨類似的創(chuàng)造性問題。由此可見優(yōu)先權對于能否授予專利權的重要性。也正是由于優(yōu)先權問題，在此還可以得出的一個結論是：在獨立權利要求具有創(chuàng)造性時，從屬權利要求不必然具有創(chuàng)造性。

（三）案例啟示

隨著技術的不斷進步，不可避免地出現后續(xù)申請的改進技術方案不能享有在先申請的優(yōu)先權，然而在先申請構成在后申請的現有技術而被用來評價在后申請的創(chuàng)造性的情形是可以避免的。對此，可從以下幾個方面進行考慮：

（1）如果不是技術研發(fā)本身的時間周期導致的申請時間延遲的話，則應盡量在在先申請的公布日之前提交在后申請。

如此，則可避免申請人自己的在先申請成為實質審查過程中的對比文件被審查員用來評價在后申請的創(chuàng)造性的情形。比如，在該申請中，如果優(yōu)先權文件3的申請日在優(yōu)先權文件1、2的公布日之前，那么就不會出現優(yōu)先權文件1、2成為優(yōu)先權文件3的現有技術，進而權利要求7和14可能就不會有創(chuàng)造性問題。

（2）如果后續(xù)還有其他相關申請，則應考慮盡量不要提前公開。

例如，在該申請中，優(yōu)先權文件2的申請日和公開日之間僅間隔了3個月，顯然是經要求提前公開的情況，反之如果按照申請日（或優(yōu)先權日）起18個月公開，那么優(yōu)先權文件2的公開日顯然就不會早于優(yōu)先權文件3的申請日，因此就不會成為在后申請中權利要求7和14的現有技術，當然，是否要求提前公開可能還需權衡其他因素，需要申請人具體分析。

三、小 結

本文分析了優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響。并從一件典型案例出發(fā)，介紹了涉及多項優(yōu)先權、申請人自己的優(yōu)先權文件構成評價其創(chuàng)造性的對比文件，以及獨立權利要求具有創(chuàng)造性而從屬權利要求不必然具有創(chuàng)造性的情形，希望對于審查意見答復以及專利申請具有一定的參考意義。