張榮彥

最高院2016年出臺(tái)的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱《法釋2016》）第八條，對(duì)權(quán)利要求中“功能性特征”做出了新的解釋。其中除了對(duì)“功能性特征”做出明確定義之外，還將該“功能性特征”的內(nèi)容解釋為“說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”。

與2009年制定的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《法釋2009》）第四條“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”相比，兩者的表述方式有所不同，即以實(shí)現(xiàn)該功能的“不可缺少的技術(shù)特征”替代了該功能的“具體實(shí)施方式”。這種修改一方面糾正了以實(shí)施例作為對(duì)比對(duì)象的不當(dāng)，另一方面也從字面上消除了《法釋2009》中第四條與第五條（“對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”）之間的矛盾，但筆者仍有兩點(diǎn)不解之處。

第一，權(quán)利人將“僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”“納入專利權(quán)保護(hù)范圍”，無疑是以“不可缺少的技術(shù)特征”的形式納入的；而《法釋2016》第八條中的“不可缺少的技術(shù)特征”也正是對(duì)“在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”的歸納。

“納入”與“解釋”只是方式不同而已，實(shí)質(zhì)都是對(duì)原權(quán)利要求內(nèi)容的補(bǔ)充?！斗ㄡ?016》第八條與《法釋2009》第五條之間是否仍存在沖突？

第二，《法釋2016》第八條中，將“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式”排除在“功能性限定”之外，這就意味著需要進(jìn)行解釋的“功能性限定”，只涉及從權(quán)利要求中解讀不出其具體實(shí)施方式的“功能性限定”。

這種“解讀不出其具體實(shí)施方式的”“功能性限定”是否滿足“清楚”的要求？

眾所周知，權(quán)利要求的“清楚”是授予其專利權(quán)的基本條件。對(duì)于其中所使用的“功能性特征”也不例外。

2014年筆者曾就“功能性限定”的使用及解釋問題發(fā)表過一些看法1。文中建議，“在《專利審查指南》中明確規(guī)定：當(dāng)申請(qǐng)人采用功能性限定時(shí)，必須在權(quán)利要求書中對(duì)實(shí)現(xiàn)該功能的各具體實(shí)施方式分別做出限定”，以避免人民法院事后再對(duì)該“功能性限定”進(jìn)行解釋。

當(dāng)下，業(yè)內(nèi)對(duì)“功能性限定”的認(rèn)識(shí)仍存在一些分歧。為了尋根求源，筆者進(jìn)一步研讀了2017年11月版《歐洲專利局審查指南》（Guidelines for Examination in the EPO November 2017，以下簡(jiǎn)稱《歐洲指南》）中與“功能性特征”相關(guān)的章節(jié)。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容引述如下，供各位參考。

《歐洲指南》的有關(guān)規(guī)定

《歐洲指南》F部涉及專利申請(qǐng)文件的撰寫，第四章涉及權(quán)利要求部分。該章系依據(jù)《歐洲專利公約》第84條（“權(quán)利要求書限定了尋求專利保護(hù)的范圍，應(yīng)當(dāng)清楚、簡(jiǎn)明而且得到說明書的支持”）對(duì)權(quán)利要求書撰寫提出的要求。

需要說明的是，在我國(guó)《專利審查指南》以及最高院《法釋2016》中，對(duì)“功能性特征”和“效果特征”并未以加區(qū)分，而是將它們捆綁在一起作為同一個(gè)概念并做出了規(guī)定；而《歐洲指南》則將“功能性特征”（functional features）與“效果特征”（result to be achieved）進(jìn)行了區(qū)分，并分別做出了規(guī)定。

至于《歐洲指南》為何將“功能性特征”與“效果特征”進(jìn)行區(qū)分，后文將給出答案。

根據(jù)《歐洲專利公約》第84條的要求，任何一項(xiàng)權(quán)利要求必須滿足“清楚及支持”的要求。故《歐洲指南》第四章第4.5節(jié)（“基本技術(shù)特征”）首先針對(duì)權(quán)利要求提出了如下要求：

“權(quán)利要求所限定的保護(hù)范圍必須清楚，這意味著一項(xiàng)權(quán)利要求不僅能夠讓人讀懂其技術(shù)要點(diǎn)，而且必須清楚地限定該發(fā)明的全部基本技術(shù)特征，如果獨(dú)立權(quán)利要求缺少基本技術(shù)特征則不符合清楚及支持的要求?！?

何為“基本技術(shù)特征”？第四章第4.5.2節(jié)（“基本技術(shù)特征的定義”）做了如下解釋：

“權(quán)利要求中的基本技術(shù)特征是指為解決說明書所述技術(shù)問題、實(shí)現(xiàn)其技術(shù)方案的技術(shù)效果所必須的技術(shù)特征，因此獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包含說明書明確記載的、實(shí)現(xiàn)該發(fā)明所必須的所有的技術(shù)特征?！?

根據(jù)上述解釋，該“基本技術(shù)特征”即相當(dāng)于我國(guó)《專利法》第二十條所稱的“必要技術(shù)特征”（《專利審查指南》將“必要技術(shù)特征”解釋為“為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征”4）。

針對(duì)權(quán)利要求中使用的“功能性特征”及“效果特征”，《歐洲指南》分別做出如下規(guī)定：

（一）針對(duì)“功能性特征”

1.允許功能性特征的使用，但有前提條件。在第四章第2.1節(jié)（“技術(shù)特征”）中規(guī)定：

“權(quán)利要求書中并非所有的技術(shù)特征都必須以結(jié)構(gòu)特征的形式來描述，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員憑借所提供的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式、無需創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以實(shí)現(xiàn)該功能，便可以使用功能性特征?！?

請(qǐng)注意，這與《法釋2016》對(duì)“功能性限定”的定義恰好相反。

2.第四章第6.5節(jié)（“功能性特征的定義”）又對(duì)使用“功能性特征”的情況做出了如下具體規(guī)定：

“權(quán)利要求可以采用功能性的方式，即以功能性特征的形式對(duì)一個(gè)技術(shù)特征做概括性的限定。即使說明書中僅給出了一個(gè)實(shí)施例，但只要本領(lǐng)域技術(shù)人員由此可以想到實(shí)現(xiàn)該功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定。例如權(quán)利要求中的‘終點(diǎn)位置探測(cè)裝置可以得到使用限位開關(guān)的唯一實(shí)施例的支持。很明顯，本領(lǐng)域技術(shù)人員都清楚，還可以采用‘光電管或‘應(yīng)變儀等來代替限位開關(guān)。一般來說，如果整個(gè)說明書給人的印象是一個(gè)功能是通過一種特定的方式來實(shí)現(xiàn)的，由此不會(huì)聯(lián)想到使用其它替代方式，在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的。此外，如果說明書僅僅以含糊的方式宣稱還可以用其他方式來實(shí)現(xiàn)，但未足夠清楚地說明具體是如何實(shí)現(xiàn)的，則屬于公開不充分?！?

換言之，使用“功能性特征”的目的是為了對(duì)多種實(shí)施方式進(jìn)行概括，如果“一個(gè)功能是通過一種特定的方式來實(shí)現(xiàn)的”，則不允許使用“功能性特征”。

3.在第四章第4.1節(jié)（“清楚”）對(duì)此又做了進(jìn)一步規(guī)定：

“就功能性限定而言，確保其在權(quán)利要求中的保護(hù)內(nèi)容清楚是最為重要的。因此，必須做到使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚權(quán)利要求中每一個(gè)特征的含義，參見第4.2節(jié)?！?

4.第四章第4.2節(jié)對(duì)此做了進(jìn)一步解釋：

“應(yīng)當(dāng)按照所屬技術(shù)領(lǐng)域中對(duì)詞語通常的理解來確定權(quán)利要求中各詞語的含義及其涵蓋范圍，除非在特殊情況下，說明書通過明確的定義的方式或其他方式賦予該詞語一個(gè)特定的含義。一旦這種特定的含義被采用，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能要求對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，從而做到僅通過權(quán)利要求本身即可清楚其含義?！?

（二）針對(duì)“效果特征”

一般情況下不允許在權(quán)利要求中使用“效果”來限定發(fā)明的保護(hù)范圍，但有兩種情況除外。第四章第4.10節(jié)（“所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果”）對(duì)這兩種情況分別作出了說明和規(guī)定。

第一種情況是，所述的“效果”不相當(dāng)于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”，而且除了采用“效果特征”進(jìn)行限定之外，無法用其他方式進(jìn)行限定的情況。

“權(quán)利要求所限定的范圍必須如同發(fā)明所允許的范圍一樣。一般來說，在權(quán)利要求中試圖用所產(chǎn)生的效果來限定發(fā)明的保護(hù)范圍是不允許的，尤其是當(dāng)該效果僅僅相當(dāng)于對(duì)所述技術(shù)問題所提出的要求時(shí)。然而，當(dāng)該發(fā)明只能采用該方式限定、或者采用其它方式不如該方式可以更準(zhǔn)確地限定保護(hù)范圍時(shí)，同時(shí)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，該效果借助于試驗(yàn)或說明書的說明或公知常識(shí)，無需付出過度的工作即可以直接且明確得到證實(shí)時(shí)，才允許使用效果限定的方式?！?

第二種情況是，當(dāng)“效果”相當(dāng)于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”時(shí)，雖然也允許使用“效果特征”進(jìn)行限定，但權(quán)利要求中必須記載實(shí)現(xiàn)該效果所必須的基本技術(shù)特征。具體規(guī)定如下：

“然而，如果用結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行限定、而該效果又相當(dāng)于該申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題時(shí)，則與上述情況有所不同。依據(jù)判例法，獨(dú)立權(quán)利要求必須寫明與發(fā)明主題有關(guān)的全部技術(shù)特征，以符合公約第84條的要求?！?0

“一項(xiàng)專利的技術(shù)貢獻(xiàn)體現(xiàn)在為解決申請(qǐng)中所述技術(shù)問題而提供的技術(shù)特征的組合上，因此，如果獨(dú)立權(quán)利要求中采用了效果的方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行限定，而且該效果又對(duì)應(yīng)于專利申請(qǐng)中所要解決的技術(shù)問題，則權(quán)利要求中必須記載實(shí)現(xiàn)該效果所必須的基本技術(shù)特征?！?1

（“基本技術(shù)特征”的定義如前文所述，相當(dāng)于《法釋2016》中的“實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，按照《歐洲指南》的規(guī)定，該特征必須記載在權(quán)利要求中）

（三）《歐洲指南》在第四章第4.10節(jié)（“所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果”）還特別強(qiáng)調(diào)了“效果特征”與“功能性特征”之間的區(qū)別：

“應(yīng)當(dāng)注意，上述采用效果方式進(jìn)行限定與采用功能性特征進(jìn)行限定的要求是不同的。”12

這正是《歐洲指南》將“功能特征”與“效果特征”加以區(qū)分的原因。

筆者將《歐洲指南》的上述要求概括如下：

權(quán)利要求中使用“功能性特征”或“效果特征”時(shí)，必須滿足“清楚”的要求，即“使本領(lǐng)域技術(shù)人員僅憑權(quán)利要求的措辭就可以清楚權(quán)利要求中每一個(gè)特征的含義”，該“含義”就是指實(shí)現(xiàn)該功能或效果的手段。為此權(quán)利要求中一般應(yīng)當(dāng)記載實(shí)現(xiàn)該功能及效果所必須的基本技術(shù)特征。以下兩種情況除外：

1.“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的”“功能性特征”（《法釋2016》中被排除在功能性特征之外的），屬于無需再寫入基本技術(shù)特征的情況；

2.所述的“效果”不等同于發(fā)明“要解決的技術(shù)問題”，而且無法用其他技術(shù)特征來限定的，屬于無法寫入基本技術(shù)特征的情況。

對(duì)我國(guó)《專利審查指南》的幾點(diǎn)疑惑

我國(guó)的《專利審查指南》基本上是參照《歐洲指南》制定的，針對(duì)“功能性限定”所做的規(guī)定也不例外。《專利審查指南》第二部分第二章雖然對(duì)《歐洲指南》的上述內(nèi)容也做了參考和引用，但將兩者仔細(xì)對(duì)比一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，《專利審查指南》所引用的只不過是《歐洲指南》中的只言片語，并未將其內(nèi)容完整準(zhǔn)確地引入。

對(duì)照《歐洲指南》的上述內(nèi)容，筆者存在以下幾點(diǎn)疑問：

（一）以《專利審查指南》的現(xiàn)行規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，是否可以保證權(quán)利要求中的“功能性限定”是“清楚”的？如果授權(quán)后權(quán)利要求中的“功能性限定”都是“清楚”的，人民法院為何還要用“說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”對(duì)其做進(jìn)一步解釋？

（二）既然“功能性特征”是可以用“說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”來解釋的，專利授權(quán)之前為何不要求申請(qǐng)人將其記載在權(quán)利要求書中，而將其留給人民法院作為“解釋”的依據(jù)？

（三）“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”13這一這段話顯然引自《歐洲指南》第4.10節(jié)。然而后者是針對(duì)“效果特征”中的第一種情況所做的特殊規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀分袑⑵渥鳛檎麄€(gè)“功能或效果特征”的使用前提，尤其是加在“功能性特征”的頭上是否妥當(dāng)？

（四）“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”14的規(guī)定，更是與《歐洲指南》上述第6.5節(jié)明確規(guī)定的“在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的”相沖突。上述規(guī)定是否需要做出適當(dāng)修改？

案例分析

“電池外殼的制造方法”無效宣告請(qǐng)求案是與“功能性限定”有關(guān)的一個(gè)典型案例。專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)此案先后做出的三份無效審查決定，曾在業(yè)內(nèi)引起過爭(zhēng)議。

該專利涉及一種制造電池外殼的沖壓方法，其權(quán)利要求1為：

“一種電池外殼的制造方法，其特征在于，包括以下步驟：制備預(yù)定長(zhǎng)度的管通；用模具把所述管通向兩邊拉伸成所要求形狀的筒體；在筒體的兩端部通過焊接、粘接或機(jī)械變形方法加上兩底板形成一筒形密封電池外殼，所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑塊和限位裝置組成。”

關(guān)于“限位裝置”，其說明書中僅記載有一句話：“如圖3所示，在本發(fā)明的實(shí)施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301為一斜楔，下模主要由斜契型滑塊302和限位裝置303組成”。其說明書附圖3示出了限位裝置303的結(jié)構(gòu)。

授權(quán)后，一請(qǐng)求人曾向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出過無效宣告請(qǐng)求。在審查過程中，由于其權(quán)利要求1中的“限位裝置”含義不清，為便于技術(shù)特征的對(duì)比，專利復(fù)審委員會(huì)便依據(jù)附圖3將“限位裝置”解釋為“具有U形結(jié)構(gòu)的固定結(jié)構(gòu)，該U形結(jié)構(gòu)的兩臂的內(nèi)壁可以限制斜楔形滑塊的運(yùn)動(dòng)極限位置”15。

這種“解釋”與人民法院的司法解釋（說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式）是一致的，但顯然與《專利審查指南》的上述解釋（“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”）不符，兩者之間存在沖突。

其后又有兩個(gè)請(qǐng)求人先后就該專利向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了無效宣告請(qǐng)求。對(duì)于權(quán)利要求1中的“限位裝置”，兩個(gè)合議組均采納了第一次無效宣告請(qǐng)求中的解釋意見，并在此基礎(chǔ)上維持該專利有效16。

復(fù)審委員會(huì)的上述審查決定曾引起了社會(huì)的爭(zhēng)議，并由此引發(fā)了業(yè)界對(duì)“功能性限定解釋”問題的討論。對(duì)此最高院在《法釋2009》第四條中針對(duì)“功能性限定”做出了解釋，并于2016年在《法釋2016》中對(duì)此做出了修正。而《專利審查指南》至今仍保留上述解釋，兩者之間的沖突仍未消除。

參照附圖3可知，權(quán)利要求1中所述的“限位裝置”只不過是申請(qǐng)人對(duì)標(biāo)號(hào)為303部件的一個(gè)命名。本領(lǐng)域技術(shù)人員脫離了附圖3的解釋不可能知道該“限位裝置”究竟是何結(jié)構(gòu)，可見“限位裝置”是一個(gè)含義不清的詞語，否則在上述無效請(qǐng)求案件中，專利復(fù)審委員會(huì)就無需用附圖3對(duì)其進(jìn)行解釋了。

我們不妨以《歐洲指南》的上述規(guī)定作為依據(jù)，對(duì)該專利的權(quán)利要求1略作分析和評(píng)述：

（一）由于其說明書只提供了一個(gè)與“限位裝置”有關(guān)的實(shí)施例，“整個(gè)說明書給人的印象是一個(gè)功能是通過一種特定的方式來實(shí)現(xiàn)的，由此不會(huì)聯(lián)想到使用其它替代方式”。故“在權(quán)利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內(nèi)是不允許的”。

（二）由于權(quán)利要求1中未提供實(shí)現(xiàn)“限位”功能的具體方式，故不滿足“本領(lǐng)域技術(shù)人員憑借所提供的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式、無需創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以實(shí)現(xiàn)該功能，便可以使用功能性特征”的條件，故不可以使用“限位裝置”這一功能性特征。

（三）由于在該專利中“限位裝置”具有特定的含義，“一旦這種特定的含義被采用，審查員應(yīng)當(dāng)盡可能要求對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，從而做到僅通過權(quán)利要求本身即可清楚其含義”。

基于上述分析，上述權(quán)利要求1的保護(hù)范圍“不清楚”，不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

試想，如果在該專利的審查過程中，申請(qǐng)人將該“限位裝置”的具體結(jié)構(gòu)寫入權(quán)利要求1中，使其含義清楚，則在后續(xù)的程序中就無需他人再對(duì)其進(jìn)行解釋了。

因此，如何確保權(quán)利要求中“功能性限定”的含義清楚是避免后續(xù)“解釋”、以及解釋中出現(xiàn)分歧意見的根本。

結(jié)語

中國(guó)《專利法》的制定參照了《歐洲專利公約》，現(xiàn)有《專利審查指南》更是參考了《歐洲指南》的若干相關(guān)規(guī)定。筆者認(rèn)為，基于上述淵源關(guān)系以及我國(guó)在“功能性限定”的審查及使用中所存在的問題，應(yīng)進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)《歐洲指南》的有關(guān)規(guī)定，將其內(nèi)容準(zhǔn)確地引入我國(guó)的《審查指南》，不僅是必要的，而且是可行的。