趙 青

專利法的立法宗旨中將“保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造”放在了首要位置，可見鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造者的積極性并使其獲得合法權(quán)益是實(shí)現(xiàn)專利法意義的源頭。在專利申請的審批及專利權(quán)的確權(quán)程序中如何把握好創(chuàng)造性的審查思路和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)影響發(fā)明創(chuàng)造者做出發(fā)明創(chuàng)造的積極性，關(guān)系到專利法的立法宗旨的體現(xiàn)。

作為創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，《專利法》第22條第3款規(guī)定了“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步”。通俗地講，就是要求新發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有一定的“高度”。如何更為客觀地把握這個(gè)“高度”，《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定了判斷發(fā)明創(chuàng)造性的“三步法”，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。在筆者的實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)情況下，代理人在答復(fù)審查意見時(shí)都將主要精力放在了第二步和第三步的說理上，而常常忽略了作為論述基礎(chǔ)的第一步，即確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)如何確定體現(xiàn)了審查員對該發(fā)明以及所在領(lǐng)域的理解程度，因此通過研判審查員確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)，可以看出審查員是否真正理解了該發(fā)明或者可以看出審查員的傾向性，進(jìn)而為之后的第二步和第三步說理打下有力地基礎(chǔ)，并能大致掌握審查的發(fā)展方向。

本文通過對兩件案例的介紹和評析，探討了最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇對創(chuàng)造性的影響，并希望借此能給業(yè)內(nèi)人士和同行們提供一些有益的啟示。

一、《專利審查指南》（2010版）中確定最接近現(xiàn)有技術(shù)的有關(guān)規(guī)定

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，例如，可以是與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和／或公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

二、具體案例

（一）案例1（申請?zhí)枺?01280034369.3）

該案例是一種陶瓷電子部件的制造方法，所述陶瓷電子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性體部和埋設(shè)在所述磁性體部內(nèi)的以Cu為主要成分的內(nèi)部導(dǎo)體，所述方法具有將包含埋設(shè)在磁性體材料中的內(nèi)部導(dǎo)體材料的未焙燒層積體在規(guī)定的升溫速度X（℃/分）和氧分壓Y（Pa）下進(jìn)行焙燒的焙燒工序。所述磁性體材料在焙燒后成為所述磁性體部，所述內(nèi)部導(dǎo)體材料在焙燒后成為所述內(nèi)部導(dǎo)體。

將升溫速度X示于x軸、氧分壓Y示于y軸時(shí)，所述焙燒在（X，Y）為由點(diǎn)A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）圍成的區(qū)域所表示的條件下進(jìn)行。

審查經(jīng)過大致如下：在第一和第二次審查意見中，審查員將對比文件1（WO2011093489）作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合對比文件3（CN102034606A）評價(jià)其創(chuàng)造性。在第三次和第四次審查意見中，審查員又將對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，結(jié)合對比文件1評價(jià)其創(chuàng)造性。對比文件1公開了與該發(fā)明類似的陶瓷電子部件，磁性體部和內(nèi)部導(dǎo)體的組成與該發(fā)明類似，區(qū)別點(diǎn)在于焙燒時(shí)的焙燒條件。對比文件3的陶瓷電子部件的特定焙燒條件落入本發(fā)明焙燒條件的范圍，但區(qū)別點(diǎn)在于內(nèi)部導(dǎo)體為鋁，與該發(fā)明不同。

從對該發(fā)明技術(shù)方案和改進(jìn)點(diǎn)的理解上來看，審查員選擇對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是合適的。該發(fā)明中，在面對以銅為內(nèi)部導(dǎo)體的陶瓷電子部件時(shí)，會(huì)遇到氧化環(huán)境下加熱銅易氧化而在還原環(huán)境下加熱氧化鐵易還原這樣的矛盾問題，因而主要在焙燒條件的控制上做出改進(jìn)。對比文件1的技術(shù)領(lǐng)域與該發(fā)明一樣，均為陶瓷電子部件類發(fā)明，技術(shù)課題也與該發(fā)明一樣，即陶瓷電子部件也是以銅為內(nèi)部導(dǎo)體，所要解決的技術(shù)問題也與該發(fā)明類似，既防止銅氧化又防止氧化鐵還原。對比文件1公開該發(fā)明的特征數(shù)量也最多，僅是焙燒條件不一樣。從發(fā)明的延續(xù)性和改進(jìn)規(guī)律上看，在采用與對比文件1同樣組成的陶瓷電子部件時(shí)也出現(xiàn)該發(fā)明的問題，因而會(huì)想到改進(jìn)制造方法。所以無論從任何角度上看，對比文件1都更適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

但為何審查員從第三次審查意見之后將對比文件3作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)呢？如上所述，從第一次審查意見可以看出審查員已理解了該發(fā)明的改進(jìn)點(diǎn)，但為何依然選擇技術(shù)課題與該發(fā)明不一樣（以鋁為內(nèi)部導(dǎo)體）、解決技術(shù)問題與該發(fā)明也不一樣（鋁表層的氧化鋁與陶瓷磁性體部牢固密接而抑制燒制時(shí)面方向的收縮）、而且公開該發(fā)明的特征的數(shù)量少（僅僅偶然公開了焙燒條件的某一特定值）的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)呢？筆者分析，如果以對比文件1作為最接近現(xiàn)有技術(shù)采用“三步法”來評價(jià)創(chuàng)造性的話，在第三步也就是判斷是否顯而易見時(shí)對于申請人較為有利。而審查員在將偶然公開該發(fā)明改進(jìn)點(diǎn)特征的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，避免了對比文件3與該發(fā)明課題效果差距大沒有啟示的問題，從而對于申請人較為不利。如此可見，如果審查員在已經(jīng)理解該發(fā)明的基礎(chǔ)之上依然選擇差距較大但公開了關(guān)鍵特征的對比文件3作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的話，則可以看出審查員是帶有傾向性的。即審查員雖然在一定程度上認(rèn)同該發(fā)明的改進(jìn)構(gòu)思，但暫時(shí)又無法接受目前的技術(shù)方案，在沒有更合適理由的情況下不得已而采用這樣的評價(jià)方式。

此時(shí)作為對策，筆者曾希望在答復(fù)第三次意見時(shí)針對審查員選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)的審查意見進(jìn)行陳述，但和申請人商討后，考慮到審查員的傾向性，避免過于糾纏而影響審查進(jìn)程，因而加入了能反映該發(fā)明改進(jìn)效果的參數(shù)特征，實(shí)質(zhì)上并未對權(quán)利要求范圍過多限定，得到了審查員的認(rèn)可。

（二）案例2（申請?zhí)枺?00810008997.X）

該發(fā)明涉及一種腸溶性長效涂覆芯，包括：含藥核芯，不含崩解劑；以及膜衣層，包覆該含藥核芯，該膜衣層包括：疏水性高分子，占該膜衣層的重量比例約為21.3～69.23%；及腸溶性物質(zhì)，占該膜衣層的重量比例約為26.9～58.43%，其中，在酸堿值大約5～8的磷酸鹽緩沖液中，該含藥核芯中的藥物至少可持續(xù)溶出約5小時(shí)。

復(fù)審?fù)ㄖ獣闹饕獌?nèi)容如下：

對比文件1公開了阿司匹林包衣脈沖片劑。權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于：（1）權(quán)利要求1的含藥核芯不含崩解劑；（2）對比文件1沒有公開膜衣層中疏水性高分子與腸溶性物質(zhì)的含量；（3）持續(xù)溶出時(shí)間不同?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征和說明書的描述，合議組認(rèn)為權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何延緩緩釋制劑釋放時(shí)間。合議組進(jìn)一步指出，對于區(qū)別特征（1），相對于具有崩解劑的制劑而言，不含崩解劑的制劑藥物溶出速率減緩、溶出時(shí)間延長，是本領(lǐng)域技術(shù)人員可預(yù)料的；對于區(qū)別特征（2），通過有限次實(shí)驗(yàn)調(diào)整包衣成分含量從而得到不同釋放效果的制劑也是本領(lǐng)域技術(shù)人員理應(yīng)掌握的能力；對于區(qū)別特征（3），通過不添加崩解劑、調(diào)整包衣成分含量，本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就能得到權(quán)力要求1所述的溶出時(shí)間范圍內(nèi)的制劑。

合議組的上述意見遵循了“三步法”的標(biāo)準(zhǔn)，但是在比較該發(fā)明和對比文件1后可知，合議組沒有真正理解該發(fā)明的技術(shù)思想，所以選擇該對比文件1作為最接近的對比文件不是很妥當(dāng)。

作為對比文件1的研究課題，其引言部分介紹到“口服脈沖制劑經(jīng)預(yù)定的滯留時(shí)間后才將藥物釋放，病人可在睡前服用制劑，以使藥物在病發(fā)前或藥效最佳時(shí)釋放”。對此，對比文件1設(shè)計(jì)不同厚度的包衣層來確定藥物的不同脈沖時(shí)間，從而藥物按照時(shí)間脈沖的節(jié)奏“滯后啟動(dòng)”來進(jìn)行釋放，使藥物在病發(fā)前或藥效最佳時(shí)釋放。另外，對比文件1與該發(fā)明不同的是在片芯中加入了高效崩解劑，在達(dá)到脈沖設(shè)計(jì)的時(shí)間點(diǎn)后使藥物在短時(shí)間內(nèi)迅速大量釋放。經(jīng)過對比后發(fā)現(xiàn)，對比文件1的技術(shù)思想是在選擇不同脈沖時(shí)間來實(shí)現(xiàn)“滯后啟動(dòng)”的藥物的“快速釋放”。

與對比文件1恰好相反，該發(fā)明中是單層膜衣層且含藥核芯“不含崩解劑”，最終得到的是長效涂覆芯，該藥劑到達(dá)腸道后0.5小時(shí)內(nèi)開始釋放，通過單層膜中的疏水性高分子和腸溶性物質(zhì)的比例調(diào)節(jié)并且核芯不含崩解劑，所以能“長效控釋”地達(dá)成溶出5小時(shí)。如此可見，該發(fā)明的效果是“較早啟動(dòng)”和“長效控釋”。通過對比可知，該發(fā)明與對比文件1所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果是完全不同的。申請人據(jù)此答復(fù)后，合議組接受并撤銷了駁回決定①魏征,劉峰.淺談“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”與“三步法”的關(guān)系及相關(guān)答辯策略[J].中國發(fā)明與專利,2014(3)：62-65.。

該案給出啟示：合議組在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)存在不當(dāng)?shù)那闆r下，在證明對比文件不適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的過程中，實(shí)際上就相當(dāng)于證明了該發(fā)明相對于對比文件1具有非顯而易見性。

三、結(jié) 語

審查員在選擇最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，有時(shí)會(huì)存在多種情況，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不當(dāng)或者不同時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致不同的結(jié)論。最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇是否恰當(dāng)，對于創(chuàng)造性判斷的客觀性有很大影響。通過案例1可以看出，當(dāng)審查員在理解了該發(fā)明后卻選擇了不適合的對比文件作為最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，代理人應(yīng)對該發(fā)明和對比文件進(jìn)行深入分析，探究審查員的真實(shí)意圖。通過案例2可以看出，當(dāng)審查員未真正理解該發(fā)明和對比文件而選擇的最接近現(xiàn)有技術(shù)不當(dāng)時(shí)，證明對比文件不適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的過程實(shí)際上也相當(dāng)于證明該發(fā)明相對于對比文件具有非顯而易見性的過程。

綜上，在面對“最接近現(xiàn)有技術(shù)”問題時(shí)，筆者總結(jié)了以下兩種對策供參考：

（1）如果審查員對技術(shù)方案的理解正確但選擇不適當(dāng)?shù)膶Ρ任募鳛樽罱咏F(xiàn)有技術(shù)，且能看出審查員帶有傾向性的情況下，則可以根據(jù)審查員傾向性的強(qiáng)弱，或試著糾正最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇而陳述創(chuàng)造性理由，或?yàn)榱思涌鞂彶檫M(jìn)度而進(jìn)行小限度修改。

（2）如果審查員對該發(fā)明或?qū)Ρ任募募夹g(shù)方案理解有誤而選擇不適當(dāng)?shù)膶Ρ任募鳛樽罱咏F(xiàn)有技術(shù)，可以在整體把握該發(fā)明和對比文件的基礎(chǔ)上直接說明非顯而易見性的理由。