李春榮

一、案例介紹與案例分析

（一）案例介紹

某公司將其技術(shù)在日本申請(qǐng)了專利（下面簡(jiǎn)稱“本申請(qǐng)”），該技術(shù)涉及產(chǎn)品的制造方法及對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，相應(yīng)地該公司在一個(gè)專利中申請(qǐng)了方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求。

方法權(quán)利要求的主要內(nèi)容為：使用強(qiáng)氧化劑使含有納米級(jí)結(jié)晶的直鏈高分子材料碳化從而獲得納米級(jí)碳材料。

產(chǎn)品權(quán)利要求的主要內(nèi)容為：一種納米級(jí)碳材料，所述納米級(jí)碳材料含有磺酸基團(tuán)，所述納米級(jí)碳材料為纖維狀或球狀。

該產(chǎn)品權(quán)利要求僅有一個(gè)從權(quán)，對(duì)磺酸基團(tuán)的含量進(jìn)行了進(jìn)一步的限定。

其說(shuō)明書中對(duì)納米級(jí)碳材料的定義為：碳粉末在較小維度的尺寸為1～100納米；如碳粉末為纖維狀的指的是纖維的直徑，碳粉末為球狀的指的是球的直徑。

請(qǐng)注意在本申請(qǐng)中，申請(qǐng)人出于對(duì)大的保護(hù)范圍的渴求，在產(chǎn)品權(quán)利要求中，僅對(duì)產(chǎn)品限定了三個(gè)技術(shù)特征：納米級(jí)碳材料，官能團(tuán)方面為含有磺酸基團(tuán)，形狀方面為纖維狀或球狀。

在日本，納米級(jí)碳材料研發(fā)、應(yīng)用和保護(hù)都非常之強(qiáng)大。針對(duì)本申請(qǐng)的納米碳產(chǎn)品權(quán)利要求，審查員找到對(duì)比文件，一則為以碳納米細(xì)纖為母體（優(yōu)選直徑50納米以下），經(jīng)過(guò)在上涂布涂料物質(zhì)，經(jīng)熱解后在母體上形成含孔高表面積層（厚度為0.5～100納米），稱之為涂層納米纖維，對(duì)該涂層納米纖維進(jìn)行官能化，官能團(tuán)可以有磺酸基團(tuán)；審查員認(rèn)為，該對(duì)比文件中，披露了含磺酸根的納米碳纖維，本申請(qǐng)沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性。針對(duì)本申請(qǐng)的納米碳球，審查員找到對(duì)比文件，一則公布了含有磺酸根的碳球，直徑在1～50納米之間，該碳球以富勒烯為核心，多層密閉的碳層同心、規(guī)整的分布在富勒烯外圍；審查員認(rèn)為對(duì)比文件披露了含有磺酸根的納米碳球，該納米碳球的直徑為1～50納米，故本申請(qǐng)沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性。

該產(chǎn)品權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的從權(quán)，審查員認(rèn)為，僅對(duì)磺酸基團(tuán)的含量做了進(jìn)一步的限定，而本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)特定目可以通過(guò)調(diào)整而獲得不同的磺酸基團(tuán)的含量，故沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性。

（二）案例分析

從上面的介紹可以看出，審查員找出的對(duì)比文件直接挑戰(zhàn)本申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。

1. 答復(fù)對(duì)策之——僅依賴方法權(quán)利要求

本申請(qǐng)中，審查員僅質(zhì)疑了產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性，其對(duì)方法權(quán)利要求則是持肯定態(tài)度。這種情況下，刪除產(chǎn)品權(quán)利要求，僅依賴方法權(quán)利要求如何？筆者認(rèn)為不妥。雖然對(duì)方法權(quán)利要求的保護(hù)延及以該方法生產(chǎn)的產(chǎn)品，但是在維權(quán)過(guò)程中，方法權(quán)利要求的維權(quán)成本和難度都要高于產(chǎn)品權(quán)利要求。有鑒于此，申請(qǐng)人會(huì)全力以赴來(lái)爭(zhēng)取產(chǎn)品權(quán)利要求

2. 答復(fù)對(duì)策之——考慮用方法來(lái)限定產(chǎn)品使之成為PBP權(quán)利要求

鑒于日本對(duì)PBP權(quán)利要求采用“產(chǎn)品限定”法，如果能將產(chǎn)品權(quán)利要求修改為PBP權(quán)利要求，也不失為一種好的對(duì)策。

具體到本申請(qǐng)的案例，本申請(qǐng)的產(chǎn)品權(quán)利要求僅限定了“磺酸基團(tuán)”“納米碳纖維或納米碳球”，說(shuō)明書對(duì)納米限定為“1～100納米”；而對(duì)比文件的涂層納米纖維，也含有磺酸基團(tuán)，直徑與本申請(qǐng)的納米碳纖維有重合。另一對(duì)比文件的納米碳球，也含有磺酸基團(tuán)，直徑與本申請(qǐng)的納米碳球有重合。

經(jīng)與發(fā)明人溝通發(fā)現(xiàn)，其實(shí)本申請(qǐng)的納米碳纖維與對(duì)比文件的納米碳纖維還是有區(qū)別的：本申請(qǐng)的納米碳纖維沒(méi)有涂層，而對(duì)比文件有涂層；本申請(qǐng)的納米碳球不含有富勒烯，而對(duì)比文件含有富勒烯；由本申請(qǐng)的原理可以看出，運(yùn)用強(qiáng)氧化劑使高分子結(jié)晶形態(tài)迅速保持下來(lái)且碳化成型，以此來(lái)制備納米級(jí)碳纖維、納米級(jí)碳球，所以本申請(qǐng)的產(chǎn)品主要特點(diǎn)是含有結(jié)晶，但又不是完全結(jié)晶。

既然本申請(qǐng)的產(chǎn)品和對(duì)比文件不同，那么就往產(chǎn)品權(quán)利要求中添加技術(shù)特征吧，以克服新穎性和創(chuàng)造性問(wèn)題。

可是，通過(guò)閱讀說(shuō)明書發(fā)現(xiàn)，發(fā)明人所說(shuō)的區(qū)別沒(méi)有明確記載在說(shuō)明書中，也不能從說(shuō)明書中毫無(wú)疑義的直接得出；從屬權(quán)利要求也沒(méi)有可以用來(lái)加入到獨(dú)立權(quán)利要求中的有意義的技術(shù)特征。

一方面本申請(qǐng)的產(chǎn)品與對(duì)比文件確實(shí)不同，而另一方面從申請(qǐng)文件中又找不到可以用來(lái)加入到獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征。既然從本申請(qǐng)的原理也能解釋出區(qū)別，那么用方法來(lái)限定產(chǎn)品如何？在日本，用方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，審查又是非常嚴(yán)格。

二、案例中涉及的日本審查制度

用方法表征的產(chǎn)品權(quán)利權(quán)利要求（即PBP權(quán)利要求）的保護(hù)范圍的問(wèn)題，在日本最高法院的2個(gè)判決（平成 24 年（受）第 1204 號(hào)、平成 24 年（受）第 2658 號(hào)，作出時(shí)間 2015年6月5日）作出之前，一直存在多種觀點(diǎn)，主要有“產(chǎn)品限定法”和“全部限定法”①丁佳藝. “用方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求”相關(guān)問(wèn)題的探析[D]. 北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，2014.，但在最高院的這兩個(gè)判決作出之后，PBP權(quán)利要求的保護(hù)范圍的解釋就有了定論：該類產(chǎn)品權(quán)利要求的專利權(quán)效力延及與該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、特性等相同的產(chǎn)品，不考慮其制造方法。在這種情況下，就給出了日本對(duì)PBP權(quán)利要求審查的動(dòng)向：審查其權(quán)利要求的范圍是否清楚。

（一）產(chǎn)品限定法

持有該觀點(diǎn)的人認(rèn)為，PBP權(quán)利要求實(shí)質(zhì)也是產(chǎn)品權(quán)利要求，只是在提交申請(qǐng)時(shí)，不能通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或特性對(duì)其進(jìn)行直接表征或這種表征不現(xiàn)實(shí)，不得已而借助方法來(lái)限定。所以，PBP權(quán)利要求其提供的是一種絕對(duì)的保護(hù)，只要是產(chǎn)品與PBP權(quán)利要求相同，就落入了產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍，而不管其制造方法是否與PBP權(quán)利要求中的限定相同。

（二）全部限定法

持有該觀點(diǎn)的人認(rèn)為，既然PBP權(quán)利要求用方法來(lái)限定了，那么制造方法應(yīng)該作為PBP權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征，應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品起到限定作用，只有使用相同方法制造的產(chǎn)品，才有可能落入到PBP權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

（三）日本最高法院的2個(gè)判決

2015年6月5日，日本最高法院的2個(gè)判決（平成 24 年（受）第 1204 號(hào)、平成 24 年（受）第 2658號(hào)），為PBP權(quán)利要求的保護(hù)范圍下了定論。

上述2個(gè)判決的原審機(jī)關(guān)在其判決中均采用了“全部限定法”，認(rèn)為僅在產(chǎn)品無(wú)法或難以通過(guò)結(jié)構(gòu)或特征來(lái)表征的情況下，才可以考慮用方法來(lái)限定；且應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求范圍限定為通過(guò)權(quán)利要求中記載的方法制造的產(chǎn)品。

但是最高院推翻了上述認(rèn)定，最高院認(rèn)為：日本專利審查應(yīng)采用“產(chǎn)品限定法”，產(chǎn)品專利權(quán)利要求效力延及與該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、特性等相同的產(chǎn)品，而不考慮其制造方法。

既然PBP權(quán)利要求采用“產(chǎn)品限定法”，為了平衡申請(qǐng)人和社會(huì)公眾的利益，就勢(shì)必要求申請(qǐng)人舉證申請(qǐng)時(shí)“不能用結(jié)構(gòu)或特性表征或不現(xiàn)實(shí)”，不審查“不能或不現(xiàn)實(shí)”就對(duì)PBP權(quán)利要求授權(quán)是對(duì)社會(huì)公眾利益的不公平。

對(duì)于PBP權(quán)利要求，就要求日本在專利審查的時(shí)候，對(duì)其保護(hù)范圍是否清楚進(jìn)行審查。日本最高院在其論證中，給出了如下理由：專利制度的目的一方面要求專利權(quán)人拿公開(kāi)換取壟斷專用權(quán)，即要求專利權(quán)人將其技術(shù)清楚、完整展現(xiàn)在公眾面前，才能給予其專利保護(hù)；同時(shí)，公眾通過(guò)掌握該專利技術(shù)而實(shí)現(xiàn)對(duì)該技術(shù)的利用、更新，從而才能推動(dòng)社會(huì)科技進(jìn)步，如果公開(kāi)的專利不清楚，則專利制度的目的難以實(shí)現(xiàn)。另一方面，產(chǎn)品發(fā)明專利的保護(hù)范圍通常通過(guò)明確記載該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性來(lái)直接界定，但有時(shí)可能由于產(chǎn)品的性質(zhì)等原因，導(dǎo)致在提交申請(qǐng)時(shí)不能用結(jié)構(gòu)或特征對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表征，或用結(jié)構(gòu)或特征表征不現(xiàn)實(shí)（以下簡(jiǎn)稱“不能或不現(xiàn)實(shí)”）。“不能”就是指提交申請(qǐng)時(shí)技術(shù)上不能對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行解析。所謂“不現(xiàn)實(shí)”是指對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行界定的作業(yè)需要大量的經(jīng)濟(jì)支出或時(shí)間，這種經(jīng)濟(jì)支出或時(shí)間對(duì)于專利申請(qǐng)的性質(zhì)、時(shí)效性等方面是不現(xiàn)實(shí)的。這時(shí)就不能對(duì)產(chǎn)品保護(hù)范圍中記載的該產(chǎn)品的制造方法一刀切，存在上述事件的前提下，即使將發(fā)明專利的保護(hù)范圍限定為結(jié)構(gòu)、特征等與通過(guò)該制造方法制造的產(chǎn)品相同的產(chǎn)品，也不會(huì)對(duì)公眾利益造成不利影響。②平成 24 年（受）第 1204 號(hào)［EB/OL］.[2019-04-16].http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf

（四）日本審查基準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)調(diào)整

2015年7月6日，日本特許廳出臺(tái)了“關(guān)于PBP權(quán)利要求的近期審查處理辦法”，指出：除非提交申請(qǐng)時(shí)，用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或特性對(duì)其進(jìn)行直接表征不能或不現(xiàn)實(shí)，否則將認(rèn)定產(chǎn)品發(fā)明不清楚，并把證明申請(qǐng)時(shí)表征不能或不現(xiàn)實(shí)的舉證責(zé)任交給了申請(qǐng)人。③褚瑤楊，李洋. 日本專利審查中對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征的審查動(dòng)向[J].專利代理，2017（04）：59-60.也就是說(shuō)，申請(qǐng)人若希望采用PBP權(quán)利要求，一定要證明申請(qǐng)時(shí)用結(jié)構(gòu)或特性表征產(chǎn)品不能或不現(xiàn)實(shí)，否則將被審查員認(rèn)定為不清楚，沒(méi)有滿足《日本專利法》第36條第6款第（ⅱ）④王揚(yáng)平. 日本專利法審查實(shí)踐中關(guān)于權(quán)利要求撰寫的要求[G].國(guó)際專利縱覽，北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2017.之規(guī)定。

三、該類案件撰寫時(shí)的注意事項(xiàng)

為了不至于在答復(fù)審查意見(jiàn)中太被動(dòng)，雖然產(chǎn)品明明具有新穎性卻被審查員質(zhì)疑，在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)想添加技術(shù)特征卻得不到說(shuō)明書的支持，專利申請(qǐng)?jiān)谧珜憰r(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)。

（一）產(chǎn)品權(quán)利要求直接表征，盡量避免PBP權(quán)利要求

從上面的介紹可以看出，由于PBP權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋采用“產(chǎn)品限定法”，適用前提是申請(qǐng)人能夠證明在申請(qǐng)時(shí)不能采用結(jié)構(gòu)或特性表征，或采用該種表征不現(xiàn)實(shí)；而為了平衡申請(qǐng)人和社會(huì)公眾利益，特許廳會(huì)對(duì)PBP權(quán)利要求的清楚性做嚴(yán)格審查；所以PBP權(quán)利要求要想獲得授權(quán)并不那么容易。PBP權(quán)利要求誕生的條件也印證了前述內(nèi)容。既然PBP權(quán)利要求提供的也是一種絕對(duì)保護(hù)，在考慮可能存在其他方法制備該產(chǎn)品的前提下，對(duì)PBP權(quán)利要求提出嚴(yán)苛的審查條件也在情理之中。

而既然是產(chǎn)品權(quán)利要求，我們就要回歸產(chǎn)品權(quán)利要求的本質(zhì)；既然申請(qǐng)人要求對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求提供一種絕對(duì)的保護(hù)，那么用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特征來(lái)表征產(chǎn)品也是應(yīng)有之義。而在維權(quán)過(guò)程中，拿疑似侵權(quán)產(chǎn)品和權(quán)利要求對(duì)比的時(shí)候，權(quán)利要求包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特征也是適用條件。

所以，既然是產(chǎn)品權(quán)利要求，就盡量使用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特性來(lái)表征，這是產(chǎn)品權(quán)利要求的內(nèi)在要求，也為以后維權(quán)打好基礎(chǔ)。使用PBP權(quán)利要求，只不過(guò)是因申請(qǐng)時(shí)的客觀條件限制不得已而采用的一種變通手段，只能在特定的條件下使用，且特許廳對(duì)其審查及其嚴(yán)格。

具體到本案例，由于申請(qǐng)人在說(shuō)明書中產(chǎn)品本身表征稍有欠缺，產(chǎn)品權(quán)利要求只有三個(gè)必要技術(shù)特征：納米級(jí)碳材料、磺酸根基團(tuán)和形狀，且從屬權(quán)利要求又不能提供重要技術(shù)特征以給獨(dú)立產(chǎn)品權(quán)利要求有力支持。當(dāng)日本審查員指出該權(quán)利要求的新穎性和支持性問(wèn)題時(shí)，申請(qǐng)人的修改工作就及其被動(dòng)；但是若修改成PBP權(quán)利要求，“不能或不現(xiàn)實(shí)”的證明任務(wù)又非常艱巨。

（二）權(quán)利要求中一個(gè)必要技術(shù)特征不能少，一個(gè)非必要技術(shù)特征不能多

一個(gè)必要技術(shù)特征不能少。申請(qǐng)人出于追求大的保護(hù)范圍的初衷，有動(dòng)機(jī)在權(quán)利要求中盡可能少的書寫技術(shù)特征。少寫技術(shù)特征沒(méi)有錯(cuò)，但關(guān)鍵是必要技術(shù)特征不能少。缺少必要該技術(shù)特征，權(quán)利要求則有可能被無(wú)效⑤。從另一個(gè)方面講，由于缺少技術(shù)特征，會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)的范圍的擴(kuò)大，會(huì)將一些現(xiàn)有技術(shù)包含進(jìn)去，所以也會(huì)導(dǎo)致新穎性問(wèn)題而不能獲得授權(quán)。具體到本申請(qǐng)的案例，僅僅在權(quán)利要求中提及：納米級(jí)碳材料、含有磺酸基團(tuán)、形狀為纖維狀或球狀，這三個(gè)必要技術(shù)特征，很容易就能將現(xiàn)有技術(shù)包含進(jìn)去。雖然實(shí)際上本申請(qǐng)的產(chǎn)品權(quán)利要求與審查員找到的對(duì)比文件有區(qū)別，但是僅僅從權(quán)利要求的內(nèi)容來(lái)看，還是被審查員質(zhì)疑新穎性問(wèn)題。

一個(gè)非必要技術(shù)特征不能多。增加非必要技術(shù)特征，會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求毫無(wú)價(jià)值地縮小，且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能輕易對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行規(guī)避，結(jié)果是申請(qǐng)人公開(kāi)了技術(shù)，卻沒(méi)能達(dá)到技術(shù)壟斷的目的，可謂是賠了夫人又折兵。

（三）書寫層層遞進(jìn)的權(quán)利要求

這樣做的目的是為了對(duì)產(chǎn)品形成金字塔形的立體保護(hù)，當(dāng)主權(quán)被審查員質(zhì)疑可專利性的時(shí)候，我們可以從容地把從權(quán)提升為主權(quán)從而克服審查員指出的問(wèn)題。這就要求從屬權(quán)利要求引用關(guān)系合理，盡量考慮技術(shù)特征多種排列組合的可能性。

從屬權(quán)利要求要有良好的邏輯層次，對(duì)于有可能產(chǎn)生新穎性和創(chuàng)造性的重要特征要按照范圍從大到小的順序逐層限定，盡量考慮技術(shù)特征多種排列組合的可能，組建出相互交織的層層遞進(jìn)、又不重復(fù)的權(quán)利要求保護(hù)范圍，最終限定到實(shí)施例中的具體特征。

“獨(dú)立權(quán)利要求范圍非常大，從屬權(quán)利要求直接采用實(shí)施例中具體特征”是權(quán)利要求撰寫的另一問(wèn)題。這種撰寫方式存在的弊端為：獨(dú)立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求之間梯度過(guò)大，一旦獨(dú)立權(quán)利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，就只能一下子縮小到實(shí)施例中的具體特征，導(dǎo)致申請(qǐng)人利益受損。

具體到本案例，申請(qǐng)人獨(dú)立權(quán)利要求僅限定了3個(gè)技術(shù)特征，從權(quán)僅根據(jù)實(shí)施例對(duì)磺酸根的含量進(jìn)行了限制，這就中了“獨(dú)立權(quán)利要求范圍非常大，從屬權(quán)利要求直接采用實(shí)施例中具體特征”的描述。在獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求中，又沒(méi)有設(shè)計(jì)含有其他重要技術(shù)特征的權(quán)利要求（如納米級(jí)碳材料中的結(jié)晶含量等），這就導(dǎo)致修改獨(dú)立權(quán)利要求的時(shí)候，往其中添加技術(shù)特征就非常被動(dòng)。

（四）在說(shuō)明書中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行盡可能詳細(xì)的表征

說(shuō)明書可以解釋權(quán)利要求，為權(quán)利要求的修改提供支持。說(shuō)明書中沒(méi)有體現(xiàn)的內(nèi)容，是不能據(jù)此來(lái)修改權(quán)利要求的，否則就存在修改超限而不被審查員接受的問(wèn)題。

具體到本案例，雖然本申請(qǐng)的產(chǎn)品與對(duì)比文件存在區(qū)別，但是由于說(shuō)明書中并沒(méi)有將這種區(qū)別描述出來(lái)，這就導(dǎo)致了產(chǎn)品權(quán)利要求被審查員質(zhì)疑新穎性的時(shí)候，很難從說(shuō)明書提取技術(shù)特征以加入到權(quán)利要求中，以與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)分。

慶幸的是，本申請(qǐng)的說(shuō)明書，對(duì)納米級(jí)碳材料的的納米進(jìn)行了限定1～100納米，并在說(shuō)明書對(duì)小于1納米以及大于100納米的弊端進(jìn)行了說(shuō)明，這為答復(fù)審查員的意見(jiàn)提供的有力支持。

（五）背景技術(shù)羅列到位，并在說(shuō)明書中將本申請(qǐng)與背景技術(shù)區(qū)別來(lái)的

說(shuō)明書中提到的背景技術(shù)也非常重要，有時(shí)候它可以直接拿過(guò)來(lái)用來(lái)反駁審查員給出的現(xiàn)有技術(shù)。

例如，審查員可能會(huì)搜索到本申請(qǐng)中背景技術(shù)提到的文件，并用來(lái)質(zhì)疑本申請(qǐng)的可專利性。針對(duì)這樣的對(duì)比文件，申請(qǐng)人答復(fù)起來(lái)就會(huì)非常得心應(yīng)手了。

總之，在日本專利申請(qǐng)中，對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫，要進(jìn)行科學(xué)安排；對(duì)為其提供支持的說(shuō)明書的撰寫也要非常講究。唯有此，才能在實(shí)審及以后的維權(quán)中占據(jù)主動(dòng)地位。