謝偉魏

一、引 言

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，在申請人答復(fù)第一次審查意見通知書之后，審查員應(yīng)當對申請繼續(xù)進行審查，考慮申請人陳述的意見和/或?qū)ι暾埼募鞒龅男薷?。審查員應(yīng)當在審查程序的各階段，使用相同的審查標準。

如果審查員在撰寫第一次審查意見通知書之前，已對申請進行了全面審查，則在繼續(xù)審查階段應(yīng)當把注意力集中在申請人對通知書正文中提出的各審查意見的反應(yīng)上，特別應(yīng)當注意申請人針對全部或部分審查意見進行爭辯時所陳述的理由和提交的證據(jù) 。

由此可見，回案處理的核心在于對申請人在意見陳述中所爭辯的理由和提交的證據(jù)進行回應(yīng)，基于現(xiàn)有事實、申請人的意見陳述及提交的證據(jù)明確案件走向，進而選擇最優(yōu)的審查策略，高效處理案件。審查過程中，應(yīng)盡量避免出現(xiàn)多通等情況導(dǎo)致審查周期拖長，降低審查效能。

如果申請人經(jīng)過修改和意見陳述已經(jīng)符合《專利法》及《專利法實施細則》的規(guī)定，審查員應(yīng)當發(fā)出授予專利權(quán)通知書。對于申請人的意見陳述和修改消除了可能導(dǎo)致被駁回的缺陷，使修改后的申請有可能被授予專利權(quán)的，如果申請仍存在某些缺陷，則審查員應(yīng)當再次通知申請人消除這些缺陷。對于此類缺陷，應(yīng)當基于節(jié)約程序原則以及高效審查目標來加速審查，例如，對于形式缺陷及涉及重復(fù)授權(quán)問題等缺陷，可以通過電話與申請人溝通的方式加速審查，對明顯錯誤進行依職權(quán)修改，縮短審查周期。

從審查實踐可知，大部分案件都涉及可能駁回的缺陷，特別是以涉及創(chuàng)造性的缺陷的案件占絕大多數(shù)。對于涉及創(chuàng)造性缺陷的案件，申請人通常爭辯激烈，在中通的撰寫上，應(yīng)當著力在爭議的焦點上，針對焦點問題進行詳細回應(yīng)，對于在前次通知書中已經(jīng)告知過的內(nèi)容簡單評述，以突出核心關(guān)切。對于因不具備創(chuàng)造性而不具備授權(quán)前景的案件，在涉及發(fā)明構(gòu)思的爭議點方面，必須提供證據(jù)，對于非發(fā)明構(gòu)思的重要特征，應(yīng)盡可能給予證據(jù)支撐并加強說理，如僅僅通過說理的方式評述，則應(yīng)做到理由充分、論證嚴謹、令人信服。

涉及創(chuàng)造性缺陷的回案的審查可以體現(xiàn)審查員的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)，審查員能否對此類回案采取最優(yōu)的審查策略，做到高效審查，直接影響審查進度和審查質(zhì)量。因此，本文重點對此類案件的處理進行探究，并通過案例分析，來闡釋此類案件中通的優(yōu)化撰寫方法及高效處理的策略，希望起到拋磚引玉的效果。

二、回案處理策略

由于收到申請人的意見陳述距離上一次通知書已間隔一段時間，加上案件的積累不能及時處理等情況，在開始處理回案時，對于案情和對比文件公開的內(nèi)容，審查員可能記憶不多，需要重新回顧案情及對比文件公開的內(nèi)容，會占據(jù)一部分的時間，如果能夠根據(jù)領(lǐng)域的特點采取相應(yīng)措施幫助自己快速回憶案情以便快速處理，無疑可以提高審查效率，案例1給出了這方面的引導(dǎo)。另外，為了高效與申請人溝通，通知書的撰寫應(yīng)該重點突出、條理清晰、注重證據(jù)、說理詳實，對于在前次通知書中已經(jīng)告知的內(nèi)容適當簡要撰寫，關(guān)注爭議焦點，案例2給出了通知書優(yōu)化撰寫的參考。相信通過這兩個案例的示范和指引，會很好地幫助審查員高效處理回案，提高審查效能。

（一）案例1

該案申請?zhí)枺?01610898094.8,涉及帶套筒的裝配式木框架結(jié)構(gòu)梁柱節(jié)點，包括一項獨立權(quán)利要求1和兩項從屬權(quán)利要求2、3，權(quán)利要求1的特征很多，涉及結(jié)構(gòu)間的連接關(guān)系繁雜。審查員以權(quán)利要求1-3不具備創(chuàng)造性發(fā)出第一次審查意見通知書，申請人提交了意見陳述書，審查員發(fā)出第二次審查意見通知書后，該案視撤?，F(xiàn)摘錄通知書中處理申請人意見的部分內(nèi)容：

審查員對此持不同意見：

首先，審查員列出了本申請與對比文件2的方案圖（分別如圖1和圖2所示）。從對比文件2的圖可以毫無疑義、直接確定套筒內(nèi)的縱向肋板的目的是為了將上、下木柱連接在一起，傳遞部分彎矩，以及將部分梁上的剪力傳遞到節(jié)點上。若如申請人所述，對比文件2的套筒內(nèi)縱向肋板僅僅是連接板的延伸，那么對比文件2的上、下柱就不需要在端部設(shè)置插槽。

圖1 本申請的方案

圖2 對比文件2的方案

其次，申請人只注意到對比文件2的套筒內(nèi)縱向肋板高度與套筒高度不同，而與連接板高度相同，就認為兩者在力學(xué)機理上存在重大不同，這一判斷有些武斷。審查員給出了以下佐證文件：CN105178448A、JP2002013203A，兩篇文獻與本申請的構(gòu)思非常接近，其在梁柱節(jié)點的連接中根本未設(shè)置套筒。因此，申請人所述的本文中套筒內(nèi)“十”字型肋板的縱向高度同翅式套筒連接板的縱向高度無關(guān)，僅僅與套筒的縱向高度有關(guān)，并沒有產(chǎn)生實質(zhì)性的效果。換句話說，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實際需要對肋板的縱向高度進行選擇。

在中通撰寫中，由于該案涉及連接關(guān)系復(fù)雜，僅僅使用語言難以起到良好溝通的效果，該案審查員在評述時將對比文件的附圖與該申請附圖并列放置，以圖說話，進而清晰說明了對比文件公開的內(nèi)容與該申請方案的對比結(jié)果。

對于涉及結(jié)構(gòu)的案件，特別是構(gòu)件較多、連接方式復(fù)雜的案件，由于一通發(fā)出到再次處理之間的時間差，一般需要花費較長時間再次了解方案，該案件的審查員在審查實踐中發(fā)現(xiàn)采用附圖比對的方式可以幫助他快速記起案情，節(jié)約再次理解方案和對比文件的時間。另外，通知書中采用附圖進行比對評述的方式有助于和申請人的高效溝通，通過附圖比對可以比較直觀地讓申請人明白審查員想要表達的信息。

從該案的處理方式可得到如下啟示：將審查過程看作一個整體，從一通到結(jié)案是一個完整的相互關(guān)聯(lián)的事件，不能割裂一通和中通的處理，一通的處理應(yīng)考慮到后續(xù)處理的可能性，應(yīng)具有前瞻性地為后續(xù)處理提供便利和可用的文獻；中通處理要充分利用一通的成果。具體地，對于不同的領(lǐng)域不同案件的特點，審查員要尋找便于快速記憶該申請技術(shù)方案和對比文件技術(shù)方案的方式，以節(jié)約再次理解該案及對比文件的時間，例如該案中附圖的方式。另外，在一通的檢索時，應(yīng)該對申請的技術(shù)方案進行全面檢索，對一通發(fā)出后申請人可能的爭辯要有一定的預(yù)期，在檢索時即將相關(guān)文件檢索出來，并進行相應(yīng)標記，當意見陳述中需要相關(guān)文件時，可以直接在中通中使用，節(jié)約再次重復(fù)檢索的時間。因此，磨刀不誤砍柴工，一通時做足功夫，中通處理會相對輕松許多，可以做到心中有數(shù)，駕輕就熟。

（二）案例2

該案申請?zhí)枺?01610571050.4，請求保護一種燒結(jié)過程監(jiān)測裝置及燒結(jié)機，包括2項獨立權(quán)利要求1、10和8項從屬權(quán)利要求2-9，審查員在一通中以權(quán)利要求1-10不具備創(chuàng)造性發(fā)出第一次審查意見通知書，申請人針對第一次審查意見通知書進行了陳述，審查員針對該意見陳述發(fā)出第二次審查意見通知書，正文評述如下：

1.權(quán)利要求1-10不具備創(chuàng)造性，具體評述可參見第一次審查意見通知書。

2.關(guān)于意見陳述書

申請人在意見陳述書中陳述了本申請具備創(chuàng)造性的理由，概述如下：

（1）對比文件1的測量裝置，申請人并不清楚其是如何在保護套管內(nèi)填充有顆粒的情況下插入燒結(jié)料層之中進行溫度測量的。對比文件1中的帶式燒結(jié)機料層內(nèi)部溫度測量裝置不同于本申請當中的測溫單元；

（2）對比文件1已經(jīng)明確了測量裝置運行到機尾防塵罩之前就結(jié)束測量，并打開保溫蓋、拉出數(shù)據(jù)線。從而，對比文件1的測量裝置在完成一次測量之后，其并不會返回臺車前部自動進行下一次燒結(jié)的測量。而且由于保溫蓋已經(jīng)被打開且數(shù)據(jù)線已經(jīng)被拉出，也無法返回臺車前部進行下一次測量；

（3）對比文件2公開了一種移動式鑄型表面烘干裝置，和本申請的燒結(jié)技術(shù)領(lǐng)域相差甚遠，對比文件2不可能給出技術(shù)啟示；

（4）本發(fā)明為了實現(xiàn)“自動返回進行下一次測量”這個技術(shù)效果，先后引出了第一、第二、第三和第四限位開關(guān)，將測溫裝置在燒結(jié)機運行方向的運動、在燒結(jié)機斷面方向上的運動進行了閉環(huán)檢測控制；權(quán)利要求6和7中的技術(shù)特征，正是本發(fā)明的發(fā)明點特征之一，而對于發(fā)明點特征審查員不應(yīng)該直接以常規(guī)技術(shù)手段來評述。

對此，審查員持不同看法，原因如下：

（1）首先，專利申請的保護范圍以權(quán)利要求記載的內(nèi)容為準，本申請權(quán)利要求1并未明確限定所采用測溫單元的結(jié)構(gòu)，對比文件1明確公開了：本發(fā)明帶式燒結(jié)機料層內(nèi)部溫度測量裝置用耐高溫絕緣顆粒保護熱電偶，……熱電偶底部呈階梯狀，這樣可以在燒結(jié)料層高度方向上實現(xiàn)多點同步溫度測量工作，即該測溫單元也可實現(xiàn)不同料層溫度的測量，相當于公開了權(quán)利要求1中的測溫單元；其次，關(guān)于保護套中的耐高溫材料，對比文件1中的測溫裝置中雖然填充了耐高溫顆粒，但其是可以整體插入燒結(jié)料層的，由于燒結(jié)各料層的溫度不同，自然會使測量裝置整體包括其內(nèi)部的耐高溫顆粒的溫度也不同，其中梯度布置的熱電偶也會測得相應(yīng)深度的料層溫度；對比文件1明確記載了填充耐高溫顆粒是為了保護熱電偶，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易判斷耐高溫顆粒雖然可以保護熱電偶，但也會造成測量溫度有一定偏差，所以當追求測溫準確性時，本領(lǐng)域技術(shù)人員也有動機不填充耐高溫顆粒，相應(yīng)的技術(shù)效果是可以合理預(yù)期的；

（2）雖然對比文件1公開了一次測溫完成后要取出數(shù)據(jù)線，但其只是為了讀取測量裝置中的數(shù)據(jù)，并不意味著不需要進行下次測溫，本領(lǐng)域的測溫裝置常常是要重復(fù)用的，即測完一次燒結(jié)溫度再測下一次燒結(jié)溫度。此時存在兩種情況，一種是手動將燒結(jié)機尾的測溫元件轉(zhuǎn)移至燒結(jié)機頭進行下一次測溫，另一種是采用移動裝置將測溫元件轉(zhuǎn)移至燒結(jié)機頭，基于減輕勞動力實現(xiàn)機械自動化控制的常規(guī)需求，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到設(shè)置能夠?qū)崿F(xiàn)前后及上下運動的測溫元件移動裝置；

（3）對比文件2的技術(shù)領(lǐng)域雖然與本申請有一定差別，但兩者都涉及測溫元件的移動；《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，本領(lǐng)域技術(shù)人員雖然不具備創(chuàng)造性，但如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段時，他也具有從其他技術(shù)領(lǐng)域中獲取該申請日或優(yōu)先權(quán)日之間的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力；尤其是對于常規(guī)機械裝置如移動升降裝置在各個領(lǐng)域是相通的，基于實現(xiàn)自動化操作的需求，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機參考對比文件2；

（4）設(shè)置限位裝置以控制測溫裝置的啟停是本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，審查員也列舉了現(xiàn)有技術(shù)CN101985687 A、CN1563963 A、CN103940252 A，這些文件都公開了測溫裝置通過限位開關(guān)控制啟停的原理，在工具書《轉(zhuǎn)爐煉鋼》（《轉(zhuǎn)爐煉鋼》，龔堯，第361頁，冶金工業(yè)出版社，19910531）中也公開了：在切斷裝置送進行程終點時，安裝在框架上的撞鐵觸及限位開關(guān)，在它的指令下，有下列幾個動作同時進行：①拔取裝置后退，觸及限位開關(guān)后，拔取夾持器打開，試樣被取下；②測溫槍高速上升，到達上限位置時因觸及限位開關(guān)而停止；③切斷裝置后退，觸及限位開關(guān)停止。可見，設(shè)置限位開關(guān)控制啟停及實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)動是本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段，在對比文件1公開了測溫元件需要移動和升降的基礎(chǔ)上，設(shè)置限位開關(guān)控制測溫裝置插入及上升時機并控制插入及上升的高度是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，相應(yīng)的技術(shù)效果也是可以合理預(yù)期的。

從審查意見通知書的撰寫來看，該通知書對權(quán)利要求1-10創(chuàng)造性的評述采取了簡述的方式，而將焦點集中在申請人的意見陳述上，對于申請人的爭辯點進行了梳理，并歸納概括出要點，針對每一點進行詳細地回應(yīng)和充分闡釋。在針對爭辯點進行回應(yīng)時，針對申請人所述的發(fā)明點列舉了專利文獻并提供了書籍作為公知舉證，針對非發(fā)明點的爭議，調(diào)理清晰，分析說理詳實充分。

對于前次通知書已經(jīng)告知過申請人的情況進行簡要評述，通知書撰寫的方式可以根據(jù)案件情況靈活確定，以減少信息的重復(fù)，突出重點，體現(xiàn)通知書溝通、傳遞信息的價值。這樣撰寫的通知書對申請人而言也是非常有利的，他們能夠從通知書中迅速準確把握審查員的觀點，進而使溝通交流聚焦，便捷高效。這樣的撰寫方式無疑有助于縮短審查周期，提高審查質(zhì)量。

三、結(jié) 語

將實審過程中一通到結(jié)案作為一個整體看待，審查員從一通開始就應(yīng)對案件走向有一個預(yù)期，并且預(yù)期申請人可能的爭辯，從而在一通時就有針對性地檢索并標記，在回案處理時可以利用前期的成果。為了便于快速記憶回案的方案和對比文件公開的內(nèi)容，審查員應(yīng)當結(jié)合領(lǐng)域特點，采用例如圖文并茂、對案件進行記錄等方式，節(jié)約再次理解案件的時間。同時，審查員拿到回案后應(yīng)當及時處理，避免因?qū)徬薅颐μ幚砘匕傅那闆r發(fā)生。在撰寫通知書時，應(yīng)優(yōu)化通知書的結(jié)構(gòu)，對于已經(jīng)告知申請人的內(nèi)容，簡要提及即可，將重點放在申請人對審查意見通知書的反應(yīng)上，梳理提煉申請人的爭議點，并有針對性地進行回應(yīng)，注重證據(jù)、說理詳實、邏輯清晰。通過上述工作，可以做到與申請人有效溝通、節(jié)約審查時間、縮短審查周期、提高審查效能。