何之賢，陳力*

由一個復(fù)審案例探討組合發(fā)明創(chuàng)造性的評判

何之賢，陳力*

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢 400700）

分別從歐局判例法和《專利審查指南 2010》兩個方面闡述了組合發(fā)明的定義和創(chuàng)造性評判的側(cè)重點，并通過對一個復(fù)審案例在實審與復(fù)審中的不同審查意見進(jìn)行分析，嘗試確定兩方觀點不一致的原因，最終給出對于組合發(fā)明創(chuàng)造性判斷的思路。

復(fù)審案例；組合發(fā)明；創(chuàng)造性評判；技術(shù)效果

1 引言

《專利審查指南 2010》第二部分第四章列舉了幾種不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷，其中第4.2節(jié)涉及組合發(fā)明。其闡述了組合發(fā)明的定義是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題。同時規(guī)定在進(jìn)行組合發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時通常需要考慮：組合后的各項技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示以及組合后的技術(shù)效果等?！秾＠麑彶橹改?2010》進(jìn)一步具體闡述了：①顯而易見的組合。如果要求保護(hù)的發(fā)明僅僅是將某些已知產(chǎn)品或方法組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡單疊加，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。②非顯而易見的組合。如果組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果；或者說組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具有創(chuàng)造性。由上述可知，判斷組合發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的一個重要依據(jù)是判斷技術(shù)效果是一種簡單疊加還是取得了新的技術(shù)效果，或者是取得優(yōu)異于技術(shù)效果的總和。然而在實際審查中仍然會存在前后審對于組合發(fā)明創(chuàng)造性評判不一致的現(xiàn)象，希望通過對一個復(fù)審案例進(jìn)行分析，找到組合發(fā)明創(chuàng)造性評判過程中需要注意的問題，從而有助于對組合發(fā)明的創(chuàng)造性做出客觀準(zhǔn)確、合理公正判斷。

2 中歐組合發(fā)明的定義及其創(chuàng)造性評判對比

2.1 中歐對于組合發(fā)明的定義對比

歐局判例法強(qiáng)調(diào)，組合發(fā)明的存在要求特征或特征之間的關(guān)系是功能對等的，或者表現(xiàn)出超出它們的單獨效應(yīng)之和的組合效果。相較而言，中國專利審查指南中對組合發(fā)明的定義為：組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題。中歐組合發(fā)明的定義對比如表1所示。

表1 中歐組合發(fā)明的定義對比

中國EPO 1技術(shù)方案進(jìn)行組合構(gòu)成新的技術(shù)方案并非單純的技術(shù)特征之間的集合 2解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題特征之間的關(guān)系是功能對等，或表現(xiàn)超出單獨效應(yīng)之和（即功能互惠，協(xié)同增效）

2.2 中歐對于組合發(fā)明創(chuàng)造性評判的對比

歐局判例法強(qiáng)調(diào)，評判組合發(fā)明創(chuàng)造性的關(guān)鍵不在于組合的單個元素是否是已知的且相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見，而在于現(xiàn)有技術(shù)是否會引導(dǎo)技術(shù)人員對（可能已知的）特征進(jìn)行特別、全面的組合?，F(xiàn)有技術(shù)已知的單個特征或多個特征并不能決定性地證明其組合是顯而易見的。相比之下，中國專利審查指南中對組合發(fā)明的創(chuàng)造性評判注重組合后的技術(shù)效果，以功能協(xié)同、組合增效為基準(zhǔn)。如果組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果，或者說組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具有創(chuàng)造性。中歐對于組合發(fā)明的創(chuàng)造性評判對比如表2所示。

表2 中歐對于組合發(fā)明的創(chuàng)造性評判對比

中國EPO 側(cè)重點組合后的技術(shù)效果組合本身的非顯而易見性 具體原則組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果，或者說組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則具備創(chuàng)造性現(xiàn)有技術(shù)是否會引導(dǎo)技術(shù)人員對（可能已知的）特征進(jìn)行特別的全面的組合，以及組合后的發(fā)明如果取得預(yù)料不到的技術(shù)效果則其具備創(chuàng)造性

下面通過一個復(fù)審案例來進(jìn)行闡述組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷是如何從組合本身的顯而易見性或者組合后的效果進(jìn)行分析，以及對于技術(shù)效果的疊加還是協(xié)同作用如何考量。

3 案情介紹

本案例駁回決定所針對的權(quán)利要求1如下。

一種高性能吸聲兼具阻尼減振三元復(fù)合材料的制造方法，包括下列步驟：在輥筒間加入氯化聚乙烯，借助于切刀作輔助性混合使氯化聚乙烯（CPE）粉末呈現(xiàn)均勻的粘流態(tài)薄膜；在輥筒間加入有機(jī)小分子2，2亞甲基-雙（4-甲基-6-叔丁基苯酚）粉末（AO2246），利用兩輥筒表面轉(zhuǎn)速差的特性，使2，2亞甲基-雙（4-甲基-6-叔丁基苯酚）粉末分散開來，并利用切刀作人工輔助性混合，以加速AO2246在CPE中混合均勻；在輥筒間加入七孔中腔滌綸纖維（SHPF），使各組分混合均勻；混煉均勻后，將混煉料從輥筒上剝下來，在室溫下冷卻；熱壓成形獲得高性能吸聲兼具阻尼減振三元復(fù)合材料。

3.1 實審前置時的觀點

權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別之一在于：權(quán)利要求1還包括組分七孔空滌綸纖維（SHPF），而對比文件2中CPE/ SHPF彈性復(fù)合材料所起的作用與其在本申請中為解決其技術(shù)問題所起的作用都是提升CPE基復(fù)合材料的吸聲性能，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

實審評判思路：本領(lǐng)域已知“阻尼減振性能”和“吸聲性能”是兩種不同性質(zhì)的性能，且各自通過現(xiàn)有技術(shù)中已知的不同的技術(shù)手段取得，即組合所獲得的技術(shù)效果，僅僅是對比文件1的阻尼減振性能和對比文件2的吸聲性能的簡單疊加，因此不具備創(chuàng)造性。

3.2 復(fù)審的觀點

本申請構(gòu)成了對比文件1和2的組合發(fā)明，而且這種組合所獲得的技術(shù)效果產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后技術(shù)方案的技術(shù)效果優(yōu)于對比文件1和2的技術(shù)效果的總和，這是現(xiàn)有技術(shù)預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此本申請具備創(chuàng)造性。

復(fù)審評判思路：用于提高CPE阻尼性能的AO2246有機(jī)小分子和用于提高CPE吸聲性能的SHPF纖維共同加入CPE基體技術(shù)特征的組合產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，組合后的發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此具備創(chuàng)造性。

3.3 案件啟示

實審和復(fù)審雙方爭議的焦點在于：對于組合發(fā)明創(chuàng)造性評判側(cè)的分歧在于組合的單個或多個技術(shù)手段是否是已知的且相對于現(xiàn)有的技術(shù)顯而易見，或者組合后獲得的效果僅僅屬于簡單疊加，還是在于技術(shù)特征的組合是否產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)？

根據(jù)本案例的實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出，在阻尼減振性能方面，三元復(fù)合材料的阻尼性能隨著纖維（SHPF）含量增加而增加；在吸聲性能方面，原本用于賦予CPE基體阻尼減振性能的AO2246有機(jī)小分子可以使得本申請的三元復(fù)合材料的吸聲性能顯著高于現(xiàn)有的（即對比文件2）CPE/SHPF吸聲材料的吸聲性能。而關(guān)于AO2246有機(jī)小分子可協(xié)同SHPF纖維提高現(xiàn)有CPE/SHPF吸聲材料的吸聲性能這一點，并不屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，且目前的現(xiàn)有技術(shù)也并未給出任何技術(shù)啟示；并在提復(fù)審時提交的附件1中進(jìn)一步提供實驗證據(jù)，其顯示在AO2246用量不變的情況下，隨著CPE/AO2246/SHPF三元復(fù)合材料中SHPF纖維含量的增加，AO2246的結(jié)晶度也增加。基于此本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期AO2246有機(jī)小分子在纖維表面結(jié)晶與纖維構(gòu)成的共同體可以在一定程度上降低AO2246有機(jī)小分子的結(jié)晶析出，進(jìn)而提高材料阻尼特性的使用壽命。

綜上所述，本申請組合所獲得的技術(shù)效果，并不是對比文件1的阻尼減振性能和對比文件2的吸聲性能的簡單疊加，而是產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)；組合后的技術(shù)方案的技術(shù)效果優(yōu)于對比文件1和2的技術(shù)效果的總和，這是現(xiàn)有技術(shù)所預(yù)料不到的技術(shù)效果。

而審查員在對組合發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行評判時，認(rèn)為七孔中腔滌綸纖維（SHPF）在本申請和對比文件2中的作用都是賦予材料吸聲性能，為了得到吸聲兼具阻尼減振性能的復(fù)合材料，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員會將對比文件2的技術(shù)特征用于對比文件1中。即審查員忽略了對本案協(xié)同增效的技術(shù)效果的考量，而僅僅是從組合的單個或多個技術(shù)手段是否是已知的且相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見，同時忽略了現(xiàn)有技術(shù)是否給出了這種組合的教導(dǎo)和動機(jī)的關(guān)鍵因素。

4 結(jié)論

綜上所述，從上述復(fù)審案例分析和筆者的思考可以看出，在評價組合發(fā)明創(chuàng)造性時，評判標(biāo)準(zhǔn)不在于組合的單個或多個技術(shù)手段是否是已知的且相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從現(xiàn)有技術(shù)中得到這種組合的啟示，即非顯而易見性的判斷思路，但是如果技術(shù)特征的組合產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后的技術(shù)效果比每個技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，組合發(fā)明帶來了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該組合發(fā)明具有非顯而易見性，無論判斷技術(shù)效果是屬于簡單疊加還是屬于協(xié)同增效都要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)考量，客觀地針對具體情況具體分析。

［1］國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］國家知識產(chǎn)權(quán)局學(xué)術(shù)委員會.歐洲專利局上訴委員會判例法［M］.8版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016.

D923.4

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.14.020

2095－6835（2019）14－0050－02

何之賢（1986—），女，湖北武漢人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事層狀材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶楣ぷ?。陳力?988—），男，山東泰安人，博士，助理研究員，專利審查員，主要從事層狀材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶楣ぷ鳌?/p>

＊第二作者對本文的貢獻(xiàn)等同第一作者

〔編輯：嚴(yán)麗琴〕