李東鵬　董立 聞秀娜

關(guān)鍵詞 “不支持” 技術(shù)問(wèn)題 技術(shù)貢獻(xiàn) 權(quán)利范圍 審查意見(jiàn)

作者簡(jiǎn)介：李東鵬，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，助理研究員，主要從事鉆井設(shè)備及部件領(lǐng)域?qū)＠麑彶?董立，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，副研究員，主要從事縫紉裝置領(lǐng)域?qū)＠麑彶?聞秀娜，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，副研究員，主要從事離合器領(lǐng)域?qū)＠麑彶椤?/p>

中圖分類號(hào)：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.04.217

“不支持”是“非三性”條款中使用頻率較高的條款，同時(shí)，“不支持”的審查也是審查過(guò)程中的一個(gè)難點(diǎn)。在“不支持”的審查實(shí)踐中，經(jīng)常存在審查意見(jiàn)錯(cuò)誤、漏評(píng)“不支持”、評(píng)述方式不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，筆者通過(guò)結(jié)合“不支持”的相關(guān)規(guī)定和一些實(shí)際案例談一談關(guān)于《專利法》第26條第4款“不支持”審查的一些思考，以期拋磚引玉引發(fā)更多同志的進(jìn)一步研究，疏漏之處，敬請(qǐng)指正。

一、關(guān)于“不支持”的規(guī)定

《專利法》第26條第4款規(guī)定：權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。其中，權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，是關(guān)于說(shuō)明書(shū)與權(quán)利要求書(shū)之間關(guān)系的要求，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f(shuō)明書(shū)的支持。其立法本意在于：平衡申請(qǐng)人與公眾的利益，避免權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)大超出了申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，使申請(qǐng)人不當(dāng)?shù)美?，公眾利益受損;同時(shí)，也應(yīng)避免權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)小以致沒(méi)有與申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)相稱，從而使申請(qǐng)人的合理利益受損，可見(jiàn)，“不支持”法條設(shè)立的主要目的在于，使得授權(quán)專利的保護(hù)范圍與其作出的技術(shù)貢獻(xiàn)以及其所公開(kāi)的范圍相適應(yīng)，即，給予授權(quán)權(quán)利要求合理的保護(hù)范圍。

《專利審查指南2010》（下稱指南）第二部分第二章第3.2.1節(jié)中規(guī)定：權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說(shuō)明書(shū)給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對(duì)于權(quán)利要求概括得是否恰當(dāng)，審查員應(yīng)當(dāng)參照與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷。由上述規(guī)定可知，不支持的判斷應(yīng)當(dāng)考慮申請(qǐng)文件的全部?jī)?nèi)容，而不是僅限于說(shuō)明書(shū)具體實(shí)施例的內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)作出判斷。這就要求審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷“不支持”時(shí)不應(yīng)僅局限于申請(qǐng)文件中的內(nèi)容，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合其所掌握的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)和普通技術(shù)知識(shí)，將申請(qǐng)文件記載的整體內(nèi)容和相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)這兩者有機(jī)地結(jié)合在一起作為判斷的依據(jù)。

接下來(lái)通過(guò)一個(gè)具體案例來(lái)闡釋筆者對(duì)于“不支持”審查的一些思考。

二、案例及啟示

（一）案情介紹

該申請(qǐng)涉及一種機(jī)器魚(yú)，機(jī)器魚(yú)是一種基于魚(yú)類解剖學(xué)特點(diǎn)和游動(dòng)方式的仿生水下機(jī)器人，可用于水下探測(cè)等水下作業(yè)，其中魚(yú)尾部分通常設(shè)計(jì)為動(dòng)力源。該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中指出其所解決的技術(shù)問(wèn)題是現(xiàn)有技術(shù)中魚(yú)尾與魚(yú)身不能快速拆卸，該申請(qǐng)通過(guò)魚(yú)尾連接結(jié)構(gòu)的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)魚(yú)尾與魚(yú)身的快速拆卸。其中實(shí)施例針對(duì)軸座與魚(yú)尾橫軸的可拆卸連接給出了兩種具體方式。

（二）分析

該案經(jīng)檢索和現(xiàn)有技術(shù)分析，審查員認(rèn)可“魚(yú)尾連接結(jié)構(gòu)的改進(jìn)”相較于現(xiàn)有技術(shù)做出了技術(shù)貢獻(xiàn)，但認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求1存在“不支持”的缺陷，而對(duì)“不支持”的處理存在如下兩種審查意見(jiàn)：

審查意見(jiàn)1：權(quán)利要求1要求保護(hù)一種機(jī)器魚(yú)魚(yú)尾結(jié)構(gòu)，記載了“所述的魚(yú)尾橫軸配合連接有軸座”，其中“配合連接”概括了一個(gè)較大的保護(hù)范圍，但在說(shuō)明書(shū)中僅給出了實(shí)施例一和實(shí)施例二兩種連接方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能確定除說(shuō)明書(shū)記載以外的其他配合連接是否均能解決其技術(shù)問(wèn)題，可見(jiàn)，權(quán)利要求1的保護(hù)范圍概括過(guò)大，得不到說(shuō)明書(shū)的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。

審查意見(jiàn)2：權(quán)利要求1要求保護(hù)一種機(jī)器魚(yú)魚(yú)尾結(jié)構(gòu)，記載了“所述的魚(yú)尾橫軸配合連接有軸座”，說(shuō)明書(shū)第5段記載了本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問(wèn)題是魚(yú)尾與機(jī)器魚(yú)本體之間不能實(shí)現(xiàn)快速拆卸。機(jī)械領(lǐng)域中配合連接可以分為可拆卸連接和不可拆卸連接，不可拆卸連接包括焊接、鉚接等，焊接、鉚接這些配合連接顯然不能解決“魚(yú)尾與機(jī)器魚(yú)本體之間不能實(shí)現(xiàn)快速拆卸”的技術(shù)問(wèn)題。因此，權(quán)利要求1概括的方案中存在無(wú)法解決本申請(qǐng)技術(shù)問(wèn)題的方案，得不到說(shuō)明書(shū)的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。

下面我們來(lái)分析上述兩種審查意見(jiàn)哪種更為合理。

首先，關(guān)于“魚(yú)尾橫軸與軸座的連接關(guān)系”，“說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍”究竟是什么？依據(jù)指南的規(guī)定，“說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍”可覆蓋其所有的具備相同的性能或用途的等同替代或明顯變型的方式。該案中，說(shuō)明書(shū)已公開(kāi)了兩種可拆卸方式的實(shí)施例來(lái)支持“可拆卸連接”這一保護(hù)范圍，同時(shí)，基于現(xiàn)有技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期“其他可拆卸連接”的等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，均能解決“快速拆卸”的問(wèn)題，可見(jiàn)，“說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍”并非審查意見(jiàn)1指出的“說(shuō)明書(shū)中僅給出了實(shí)施例一和實(shí)施例二兩種連接方式”，而應(yīng)當(dāng)是“可拆卸連接”這一范圍。

其次，審查意見(jiàn)1“不支持”判斷中僅是空泛地質(zhì)疑“不能確定除說(shuō)明書(shū)記載以外的其他配合連接是否均能解決其技術(shù)問(wèn)題”。而如前所述，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期“除說(shuō)明書(shū)記載以外的其他可拆卸連接”也能解決“快速拆卸”的問(wèn)題，可見(jiàn)，審查意見(jiàn)1僅是未準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的審查員所發(fā)出的“不合理質(zhì)疑”。避免產(chǎn)生這種“不合理質(zhì)疑”需準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員去尋找“反面證據(jù)”，準(zhǔn)確找出權(quán)利要求保護(hù)范圍中哪些是概括不當(dāng)不能解決其技術(shù)問(wèn)題的。結(jié)合上述分析來(lái)看審查意見(jiàn)2，審查意見(jiàn)2準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員分析出“機(jī)械領(lǐng)域中配合連接可以分為可拆卸連接和不可拆卸連接，不可拆卸連接包括焊接、鉚接等”，在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確找出“焊接、鉚接這些顯然不能解決魚(yú)尾與機(jī)器魚(yú)本體之間不能實(shí)現(xiàn)快速拆卸的技術(shù)問(wèn)題的配合連接方式”，通過(guò)精準(zhǔn)找出“反面證據(jù)”來(lái)準(zhǔn)確分析“權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案是否均能解決其技術(shù)問(wèn)題實(shí)現(xiàn)其技術(shù)效果？”這種方式既避免了審查意見(jiàn)的“不合理質(zhì)疑”，也增強(qiáng)了審查意見(jiàn)的說(shuō)服力，提高了通知書(shū)效能。

再者，從申請(qǐng)人后續(xù)修改來(lái)分析，申請(qǐng)人接到審查意見(jiàn)1后很可能將獨(dú)立權(quán)利要求1中“配合連接”修改為其中一個(gè)實(shí)施例的連接方式，這種修改使得權(quán)利要求書(shū)的保護(hù)范圍過(guò)小以致沒(méi)有與申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)以及其所公開(kāi)的范圍相稱，從而使申請(qǐng)人的合理利益受損，進(jìn)而不利于鼓勵(lì)申請(qǐng)人的發(fā)明創(chuàng)造。反觀審查意見(jiàn)2，很明顯地，審查意見(jiàn)2“指引”申請(qǐng)人將“配合連接”修改為“可拆卸連接”，這種“審查意見(jiàn)指引”是建立在對(duì)該申請(qǐng)相較于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)準(zhǔn)確把握的基礎(chǔ)上，首先，準(zhǔn)確判斷出該申請(qǐng)相較于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)在于“提供一種新式可拆卸魚(yú)尾連接結(jié)構(gòu)”，然后，結(jié)合上述現(xiàn)有技術(shù)和技術(shù)貢獻(xiàn)分析來(lái)判斷獨(dú)立權(quán)利要求1合理的“支持范圍”，獨(dú)立權(quán)利要求1已限定了“新式可拆卸魚(yú)尾連接結(jié)構(gòu)”，顯然，“不合理”的概括僅在于將“可拆卸連接”上位概括為“配合連接”，只需將上述不合理之處進(jìn)行修改即可使權(quán)利要求保護(hù)的權(quán)利范圍與本申請(qǐng)的技術(shù)貢獻(xiàn)相稱。

（三）啟示

在“不支持”的判斷和審查意見(jiàn)撰寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意確定能得到支持的合理范圍與恰當(dāng)?shù)膶彶橐庖?jiàn)?！安恢С帧钡呐袛嘀辽賾?yīng)從以下四個(gè)方面進(jìn)行分析：一是說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍是什么？二是與現(xiàn)有技術(shù)相比，本申請(qǐng)的技術(shù)貢獻(xiàn)是什么？三是權(quán)利要求保護(hù)的權(quán)利范圍與本申請(qǐng)的技術(shù)貢獻(xiàn)是否相稱？四是權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案是否均能解決其技術(shù)問(wèn)題實(shí)現(xiàn)其技術(shù)效果？

“不支持”的判斷，應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，從申請(qǐng)文件記載的整體內(nèi)容和本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)和普通技術(shù)知識(shí)出發(fā)，將這兩者有機(jī)地結(jié)合在一起作為判斷的依據(jù)。能得到支持的合理范圍應(yīng)與申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)以及其所公開(kāi)的范圍相稱。既不能包含現(xiàn)有技術(shù)（若包含現(xiàn)有技術(shù)，則申請(qǐng)人實(shí)際上獲得了不當(dāng)?shù)美藭r(shí)應(yīng)評(píng)價(jià)權(quán)利要求的新創(chuàng)性），也不能包含“不能解決其技術(shù)問(wèn)題”的技術(shù)方案，上述兩者均不屬于申請(qǐng)相較于現(xiàn)有技術(shù)所作出的技術(shù)貢獻(xiàn);同時(shí)，能得到支持的合理范圍也不應(yīng)過(guò)小以致沒(méi)有與申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)以及其所公開(kāi)的范圍相稱，從而使申請(qǐng)人的合理利益受損，進(jìn)而不利于鼓勵(lì)申請(qǐng)人的發(fā)明創(chuàng)造。

在“不支持”審查意見(jiàn)撰寫(xiě)時(shí)，應(yīng)以說(shuō)明書(shū)及現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)充分說(shuō)理，做到有理有據(jù)，避免空范地質(zhì)疑，同時(shí)，應(yīng)結(jié)合上述合理的“支持”范圍，對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行合理引導(dǎo)，從而有利于申請(qǐng)人接受意見(jiàn)進(jìn)行修改，縮短審查周期，提高通知書(shū)效能，進(jìn)而提高審查效率。

三、結(jié)語(yǔ)

不支持法條的設(shè)置的目的主要在于：平衡申請(qǐng)人與公眾的利益，使得授權(quán)專利權(quán)的保護(hù)范圍與其作出的技術(shù)貢獻(xiàn)以及其所公開(kāi)的范圍相適應(yīng)，即，給予權(quán)利要求合理的保護(hù)范圍。

不支持的判斷應(yīng)當(dāng)考慮申請(qǐng)文件的整體內(nèi)容，而不是僅限于說(shuō)明書(shū)局部的具體內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)作出判斷。這就要求審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷“不支持”時(shí)不應(yīng)僅局限于申請(qǐng)文件中的內(nèi)容，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合其所掌握的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)和普通技術(shù)知識(shí)，將申請(qǐng)文件記載的整體內(nèi)容和相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)這兩者有機(jī)地結(jié)合在一起作為判斷的依據(jù)。

在“不支持”的判斷和審查意見(jiàn)撰寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意合理的“支持”范圍與恰當(dāng)?shù)脑u(píng)述意見(jiàn)。合理的“支持”范圍應(yīng)與申請(qǐng)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)的申請(qǐng)所公開(kāi)的范圍相稱，既不能包含現(xiàn)有技術(shù)或“不能解決其技術(shù)問(wèn)題”的技術(shù)方案等非技術(shù)貢獻(xiàn)而導(dǎo)致范圍過(guò)大，從而使公眾利益受損，也不應(yīng)過(guò)小以致于沒(méi)有與技術(shù)貢獻(xiàn)相稱，從而使申請(qǐng)人的合理利益受損。在“不支持”審查意見(jiàn)撰寫(xiě)時(shí)，應(yīng)以說(shuō)明書(shū)及現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)充分說(shuō)理，做到有理有據(jù)，避免空范地質(zhì)疑，同時(shí)，應(yīng)結(jié)合上述合理的“支持”范圍，對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行合理引導(dǎo)，提高通知書(shū)效能，進(jìn)而提高審查效率。

注釋：

第二作者對(duì)本文的貢獻(xiàn)與第一作者等同。

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