李昌鳳

摘 要：近年國際上SEP訴訟案件快速增長，我國不少科技型企業(yè)牽涉其中。目前SEP訴訟普遍缺乏成熟定型的法律適用規(guī)則，但透過主要國家和地區(qū)的司法判例，可以總結(jié)有益的經(jīng)驗(yàn)規(guī)則并洞察其發(fā)展態(tài)勢。我國企業(yè)面對國際SEP訴訟，需要加大研發(fā)力度，強(qiáng)化專利布局，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂，建立SEP風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置機(jī)制，并靈活運(yùn)用訴訟策略和技巧。

關(guān)鍵詞：SEP訴訟;FRAND原則;禁令救濟(jì);專利布局;訴訟策略

近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景之下，隨著跨國技術(shù)貿(mào)易的發(fā)展和全球科技競爭的加劇，國際上因標(biāo)準(zhǔn)必要專利（Standard Essential Patents，簡稱SEP）引發(fā)的爭議呈“井噴”態(tài)勢。國際標(biāo)準(zhǔn)中SEP數(shù)量眾多，相關(guān)糾紛主體多為大型跨國技術(shù)公司，爭議的行為或事實(shí)并不局限于一國之內(nèi)，案件的復(fù)雜程度非同一般。再加上各國法律傳統(tǒng)迥異，對SEP糾紛普遍缺乏成熟定型、明確具體的法律適用規(guī)則，SEP訴訟案件不僅讓各國裁判機(jī)構(gòu)倍感棘手，也成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

一、國際上SEP訴訟案件的特點(diǎn)和趨勢

（一）當(dāng)事人因身份不同而觀點(diǎn)各異

SEP訴訟案件中的當(dāng)事人分為三類。第一類是純粹的SEP實(shí)施者，微軟、三星、HTC等多是此類身份。它們的觀點(diǎn)是SEP帶來的“專利劫持”（hold-up）以及專利費(fèi)用疊加問題嚴(yán)重制約了新技術(shù)的推廣使用和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要立法和司法有效地予以規(guī)制。第二類是純粹的SEP持有人，即“非專利實(shí)施實(shí)體”（Non-Practicing Entity，簡稱NPE），包括摩托羅拉、愛立信等，以及投機(jī)型NPE（俗稱“專利流氓”）。它們主張強(qiáng)化SEP權(quán)利人的地位，對“專利反向劫持”（hold-out）嚴(yán)加規(guī)制。第三類是兼具SEP權(quán)利人和實(shí)施者身份的主體，如華為、中興等。它們一般主張?jiān)赟EP供需之間尋求利益平衡。

（二）管轄法院國別范圍不斷擴(kuò)大且當(dāng)事人選擇傾向逐漸凸顯

作為新類型專利糾紛案件，SEP訴訟最先出現(xiàn)在美國、德國等少數(shù)國家和地區(qū)。隨著專利貿(mào)易范圍的拓展和競爭的加劇，SEP訴訟已經(jīng)擴(kuò)大至英國、歐盟主要成員國、日本、韓國、印度、中國、澳大利亞等區(qū)域。SEP訴訟案件的原告多為專利權(quán)人，它們更趨向選擇在判決侵權(quán)概率大、賠償標(biāo)準(zhǔn)高、獲利豐厚的國家和地區(qū)發(fā)起訴訟。

（三）訴訟所涉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域呈迅速擴(kuò)張趨勢

由于無線通信產(chǎn)品和服務(wù)的互聯(lián)互通性最強(qiáng)，所以國際SEP訴訟最初集中于無線通信領(lǐng)域，幾乎所有的跨國無線通信科技企業(yè)都牽涉其中。近年來，隨著更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化水平的提高和無線通信技術(shù)在其他產(chǎn)業(yè)的運(yùn)用愈加廣泛，國際SEP訴訟開始向汽車制造、制藥、人工智能等領(lǐng)域拓展。

（四）案件之間牽連性、相關(guān)性強(qiáng)

SEP爭議雙方之間的利益糾葛往往由來已久并牽涉多個(gè)國度，雙方往往在不同國家的法院、相同國家的不同法院甚至相同國家的同一法院發(fā)起系列訴訟，作為鉗制或反制的措施。如微軟和摩托羅拉、蘋果和摩托羅拉分別在美國和歐盟、交互數(shù)字與華為在美國和中國均提起多起訴訟案件。每一案件都要經(jīng)過幾個(gè)審級，短則兩三年，長則五六年。

二、國際SEP訴訟案件中的焦點(diǎn)問題

（一）FRAND承諾的法律性質(zhì)

國際標(biāo)準(zhǔn)化組織在其知識產(chǎn)權(quán)政策中要求標(biāo)準(zhǔn)參與者向標(biāo)準(zhǔn)化組織作出不可撤銷的聲明或承諾，表示將就其SEP給予所有標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者以公平（fair）、合理（reasonable）、無歧視（non-discriminatory）的許可，此即FRAND原則。FRAND原則作為直接源自產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的概念，沒有一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)明確其具體內(nèi)涵。在每個(gè)SEP訴訟案件中，F(xiàn)RAND承諾的法律性質(zhì)都是無法回避的焦點(diǎn)之一。

依據(jù)既往各國司法判例以及學(xué)者的論著，關(guān)于FRAND承諾的法律性質(zhì)大致有五種觀點(diǎn)。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為FRAND承諾是要約，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者實(shí)施SEP的行為即是承諾。一旦標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者實(shí)施SEP，則專利實(shí)施許可合同關(guān)系即告成立。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為FRAND承諾屬于要約邀請，只是表明權(quán)利人的交易意愿。在摩托羅拉訴微軟案中，德國曼海姆地區(qū)法院即持此觀點(diǎn)。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為FRAND承諾是第三方受益合同，即專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)化組織訂立了以實(shí)施者作為第三方受益人的合同關(guān)系，實(shí)施者作為直接受益人享有合同履行請求權(quán)。英美國家法官多持此立場。例如，在蘋果訴摩托羅拉案、微軟訴摩托羅拉案中，美國法院采納的就是這種觀點(diǎn)。在無線星球訴華為案中，英國法院認(rèn)為FRAND承諾在無線星球與歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（簡稱ETSI）之間形成第三方利益合同，華為是受益第三方。第四種觀點(diǎn)認(rèn)為FRAND承諾是單方民事法律行為，只要實(shí)施者愿意以FRAND條件獲得許可，則SEP權(quán)利人必須受其約束。例如，在西電捷通訴索尼案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定西電捷通FRAND聲明屬于單方民事法律行為。第五種觀點(diǎn)認(rèn)為FRAND承諾是一種強(qiáng)制締約義務(wù)，類似供水、供電、供氣等壟斷企業(yè)所擔(dān)負(fù)的強(qiáng)制締約義務(wù)。在華為訴交互數(shù)字案中，深圳中級人民法院便持此觀點(diǎn)。

雖然基于不同的法律文化傳統(tǒng)和現(xiàn)實(shí)國內(nèi)立法，各國司法判例對FRAND承諾給予了不同的性質(zhì)認(rèn)定，但是以下共識卻不容否認(rèn)：其一，F(xiàn)RAND承諾具有法律約束力。無論是英美法系國家法院的第三方受益合同立場，還是大陸法系國家法院的要約、要約邀請理論，抑或是我國法院的單方法律行為或強(qiáng)制締約義務(wù)觀點(diǎn)，均沒有否認(rèn)FRAND承諾的法律約束力。其二，訴訟中法院特別注重考察雙方的談判行為是否符合誠實(shí)信用原則，雙方是否為達(dá)成符合FRAND條件的許可合同而履行了各自的善意磋商義務(wù)。其三，F(xiàn)RAND承諾影響禁令救濟(jì)適用。例如，在無線星球訴華為案中，英國法院認(rèn)為，如果無線星球拒絕簽訂符合FRAND 條款的許可合同，則拒絕其禁令救濟(jì)請求;如果華為拒絕簽訂符合FRAND 條款的許可合同，法院應(yīng)支持無線星球的禁令救濟(jì)請求。

（二）禁令救濟(jì)的司法適用

美國禁令救濟(jì)的司法適用頗受關(guān)注。在美國首例SEP禁令救濟(jì)案——蘋果訴摩托羅拉案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，SEP的禁令救濟(jì)適用“四要素檢測”標(biāo)準(zhǔn)，即只有在滿足專利權(quán)人已遭受不可挽回的損害、此損害用法律規(guī)定的其他救濟(jì)方式不足以補(bǔ)償、頒發(fā)禁令救濟(jì)對雙方的影響是正當(dāng)?shù)?、不會對公眾利益造成危害這四個(gè)條件時(shí)，才可以頒發(fā)禁令。當(dāng)侵權(quán)人拒絕符合FRAND條件的許可合同或采取不合理的推延戰(zhàn)術(shù)時(shí)，權(quán)利人可以獲得禁令救濟(jì)。在隨后的微軟訴摩托羅拉案中，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院堅(jiān)持如下裁判邏輯：FRAND承諾構(gòu)成第三方受益合同，依據(jù)談判細(xì)節(jié)和流程，來判斷禁令請求是否違反FRAND承諾進(jìn)而是否構(gòu)成違約。

德國及歐盟禁令救濟(jì)的司法經(jīng)驗(yàn)非常豐富。在“橙皮書標(biāo)準(zhǔn)案”中，德國聯(lián)邦最高法院明確了實(shí)施者可憑借強(qiáng)制許可抗辯阻止權(quán)利人禁令救濟(jì)請求的條件，即：SEP權(quán)利人具有市場支配地位;實(shí)施者已向權(quán)利人提出無條件的、真實(shí)的、合理的且易于接受的要約;實(shí)施者預(yù)期履行其合同相關(guān)義務(wù)，將合理的使用費(fèi)存于專戶;權(quán)利人不合理地拒絕許可。但此禁令抗辯條件對實(shí)施者而言過于嚴(yán)苛，其阻卻禁令救濟(jì)的意圖并不容易實(shí)現(xiàn)。2015年7月，歐盟法院在華為訴中興案的先予裁決中指出，滿足以下條件時(shí)，權(quán)利人可以獲得禁令救濟(jì)：專利權(quán)人在訴訟前已經(jīng)通知實(shí)施者侵權(quán);在實(shí)施者明確表示愿意接受FRAND條件后，專利權(quán)人向其提出了書面要約;實(shí)施者未認(rèn)真答復(fù)權(quán)利人的要約并繼續(xù)使用SEP。在隨后的SISVEL訴海爾案中，德國杜塞爾多夫地區(qū)法院就采納了歐盟法院的上述立場，并根據(jù)締約實(shí)踐增加了反要約談判步驟。

我國近年禁令救濟(jì)司法規(guī)則漸趨明晰。“禁令救濟(jì)”在我國稱為“停止侵權(quán)”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第24條規(guī)定，專利權(quán)人故意違反FRAND許可義務(wù)致許可合同無法達(dá)成、且實(shí)施者無明顯過錯(cuò)的，不支持權(quán)利人禁令救濟(jì)請求?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ?專利侵權(quán)判定指南（2017）>》增補(bǔ)以下情形：權(quán)利人沒有故意違反FRAND義務(wù)、實(shí)施者也沒有明顯過錯(cuò)且提交許可費(fèi)或擔(dān)保的，不支持權(quán)利人的禁令救濟(jì)請求;權(quán)利人違反FRAND義務(wù)，實(shí)施者也有過錯(cuò)的，則應(yīng)視雙方過錯(cuò)程度及責(zé)任大小來決定是否支持權(quán)利人的禁令救濟(jì)請求。該指南雖然不是司法解釋，但在業(yè)內(nèi)權(quán)威性極高。在西電捷通訴索尼案中，北京市高級人民法院正是依據(jù)上述司法解釋和判定指南的立場，認(rèn)定索尼的過錯(cuò)是導(dǎo)致未能進(jìn)入正式專利許可談判程序的原因，判決索尼停止侵權(quán)。2018年4月發(fā)布的《廣東省高級人民法院關(guān)于審理SEP糾紛案件的工作指引（試行）》，明確雙方的“主觀過錯(cuò)”是影響禁令救濟(jì)的決定性因素。

（三）許可費(fèi)的計(jì)算

在SEP訴訟中，許可費(fèi)的計(jì)算是最為核心的問題。在許可費(fèi)的確定問題上，各國司法實(shí)踐堅(jiān)持以下原則：市場確定原則，即許可費(fèi)是否合理應(yīng)當(dāng)由市場來評判，既要防止“專利劫持”風(fēng)險(xiǎn)，又要保證投資的合理回報(bào);自身價(jià)值限定原則，即許可費(fèi)應(yīng)限于具體專利獨(dú)特貢獻(xiàn)所體現(xiàn)的自身市場價(jià)值;技術(shù)分?jǐn)傇瓌t，即許可費(fèi)的確定要充分考慮該專利對于所涉標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)。

許可費(fèi)的計(jì)算方法有多種，每一種方法需要考量的因素也有所不同。1971年，美國聯(lián)邦第二巡回法院在Georgia-Pacific訴United States Plywood案中確立了15個(gè)判斷許可費(fèi)是否合理的參考因素，被稱為“Georgia-Pacific因素”，并成為美國法院確定專利許可費(fèi)的基礎(chǔ)方法。在微軟訴摩托羅拉案中，美國聯(lián)邦地區(qū)法院James L.Robart法官針對SEP將“Georgia -Pacific因素”修改完善為9個(gè)，將假定專利未納入標(biāo)準(zhǔn)時(shí)權(quán)利人通過協(xié)商可獲得的許可費(fèi)作為確定SEP許可費(fèi)的基礎(chǔ)。比較許可協(xié)議法是另一個(gè)廣泛運(yùn)用的計(jì)算方法，即以權(quán)利人與第三方被許可人就相同的SEP所執(zhí)行的許可費(fèi)為基礎(chǔ)，再根據(jù)許可交易背景、許可交易內(nèi)容等方面的差異而對許可費(fèi)予以調(diào)整來確定許可費(fèi)的方法。在華為訴IDC案中，深圳市中級人民法院即采用此方法，參考IDC與蘋果、三星等公司的許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，判決華為應(yīng)支付的使用費(fèi)率為0.019%。自上而下法（up-down），即先評估特定標(biāo)準(zhǔn)中所有必要專利的整體價(jià)值，再根據(jù)涉案專利所占份額來確定許可費(fèi)的計(jì)算方法。該方法在新近的多個(gè)判決中被頻繁采用。在TCL訴愛立信案中，美國加利福尼亞中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院bJames V. Selna法官即采納自上而下法確定了TCL應(yīng)當(dāng)支付的許可費(fèi)率。2019年9月，南京市中級人民法院在華為訴康文森案的判決中，采納了華為主張的自上而下法來計(jì)算許可費(fèi)率。而英國法院在無線星球訴華為案中，則采取了自上而下法與比較許可協(xié)議法相結(jié)合的模式確定華為應(yīng)當(dāng)支付的許可費(fèi)。

各國法院在司法實(shí)踐中摸索出來的每一種許可費(fèi)計(jì)算方法都有其優(yōu)勢和缺陷。如，比較許可協(xié)議法簡便易操作，但計(jì)算過程難免模糊，其科學(xué)性易遭受質(zhì)疑;自上而下法可以在一定程度上減輕許可費(fèi)疊加和專利挾持風(fēng)險(xiǎn)，但其適用的前提是整體許可費(fèi)率、該標(biāo)準(zhǔn)中必要專利總量以及權(quán)利人所持有的SEP數(shù)量等數(shù)據(jù)必須完整無誤，而這又是極難滿足的。因此，需要根據(jù)具體案情選擇適合的計(jì)算方法或方法組合。

三、我國企業(yè)應(yīng)對國際SEP訴訟的策略

（一）加大技術(shù)研發(fā)力度，實(shí)施專利布局

“打鐵必須自身硬”。綜觀國際SEP訴訟案件，SEP權(quán)利人所處的訴訟地位明顯優(yōu)于實(shí)施者，這是SEP的價(jià)值使然。我國企業(yè)要想擺脫受制于人的不利地位并取得競爭優(yōu)勢，就必須在研發(fā)上下功夫，精心策劃SEP布局。華為在科技研發(fā)方面的投入和取得的成績堪稱業(yè)界的典范。2019年華為研發(fā)投入高達(dá)150億美元，2020年將超過200億美元。與此相伴的是華為專利申請量和授權(quán)量的持續(xù)增長。在ETSI最新5G SEP聲明量排名中，華為以3147族位列第一。驕人的成績離不開前瞻性專利布局的實(shí)施。專利布局必須超前謀劃，放眼全球，綜合運(yùn)用覆蓋型、市場需求引導(dǎo)型、包圍型專利布局策略，既重視將自有專利技術(shù)嵌入新標(biāo)準(zhǔn)之中的“專利標(biāo)準(zhǔn)化”活動，又積極開辟圍繞已有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專利布局的“標(biāo)準(zhǔn)專利化”路徑，還應(yīng)當(dāng)注意根據(jù)技術(shù)發(fā)展的周期性、代際繼承性規(guī)律和標(biāo)準(zhǔn)的差異性等及時(shí)調(diào)整優(yōu)化專利布局。

（二）積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂

國際上具有競爭力的科技型跨國公司，無不與相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織保持密切的聯(lián)絡(luò)與溝通。例如，華為加入了400多個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，并在其中擔(dān)任重要職位。我國企業(yè)只有積極參與相關(guān)領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)制定，才能增強(qiáng)在國際標(biāo)準(zhǔn)中的話語權(quán)。作為標(biāo)準(zhǔn)化組織的成員積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂等標(biāo)準(zhǔn)化活動，不僅可以便利地獲得最新相關(guān)資料和信息，及時(shí)引導(dǎo)和調(diào)整研發(fā)方向，還可以直接對標(biāo)準(zhǔn)化活動施加影響，為其專利納入標(biāo)準(zhǔn)尋求良機(jī)。

（三）建立SEP風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置機(jī)制

企業(yè)無論其身份是SEP權(quán)利人還是標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者，都應(yīng)當(dāng)將專利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置納入其國際知識產(chǎn)權(quán)管理制度當(dāng)中。企業(yè)要重視利用SEP數(shù)據(jù)庫進(jìn)行跟蹤檢索分析，強(qiáng)化對國際市場上SEP糾紛及訴訟案件的搜集和研判，將專利風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查端口前移，以有效避免SEP立項(xiàng)可行性不足的風(fēng)險(xiǎn)以及實(shí)施中的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，并對他人的侵權(quán)行為及時(shí)采取維權(quán)救濟(jì)行動。根據(jù)近期各國司法實(shí)踐，我國企業(yè)尤其是SEP權(quán)利人要重視加強(qiáng)對SEP反壟斷風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與分析，對許可條款進(jìn)行預(yù)先審查，以防因涉嫌壟斷而被調(diào)查追責(zé)。

（四）創(chuàng)造“天時(shí)地利人和”的訴訟條件與環(huán)境

首先要把握訴訟時(shí)機(jī)。訴訟前要做好充分準(zhǔn)備，對各種突發(fā)情形做好預(yù)案，不打無準(zhǔn)備之戰(zhàn)或慌忙應(yīng)訴?；凇爸饔^過錯(cuò)”在案件中的重要意義，企業(yè)在前期的接觸和談判過程中，每一步都要做到萬無一失，切忌有無故拖延或其他非善意不誠信的言行。其次要選擇訴訟地點(diǎn)。SEP訴訟管轄法院是影響裁判結(jié)果的至關(guān)重要的因素。無線星球訴華為案就是一個(gè)典型的例證。原告無線星球是美國的一家典型“專利流氓”，由于美國司法對專利流氓持否定甚至打擊的態(tài)度，所以無線星球舍近求遠(yuǎn)地選擇英國作為訴訟地，并最終勝訴。在瀕臨訴訟的當(dāng)口，無論是SEP權(quán)利人還是實(shí)施者，都可以先對方一步提起訴訟，以確保訴訟管轄法院的確定對己方有利。再次要打造精英訴訟團(tuán)隊(duì)。除了企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門和人員，還要善于將外部的力量（如律師隊(duì)伍、貿(mào)易合作方等）轉(zhuǎn)化為訴訟優(yōu)勢。

（五）強(qiáng)化“證據(jù)為王”意識，以強(qiáng)有力的證據(jù)支撐訴求

打官司就是打證據(jù)，各國沒有例外。我國企業(yè)必須強(qiáng)化證據(jù)意識并貫穿于企業(yè)一切活動的始終。對于己方的訴求，不可完全寄希望于法院的查證，一定要盡力為自己的觀點(diǎn)和主張尋找有力的證據(jù)支撐并加以充分論證。在華為訴IDC案中，華為提供了證明IDC許可費(fèi)過高的證據(jù)，而IDC并未提供證據(jù)對其許可費(fèi)定價(jià)的合理性進(jìn)行論證。法院依據(jù)華為提供的證據(jù)做出適用0.019%許可費(fèi)率的判決，當(dāng)屬情理之中。值得注意的是，企業(yè)的對外宣傳窗口和信息報(bào)告（如企業(yè)網(wǎng)站、公司年報(bào)等）中的內(nèi)容，都有可能作為SEP訴訟中的證據(jù)加以使用。我國企業(yè)要嚴(yán)肅地對待媒體宣傳報(bào)道和企業(yè)報(bào)告，避免細(xì)節(jié)上的疏漏給訴訟帶來不利影響。

對我國企業(yè)而言，還要重視在訴訟外另辟蹊徑，如請求宣告專利權(quán)無效或否定SEP、申請反壟斷調(diào)查等，有時(shí)能起到意想不到的效果。

參考文獻(xiàn)：

[1]史少華.標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟引發(fā)的思考—FRAND原則與禁令.電子知識產(chǎn)權(quán)，2014（1）：76-79.

[2] 張廣良.標(biāo)準(zhǔn)必要專利FRAND規(guī)則在我國的適用研究.中國人民大學(xué)學(xué)報(bào)，2019 （1）：114-121.

[3] 李逸竹.標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之實(shí)踐分歧與法理探析—從西電捷通訴索尼案談起. 法律適用，2020（2）：3-16.

[4] 郭禾，呂凌銳.確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)率的方法研究—以TCL案為例.知識產(chǎn)權(quán)，2019（2）：58-68.

[5] 鐘誠.標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化活動研究初探.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)，2018（2）：34-39.

[6] 趙麗敏，劉鵬.智能手機(jī)企業(yè)遭遇國際專利壁壘的現(xiàn)狀與對策.對外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)，2015（2）：33-35.