張小芳 郭鳳華

摘要：專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒銮宄⑼暾恼f明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，在實(shí)際審查中，關(guān)于申請文件的說明書是否符合上述規(guī)定的審查是一個重要方面。本文以幾個案例為例，簡要分析在實(shí)際審查中出現(xiàn)的涉及專利法第26條3款的典型情形，希望能夠?yàn)樽珜懮暾埼募峁┮欢▍⒖冀梃b。

關(guān)鍵詞：清楚完整;專利法;案例分析

中圖分類號：G306文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）30-0071-03

1 引言

專利法第26條第3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，這是專利法第26條第3款的基本內(nèi)涵。其中完整是指“說明書應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)理解、實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型所需的全部技術(shù)內(nèi)容，凡是所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中描述”;能夠?qū)崿F(xiàn)是指“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果”。[1]

《專利審查指南》[1]中對于“由于缺乏解決技術(shù)問題的技術(shù)手段而被認(rèn)為無法實(shí)現(xiàn)”而導(dǎo)致的不能實(shí)現(xiàn)給出了五種情形，實(shí)際審查中需要判斷申請文件是否出現(xiàn)由于該五種情況而導(dǎo)致的說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。說明書只有符合規(guī)定，才能實(shí)現(xiàn)申請人與公眾雙贏的效果，也是實(shí)現(xiàn)專利法立法宗旨的基本保障。如果發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的說明書不能為公眾提供足夠的技術(shù)信息，就不能授予專利權(quán)，否則就會破壞申請人與公眾之間的利益平衡，導(dǎo)致專利制度不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用。關(guān)于說明書的記載要達(dá)到何種程度，才算是滿足“清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)”的要求，是實(shí)踐中判斷的難點(diǎn)，也常常是審查中爭議的焦點(diǎn)。本文圍繞專利審查指南中給出的上述幾類情形，結(jié)合具體案例，談一談如何理解和把握專利法第26條第3款的規(guī)定。

2 案例分析

2.1 說明書中只給出任務(wù)和/或設(shè)想，或者只表明一種愿望和/或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段

案例一：名稱為“一種易脫離球形燃料箱”的發(fā)明專利申請的復(fù)審案例[2]：權(quán)利要求請求保護(hù)的內(nèi)容為“一種易脫離球形燃料箱，其特征是：內(nèi)有氣膽，壓力可調(diào)?！闭f明書記載的所要解決的技術(shù)問題是“當(dāng)燃料箱與飛行器成易脫離安裝關(guān)系，發(fā)生事故時，燃料箱會因沖擊或氣壓脫離飛行器，從而降低事故的損害程度，進(jìn)而提出一種利于減降飛行器在空難中的傷害的燃料箱”。然而，說明書中只描述了該燃料箱為球形，內(nèi)有氣膽，壓力可調(diào)，對于如何實(shí)現(xiàn)“發(fā)生事故時易脫離”并沒有記載任何具體的技術(shù)手段，缺少對于實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的相應(yīng)技術(shù)要素的描述，導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，不能實(shí)現(xiàn)易脫離的燃料箱的技術(shù)方案，并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果，實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的，因此說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

該案件的說明書中并未記載任何具體的技術(shù)手段，其說明書中的內(nèi)容僅是一種功能性或者效果性描述，那么這樣申請文件所要解決的技術(shù)問題實(shí)質(zhì)上僅是一種任務(wù)或者設(shè)想、一種愿望或結(jié)果，申請文件并無解決上述問題的技術(shù)手段，這樣的申請文件不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

2.2 說明書中給出了技術(shù)手段，但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法具體實(shí)施

案例二：名稱為“用于定位從聯(lián)系人源收集的聯(lián)系人信息的方法和系統(tǒng)”的復(fù)審案例[2]：說明書中所聲稱解決的問題是在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中如何通過統(tǒng)一入口定位各種軟件的通信簿（即聯(lián)系人源）中聯(lián)系人信息的問題，避免了用戶分別在各個軟件的通信簿中搜尋聯(lián)系人信息，并且說明書中對于收集信息部分只有籠統(tǒng)的描述“只要用戶登錄客戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，該聚集系統(tǒng)即可首先收集聯(lián)系人信息。該聚集系統(tǒng)將所收集的內(nèi)容信息存儲在聯(lián)系人數(shù)據(jù)存儲中，諸如可經(jīng)由該客戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)訪問的數(shù)據(jù)庫或其它數(shù)據(jù)存儲。”也即本申請對聯(lián)系人信息的收集僅僅是通過聚集系統(tǒng)進(jìn)行收集的，而公知的，不同的聯(lián)系人源（例如由騰訊、華為、IBM、微軟等不同軟件商開發(fā)的不同軟件的通信簿）采用不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及加密方式存儲其聯(lián)系人信息，因此本申請的方案中如何獲取不同軟件的存儲聯(lián)系人信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及加密方式是收集不同聯(lián)系人源中聯(lián)系人信息的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。依據(jù)申請文件所記載的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不清楚所述聚集系統(tǒng)是怎樣工作，如何取得不同軟件通信簿中的各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及加密方式的技術(shù)內(nèi)容。即本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本申請公開的內(nèi)容不能實(shí)現(xiàn)對不同聯(lián)系人源的聯(lián)系人信息的收集，因而技術(shù)手段是模糊不清的，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

雖然專利法第26條第3款規(guī)定說明書應(yīng)當(dāng)完整，但是這里的完整并不意味著文字描述要面面俱到，凡是與理解和實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型有關(guān)，且所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得到的內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中作出清楚、明確的描述。

2.3 說明書中給出了技術(shù)手段，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用該手段并不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題

案例三：涉及發(fā)明名稱為“一種飛行汽車”的復(fù)審案例[2]，該發(fā)明的目的是提供一種能夠飛行的汽車，主要是利用升空裝置實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)說明書的描述，升空裝置由兩層密度低柔軟堅(jiān)韌不透氣的材料組成，其中外層材料與內(nèi)層材料之間形成小空腔，內(nèi)層材料形成大空腔，小空腔中充入壓縮空氣，大空腔內(nèi)部“抽成真空”;小空腔充入壓縮空氣后能承受大空腔中空氣被抽走所形成的“真空壓力”，使得升空裝置“不會因?yàn)檎婵諌毫Χs”;大空腔內(nèi)部空氣密度小于升空裝置外部空氣密度，從而獲得類似氦氣球的與大空腔體積相關(guān)的升力。然而具體分析上述技術(shù)手段，對于小空腔而言，其內(nèi)側(cè)的大空腔被抽真空后導(dǎo)致其壓力小于大氣壓，其外側(cè)受到的是大氣壓的作用，顯然外側(cè)壓力大于內(nèi)側(cè)壓力，內(nèi)外壓差會導(dǎo)致小空腔向內(nèi)收縮，致使內(nèi)側(cè)的大空腔塌縮，直至大空腔內(nèi)外壓力基本相等。大空腔塌縮后其內(nèi)部氣體壓力接近外部大氣壓，大空腔受到的浮力顯然不足以使汽車升空，而小空腔內(nèi)部的氣體密度大于外部的大氣密度，因此小空腔受到的浮力不足以克服其自身的重力，升空裝置無法懸浮，也就無法實(shí)現(xiàn)汽車的飛行。由此可見，該發(fā)明說明書中給出的技術(shù)手段不能實(shí)現(xiàn)汽車的飛行。[2]

說明書中給出了技術(shù)手段，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過分析后發(fā)現(xiàn)，采用將大空腔抽真空、小空腔沖壓縮空氣的方式并不能將汽車支撐起，也即不能使升空裝置實(shí)現(xiàn)升空的，無法解決汽車的飛行的技術(shù)問題，因而采用該技術(shù)手段并不能解決其所要解決的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)不了其所要保護(hù)的技術(shù)方案，因此說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

2.4 申請的主題為由多個技術(shù)手段構(gòu)成的技術(shù)方案，對于其中一個技術(shù)手段，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容并不能實(shí)現(xiàn)

案例四：發(fā)明名稱為“一種以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統(tǒng)”的復(fù)審案例[2]，說明書記載了以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統(tǒng)包括冷風(fēng)采集裝置和輸送管道裝置，通過設(shè)置在3 000米以上的自然山峰或人造高塔上的冷風(fēng)采集裝置抽取高空冷空氣，抽取到的冷空氣通過保溫輸送管道輸送到地面需要制冷的地點(diǎn)，并與該地點(diǎn)的熱空氣產(chǎn)生熱交換，降低溫度產(chǎn)生制冷效果。然而，申請文件中記載了設(shè)置冷風(fēng)采集裝置的地點(diǎn)為“3 000米以上的自然山峰”或“3 000米以上的人造高塔”，顯然如果是3 000米以上的自然山峰就會存在因?yàn)樽匀簧椒逡话闾幱谶h(yuǎn)離需要制冷的場合，那么顯然在冷氣輸送中就會出現(xiàn)多個問題，例如空氣很輕怎么通過管道自行下降到需要降溫的地點(diǎn)，如果使用泵等動力裝置抽吸，那么在抽吸過程中泵給空氣施加動能，會出現(xiàn)能量交換而發(fā)熱，以及氣體分子在管道輸送的運(yùn)動過程中互相的摩擦產(chǎn)熱;對于3 000米以上的人造高塔，顯然這屬于現(xiàn)有技術(shù)中從未出現(xiàn)的高塔高度，那么如何克服工藝?yán)щy建造3 000米以上的人造高塔;同時，即使上述問題都能實(shí)現(xiàn)，那么空氣在輸送至地面的過程中，溫度會升高，顯然此時溫度并不是高空采集時的溫度，也無法實(shí)現(xiàn)有效的制冷功能。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本申請公開的內(nèi)容，不能采集、輸送高空冷空氣到地面作為制冷劑使用，不清楚所記載的技術(shù)方案是怎樣解決其所聲稱的技術(shù)問題的。

對于該案例，說明書記載了多個技術(shù)手段，其中一個技術(shù)手段為“設(shè)置在3 000米以上的自然山峰或人造高塔上的冷風(fēng)采集裝置抽取高空冷空氣，抽取到的冷空氣通過保溫輸送管道輸送到地面需要制冷的地點(diǎn)”，然而根據(jù)上述分析，將高海拔的空氣輸送至需要降溫的地點(diǎn)后，溫度已經(jīng)不再符合制冷的要求。因此，該技術(shù)手段依據(jù)說明書的記載是不能實(shí)現(xiàn)的，由此導(dǎo)致說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

2.5 說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而該方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立

例如，對于已知化合物的新用途發(fā)明，通常情況下，需要在說明書中給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)其所述的用途以及效果，否則將無法達(dá)到能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。

再如，申請人請求保護(hù)“一種已知藥物的新用途”，然而該新用途并不是該已知藥物本身已知屬性所具有的，是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)所不能預(yù)測的，則該發(fā)明的發(fā)明本質(zhì)為一種申請人所聲稱的已知藥物的新用途。若在申請文件中沒有公開證實(shí)該新用途的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在實(shí)現(xiàn)該發(fā)明時需要花費(fèi)過度性勞動，因而，則該申請存在專利法第26條第3款規(guī)定的問題。

3 結(jié)語

本文從五個方面結(jié)合具體案例簡要分析了對于專利法第26條第3款有關(guān)規(guī)定中“能夠?qū)崿F(xiàn)”的理解，主要涉及“由于缺乏解決技術(shù)問題的技術(shù)手段而被認(rèn)為無法實(shí)現(xiàn)”的常見情形?？傮w來說，在申請文件的撰寫方面，應(yīng)當(dāng)結(jié)合背景技術(shù)寫明本申請所要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而圍繞該技術(shù)問題，清楚完整地說明解決該技術(shù)問題相關(guān)的技術(shù)手段，如果解決該技術(shù)問題需要多個技術(shù)手段相互配合，則還需要注意對每個技術(shù)手段以及各個技術(shù)手段之間如何相互協(xié)同配合均進(jìn)行清楚完整的說明，上述技術(shù)手段所達(dá)到的效果應(yīng)當(dāng)與本申請聲稱的技術(shù)效果相對應(yīng)。對于技術(shù)效果預(yù)見性不強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)域，如醫(yī)藥、化學(xué)等領(lǐng)域，則還需要注意在說明書中給出相關(guān)的實(shí)踐方法和實(shí)驗(yàn)證據(jù)以驗(yàn)證其技術(shù)效果。在審查方面，應(yīng)當(dāng)注意聚焦權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，從申請所要解決的技術(shù)問題出發(fā)，依次判斷說明書中是否完整地記載了解決該技術(shù)問題的相關(guān)技術(shù)手段、技術(shù)手段本身是否清楚、多個技術(shù)手段之間的相互作用關(guān)系是否清楚、本領(lǐng)域技術(shù)人員采用上述技術(shù)手段能否解決所聲稱的技術(shù)問題。以上內(nèi)容希望能夠?yàn)闃I(yè)內(nèi)人士在專利申請文件的撰寫和審查方面提供一些借鑒，受作者水平所限，本文并未涵蓋對于專利法第26條第3款理解和適用的所有方面。文中觀點(diǎn)僅代表作者個人學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，由于個人能力有限，觀點(diǎn)可能存在不準(zhǔn)確的地方，歡迎各位讀者批評指正。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.以案說法專利復(fù)審無效典型案例指引[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018.