孫 平

國家知識產(chǎn)權局專利局，北京 102200

一、我國抵觸申請的相關規(guī)定及其立法目的

根據(jù)《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第二十二條第二款的規(guī)定，判斷一項發(fā)明或者實用新型是否具備新穎性，要判斷是否有抵觸申請存在［1］。

在抵觸申請審查中，要對比在先申請的全文，包括權利要求書、說明書及其附圖。當請求保護的發(fā)明或者實用新型與抵觸申請的區(qū)別僅僅是慣用手段的置換時，基本采用新穎性的評價標準，判斷該發(fā)明或實用新型是否具有新穎性［2］。因為抵觸申請會損害專利申請的新穎性，所以抵觸申請采用的是新穎性的判斷準則。

《專利法》規(guī)定抵觸申請的目的，在于避免對任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或實用新型重復授予專利權。如果對申請日不同但內(nèi)容相同的兩份申請都授予專利權，就會導致對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授予專利權的結果，這不符合禁止重復授權的原則。規(guī)定存在抵觸申請的發(fā)明或者實用新型專利申請不具備新穎性，不能授予專利權，是落實禁止重復授權原則的重要舉措［3］。在國家知識產(chǎn)權局的審查實踐中，也是按照上述立法目的進行審查的，例如14029 復審決定認為：《專利法》第二十二條第二款設置的抵觸申請的目的在于防止重復授權［4］。

二、美國抵觸申請的相關規(guī)定

美國對抵觸申請是通過禁止重復授權原則來處理。美國在2013 年3 月16 日以后實行的專利制度是發(fā)明人先申請制［5］。如果兩件或兩件以上專利、或專利申請不存在相同的受讓人、或發(fā)明人則不通過禁止重復授權原則處理，而是通過抵觸程序處理，確定誰是在先申請的發(fā)明人，或者在先專利或專利申請公開的情況下可以通過新穎性處理。美國禁止重復授權原則是針對權利要求提出的。之所以不重復授予專利權，是因為對于同樣的發(fā)明，相同或共同的申請人或受讓人已經(jīng)具有一項專利，或者相同或共同的申請人或受讓人所要求保護的發(fā)明是已經(jīng)獲得的專利中要求保護的發(fā)明的顯而易見的變形。

美國確定了兩種重復授權的類型。第一種是在兩個專利具有相同的保護范圍的權利要求時發(fā)生，稱為“相同發(fā)明重復授權”。美國《35 U．S．C．101 專利目標適格性審查指南》規(guī)定：“任何人如果發(fā)明或發(fā)現(xiàn)了任何新的且有用的方法、機器、制造品或物質(zhì)的組分，或其任何新的且有用的改進，就可以獲得一項專利。”其中的“一項”被解釋為專利權人就一項特定發(fā)明僅能獲得一件專利。因此，不允許同樣的發(fā)明得到兩件專利權。判斷是否構成同樣發(fā)明的一個可靠的測試為：有沒有這樣的例子，其落入一個權利要求的范圍內(nèi)，而沒有落入另一個權利要求的范圍？或者，有沒有這樣的例子，其能字面意義上地破壞一個權利要求，而不會字面意義上地破壞另一個權利要求？如果有這樣的例子，則這兩個權利要求不構成同樣的發(fā)明。如果侵犯后一專利的權利要求必定會侵權前一專利的權利要求，法院就判定后一專利為重復授權［6］。這個原則也稱為法定重復授權。

從上述規(guī)定來看，美國法定重復授權要求的是權利要求保護范圍相同，這一點與我國《專利法》規(guī)定的同日申請的重復授權的審查標準相同。

第二種重復授權的情形是在兩個專利請求保護的發(fā)明不是完全相同時發(fā)生。當兩個專利請求保護的不是完全相同的發(fā)明，彼此之間存在明顯區(qū)別時，后一專利將因所謂的“顯而易見型重復授權”而無效。和相同發(fā)明重復授權不同，法官可以引用現(xiàn)有技術參考資料和前一專利的權利要求結合來確定后一專利要求保護的權利要求對本領域技術人員來說是顯而易見的。因為《美國專利法》沒有哪些條款涉及顯而易見型重復授權，因此法院稱該原則為非法定重復授權［6］。

“顯而易見形式”的重復授權指專利申請的權利要求限定的發(fā)明是同一申請人的專利要求保護的發(fā)明的顯而易見的變化形式，或者所要求保護的主體沒有達到授予專利權所要求的不同。此類問題可以通過兩步來判斷。第一步，解釋在先專利或專利申請與在后專利或專利申請的權利要求，確定不同；第二步，確定兩個權利要求之間的差別是否可以使權利要求保護的發(fā)明具有“可以授予專利權的不同”。專利公開的內(nèi)容在重復授權分析中不能用作現(xiàn)有技術，但是其可以用于解釋權利要求的含義。

顯而易見形式的重復授權的判斷方法類似于創(chuàng)造性中非顯而易見性（參見美國《35 U．S．C．101 專利目標適格性審查指南》）的判斷。不同之處在于，作為重復授權反對意見基礎的專利的公開內(nèi)容不能視為現(xiàn)有技術。另外，重復授權中顯而易見的判斷不要求“改進現(xiàn)有技術的動機”和“審查證明非顯而易見性的客觀標準”。

從上述規(guī)定來看，美國非法定重復授權引入了創(chuàng)造性的顯而易見的標準，法官還可以引用現(xiàn)有技術參考資料和在先專利的權利要求結合來對比在后申請。

三、日本抵觸申請的相關規(guī)定

《日本專利法》第二十九條之二為關于專利抵觸申請的相關規(guī)定：專利申請涉及的發(fā)明，與在該專利申請前申請而在該專利申請后公開的發(fā)明和新型同樣的不拘前條第一項規(guī)定如何，不得授予該發(fā)明以特許。但當該特許申請的申請人與另一特許申請或實用新型申請人屬同一人時不在此限。通過上述規(guī)定可以看出，日本抵觸申請原則僅適用于不同的申請人，即申請人屬同一人時不在此限內(nèi)，只能用以避免不同申請人之間的先后申請造成重復授權。

審查標準中，判斷的對象是兩件申請的權利要求。對于申請日不同的兩個以上專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，采用類似新穎性的判斷原則：

如果先后申請的權利要求有區(qū)別，但符合下列三種情況（實質(zhì)為同一內(nèi)容），則為同樣的發(fā)明創(chuàng)造：一是區(qū)別在于公知常識。在后申請的發(fā)明特定事項，與在先申請的發(fā)明特定事項的眾所周知技術、慣用技術的附加、刪除、轉換等處理相同，而且沒有產(chǎn)生任何新效果。二是區(qū)別在于上下位概念。兩個發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別僅在于在后申請是包括了在先申請下位概念的上位概念。三是兩個發(fā)明創(chuàng)造在單一的范疇內(nèi)沒有任何顯示上的差異。

對于在先發(fā)明申請或在后發(fā)明申請的發(fā)明包含的特定事項，具有兩個以上的選擇時：一是在在先發(fā)明申請的要求項中關于對發(fā)明包含的特定事項，具有形式上或事實上的多項選擇時，必須僅對該多項選擇中的一項特定事項進行選擇，并與假設的發(fā)明和在后發(fā)明申請進行對比，如果此時發(fā)明的特定事項未存在不同點，或是雖然具有不同點，但實質(zhì)上為同一內(nèi)容時，兩者為同一內(nèi)容的發(fā)明；二是在后發(fā)明申請的要求項關于對發(fā)明包含的特定事項，具有形式上或事實上的多項選擇時，必須僅對該多項選擇中的一項特定事項進行選擇，并與假設的發(fā)明和在先發(fā)明申請進行對比，如果此時發(fā)明的特定事項未存在不同點，或是雖然具有不同點，但實質(zhì)上為同一內(nèi)容時，兩者為同一內(nèi)容的發(fā)明。

從上述規(guī)定來看，日本的抵觸申請的審查和我國的審查標準具有很多相同之處，例如涉及在先申請和在后申請的上下位概念等。但是日本的抵觸申請審查也引入了創(chuàng)造性的公知常識的標準。如果在后申請的發(fā)明特定事項，與在先申請的發(fā)明特定事項的眾所周知技術、慣用技術的附加、刪除、轉換等處理相同，而且沒有產(chǎn)生任何新效果，則在后申請不能授予專利權。審查員可以引用公知常識和前一專利的權利要求結合來對比在后申請的權利要求。

四、抵觸申請審查標準調(diào)整的必要性

通過上述分析，美國在抵觸申請的審查中采用了創(chuàng)造性的顯而易見的標準，法官還可以引用現(xiàn)有技術參考資料和前一專利的權利要求結合來對比。日本在抵觸申請的審查中采用了創(chuàng)造性的公知常識的標準，審查員可以引用公知常識和前一專利的權利要求結合來對比。我國目前的抵觸申請的審查標準采用新穎性標準，因此不能采用創(chuàng)造性中的顯而易見性和公知常識。目前的審查標準導致只有簡單變化的在后申請也可以獲得授權，例如簡單地增加或者替換一些公知常識也能獲得授權。筆者認為，為解決這一問題，有必要對我國目前的抵觸申請的審查標準進行調(diào)整，借鑒美國或者日本的顯而易見標準。具體原因有以下五個方面：

（一）《專利法》的基本原則

《專利法》的一個基本原則就是公開換保護原則。即，專利申請人只有向社會公開了相關技術方案，國家才會授予其對該項技術一定時間的壟斷權?！肮_”體現(xiàn)了社會創(chuàng)新對于技術信息的需求，因此，立法者設定了專利的授權條件，以確保公開技術信息的含金量?！氨Ｗo”體現(xiàn)了專利制度中對技術創(chuàng)新者的激勵機制，確保創(chuàng)新者通過一定時期對專利技術的壟斷來實現(xiàn)預期的收益。專利制度必須保障那些解決了其他技術人員無法解決的問題的人獲得專利權，否則專利制度就失去了意義［7］。我國通過在先申請制來鼓勵大家將自己的技術方案盡快公開來獲得保護。申請日就是申請人可以向國家表明自己要向社會貢獻出自己的技術方案的時間，在后申請的申請人因為申請日在后，因此社會不需要在后申請的技術方案，因為在先申請人已經(jīng)在先向社會做出貢獻了，在后申請人的貢獻就沒有任何意義了。因此，從對社會的貢獻角度來看，引入美國或者日本的相關創(chuàng)造性的標準也具有一定的借鑒意義。

（二）《專利法》的立法宗旨

根據(jù)《專利法》第一條規(guī)定：為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法?！氨Ｗo專利權人的合法權益”是《專利法》的核心，是實現(xiàn)本條規(guī)定的其他四條宗旨的基礎。如果不能“保護專利權人的合法權益”，則無法實現(xiàn)“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展”。在先申請屬于在先申請人首先提出，如果在后申請人將在先申請的申請經(jīng)過簡單的變換獲得專利權，則對社會也沒有做出實質(zhì)的貢獻，也沒有實質(zhì)增加社會技術財富。此時就可能出現(xiàn)在先申請人侵犯在后申請人的專利權的情況。這樣，在先申請人先向社會貢獻技術方案但是卻侵犯相對于在先申請沒有對社會增加實質(zhì)技術財富的在后申請的專利權，這對在先申請的申請人不公平，也違反了在先申請原則。

（三）專利申請的技術貢獻

根據(jù)《專利法》第一條規(guī)定可知，其立法的的最終目的是提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。提高創(chuàng)新能力、促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展是通過將自己的發(fā)明創(chuàng)造向社會公開實現(xiàn)的。在先申請制下，先向政府提出公開的意向的就是先對創(chuàng)新能力提高、科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展有幫助的人，后向政府提出的，如果和前面的相比沒有做出貢獻，則自然后提出的不允許獲得授權。所以為了保證專利申請盡快獲得授權，就要求研究人員盡快向政府提出申請的請求，以盡早提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展。因此從專利法最終的立法目的來說，對于在后的沒有做出貢獻的申請也不允許獲得授權。

（四）抵觸申請的創(chuàng)造性標準

我國的抵觸申請也有類似創(chuàng)造性的判斷標準。根據(jù)《專利審查指南（2010）》第二部分第三章第3．2．3 節(jié)的規(guī)定，如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發(fā)明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。上述慣用手段置換的判斷方式也適用于抵觸申請。《審查操作規(guī)程·實質(zhì)審查分冊》第三章中規(guī)定：當要求保護的發(fā)明與抵觸申請的區(qū)別僅僅是慣用手段置換時，應當用新穎性標準評價。當要求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術的區(qū)別僅僅是慣用手段置換時，應當用創(chuàng)造性標準評價［8］。通過上述規(guī)定可以看出，慣用手段置換僅僅用于評述抵觸申請的新穎性，其他情況下則作為創(chuàng)造性評述。實際上，從新穎性的規(guī)定來看，當技術方案的區(qū)別是慣用手段置換時，技術方案應當具有新穎性。因為技術方案沒有完全被對比文件公開，但是這樣的技術方案因為對本領域技術人員來說是很容易想到的，因此不具有創(chuàng)造性。因此，目前的抵觸申請的審查標準中的慣用手段置換其實也是創(chuàng)造性中顯而易見的情況。因此我國的抵觸申請的特殊情況其實也是采取類似創(chuàng)造性的判斷標準。

（五）減少非正常專利申請

對抵觸申請引入創(chuàng)造性的評判標準也能進一步打擊不以創(chuàng)新為目的的非正常專利申請。目前，一些申請人通過將自己在先的沒有公開的申請增加一些公知常識性的改變（例如改變技術領域、替換相應的特征）來增加專利申請數(shù)量。在先專利滿足授權條件下，按照目前的審查標準，在后申請的多個專利也必然獲得授權。但是實際上，在后申請并沒有給社會做出貢獻，反而占有了大量的行政資源。如果引入創(chuàng)造性的審查標準，可以使得在后的申請難以獲得授權，這樣使得申請人不會采取這種方式進行大量的專利申請，從而不減少非正常申請的數(shù)量。

五、抵觸申請審查標準的探討

通過上述分析，筆者認為，對抵觸申請，可以借鑒美國和日本的做法，對審查標準進行適當調(diào)整。

第一，引入創(chuàng)造性審查標準。本領域技術人員閱讀在先申請文件后不需要創(chuàng)造性的勞動就能想到的技術方案都應該作為在后申請的抵觸申請，在后申請人有理由和證據(jù)的除外。所謂理由和證據(jù)，可以包括在后申請取得了本領域技術人員在先申請的基礎上預料不到的技術效果。

第二，適當結合公知常識等內(nèi)容。在抵觸申請的評價中，依然采用單獨對比原則，即不能結合其他對比文件來評述在后申請。但是，可以結合本領域的公知常識、本領域技術人員合乎邏輯的推理等來評述在后申請。

第三，重點考慮對社會的技術貢獻。要從本領域技術人員角度重點考慮在后申請與在先申請相比對社會做出的技術貢獻。對于與在先申請的技術貢獻實質(zhì)上相同的情況，即相對于在先申請對社會沒有做出創(chuàng)造性貢獻的情況下，在先申請構成在后申請的抵觸申請。例如，如果在后申請增加的技術特征沒有相應的技術效果，或者是為了回避在先申請做的改變，在先申請構成在后申請的抵觸申請。

具體到下述五種情形，建議采用如下標準：

一是技術特征的增加。如果在后申請僅是以在先申請為基礎增加了本領域公知的技術手段，則在先申請構成在后申請的抵觸申請。例如在先申請是一個沒有翅片的換熱管，在后申請僅僅在換熱管上增加翅片以強化傳熱，由于通過增加翅片進行強化傳熱是傳熱領域公知的技術手段，在后申請與在先申請相比沒有對社會做出技術貢獻，因此在先申請構成在后申請的抵觸申請。

二是技術特征的替換。如果在后申請僅是以在先申請為基礎替換了一個本領域公知的特征，則在先申請構成在后申請的抵觸申請。例如在先申請的導熱材料是鋁管，在后申請采用銅管，由于屬性相似的材料的替換是本領域非常常見的一種替換方式，在后申請與在先申請相比，沒有對社會做出技術貢獻，因此在先申請構成在后申請的抵觸申請。

三是技術特征的刪除。如果在后申請僅是以在先申請為基礎刪除了一個特征，并且刪除技術特征導致該特征相應的技術功能也消失，則在先申請構成在后申請的抵觸申請。

四是上位下位概念。如果在后申請的下位概念屬于在先申請的上位概念中公知的概念，而且沒有產(chǎn)生預料不到的技術效果，則在先申請構成在后申請的抵觸申請。例如在先申請是金屬，在后申請是銅，在后申請與在先申請相比，沒有對社會的貢獻，因此在先申請構成在后申請的抵觸申請。

五是數(shù)值范圍的選擇。如果在后申請的數(shù)值范圍屬于在先申請的數(shù)值范圍的選擇，并且選擇在后的數(shù)值范圍并沒有產(chǎn)生預料不到的技術效果，則在先申請構成在后申請的抵觸申請。例如在先申請是大的數(shù)值范圍，在后申請是在大數(shù)值范圍內(nèi)的小的數(shù)值范圍，在后申請與在先申請相比，沒有對社會的貢獻，因此在先申請構成在后申請的抵觸申請。