周 磊 李紫峰

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160

新穎性寬限期制度源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第十一條的規(guī)定，主要是給予發(fā)明、實(shí)用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計、商標(biāo)在某些國際展覽會上的臨時保護(hù)。從寬限期的適用范圍分為廣義寬限期和狹義寬限期；從寬限期的時間點(diǎn)來看，一類是以實(shí)際申請日為時間點(diǎn)追溯，另一類是以優(yōu)先權(quán)日作為時間點(diǎn)；同時新穎性寬限期的期限也分為6 個月和12 個月［1］。

我國新穎性寬限期制度對申請人的公開行為、期限等都有一定的要求。然而，隨著國民經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新的日益發(fā)展，為鼓勵申請人的創(chuàng)新活動，有必要進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化相關(guān)規(guī)定。

為了培育創(chuàng)新文化，營造創(chuàng)新氛圍，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)法制保障，形成支持全面創(chuàng)新的基礎(chǔ)制度，需重新審視我國現(xiàn)行新穎性寬限期制度的相關(guān)規(guī)定。

一、中外新穎性寬限期的發(fā)展趨勢和比較

（一）美國新穎性寬限期規(guī)定

2013 年3 月16 日《美國發(fā)明法案》（AIA）正式生效，修改后的《美國發(fā)明法案》將先發(fā)明制改為先申請制，新穎性寬限期在新法中也做出了修改。首先，《美國發(fā)明法案》仍舊采用12 個月的寬限期，但由于美國由先發(fā)明制改成先申請制，因此寬限期的起算時間發(fā)生了變化，即以申請日為起算時間，有優(yōu)先權(quán)的，以優(yōu)先權(quán)日為準(zhǔn)；其次，《美國發(fā)明法案》對新穎性寬限期的公開類型仍舊采用了廣義寬限期，即其公開類型涵蓋的范圍非常的寬泛，但同時也作出了一定的限制，由于美國從先發(fā)明制更改為先申請制，因此如果他人是自己作出的發(fā)明創(chuàng)造或者從獨(dú)立作出的第三方處獲得的發(fā)明創(chuàng)造，上述情形導(dǎo)致的公開不能享有新穎性寬限期［2］。

（二）歐洲新穎性寬限規(guī)定

《歐洲專利公約》（EPC）規(guī)定了兩種公開的類型，分別為明顯濫用與申請人的關(guān)系導(dǎo)致的公開和在政府主辦或者政府承認(rèn)的國際展覽會上的公開展出。新穎性寬限期的期限同我國一樣為6個月，但其起算日是歐洲專利申請的申請日，非優(yōu)先權(quán)日。

同時，對于申請人在政府主辦或者政府承認(rèn)的國際展覽會展出其發(fā)明導(dǎo)致的公開情形，申請人在提交專利申請的同時應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中聲明該發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)在展會上進(jìn)行了展出，并且自申請日起4 個月內(nèi)提交證明材料。申請人提交的證明材料包括發(fā)明專利申請的實(shí)質(zhì)內(nèi)容、在展會上公開的內(nèi)容以及展會的具體日期［2］。

（三）日本新穎性寬限期規(guī)定

《日本專利法》第三十條規(guī)定了新穎性寬限期的期限和公開類型。公開類型為：1.他人違背其意愿的公開；2.除了通過發(fā)明、實(shí)用新型、外觀或商標(biāo)的公報上的公開之外，其發(fā)明任何形式的公開。由《日本專利法》第三十條規(guī)定可以看出，日本同美國一樣采用廣義寬限期，公開類型非常寬泛，僅排除了在專利商標(biāo)公報公布上的公開。同時，《日本專利法》規(guī)定新穎性寬限期由之前的6 個月延長至12 個月［3］。

（四）中國新穎性寬限期規(guī)定

我國在1984 年首次制定的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）中就已對新穎性寬限期做出規(guī)定。在2020 年《專利法》第四次修正時，將新穎性寬限期的公開情形增加了一種，即“在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的”情形。至此，我國現(xiàn)行《專利法》中，可以享有新穎性寬限期的情形為4種：1.在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的；2.在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的；3.在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；4.他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。

二、新穎性寬限期制度在審查實(shí)踐中存在的問題

我國新穎性寬限期制度要求申請人在提出專利申請時應(yīng)當(dāng)在請求書中聲明，并在規(guī)定的期限內(nèi)提交相應(yīng)的證明材料。同時對可以享有新穎性寬限期的公開形式也僅限于規(guī)定的四種方式。但在專利審查實(shí)踐中，發(fā)現(xiàn)申請人在運(yùn)用新穎性寬限期制度時存在一定問題。

（一）錯誤聲明導(dǎo)致延長審查周期

案例1：申請人于申請日在發(fā)明專利請求書中勾選了新穎性寬限期聲明的第4 項(xiàng)“他人未經(jīng)申請人同意泄露其內(nèi)容的”。由于本案申請人始終未提交相關(guān)證明材料，審查員待期限屆滿后發(fā)出了視為未要求新穎性寬限期通知書。申請人針對審查員發(fā)出的視為未要求新穎性寬限期通知書提交了意見陳述書，并聲明“申請人以為勾選了‘他人未經(jīng)申請人同意泄露的’選項(xiàng)，會防止他人盜用技術(shù)方案或侵犯專利權(quán)，對新穎性寬限期聲明的含義不甚了解”。審查員在收到申請人提交的意見陳述后，案件啟動正常后續(xù)審查程序。

由于《專利法》第三十條規(guī)定了申請人如要求新穎性寬限期，應(yīng)當(dāng)提交專利申請的同時在請求書中聲明。在審查實(shí)踐中，申請人因?qū)@一制度不甚了解，在申請本身并不涉及新穎性寬限期的情況下，錯誤勾選新穎性寬限期聲明，導(dǎo)致不得不延長審查周期。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，審查員應(yīng)當(dāng)自申請日起2 個月內(nèi)等待申請人提交證明材料，如申請人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交證明材料，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出“視為未要求不喪失新穎性寬限期聲明通知書”，同時該專利申請需要等待恢復(fù)期滿后才能進(jìn)入下一流程。因錯誤聲明導(dǎo)致整個新穎性寬限期的審查周期拉長至半年，嚴(yán)重影響專利審查效率，給申請人帶來不好的用戶體驗(yàn)。

（二）證明材料中的會議層級不符合《專利法》中規(guī)定的國際展會或?qū)W術(shù)會議的要求

案例2：申請人于申請日在發(fā)明專利請求書中聲明“已在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或技術(shù)會議上首次發(fā)表”。申請人于申請日后2 個月內(nèi)提交了本申請?jiān)趯W(xué)術(shù)會議上公開的證明材料。但證明材料中提及的學(xué)術(shù)會議為“中國××大會”，會議主辦單位為“南京××大學(xué)”。雖然該學(xué)術(shù)會議在業(yè)界影響較大，但其主辦單位不屬于全國性學(xué)術(shù)團(tuán)體，故上述會議不屬于“規(guī)定的學(xué)術(shù)會議”。因此審查員依據(jù)《專利法》有關(guān)規(guī)定發(fā)出“視為未要求不喪失新穎性寬限期通知書”，待恢復(fù)期限屆滿后案件進(jìn)入后續(xù)審查程序。

我國對新穎性寬限期中規(guī)定的國際展會、學(xué)術(shù)會議和技術(shù)會議有著明確的要求。國際展會，應(yīng)當(dāng)是中國政府主辦或承認(rèn)，包括國務(wù)院、各部委主辦或者國務(wù)院批準(zhǔn)由其他機(jī)關(guān)或者地方政府舉辦的展會；學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議，應(yīng)當(dāng)是國務(wù)院有關(guān)主管部門或者全國性學(xué)術(shù)團(tuán)體組織召開的會議，不包括省級以下或者受國務(wù)院各部委委托或者全國性學(xué)術(shù)團(tuán)體委托或者以其名義組織召開的會議。

由此可見，我國對國際展會層級、學(xué)術(shù)會議或技術(shù)會議的主辦方層級相較于美日等國家有著更高的要求（如表1 所示），同時要求提供的證明材料相對更為嚴(yán)格。在審查實(shí)踐中，由于申請人參加的展會或會議不符合規(guī)定，由此提供的證明材料不滿足要求，不喪失新穎性寬限期聲明只能視為未要求。這無形中延長審查周期。另一方面看，客觀上也未起到正向鼓勵科技交流的作用。

表1 現(xiàn)行美、日、歐、中的新穎性寬限期規(guī)定對比表

（三）可能存在證明材料無意義提交的情形

案例3：申請人于申請日在發(fā)明專利請求書中勾選了新穎性寬限期聲明中的“已在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或技術(shù)會議上首次發(fā)表”。但申請人在規(guī)定的申請日起2 個月期限內(nèi)未提交相應(yīng)證明材料。在本案的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員檢索到可影響其新穎性的對比文件（現(xiàn)有技術(shù)），該對比文件的公開日在申請日前近15 個月，遠(yuǎn)超新穎性寬限期的6 個月，由此可見，申請人即便享有新穎性寬限期，在初審階段提交了合格的證明材料，對評判其新穎性而言也無實(shí)質(zhì)意義。

三、新穎性寬限期制度優(yōu)化建議

為充分發(fā)揮新穎性寬限期制度鼓勵科技交流的作用，對目前的新穎性寬限期制度提出以下優(yōu)化建議：

（一）加大普法力度，積極運(yùn)用新穎性寬限期制度

新穎性寬限期制度是一項(xiàng)鼓勵學(xué)術(shù)交流和科技進(jìn)步的制度，是在《專利法》新穎性基本原則以外規(guī)定的例外情形。正確運(yùn)用這一制度，可以讓創(chuàng)新主體無后顧之憂地開展技術(shù)交流和合作，開展各類測試實(shí)驗(yàn)，開展小范圍的推介活動，客觀上促進(jìn)了全面創(chuàng)新氛圍的建立。為幫助創(chuàng)新主體想用、敢用、會用這一制度，需要鼓勵各級各類知識產(chǎn)權(quán)工作者進(jìn)行普法宣傳，加大普法力度。同時也可鼓勵創(chuàng)新主體準(zhǔn)確運(yùn)用這一制度，加大制度適用力度。

（二）擴(kuò)大展會和會議范圍，進(jìn)一步促進(jìn)科技交流

知識產(chǎn)權(quán)制度是一項(xiàng)公開換保護(hù)的制度，是支持全面創(chuàng)新的基礎(chǔ)制度。為進(jìn)一步鼓勵學(xué)術(shù)交流和科技進(jìn)步，有必要重新審視當(dāng)前規(guī)定的例外情形是否足以涵蓋創(chuàng)新主體所需的例外情形。就國際展會、學(xué)術(shù)或技術(shù)會議而言，若門檻過高，勢必會對實(shí)現(xiàn)這一制度的設(shè)計初衷造成一定影響?？萍紕?chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中居于核心地位，是發(fā)展的“關(guān)鍵變量”，更是高質(zhì)量發(fā)展的“最大增量”。作為服務(wù)科技創(chuàng)新的一項(xiàng)基礎(chǔ)制度，專利制度必須持續(xù)優(yōu)化完善，以與科技創(chuàng)新定位和發(fā)展相適應(yīng)。故建議對新穎性寬限期制度中規(guī)定的國際展會擴(kuò)大至所有中國政府承認(rèn)的展會，將學(xué)術(shù)或技術(shù)會議層級從國家級降至省級，甚至無需級別要求。

此外，鑒于影響我國專利申請新穎性的另一主要公開方式是期刊公開，尤其是涉及高校和研究機(jī)構(gòu)的高級科技工作者的專利申請，考慮到實(shí)際情況，借鑒《日本專利法》的相關(guān)規(guī)定，建議將期刊、報紙、雜志等公開納入新穎性寬限期范疇，以鼓勵科技工作者運(yùn)用多種形式開展科技學(xué)術(shù)交流，更好激發(fā)創(chuàng)新活力，從而形成支持全面創(chuàng)新的氛圍。

（三）按需提交證明材料，優(yōu)化審查流程

新穎性寬限期的效力在于申請人后來就其發(fā)明創(chuàng)造申請專利，不會因?yàn)椤秾＠ā芬?guī)定的4種形式的公開而被認(rèn)為喪失新穎性，進(jìn)而失去獲得專利權(quán)的機(jī)會。但如果他人在其申請人公開后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利，該專利申請同樣不具備新穎性。因此，在發(fā)明初步審查階段，審查員即使做出了可以享有新穎性寬限期的審查結(jié)論，其在發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段仍舊會面臨著新穎性的問題。此外，相當(dāng)部分專利申請會因?yàn)椴环稀秾＠ā菲渌麠l款而被駁回，或者由于審查員檢索獲得的對比文件根本就不在這6 個月的時間范圍內(nèi)等原因，故可以不要求申請人在申請日起2 個月內(nèi)提交合格的證明材料。

為了滿足簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革的要求，建議將該證明材料的提交納入《專利法》第三十六條的規(guī)定中，根據(jù)發(fā)明實(shí)質(zhì)審查需要，按需提交證明材料。申請人在提交申請時僅需做出聲明，無需提交證明材料。整體上減輕申請人提交證明材料的負(fù)擔(dān)，優(yōu)化審查流程，進(jìn)一步提高審查效率，縮短發(fā)明初審的審查周期。

四、小結(jié)

新穎性寬限期制度作為對申請人的一種救濟(jì)措施，在專利制度中具有特殊的意義。我國應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法制宣傳，幫助申請人積極正確運(yùn)用該制度。既避免自身權(quán)益受到損害，又實(shí)現(xiàn)促進(jìn)科技學(xué)術(shù)交流，營造全面創(chuàng)新氛圍的制度設(shè)計目的。同時，逐步減少或取消新穎性寬限期的一些限制性規(guī)定，將期刊、雜志等公開形式納入新穎性寬限期中，真正站位創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展大局，為優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新成果提供全面知識產(chǎn)權(quán)法治保障。通過優(yōu)化專利審查流程，將“放管服”改革理念深入到專利審查全流程，為創(chuàng)新主體提供更加優(yōu)質(zhì)高效的專利審查服務(wù)，從而構(gòu)建我國知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展新局面。