摘要：美國聯(lián)邦最高法院近年的判決表明，美國專利法將加大對專利申請人和專利權人進行必要限制的發(fā)展趨勢。未來專利申請的難度將增加，專利維權將更加困難，專利無效之訴的可能性會增大，專利域外保護的可能性減弱。

關鍵詞：美國專利法 永久性禁令 專利無效訴訟 非顯而易見 標準 專利屬地管轄

作為判例法國家，美國法院的判決也是法律淵源之一。近年來，美國聯(lián)邦最高法院審理了數(shù)起頗具影響的專利案件，審理的結果表明美國對專利法有了新的理解，在一定程度上反映了未來專利法的發(fā)展趨勢，也必將對專利案件的審判實務產(chǎn)生重要影響，企業(yè)界，包括中國企業(yè)，應當關注這些變化，及時調整專利策略，謹慎應對。

分析美國聯(lián)邦最高法院的判決，美國專利法的發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：

一、永久禁令的核發(fā)更加困難

美國的禁令類似于我國的責令停止違法行為，不同的是禁令在美國多由法院核發(fā)。針對專利侵權行為，美國法院可以核發(fā)兩種禁令，即臨時禁令（preliminary injunction）和永久禁令（permanent injunction）。當專利權遭到侵害，權利人在向法院提起侵權之訴后，可向法院請求核發(fā)臨時禁令，以命令涉嫌侵權人立即停止涉嫌的侵權行為。在案件審理過程中，法官初步審理認為應當核發(fā)臨時禁令的，法院會要求申請人提供擔保金并核發(fā)臨時禁令，臨時禁令的效力到本案訴訟終結時為止。永久禁令則是經(jīng)過完整的審理程序，法院判決原告勝訴后才予以核發(fā)，其效力是永久性的。

長期以來，美國專利審判的一大特點就是法院做出專利侵權認定后即簽發(fā)永久禁令，而這正是許多公司最擔心的事項，所以許多涉嫌侵權人在接到專利權人的警告函之后，為了避免敗訴的風險，只好采取妥協(xié)的策略，不得不支付高額的費用。

美國聯(lián)邦最高法院在eBay公司訴MercExchange公司案中，[1]卻改變了這一慣例。MercExchange擁有在線拍賣技術專利，卻沒有實施這些專利，2001年MercExchange指控eBay使用的“立刻購買”交易方法侵害其專利，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認定eBay侵權并且簽發(fā)永久禁令。

2006年5月，最高法院對此案做出終審判決，強調核發(fā)永久禁令要比照如下的檢驗標準：（1）若不予核發(fā)禁令，該侵權行為將導致無法彌補的損害；（2）權衡雙方的損害，若不予核發(fā)禁令，對申請人造成的損害將大于核發(fā)禁令對被告造成的損害，即依法獲得的金錢補償不足以彌補該損害；（3）核發(fā)禁令不會對公共利益產(chǎn)生負面的影響。

根據(jù)這一標準，即使侵權事實成立，法院也不一定核發(fā)永久禁令。本案中，MercExchange并沒有將其專利予以實際應用，eBay的侵權行為不會對其造成難以彌補的損害，因此最高法院拒絕核發(fā)永久禁令。但最高法院同時認為，專利權人為研究機構的例外，因為研究機構一般不從事實際市場運作，而是以授權方式利用該專利，所以前述情況對于研究機構而言，只要單純侵權就可能對其造成不可彌補的損害。因此，研究機構即使沒有實際應用其專利，也有機會申請核發(fā)永久禁令。

二、放寬專利無效訴訟的提起條件

長期以來，在美國專利審判實務中，專利的被許可人不能輕易提起質疑專利有效性的訴訟。一般只有存在重大違約行為或終止許可協(xié)議的情形下，被許可人才能提起專利有效性的訴訟。然而，2007年1月，美國聯(lián)邦最高法院在MedImmune公司訴Genentech公司的專利訴訟案中推翻了這一慣例。[2]

MedImmune公司為了經(jīng)營一種兒科呼吸道藥品而“被迫”同意根據(jù)原先協(xié)議向Genentech公司支付專利費。經(jīng)過近五年的訴訟，最高法院最后推翻了上訴法院的判決，認為不必終止或實質違反許可協(xié)議，被許可人就可以針對專利權人提起質疑專利有效性的訴訟，或就是否侵害專利提起訴訟。

此一判決對未來類似案件的影響是巨大的。這意味著被許可人如果基于某種原因，被迫接受許可協(xié)議，在接受協(xié)議后，仍有權利提起專利無效訴訟。以前在這種情形下，立案的可能性很小。今后只要被許可人能證明接受該許可協(xié)議是被迫的，就可以在支付專利許可費的同時，主張專利無效。

本案表明美國聯(lián)邦最高法院放寬了提起專利無效訴訟的條件，等于給了企業(yè)更多的選擇，企業(yè)可以視情況先接受許可協(xié)議再提起訴訟，但對于專利權人來說，這一判決無疑是不利的。

三、提高專利的“非顯而易見性”標準

“非顯而易見性”(non-obviousness)，是取得美國專利的一個實質性條件，類似于我國專利所要求的“創(chuàng)造性”。美國法院對非顯而易見性的判斷是根據(jù)專利法第103條的規(guī)定發(fā)展出的教導-建議-動機標準(teaching-suggestion-motivation，簡稱TSM標準)。根據(jù)該標準，對于由分散在數(shù)個在先發(fā)明的要件所組成的一項新發(fā)明，在沒有教導、建議或動機來將這些要件組合出這件發(fā)明的專利范圍的條件下，這件發(fā)明不被視為顯而易見，因此可以獲得專利權。然而，2007年4月，美國聯(lián)邦最高法院在KSR公司訴Teleflex公司案中推翻了這一標準。[3]

2002年11月Teleflex公司向美國地方法院起訴KSR公司生產(chǎn)的可調節(jié)油門踏板裝置侵害其專利權，Teleflex的專利是一種經(jīng)電子傳感器控制引擎的可調油門踏板，在該發(fā)明被公開之前，就有公司生產(chǎn)和銷售可調油門踏板以及帶有電子傳感器的踏板。因此，KSR認為該專利顯然是根據(jù)這兩種既有設計方案結合而來，不能被授予專利權。地方法院同意KSR公司的觀點，但上訴法院認為該專利符合TSM標準，具有非顯而易見性。

2007年4月最高法院做出終審判決，認為TSM標準并非一個硬性規(guī)則，上訴法院對于TSM標準的解讀過于僵化。最高法院認為，在判定其是否具有非顯而易見性的過程中，應考慮既有技術的既定功能，其后的改良是否超越了既有技術要素可預見的用途，以及既有技術領域的普通技術人員是否能得出此推論或創(chuàng)新步驟。如果不能的話，這一技術方案才具有非顯而易見性。

最高法院的判決提高了專利的非顯而易見性的標準，提高了獲取專利的門檻，當然也有助于提高專利品質。這一判決對于商業(yè)方法、軟件專利的影響尤為重大，因為在這些專利的申請范圍中，往往有一部分在既有技術中已經(jīng)存在。依據(jù)此判決，美國專利局未來可能以不具有非顯而易見性為由，駁回申請人的專利申請，這自然增加了獲得專利的難度，涉嫌侵權人在訴訟中也可以以涉案的專利不具有非顯而易見性為由，主張專利權無效從而降低自己的辯護難度。

四、強化專利制度的屬地管轄

專利屬地主義是國家主權原則在專利領域中的體現(xiàn)。在專利屬地主義之下，各國均有權決定本國的專利制度，而專利權也僅在該國有效。如果專利權受到侵害，專利權人只能向專利權所屬國請求保護。如果專利權人希望自己的專利在他國得到保護，則需要向他國提出專利申請并取得專利權。

美國是當今世界的科技大國，為維護本國利益，美國專利實務界近年來興起一種司法單邊主義的傾向。美國專利法正日益擴大地融入國際活動之中，企圖擴張美國法院的管轄權，使其能夠對發(fā)生于他國的專利侵害事實施加管轄。美國專利法第271(f)條，將“從美國出口專利產(chǎn)品部件到國外組裝侵害成品專利”的行為，列為專利侵權行為。這就是美國專利法中的域外效力條款，是美國擴張其專利司法管轄權的重要表現(xiàn)。

然而2007年4月，美國最高法院在微軟訴AT&T一案中表明，[4]域外效力是專利屬地主義原則的例外，法院應當采取謹慎的態(tài)度適用該條款，避免對其做進一步的擴張解釋。最高法院在判決中重申專利屬地主義的基本原則。專利權人以第271(f)條為由主張對專利權實施域外保護的難度加大。

AT&T在美國擁有一項語音數(shù)字編碼和壓縮專利，這種技術可以對語音文件進行壓縮，使之變小更容易進行傳輸和儲存。微軟承認，由其開發(fā)的Windows操作系統(tǒng)中嵌入了語音處理技術。該操作系統(tǒng)經(jīng)過安裝，電腦就可以處理語音信號。這樣的電腦就成為AT&T可主張權利的對象。

AT&T表示：微軟從美國境內(nèi)提供侵犯AT&T專利保護的操作系統(tǒng)供境外組裝，違反專利法271(f)條，構成專利侵權。而微軟辯稱，微軟只是將操作系統(tǒng)以原始版本形式(Master Version)發(fā)送給國外的制造商，由這些制造商制成操作系統(tǒng)的拷貝版的光盤。微軟提供的原始版本不能直接為計算機讀取，因此不屬于專利法271(f)條所說的部件。并且，國外制造商在境外進行安裝用的拷貝版，是在國外制造的，不是微軟從美國提供的，因此只能適用國外的專利法。

在地方法院以及上訴法院看來，微軟向國外制造商提供原始版本的行為符合專利法271(f)條所規(guī)定的“從美國向國外提供部件”的情形，軟件的復制行為已經(jīng)包含在軟件的“供應行為”之中，因此判決微軟敗訴。

微軟認為，上訴法院的裁決是令人擔憂的，因為它強加給在美國進行研發(fā)活動的公司過多的責任，而在海外進行研發(fā)的公司卻無需承擔同樣的責任。微軟甚至還不無威脅地表示，如果在這起案件中敗訴，微軟公司可能會將研發(fā)業(yè)務轉往國外，以躲避美國專利法的管轄。在這起訴訟案中，布什政府認為，如果判決微軟敗訴，美國軟件公司將在國際市場競爭中處于劣勢。

最高法院在判決中闡明：專利法271(f)條要求所提供的部件必須直接是用來組裝產(chǎn)品的。微軟公司的原始版本不能直接安裝，所以不能認定為271(f)條所說的部件。其次，拷貝相當于一種制造行為，與提供行為可作明顯區(qū)分。271(f)條的規(guī)定針對的是從美國提供的部件，而非在國外生產(chǎn)或制造的部件，本案中在國外組裝的部件，事實上是由國外制造商所制造的拷貝版。

最高法院解釋，在專利領域中，發(fā)生在國外的行為通常由國外法來管轄，如果適用271(f)條來審理本案，就必須擴張對“部件和從美國提供”的解釋，而這種擴張解釋已經(jīng)超越了法院的職權。如果AT&T想要防止軟件在國外拷貝，就只能通過獲得外國專利，行使外國專利的方式得到保護和取得救濟。

其實，因為軟件自身的特點，原始版與拷貝版之間并無實質性的不同。最高法院的判決體現(xiàn)了對美國軟件行業(yè)的特殊照顧，同時也表明了美國最高法院對271(f)條的態(tài)度，即謹慎適用域外效力條款，堅持專利制度的屬地管轄原則。

美國聯(lián)邦最高法院的上述判決表明，美國專利法未來的發(fā)展趨勢將可能對專利申請人和專利權人進行必要的限制。美國專利法的這一趨勢對于專利被許可人，以及打算進入美國市場的中國企業(yè)來說，無疑是有利的。但打算申請美國專利或已經(jīng)取得美國專利的中國企業(yè)應當清醒地認識到，未來專利申請的難度將加大，專利維權將更加困難，被提起專利無效之訴的可能性會增大，專利域外保護的可能性會有所減弱。

參考文獻：

[1] eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

[2] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

[3] KSR International Co. v. Teleflex Inc.,http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf.

[4] Microsoft Corp. v. AT&T Corp., http://www.supremecourtus.gov/opinions/06Pdf

/05-1056.pdf. 關于本案更詳細地情況可以參見李海濤：《美國法院寬容對待軟件行業(yè)》，法制日報2007－11－18（4）。

（作者單位系河南省委黨校，中國社會科學院法學所博士研究生）