陳可南/文

從中國企業(yè)案例管窺337條款

陳可南/文

中國企業(yè)已成為337調(diào)查的主要對象。通過對部分中國涉案企業(yè)案例的針對性分析，幫助中國企業(yè)學習和了解337條款中有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的不正當貿(mào)易行為的定義、337調(diào)查針對下游產(chǎn)品救濟的發(fā)展趨勢以及違反ITC同意令行為的法律后果及其原因。

337調(diào)查 知識產(chǎn)權(quán) 貿(mào)易行為 下游產(chǎn)品 同意令

近20年以來，中國的經(jīng)濟增長率一直保持在10%左右[1]。即使在經(jīng)濟不景氣的當前，中國依然是區(qū)域經(jīng)濟增長和整合的引擎。其中，中國出口貿(mào)易的發(fā)展更成為全球的翹楚。在中國出口貿(mào)易的蓬勃發(fā)展中，美國一直是其最主要的市場。

然而，在中國產(chǎn)品不斷涌入美國市場的同時，相應(yīng)的中國企業(yè)也逐漸成為其美國競爭者的打擊對象。競爭者采取的主要手段之一，便是根據(jù)美國關(guān)稅法337條款的規(guī)定，向美國國際貿(mào)易委員會（International Trade Commission，下稱ITC）提起337調(diào)查請求，以達到限制被申請人發(fā)展，進而將之排除出美國市場的目的。

據(jù)統(tǒng)計，截至2008年年底，美國已針對中國內(nèi)地企業(yè)發(fā)起337調(diào)查90起，涉及電子、通信、機械、家電、化工、輕工等多個行業(yè)。從2002年開始，中國已連續(xù)7年成為337調(diào)查的主要對象和最大受害國[2]。而且隨著中國出口貿(mào)易額的持續(xù)增長以及出口產(chǎn)品技術(shù)含量的提高，這種情況將愈演愈烈。

本文將對部分中國企業(yè)的案例進行針對性分析，幫助國內(nèi)企業(yè)從中學習和了解337條款的相關(guān)內(nèi)容和發(fā)展趨勢，以避免更多無謂的損失。

一、337條款中的貿(mào)易行為

根據(jù)337條款，ITC有權(quán)對進口或進口貨物銷售過程中的不正當貿(mào)易行為進行調(diào)查并做出裁決[3]。其中所述的貿(mào)易行為包括向美國的貨物進口，以進口為目的的銷售，以及所有人、進口商或承銷商將貨物進口到美國后在美國的銷售。

根據(jù)判例法，只要將相關(guān)貨物帶入美國管轄范圍并有將它們卸下的意圖，就滿足337條款中對“進口”的定義。在337條款下，ITC也以此對“再進口”進行了定義。

“以進口為目的的銷售”則是以假定進口行為尚未發(fā)生為前提的。ITC的上訴法院（美國聯(lián)邦巡回上訴法院）認為，國會的立法意圖是要給予術(shù)語“銷售”以通常的含義，這就意味著只要雙方以某一價格就轉(zhuǎn)移特定貨物的所有權(quán)締結(jié)合同，就形成“銷售”行為。“以進口為目的的銷售”并不要求將貨物或者貨物的控制權(quán)實際轉(zhuǎn)移給購買者或其代理人。貨物銷售合同可以以任何形式締結(jié)，只要足以表示協(xié)議存在即可，包括雙方認可合同存在的行為，即使締結(jié)合同的時間尚未確定[3]7，8。因此，在實踐中，雖然很多中國企業(yè)并沒有直接向美國出口貨物，只是將產(chǎn)品出售給了從事對美貿(mào)易的企業(yè)，但由于該行為構(gòu)成了“以進口為目的的銷售”，仍落入了ITC的管轄范圍，可能成為337調(diào)查的被訴人。

此外，ITC對“將貨物進口到美國后在美國的銷售”的解釋也非常寬泛，以至于即使僅有非常少的產(chǎn)品（比如作為樣品銷售的產(chǎn)品）進入美國市場，也允許啟動調(diào)查程序[4]。在337調(diào)查“中國第一案”——“皮毛大衣案”（337-TA-260） 中，申訴人在中國被訴人于1985年美國國際皮毛交易會設(shè)置的展示間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了侵犯申訴人專利權(quán)的皮毛服裝，此外還發(fā)現(xiàn)另一個被訴人為在其美國辦公室內(nèi)展示的目的而進口了該皮毛服裝的樣品，就據(jù)此向ITC宣稱其專利被侵權(quán)，申請啟動337調(diào)查。ITC的行政法法官認為被訴人的行為違反了337條款，構(gòu)成了侵權(quán)行為，并發(fā)布了普遍排除令。所以，中國企業(yè)在向美國出口、以出口為目的而銷售以及出口美國后的銷售等各個貿(mào)易環(huán)節(jié)中，無論涉及貨物的數(shù)量有多少，都應(yīng)當對其是否存在侵權(quán)風險進行調(diào)查。

二、針對下游產(chǎn)品的救濟

在“音頻處理集成電路案”（337-TA-538）中，根據(jù)“EPROMs 要素（Factors）”，ITC 裁定適用的救濟為有限排除令1.2007年9月11日，ITC撤銷了該有限排除令。，禁止任何由珠海炬力集成電路設(shè)計有限公司及其任何子公司、母公司、被許可方以及其他相關(guān)機構(gòu)制造的侵權(quán)音頻處理器未經(jīng)許可進入美國。同時，該排除令還擴展到所有以被訴人涉案侵權(quán)音頻處理器作為零部件的2G或以下的MP3播放器。

此案中，ITC所發(fā)布的有限排除令2.在337調(diào)查中，ITC有權(quán)針對被訴人采取有限排除令、普遍排除令、制止令和沒收令等制裁措施。，不僅針對被訴人的涉案進口產(chǎn)品，還針對包括侵權(quán)產(chǎn)品的第三方下游產(chǎn)品。根據(jù)337條款的規(guī)定，如果ITC認為對下游產(chǎn)品的禁令對于申訴人的救濟是必要的話，那么該排除令不僅可以覆蓋侵權(quán)產(chǎn)品本身，也可以覆蓋所謂的下游產(chǎn)品，也就是那些以侵權(quán)產(chǎn)品作為原材料、零件或者部件的產(chǎn)品[5]。此類救濟措施加大了被告的損失。

ITC在裁定是否發(fā)布下游產(chǎn)品排除令時，主要考慮以下 9 個因素（“EPROMs要素”[6]）：（1）侵權(quán)產(chǎn)品與使用該侵權(quán)產(chǎn)品的下游產(chǎn)品的價值比較；（2）下游產(chǎn)品的制造者身份，比如下游產(chǎn)品是由被訴人或第三方制造的；（3）下游產(chǎn)品排除令的發(fā)布對申訴人的價值增值；（4）下游產(chǎn)品排除令對被訴人的損失增值；（5）由下游產(chǎn)品排除令導致的第三方的負擔；（6）其他不包括侵權(quán)產(chǎn)品的可替代下游產(chǎn)品的可得性；（7）下游產(chǎn)品確實包含侵權(quán)產(chǎn)品的可能性，以及被排除的可能性；（8）下游產(chǎn)品規(guī)避排除令的機會；（9）海關(guān)執(zhí)行該排除令的可行性。

以上因素并不是唯一的，ITC在認為必要時也可以考慮其他因素。這些因素的絕對性也不是機械的，ITC即使在有些因素并不利于發(fā)布下游產(chǎn)品排除令的情況下，也會做出這樣的裁定。

此外，在ITC做出排除令的裁定之前，還需要考慮該排除令可能對以下因素產(chǎn)生的影響，比如：（1）公共健康和福利；（2）美國經(jīng)濟的競爭環(huán)境；（3）在美國對類似或直接競爭產(chǎn)品的生產(chǎn)；（4）美國消費者利益。這些因素統(tǒng)稱為“公共利益因素”。如果ITC發(fā)現(xiàn)對違反337條款的任何或所有產(chǎn)品發(fā)布排除令的后果不利于公共利益，就不會發(fā)布下游產(chǎn)品排除令。然而，從歷史上看，相對于公共利益因素，ITC通常更重視以“EPROMs要素”的分析框架來評估是否發(fā)布下游產(chǎn)品排除令[7]。

在“Kyocera Wireless Corp v.ITC”（545 F.3d 1340)一案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，ITC沒有任何法定授權(quán)向申訴人列出的名單以外的非被訴人的下游產(chǎn)品發(fā)布有限排除令，有限排除令應(yīng)僅限于被ITC裁定正在違反337條款的當事人。如果申訴人希望得到對名單以外的非被訴人產(chǎn)品也有效的排除令的話，那么其就應(yīng)當通過滿足更高的要求來獲得普遍排除令以達到此目的。聯(lián)邦巡回上訴法院進一步指出，對發(fā)布下游產(chǎn)品救濟的限制不適用于被明確列為被訴人的當事人，而只適用于那些名單以外的非被訴人的下游產(chǎn)品。此案顛覆了ITC關(guān)于對下游產(chǎn)品救濟范圍的判例[8]。值得我們警醒的是，此判決將會使申訴人更為重視普遍排除令，以得到對非被訴人產(chǎn)品也有效的排除令。同時，如果無法滿足普遍排除令的要求，申訴人則會更傾向于將下游產(chǎn)品的供應(yīng)商或生產(chǎn)商明確列為337調(diào)查的被訴人，以達到最大的打擊范圍。中國企業(yè)也許會因此而更頻繁地被牽扯入337調(diào)查之中。

三、違反ITC同意令（Consent Order）

在“釹硼合金磁材料案”（337-TA-372）中，申訴人向ITC控告三環(huán)新材料高科技公司（San Huan New Materials High Tech,Inc.）、寧波工業(yè)公司 （Ningbo Konit Industries,Inc.）、Tridus International,Inc.（以下統(tǒng)稱“三環(huán)”）和其他五個當事人進口美國的貨物侵犯其美國專利。三環(huán)聲明不再侵犯申訴人的專利權(quán)，以同意令的形式終止了針對他們的337調(diào)查。此后，申訴人又提起了執(zhí)行起訴，控告三環(huán)違反同意令繼續(xù)進口和銷售侵權(quán)貨物。ITC據(jù)此裁定三環(huán)從違反同意令之日起，每日罰款5萬美元，共計155萬美元。

之后，三環(huán)向美國聯(lián)邦巡回上訴法院起訴(161 F.3d 1347)，認為ITC無權(quán)因違反同意令對他們進行罰款。法院認為，立法歷史明確授予ITC侵權(quán)責任裁定權(quán)，并對違反其命令的行為評估罰款金額，當事人可向聯(lián)邦巡回上訴法院起訴；必要時，ITC可以通過地區(qū)法院的民事程序收繳罰款。

三環(huán)進一步認為，ITC雖然可以對違反其命令的行為評估并進行罰款，但是不能包括違反同意令的行為，因為337條款中關(guān)于民事罰款的條款只適用于禁止令而非同意令。ITC指出，在1988年頒布的 《綜合貿(mào)易競爭法》（Omnibus Trade and Competition Act 1988）中，對于 ITC 發(fā)布和執(zhí)行同意令有明確的法律依據(jù)。在《綜合貿(mào)易競爭法》頒布前后，ITC的規(guī)章都規(guī)定同意令可以通過民事罰款執(zhí)行。美國 《聯(lián)邦規(guī)章法典》§210.21（c）也規(guī)定，ITC的調(diào)查可以通過同意令終止，并且無需ITC裁定當事人違反337條款；但是，違反同意令則會使被訴人受到民事處罰。法院據(jù)此維持了ITC的判決。

可見，通過同意令雖然可以終止337調(diào)查，但當事人不應(yīng)僅將其作為規(guī)避337調(diào)查的手段，而忽視同意令的效力；否則，當事人違反ITC同意令的行為可能招致更多不必要的損失。

自1986年的“皮毛大衣案”以來，我國企業(yè)在20余年來始終沒有擺脫過337調(diào)查的陰影，并且重復犯下前人的錯誤，遭受不必要的損失。隨著我國對美出口產(chǎn)品技術(shù)含量的不斷增加，可以預計針對中國企業(yè)的337調(diào)查案件的發(fā)生將會更加頻繁。我國企業(yè)應(yīng)當總結(jié)經(jīng)驗教訓，密切關(guān)注337條款的發(fā)展趨勢，找出應(yīng)對之策，避免重蹈覆轍。EIP

（作者單位：北京市知識產(chǎn)權(quán)局）

[1]OECD Observer.Made in China[EB/OL].[2009-07-22].http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1957/Made_in_China.html.

[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局保護協(xié)調(diào)司.中國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛典型案例啟示錄 [M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：113.

[3]Wayne W.Herrington,George W.Thompson.Intellectual Property Rights and United States International Trade Laws[M].N.Y.：Oceana Publications,Inc,2002:10.

[4]Ralph H.Folsom.International Business Transactions[M].Third Edition Volume 2.St.Paul,MN:Thomson West,2008:278.

[5]USITC.In Certain Audio Processing Integrated Circuits and Products Containing Same,Inv.No.337-TA-538,Final Initial and Recommended Determination[EB/OL].(2006-03-20)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-externnal/362799-299410.pdf:134.

[6]USITC.In Certain Eraseable Programmable Read-only Memories(“EPROMs”),Inv.No.337-TA-276,Modified Order to Cease and Desist[EB/OL].(1989-04-28)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/236460-217183.pdf:124-126.

[7]USITC.In Certain Baseband Processor Chips and Chipsets,Inv.No.337-TA-543,Commission Opinion on Remedy,the Public Interest,and Bonding[EB/OL].(2007-06-19)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/322907-276412.pdf:27-28.

[8]Gary M.Hnath.IP Enforcement Under Section 337-2008 Year-End Review [R/OL].[2010-04-04].http://www.bingham.com/Media.aspx?MediaId=8279.