吳 罡, 黃旭東

(上海船舶運輸科學(xué)研究所科技處,上海200135)

0 前 言

企業(yè)形成一項技術(shù)創(chuàng)新成果后需要一個確權(quán)過程才能變?yōu)槠髽I(yè)的財產(chǎn)權(quán),這種財產(chǎn)權(quán)就是我們通常所說的知識產(chǎn)權(quán)。對于技術(shù)創(chuàng)新成果,究竟是采用專利進(jìn)行保護(hù),還是采用技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù),或者是采用著作權(quán)進(jìn)行保護(hù),以及采用專利中的哪種形式進(jìn)行保護(hù),什么時機申請專利保護(hù),這些都要從法律規(guī)定、技術(shù)特點、企業(yè)的自身狀況、技術(shù)的市場前景等多角度考慮,以便能夠最終做到與企業(yè)整個經(jīng)營戰(zhàn)略相一致,使技術(shù)創(chuàng)新成果能夠切實得到保護(hù)并實現(xiàn)最大經(jīng)濟利益。

1 技術(shù)創(chuàng)新成果的保護(hù)形式

技術(shù)創(chuàng)新成果的保護(hù)形式從整個知識產(chǎn)權(quán)的角度著眼,可以采用專利保護(hù)、技術(shù)秘密保護(hù),也可以采用著作權(quán)或者其它知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)。

1.1 專利保護(hù)

專利保護(hù)是目前技術(shù)創(chuàng)新成果的最主要保護(hù)方式。通過專利申請獲得專利權(quán)后,企業(yè)就可以利用專利權(quán)的高度獨占性,開拓、控制和占領(lǐng)市場,最終贏得市場競爭優(yōu)勢。從幾種知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)形式來看,專利權(quán)的保護(hù)是一種最嚴(yán)格的法律保護(hù),其保護(hù)的力度往往要大于技術(shù)秘密、著作權(quán)的保護(hù)力度。這種力度主要體現(xiàn)在專利的獨占性上,不僅其它企業(yè)不能仿冒該專利技術(shù),即使其它企業(yè)沒有仿冒,靠其自身獨立研發(fā)出來也不能擅自實施,要實施也必須得到專利權(quán)人的許可。但申請專利也會存在風(fēng)險,因為一般情況下,專利的授權(quán)需要經(jīng)過專利局的審查過程,有可能審查不通過,但是技術(shù)已經(jīng)公開,這會給企業(yè)帶來損失。有時,即使專利局授權(quán)了,也有可能因為專利申請文件撰寫不當(dāng),造成技術(shù)創(chuàng)新成果最終未能獲得有效保護(hù)。但是,對于下列情形之一的技術(shù)創(chuàng)新有必要通過專利進(jìn)行保護(hù)。

1.一些有結(jié)構(gòu)、有構(gòu)造的產(chǎn)品應(yīng)該通過專利進(jìn)行保護(hù),因為隨著產(chǎn)品的銷售、公開,其產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造不可避免地會公開,并且競爭對手容易仿造。為保證自己的產(chǎn)品在市場上不被仿冒,保持競爭優(yōu)勢,必須申請專利。比如我所已授權(quán)的專利:一種船用車鐘記錄儀收紙機構(gòu)(專利號:ZL200920074406.9),該收紙機構(gòu)采用電機軸和收紙軸同軸摩擦輪傳動方式解決收紙機構(gòu)收不緊或打印紙收紙過緊易斷裂、拉紙及造成電機堵轉(zhuǎn)發(fā)熱等現(xiàn)象,有效防止電機因堵轉(zhuǎn)時瞬時電流過大,造成電機過熱燒壞現(xiàn)象的發(fā)生。這是一種有結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,這種產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)隨著企業(yè)的銷售行為或者其它行為必然會公開,因此不可能通過技術(shù)秘密的方式進(jìn)行保護(hù),必須通過專利進(jìn)行保護(hù)。

2.競爭對手容易通過反向工程獲得的沒有結(jié)構(gòu)、構(gòu)造的產(chǎn)品以及工藝方法也應(yīng)該申請專利,因為這種類型的技術(shù)創(chuàng)新成果已經(jīng)不可能通過技術(shù)秘密或其他知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)形式進(jìn)行保護(hù)。比如一種藥,這種藥的成分雖然肉眼無法辨別出來由什么成分構(gòu)成,但是通過一系列的檢測手段就能夠檢測出具體成分以及成分的具體含量,這樣的技術(shù)創(chuàng)新也必須通過專利進(jìn)行保護(hù)。

3.市場前景大,但創(chuàng)造程度低的產(chǎn)品或方法。由于創(chuàng)造性較低,能比較容易地由他人開發(fā)出來,應(yīng)及時申請專利,否則不僅容易坐失商業(yè)機遇,而且會有可能由于他人先申請了專利,反過來制約自己。比如一種控制臺(專利號:ZL200520044115.7),其通過將底座和上、下箱體及水平臺面的前面設(shè)計成寬度小,后面寬度大的結(jié)構(gòu),使整個控制臺呈由后向前收縮的“楔”狀,從而實現(xiàn)控制臺既可作為單體使用,也可作為組合體中的轉(zhuǎn)角單元使用。這種控制臺結(jié)構(gòu)比較簡單、創(chuàng)新程度比較低,他人也很容易想到,并且市場周期也不會長,因此,有必要在開發(fā)出來以后通過專利進(jìn)行保護(hù)。

4.自己不準(zhǔn)備實施,但想通過技術(shù)許可方式或技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式獲得經(jīng)濟利益的,需要申請專利。專利不僅由于其“獨占性”的特點可以提升技術(shù)的價格,還因為轉(zhuǎn)讓技術(shù)有了專利以后,受讓人才會有購買和實施技術(shù)的安全感,從而有利于技術(shù)許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的順利進(jìn)行,并且有了專利權(quán),技術(shù)許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓在實施過程中才能得到保障,避免別人的違約。美國是一個技術(shù)出口大國,為了能夠保證這種技術(shù)出口的有效實施,美國的企業(yè)往往會在進(jìn)口國申請大量的專利,從而保證了這種技術(shù)出口優(yōu)勢。

1.2 技術(shù)秘密保護(hù)

技術(shù)秘密保護(hù)的最主要優(yōu)點是不需要把技術(shù)公開。由于技術(shù)不被公開,也就能夠杜絕別人仿冒,從而能夠始終保持技術(shù)的領(lǐng)先地位。但是,這就要求企業(yè)要有完善、嚴(yán)格的保密制度和措施。一旦技術(shù)秘密泄密,給企業(yè)造成的損失將是巨大的。下列情形之一的可以采用技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù):

1.不能通過反向工程獲得的產(chǎn)品配方和工藝過程及參數(shù)。

2.由于專利權(quán)具有時效性,而市場培養(yǎng)期較長,企業(yè)希望通過技術(shù)秘密的保護(hù),延緩專利申請,使專利有效期與市場成熟期較好地重疊,從而實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果的最大利益化。但對于這種情形,企業(yè)應(yīng)該考慮該技術(shù)創(chuàng)新成果作為技術(shù)秘密保護(hù),短期內(nèi)是不是能夠保持領(lǐng)先地位,并且保密措施一定要做好。

我們國家在技術(shù)秘密保護(hù)方面有著很久的優(yōu)良傳統(tǒng),其中一些優(yōu)良工藝以及配方就是通過優(yōu)良傳統(tǒng)一代一代傳承下來的。比如我國的云南白藥配方就是典型用技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù)的,通過技術(shù)秘密保護(hù)方式,這種藥保持了長久的競爭力。再比如美國的可口可樂飲料,也是通過技術(shù)秘密方式保護(hù)了飲料配方和制作工藝,從而為可口可樂公司建立成世界最大的生產(chǎn)銷售王國、長時間獨霸市場提供了基礎(chǔ)?？梢韵胂?假如可口可樂公司申請并取得了飲料配方和制作方法的專利,將其秘密全部公開,那么,在距發(fā)明時間已有百余年的現(xiàn)在,肯定誰都可以制作可口可樂了(因為這些專利技術(shù)會隨著專利保護(hù)到期而成為公共財富),其競爭力自然也就喪失了。

1.3 著作權(quán)保護(hù)

著作權(quán)保護(hù)是一種自動保護(hù)方式,采用這種保護(hù)方式的主要是企業(yè)設(shè)計的相關(guān)軟件。隨著軟件設(shè)計的完成,企業(yè)自動獲得了國家法律的保護(hù)。為了獲得擁有該項軟件著作權(quán)的初步證明,企業(yè)通常需要向版權(quán)局進(jìn)行軟件登記。由于著作權(quán)保護(hù)不是一種獨占性保護(hù)方式,只能制止復(fù)制、抄襲這種侵權(quán)情形,不能制止競爭對手應(yīng)用。因此,有時為了對相關(guān)軟件進(jìn)行嚴(yán)格、全面的保護(hù),企業(yè)可以通過再申請專利,利用著作權(quán)和專利權(quán)的不同優(yōu)點對軟件進(jìn)行全面保護(hù)。

1.4 技術(shù)公開保護(hù)

技術(shù)公開不是一種知識產(chǎn)權(quán),但是一種有效的保護(hù)手段。有些技術(shù)創(chuàng)新成果即不適宜申請專利,也不適宜作為技術(shù)秘密保護(hù)或者沒有保護(hù)價值。對于這種情形,可以通過公開技術(shù)成果的方式使競爭對手在今后專利申請中的技術(shù)喪失新穎性,阻止他人獲得專利權(quán),從而避免受制于別人的專利權(quán)。但應(yīng)注意,這里所說的公開決不是“和盤托出”,而是只要達(dá)到破壞競爭對手在其后申請專利的目的就足夠了。至于技術(shù)創(chuàng)新中的關(guān)鍵內(nèi)容是不能輕易公開的,而且企業(yè)公開的范圍應(yīng)在符合法律對新穎性要求的前提下越窄越好。由于技術(shù)公開意味著不受任何法律保護(hù),人人都可以自由利用,企業(yè)公開技術(shù)創(chuàng)新成果一定要慎之又慎。比如有些企業(yè)主要生產(chǎn)原料和銷售原料,為了防止下游企業(yè)運用原料應(yīng)用方面的專利反制自己,往往會以主動公開的方式將原料的各種應(yīng)用進(jìn)行公開,使得下游企業(yè)不能夠申請專利,從而達(dá)到保護(hù)自己能夠應(yīng)用該技術(shù)的目的。

由于我國專利有發(fā)明、實用新型、外觀3種專利形式,因此,一項技術(shù)創(chuàng)新成果出來以后有可能通過發(fā)明專利保護(hù)或者實用新型專利進(jìn)行保護(hù),具體采用何種專利形式要考慮法律規(guī)定、技術(shù)特點以及市場等因數(shù)。

專利法第二條第一款規(guī)定:專利法所稱發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。因此,對于技術(shù)創(chuàng)新成果,無論是產(chǎn)品或者是方法均能申請發(fā)明專利。

發(fā)明專利第二條第二款規(guī)定:專利法所稱實用新型,是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。通過該款規(guī)定發(fā)現(xiàn),只有有形狀或者構(gòu)造的產(chǎn)品或者是形狀和構(gòu)造結(jié)合的產(chǎn)品才能申請實用新型,如手表、自行車等;而沒有結(jié)構(gòu)或者構(gòu)造的產(chǎn)品、方法就不能申請實用新型,如藥物、化工產(chǎn)品、工藝過程等。結(jié)合發(fā)明定義可以看出,有形狀或有構(gòu)造的產(chǎn)品或者是形狀和構(gòu)造結(jié)合的產(chǎn)品既可以申請發(fā)明專利也可以申請實用新型專利。

但是,發(fā)明專利審查時對創(chuàng)造性的要求高,專利授權(quán)要經(jīng)過實質(zhì)審查,獲得授權(quán)需等待的時間較長,但是一旦獲得專利權(quán),其法律狀態(tài)穩(wěn)定性高,保護(hù)期限長,非常有利于企業(yè)專利技術(shù)對市場的壟斷。企業(yè)核心技術(shù)、企業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、代表本技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向、趨勢或?qū)儆谑袌鋈庐a(chǎn)品的技術(shù),宜申請發(fā)明專利,以保持企業(yè)技術(shù)競爭力和市場壟斷。

實用新型審查過程簡單,易于獲得專利保護(hù)。對于企業(yè)新推出的產(chǎn)品,尤其是市場周期比較短的產(chǎn)品,可以通過實用新型進(jìn)行專利保護(hù),搶占先機。雖然實用新型審查過程簡單,無需實質(zhì)審查,易于獲得專利保護(hù)。但是,一旦發(fā)生侵權(quán)訴訟,行政機關(guān)或法院往往需要專利申請人提供專利檢索報告,并且通常對方會提起宣告專利無效的行政程序,行政機關(guān)或法院啟動中止程序的可能性比較大,從而使得整個維權(quán)周期變長。而發(fā)明專利由于穩(wěn)定性強,法律上無需要求再出具檢索報告,對方提出宣告專利無效行政程序時行政機關(guān)或法院中止處理的可能性較小。

基于上述發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯＠母髯詢?yōu)點,企業(yè)對于有些既想獲得穩(wěn)定法律狀態(tài),要求較長保護(hù)周期,又想早些授權(quán)能夠盡早保護(hù)的技術(shù)創(chuàng)新成果,可以同時申請發(fā)明專利和實用新型專利。讓實用新型專利盡早授權(quán),并在發(fā)明專利能夠授權(quán)的情況下,通過聲明放棄實用新型專利權(quán)獲得發(fā)明專利權(quán),以延長專利權(quán)的保護(hù)周期。

另外,雖然外觀設(shè)計專利是對產(chǎn)品所具有的美感設(shè)計進(jìn)行保護(hù),不屬于對技術(shù)方案的保護(hù),但是對于一些在技術(shù)上由于新穎性、創(chuàng)造性喪失不能申請發(fā)明或者實用新型專利,可結(jié)構(gòu)設(shè)計比較合理的產(chǎn)品,為了防止競爭對方仿冒,不妨通過申請外觀設(shè)計專利進(jìn)行保護(hù)。

2 專利申請的時機選擇

由于軟件著作權(quán)是在軟件完成后即自動產(chǎn)生,技術(shù)秘密是在技術(shù)研發(fā)過程中或者技術(shù)成果完成時,只要采用了保密措施就自動產(chǎn)生,時間上一般不存在選擇問題,但對技術(shù)創(chuàng)新成果進(jìn)行專利申請時,需考慮最佳時間點的選擇。

科技的激烈競爭,使得不同的企業(yè)會同時對相同或相近的科研技術(shù)進(jìn)行開發(fā),重復(fù)在所難免。對于相同技術(shù)的專利申請,包括我國在內(nèi)多數(shù)國家適用先申請原則。當(dāng)2個或2個以上的申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請時,專利權(quán)授予最先申請之人。因此,一般而言,在發(fā)明創(chuàng)造完成以后應(yīng)該及時提出專利申請。但是專利權(quán)的取得不僅需要經(jīng)過一定的程序,而且按照規(guī)定還需要支付申請費、審查費、專利代理費或?qū)＠S持費等一系列費用,如果一項專利技術(shù)不能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益,申請專利就得不償失,相反還會帶來公開技術(shù)內(nèi)容的風(fēng)險。因此,有必要對技術(shù)本身、市場因數(shù)、競爭對手情況進(jìn)行分析,從而確定最佳的申請專利時機。

技術(shù)創(chuàng)新成果完成后立即申請專利,這是通常的做法。如果所開發(fā)的技術(shù)基本輪廓已經(jīng)具備了專利實質(zhì)條件要求,但還不夠完善,由于我國實行先申請原則,那么就可以先申請專利,以便早日獲得申請日。其后,還可以等技術(shù)完善后通過優(yōu)先權(quán)提供的時間進(jìn)行完善申請文件,從而使得申請最終能夠獲得授權(quán)并得到盡可能大的保護(hù)范圍。

市場是否成熟,也是判斷是否申請專利的最重要因數(shù)。通過了解國內(nèi)外市場動態(tài),如果預(yù)計技術(shù)創(chuàng)新成果實施后會帶來較大的經(jīng)濟利益,則應(yīng)當(dāng)不失時機地申請專利。比如現(xiàn)在是平板電視市場成熟時機,技術(shù)先進(jìn)的平板電視更具有市場競爭力,并且每代平板電視的市場周期比較短,技術(shù)更新速度比較快,因此,對于這樣的技術(shù)創(chuàng)新就有必要及時申請專利保護(hù),從而獲得最大的經(jīng)濟利益。

如果市場成熟程度不夠,那么提出專利申請會存在2個弊端。1個弊端是,由于專利保護(hù)期是有限的,因此,過早提出申請后的前幾年對專利權(quán)人來說并無意義,而等到市場成熟后,專利權(quán)人能夠壟斷市場的時間已經(jīng)不多;另1個弊端是,申請專利是以公開技術(shù)為代價的,過早申請其實是給競爭對手提供了求之不得的技術(shù)信息,使得競爭對手在市場成熟以前有機會追趕上來,在市場成熟后有了能夠搶奪市場的技術(shù)進(jìn)步,這時就要通過技術(shù)秘密保護(hù)延緩專利的申請,但這就要求企業(yè)對競爭對手有足夠的了解。如果競爭對手目前還無力研究出同樣的成果,那么不必急于申請,待競爭對手準(zhǔn)備研制但尚未研制出來時再申請專利。特別是對于高新技術(shù)產(chǎn)品而言,首先考慮的不是申請專利,而是采取嚴(yán)格的保密措施。當(dāng)競爭對手已完成該產(chǎn)品的研發(fā),準(zhǔn)備批量投入生產(chǎn)時,此時立即申請專利保護(hù)是非常合適的。對自己具有優(yōu)勢、競爭對手在短期內(nèi)難以做出同樣的發(fā)明創(chuàng)造的,可以推遲一點申請專利,一般可以等到競爭對手快要追上時再申請專利。這樣做的好處是避免了技術(shù)被過早地公開而給競爭對手以可乘之機,同時也延長了技術(shù)的保護(hù)期限。但是,如果本企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果同時有多家企業(yè)或者其他主體在進(jìn)行研制,那么就應(yīng)搶先申請。特別是當(dāng)競爭對手多,而市場需求又很強勁或者技術(shù)容易被模仿時,企業(yè)應(yīng)毫不猶豫地盡快申請專利。

另外,企業(yè)申請專利的時機還要考慮專利法的相關(guān)規(guī)定。如專利法規(guī)定:申請人可以在他人未經(jīng)申請人同意而泄露其發(fā)明創(chuàng)造之日起6個月內(nèi)申請專利,該發(fā)明創(chuàng)造仍具有新穎性;準(zhǔn)備申請專利的發(fā)明創(chuàng)造,如在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出,或在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表,則權(quán)利人應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)申請專利,否則將喪失其新穎性。因此,企業(yè)一旦發(fā)生上述情形,一定要在6個月內(nèi)申請專利,否則會由于喪失新穎性而造成不授權(quán)。

[1] 上海市知識產(chǎn)權(quán)局.專利申請與審查[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2006年.

[2] 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利基礎(chǔ)知識[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2004年.

[3] 人民出版社.中華人民共和國專利法[M].北京:人民出版社,2009年.