潘詩孟/文

下面主要是針對申請人在專利申請過程中經(jīng)常會提出幾個問題進行的一些簡要討論，如果其中有任何與專利法及其實施細則和《審查指南》中的規(guī)定相悖的地方，請以專利法及其實施細則和《審查指南》中的相關規(guī)定為準。

是否可以申請專利？

當申請人詢問一項技術是否可以申請專利時，通常包括兩種情況：

1.該技術是否可以得到專利的保護？

《專利法》第二十五條對不應予以授權的主題有如下規(guī)定：

“對于下列各項，不授予專利權：

（1）科學發(fā)現(xiàn)；（2）智力活動的規(guī)則和方法；（3）疾病的診斷和治療方法；（4）動物和植物品種；（5）用原子核變換方法獲得的物質；（6）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

對前款（4）項所列的產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權?！?/p>

而其中，最易引起申請人疑問的是與第（2）項內(nèi)容相關的申請，因為隨著計算機軟件、電子商務、各種管理方法的發(fā)展，企業(yè)或個人經(jīng)常希望能夠通過申請專利的方式來對自己所作的工作進行保護，但是由于這些領域的特殊性，如果缺乏一定的必要條件，往往會陷入“智力活動的規(guī)則和方法”的范疇。

對于計算機軟件，《審查指南》規(guī)定“計算機程序本身”僅僅涉及“智力活動的規(guī)則和方法”本身，因此不應當被授予專利權。但是，《審查指南》還規(guī)定“凡是為了解決技術問題，利用技術手段，并可以獲得技術效果的涉及計算機程序的發(fā)明專利屬于可給予專利保護的客體”，如“用于工業(yè)過程控制的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請；涉及計算機內(nèi)部運行性能改善的發(fā)明專利申請；用于測量或測試過程控制的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請；及用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請”等。

對于電子商務方面，如金融交易、在線支付、在線商品交易等，但當其利用了計算機技術，并具有實用價值時，其可專利性的概率將大大提高，據(jù)張平教授在《論商業(yè)方法軟件專利保護的創(chuàng)造性標準》中所述的“現(xiàn)實中大部分商業(yè)方法軟件使用的計算機技術并沒有什么特別之處，它們之所以能夠成為專利，首先是搭了軟件專利的便車，然后由于其具有實用價值而獲得可專利性”。

對于管理方法，由于其主要“源于人的思維，經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結果，或者必須經(jīng)過人的思維運動作為媒介才能間接地作用于自然產(chǎn)生結果，它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規(guī)則和方法，而沒有采用技術手段或者利用自然規(guī)則”，因此屬于“智力活動的規(guī)則和方法”，一般不具有專利性。

2.該技術是否值得申請專利？

對此，申請人主要應該從該技術的技術含量、是否具有市場前景、能否帶來經(jīng)濟效益等各方面來綜合考慮。

應該申請發(fā)明專利還是實用新型專利？

發(fā)明和實用新型主要存在著以下區(qū)別：

首先，其定義不同：根據(jù)《專利法》第二條第二、第三款的規(guī)定：

發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

其次，其保護的客體不同。發(fā)明專利既可保護產(chǎn)品，也可保護方法；而實用新型專利只能用來保護產(chǎn)品，即“經(jīng)過工業(yè)方法制造的、占有一定空間的實體”；而一切“有關方法（包括產(chǎn)品的用途）以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實用新型專利的保護客體”。

第三，審查程序不同，實用新型專利“經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的”即可作出“授予實用新型專利的決定”，而發(fā)明專利除需經(jīng)過形式審查外，還需經(jīng)過實質審查，以在經(jīng)過一定量檢索的基礎上判斷該發(fā)明是否具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性、單一性等實質性缺陷。由于發(fā)明專利經(jīng)過的審查程序較實用新型專利而言更為嚴格，因此其授權后的穩(wěn)定性更高，即授權后被宣告無效的概率相對較小。

第四，由于實用新型專利的審查程序較發(fā)明專利簡單，而且其所要求保護的內(nèi)容也往往較發(fā)明專利要求保護的內(nèi)容更為易于理解，因此須用于實用新型專利申請的費用遠小于須用于發(fā)明專利申請的費用。

因此，申請人可根據(jù)其所要申請專利的實際情況，并結合自身的專利戰(zhàn)略、經(jīng)濟因素等各方面的情況來作出相應的選擇。

3.應該申請實用新型專利還是外觀設計專利？

《專利法》第二條第三、第四款對實用新型和外觀設計分別作了如下定義：

實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

如前所述，由于實用新型只能用于保護“經(jīng)過工業(yè)方法制造的、占有一定空間的實體”，因此如果申請人所要保護的客體僅僅涉及圖案或者為圖案與色彩的結合，并且富有美感并為適于工業(yè)應用的新設計時，那么毋庸置疑，這時應該申請外觀設計專利；

而如果申請人所保護的客體僅涉及產(chǎn)品的構造，并且滿足實用新型專利的其他條件時，那么他應該申請實用新型專利；

但是，如果申請人所要保護的客體僅涉及產(chǎn)品的形狀時，那么其究竟應該申請實用新型專利呢還是外觀設計專利？這時，申請人應該考慮該產(chǎn)品形狀上的改變是否具有實質性特點和進步，并且能夠帶來有益的效果，如果答案是肯定的，那么申請人應該首先考慮申請實用新型專利；如果答案是否定的，但是該產(chǎn)品形狀上的改變可以使該產(chǎn)品更富有美感，那么申請人可以對此申請外觀設計專利；或者，如果該產(chǎn)品形狀上的改變既具有實質性特點和進步，又能夠使該產(chǎn)品更富有美感，則申請人可考慮同時申請實用新型和外觀設計專利。

4、應該如何對專利申請進行劃界呢？

當發(fā)明內(nèi)容涉及一項復雜的系統(tǒng)時，正確地對該系統(tǒng)進行劃界，然后再申請專利是非常重要的，對此筆者認為可以考慮按如下方法來進行：

（1）將該系統(tǒng)中，申請人認為值得保護的所有特征都列出來，并區(qū)分哪些是重要特征，哪些是次要特征；

（2）然后考慮這些重要特征之間是否屬于一個總的發(fā)明構思。將這些屬于一個總的發(fā)明構思的重要特征在一件專利申請中得到保護，而將其他幾個重要特征單獨申請專利；當難以很明確地確定兩個或兩個以上的重要特征是否屬于一個總的發(fā)明構思時，可以考慮先將這些重要特征申請一件專利，然后再根據(jù)審查結果來決定是否要進行分案。

（3）有時候，為了技術的完整性，申請人也可以將該整個系統(tǒng)再單獨申請一個總的專利，但是注意不要公開其他要申請的專利的內(nèi)容。

關于上述（2），主要是因為專利申請應符合單一性的規(guī)定，即“一件發(fā)明或者實用新型應當限于一項發(fā)明或者實用新型，屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥?。關于總的發(fā)明構思，《專利法實施細則》第三十五條規(guī)定，屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，應當在技術上相互關聯(lián)，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征。其中，特定技術特征是指在發(fā)明或者實用新型對現(xiàn)有技術作出貢獻中起實質性作用的那些技術特征。同時《審查指南》中還提到，特定技術特征“也就是相對于現(xiàn)有技術具有新穎性和創(chuàng)造性的那些特征”。