文 / 杜微科

美國專利審判相關情況介紹及若干思考

文 / 杜微科

對美國最高法院、聯(lián)邦巡回上訴法院以及聯(lián)邦地區(qū)法院近年來審理專利案件的基本情況，以及美國專利授權后行政程序運行的基本情況進行了介紹。結(jié)合近幾年來美國專利審判實踐中的若干典型案例，較為詳細地介紹了美國專利審判實踐中值得重點關注的幾個問題，包括：等同原則的適用情況，與專利權規(guī)制相關的專利權濫用、不當行為原則、專利權反壟斷規(guī)制等具體法律制度，以及專利權推定有效理論在美國的新發(fā)展。并在此基礎上提出了相關的意見和建議。

美國專利審判 等同原則 專利權規(guī)制 專利權推定有效

一、近年來美國最高法院、聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC1. 全稱為“United States Court of Appeals for the Federal Circuit”。 ）以及聯(lián)邦地區(qū)法院審理專利案件的基本情況

（一）美國最高法院近年來審理的典型專利案件及數(shù)據(jù)分析

自2000年以來，美國最高法院積極介入專利領域，通過多起重大案件的審理，就一些專利法領域的重大問題予以澄清，這些案例主要包括：（1）2002年關于等同原則以及禁止反悔原則的FESTO CORPORATION, PETITIONER v. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., LTD., ET AL案；（2）2006年關于永久禁令的eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388案；（3）2007年關于顯而易見性的KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398案；（4）2010年關于商業(yè)方法、軟件的可專利性的Bilski v. Kappos案；（5）2011年關于專利權的有效性推定以及專利權效力的舉證責任和證明標準的MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL.案。除上述案件外，美國最高法院目前正在審理的涉及專利法的重要案件還包括：關于故意侵權和間接侵權的Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A案；關于權利要求的不確定性的Applera Corp. v. Enzo Biochem, Inc.案2. 相關內(nèi)容引自英特爾公司David Simon，高通公司Sean Murphy在斯坦福大學做的題為“Patent Reform”的演講。。

根據(jù)斯坦福大學法學院Mei Gechlik進行的研究3. 相關數(shù)據(jù)引自斯坦福大學法學院Mei Gechlik女士在斯坦福大學作的題為“Patent Llitigation-A China/US Comparison”的演講。，從1999年至2008年，CAFC審理的全部案件中，僅有0.058%的案件被美國最高法院再次審查，該比例在全部的十三個巡回上訴法院中是最低的。但是，在全部的30件案件中，美國最高法院撤消了（reversed）其中的18件，發(fā)回（vacated）了7件，僅維持了5件，其撤銷以及發(fā)回的比例高達83.3%，在全部的十三個法院中又是最高的（應當指出的是，即使是比例最低的第七巡回上訴法院，其撤銷以及發(fā)回的比例亦高達55.3%）。自1999年至2010年期間，美國最高法院重新審查了14件涉及專利的案件，撤銷了其中的12件，撤銷的比例為85.7%。1982年至2010年期間，先前的15年內(nèi)（1982-1997）最高法院僅審查了5件專利案件，而最近的十年（2000-2010）間，最高法院則一共審查了13件專利案件。無論是從案件的數(shù)量還是從案件涉及到的法律問題來看，美國最高法院近年來明顯加大了對專利案件的重視程度，美國最高法院通過一系列重大案件的判決，正在對美國的專利政策進行深刻的調(diào)整，以更好地適應美國社會、經(jīng)濟、科技發(fā)展的需要。

（二）CAFC近年來審理的部分典型專利案件

近年來，CAFC也相繼作出一系列重要的判決，對專利法領域的若干重大問題予以了澄清，這些案例主要包括：（1）2010年關于專利權授權實質(zhì)性要件中的書面說明（Written Description）以及充分公開（Enablement）的Ariad v. Lilly,598 F.3d 1336 案。CAFC在該案中明確，美國專利法112條中有關書面說明與充分公開的標準是不同的，一項專利必須同時滿足這兩個方面的要求。（2）2011年5月25日判決的有關不當行為（Inequitable conduct）導致專利權不可實施（Unenforceable）的THERASENSE,INC. v. BECTON案。（3）2010年判決的涉及美國專利法271（b）有關積極誘導侵權（active inducement）的SEB v. Montgomery Ward amp; Co.,594 F.3d 1360 案。（4）分別于2009年、2011年判決的有關損害賠償?shù)腖ucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301案以及 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292案。（5）2007年判決的有關故意侵權的in re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d 1360,1365案。（6）2010年判決的有關專利權濫用（patent misuse）的Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp(en banc)案。

（三）美國聯(lián)邦地區(qū)法院審理專利案件的基本情況4. 相關數(shù)據(jù)引自Douglas Luftman，Alexander Rogers, Allon Stabinsky在斯坦福大學做的題為“Patent Litigation-Practitioner Perspective”的演講。

相對而言，美國專利訴訟案件的數(shù)量在聯(lián)邦地區(qū)法院審理的訴訟案件中，只占非常小的比例。例如，2008年，在美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起的專利訴訟只有2896件，而同一時期在美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起的訴訟案件總數(shù)為267257件，專利案件所占的比重僅為1%。從2002年至2010年，在聯(lián)邦地區(qū)法院提起的專利訴訟均在2500件至3000件之間，其中2004、2010年的案件數(shù)量略微超過3000件，案件數(shù)量總體保持相對穩(wěn)定。

從案件分布來看，聯(lián)邦地區(qū)法院受理的專利案件分布十分不均，主要集中在相對集中的幾個區(qū)域，有些聯(lián)邦地區(qū)法院只有很少數(shù)量的案件，而有些法院甚至沒有案件。在受理專利案件最多的3個聯(lián)邦地區(qū)法院中，有兩個位于經(jīng)濟較為發(fā)達、技術創(chuàng)新程度高、高科技企業(yè)集中的加州（C.D.CA以及N.D.CA）地區(qū)法院，另外一個則是以親專利權人著稱、倍受權利人青睞的德州東區(qū)法院（E.D.Texas）。

（四）美國專利司法審判中存在的主要問題5. 本部分相關數(shù)據(jù)引自Douglas Luftman，Alexander Rogers, Allon Stabinsky,在斯坦福大學做的題為“Patent Litigation – Practitioner Perspective”的演講。

雖然美國最高法院以及CAFC在專利法統(tǒng)一執(zhí)法方面付出了巨大的努力，但是從美國目前的專利審判實踐來看，仍然存在一系列的問題，主要表現(xiàn)在：

1. 審判尺度差異較大、挑選法庭（Forum shopping）現(xiàn)象客觀存在。

由于審判標準并不統(tǒng)一，法庭對于專利權人的態(tài)度相差較大，因此，專利權人往往會選擇有利于權利人的法院提起訴訟。例如，德州東區(qū)法院審理的專利案件中，專利權人勝訴的比例明顯高于其他法院（2010年為55.1%,而在勝訴率最低的ND.GA法院，專利權人的勝訴率僅為11.5%），故該院2010年受理的專利案件的數(shù)量居全美第二位，僅次于高科技產(chǎn)業(yè)集中的加州中區(qū)法院。其次，從賠償額來看，25個賠償額最高的判決，有48%出自德州東區(qū)法院。

2. 專利訴訟缺乏可預見性。

由于在專利訴訟中存在權利要求解釋規(guī)則不確定、專利權效力容易被推翻、專利權不可執(zhí)行（unenforceable）、賠償金額難于確定等諸多的不確定因素，因此，當事人對專利訴訟的結(jié)果往往缺乏合理的預見性。

3. 專利訴訟效率低下、耗時漫長，費用巨大。

證據(jù)發(fā)現(xiàn)制度是美國民事訴訟程序中的一項重要制度，雖然該制度有利于幫助當事人收集證據(jù)，查清案件事實，但很容易被濫用，進而導致效率低下、訴訟周期漫長、耗費巨大，不僅給當事人帶來巨大的經(jīng)濟負擔和時間成本，更使得雙方爭議不能得到及時化解，給競爭主體的正常商業(yè)活動帶來不利影響。從2000年至2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，即使是進入庭審時間最短的弗吉尼亞東區(qū)法院，進入庭審所需要的平均時間也達到了360天左右，德州東區(qū)法院（2010年受理案件數(shù)量排名全美第二）平均需要808天，而加州北區(qū)法院（2010年受理案件數(shù)量排名全美第三）則平均需要1066天。由于耗費巨大，一定程度上也使得當事人更傾向于以和解的方式結(jié)案。在2000年至2010年統(tǒng)計的25000件專利訴訟中，有76%的案件以和解結(jié)案，15%的案件下達了判決，在判決的案件中，專利權人勝訴的比例約為32.5%。

4. 由缺乏技術背景的陪審團參與專利案件的審理，增加了案件的不確定性。

近年來，更多的專利案件采取陪審團審理，其比例已從90年代的25%迅速增加至2009年的70%。單純由法官審理時，專利權人有40%的比例贏得訴訟，而在陪審團審理中，專利權人贏得訴訟的比例則迅速提高至80%,并且陪審團確定的賠償金的中點（10，900，000美元），也遠遠高于單純由法官審理時確定的賠償金的中點（700，000美元）。也正是由于陪審團缺乏專業(yè)技術背景和專業(yè)知識，使得專利訴訟增加了更多的不確定性。

5. 知識產(chǎn)權審判專業(yè)化有所欠缺。

與我國法院采取的設立專門的知識產(chǎn)權庭對專利案件進行審理的模式不同，在美國具有專利案件一審管轄權的聯(lián)邦地區(qū)法院中，法官既要審理專利案件，也要審理其他的民事糾紛案件以及刑事案件。由于案件數(shù)量較大，而專利案件所占的比例又很小，因此，至少在聯(lián)邦地區(qū)法院，很難做到知識產(chǎn)權審判的專業(yè)化。

二、美國專利授權后行政程序運行情況介紹 6. 本部分相關數(shù)據(jù)引自斯坦福大學法學院Mei Gechlik女士作的題為“Patent Litigation-A China/US Comparison”的演講。

根據(jù)美國現(xiàn)行專利法，在專利權授權后，第三方既可以在侵權訴訟中針對專利權的效力提出挑戰(zhàn)，也可以通過在美國專利商標局（USPTO）啟動單方復審程序（Ex Parte Reexamination）或者雙方復審程序（Inter Partes Reexamination），對專利權的效力提出挑戰(zhàn)。這與在我國僅能由專利復審委員會對專利權的效力進行審查并作出決定的制度設計存在很大不同。

美國的單方復審程序創(chuàng)立于1980年，現(xiàn)行的單方復審程序系根據(jù)美國1999年的美國發(fā)明人保護法（The American Inventor Protection Act of 1999）建立。從1980年至2009年6月30日，共受理單方復審案件10066件（其中權利人自行提起36%，第三方提起62%），2008年受理案件約160余件?，F(xiàn)行的雙方復審程序同樣系根據(jù)美國1999年的美國發(fā)明人保護法建立，截至2009年6月30日，USPTO共受案583件（年均58件）。

目前而言，美國的單方復審程序以及雙方復審程序的運行并不順暢，不僅受理案件數(shù)量相對較少，而且在實踐中還存在很多問題，其中最為突出的就是耗時漫長。以2010年審結(jié)的案件為樣本，在美國專利商標局進行的單方復審程序平均耗時約25.1個月，雙方復審程序耗費的平均時間超過了36個月。在申訴至美國專利商標局的BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）后，單方復審程序的平均審查時間為4.7年（1.8-11.1年之間），雙方復審程序的平均審查時間為4.7年（2.4-7.9年之間）7. 相關數(shù)據(jù)系2010年案件情況。。從2005年3月至今，一共有56件單方復審程序案件上訴至CAFC，CAFC審理所述案件的平均時間為15個月。截至2009年10月，僅有5件雙方復審案件上訴至CAFC。2009年，CAFC撤銷了13%的案件。

從審理結(jié)果來看，明顯可以反映出近年來美國專利商標局的授權專利質(zhì)量并不高，許多已授權專利都存在或多或少的實質(zhì)性缺陷，很容易被宣告無效，專利權的效力很不穩(wěn)定。根據(jù)斯坦福大學法學院Mei Gechlik進行的研究，在美國專利商標局進行的授權后單方復審程序中，約有64%的專利在修改權利要求后得以維持，11%的專利的權利要求被全部無效，僅有25%的專利的全部權利要求得以維持。在雙方復審程序中，約有60%的專利權的全部權利要求被宣告無效，35%的專利在修改權利要求后得以維持，僅有5%的專利的全部權利要求得以維持。8. 相關數(shù)據(jù)引自斯坦福大學法學院Mei Gechlik女士作的題為“Patent Litigation-A China/US Comparison”的演講。

三、美國專利審判實踐中值得重點關注的幾個問題

（一）不當行為、專利權濫用及專利權的反壟斷規(guī)制

二戰(zhàn)以來，美國始終占據(jù)著世界科學技術的前沿，擁有大量核心技術和知識產(chǎn)權。值得關注的是，美國在其國內(nèi)的專利授權以及后續(xù)的司法保護過程中，并不是片面強調(diào)對專利權人的利益保護，而是十分強調(diào)對專利授權的規(guī)范以及對專利權實施的規(guī)制，維護專利權人與社會公眾的利益平衡，并設立了專利權濫用、專利權的反壟斷規(guī)制、不當行為等一系列具體的制度來防止專利權的濫用，維護正常的市場競爭秩序和創(chuàng)新環(huán)境。

1. 不當行為（Inequitable conduct）

不當行為是美國法院在專利審判實踐中針對專利侵權行為設立的一項衡平抗辯制度，其理論依據(jù)在于衡平法中的“不凈之手”原則（the doctrine of unclean hands），美國最高法院在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案、Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.案、Standard Oil Co. v. United States案以及Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.等案件中對其進行了闡述。如果專利權人實施了不當行為，即使該專利權是有效的并且侵權行為成立，法庭也可以根據(jù)衡平規(guī)則確定該專利權不可實施（unenforceable）。

專利申請人在向美國專利商標局（USPTO）申請專利的過程中，如未能履行其坦誠及誠實披露義務，即構(gòu)成不當行為。根據(jù)USPTO確立的規(guī)則，由于專利權的授予影響到社會公眾的利益，因此，在專利申請的審查過程中，只有在USPTO知曉并且評估了所有與專利性有關的實質(zhì)性信息的情況下，方能確保專利審查是最有效率的并且最符合社會公眾利益。因此，USPTO在其“實施細則”第56條（Rule 56）中規(guī)定，與專利申請的提交以及審查相關的任何個人，均承擔坦誠及誠實披露義務，包括向USPTO披露其已知曉的所有對專利性具有實質(zhì)性影響的信息的義務。司法實踐中，不當行為主要包括：未能提交申請人所知曉的實質(zhì)性的現(xiàn)有技術；未能就外文參考文獻提供解釋或者未能提交該文獻業(yè)已存在的全部或者部分譯文；錯誤的事實陳述,包括在涉及到專利性的證言中作出虛假陳述；對發(fā)明的錯誤描述等。主張專利權不可實施的當事人（通常是被訴侵權人）承擔證明不當行為的舉證責任，其必須以清楚并且令人信服的證據(jù)（clear and convincing evidence）證明專利權人故意地對信息予以隱瞞或者虛假陳述，并且該信息是實質(zhì)性的。只要證明申請人就某項權利要求存在不當行為，就可能導致整個專利權甚至是與之相關的專利族（patent family）都不可實施。由于申請人在專利申請過程中難免存在瑕疵，因此，在美國的專利訴訟中，不當行為是一項非常常見并且十分有效的侵權抗辯策略。

關于不當行為的最新進展，是CAFC在2011年5月25日以全體法官參加的方式（en banc）判決的THERASENSE, INC.AND ABBOTT LABORATORIES, v. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,AND BAYER HEALTHCARE LLC案。CAFC在該案中詳細描述了不當行為的理論根源、發(fā)展歷程以及存在的問題，并就不當行為的構(gòu)成要件以及法律責任予以了詳細闡述，其核心觀點包括：（1）在當事人未能向USPTO披露現(xiàn)有技術的情況下，該現(xiàn)有技術或者信息必須滿足實質(zhì)性要求，才能認定存在不當行為。其具體標準為，法庭應當確定當事人未能披露的現(xiàn)有技術是否具有實質(zhì)性影響，即如果專利局知曉該信息，會改變授予專利權的決定；（2）不當行為的法律責任。作為一項衡平原則，不當行為的基礎在于正當、公平（fairness），故被訴侵權人基于不當行為獲得的救濟應當與行為的性質(zhì)相適應。雖然作為總的原則，在權利人由于其不當行為而獲得某項權利要求并導致獲得了不公平的利益時，可以使得整個專利（甚至專利族）不可實施。但在司法實踐中，仍然應當根據(jù)不當行為的性質(zhì)，確定基于不當行為可以得到的救濟。（3）實質(zhì)性要求的例外情形。如果申請人積極地、有意地并有計劃地實施某些欺騙專利局的特定行為，例如提交明顯錯誤的誓言，該行為本身即構(gòu)成錯誤行為（misconduct），不再考量該行為涉及的信息是否滿足實質(zhì)性的要求。CAFC在該案中還指出，USPTO制定的細則56條不可作為法院認定不當行為的依據(jù)。

2. 專利權濫用（patent misuse）9. 本部分內(nèi)容主要援引自CAFC2010年判決的Princo Corp. v. International Trade Commission and U.S. Philips Corp(en banc)案。

專利權濫用是美國最高法院通過一系列判決確定的一項制度，所述判例主要包括：（1）Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Corp., 243 U.S. 502 (1917)。（2）Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931)。（3）In a third case, Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488（1942）。通過上述判例以及此后的一些相關案例，美國最高法院確立了專利權濫用的基本規(guī)則：專利權人可以利用其專利（may exploit his patent），但不得使用專利權來獲得超出其權利范圍的壟斷（use it to acquire a monopoly not embraced in the patent”）。在美國最高法院的審判實踐中，已涉及的典型濫用行為主要包括：（1）權利人要求被許可人購買另一非專利產(chǎn)品，并以此作為被授予專利許可的條件10. Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes amp; Smith Co., 329 U.S. 637, 643 (1947).。（2）在專利期限屆滿后，仍然收取專利許可費用，使得專利權的效力事實上超出其法定期限11. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).。（3）專利許可協(xié)議中的濫用行為12. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 135（1969）.。CAFC在其審判實踐中，將專利權濫用行為進一步界定為“專利權人的行為不適當?shù)財U張了專利權的物理或時間范圍（physical or temporal scope），并且具有反競爭的效果（anticompetitive effect ）13. Windsurfing Int’l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).。

在專利侵權訴訟中，專利權濫用是被訴侵權人在侵權行為成立時可以主張的一項積極抗辯（affirmative defense）制度。如果被訴侵權人能夠證明權利人實施了濫用行為，則即使在專利權有效的情況下，也可以認定該專利權是不可實施的，法庭可以拒絕給與權利人以救濟。美國CAFC近年來的典型案例表明，目前專利權濫用規(guī)則的適用范圍主要在于專利權許可領域，其重要功能在于防止專利權人超出法定的物理范圍以及時間范圍，向被許可人提出某些爭議的許可條件,產(chǎn)生反競爭（anti-competition）的效果。

隨著美國反壟斷法的不斷成熟和完善，專利權濫用的適用范圍也逐步受到限制。關于專利權濫用的限制性規(guī)定，主要體現(xiàn)在美國專利法271(d)的規(guī)定。美國專利法271(d)規(guī)定：因?qū)＠麢嗳藢嵤┮韵乱粋€或以上的行為，不可據(jù)此認定專利權人實施了不當行為或者非法擴張專利權，或者拒絕給予其因侵權行為或者幫助侵權行為而應當獲得的救濟：（1）基于某行為而獲得利潤，該行為如由第三方未經(jīng)專利權人同意而實施即構(gòu)成幫助侵權（contributory infringement）；（2）許可或者授權第三方實施某行為，該行為未經(jīng)專利權人同意而實施即構(gòu)成幫助侵權；（3）實施其專利權以對抗侵權行為或者幫助侵權行為；（4）拒絕許可或者使用專利的任意一項權利；（5）以獲得另外一項專利權的許可或者購買另一獨立產(chǎn)品為條件，對專利權的許可或者專利產(chǎn)品的銷售予以限制，除非，根據(jù)具體情況，專利權人在相關市場上對被限制許可的專利或者限制銷售的專利產(chǎn)品具有市場支配力量。此外，在某些情況下，由于專利權濫用的認定標準與壟斷行為的認定標準存在諸多共通之處，因此，關于專利權濫用與反壟斷之間的關系，以及是否仍然保留獨立的專利權濫用制度，目前在美國仍有較大爭議。

3. 專利權的反壟斷規(guī)制

如果專利權人在實施其專利時違反反托拉斯法中的相關規(guī)定，被訴侵權人以及其他相關人員還可以通過提起反托拉斯訴訟的方式獲得民事救濟。根據(jù)反托拉斯法的規(guī)定以及相關判例，在符合壟斷行為其他構(gòu)成要件（例如：專利權人在相關市場具有市場支配力量）的情況下，至少在以下兩類情形中，可以認定構(gòu)成壟斷行為14. 本部分內(nèi)容引自美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會Suzanne Michel作的題為“Antitrust and Intellectual Property Rights”的演講。：（1）專利掠奪（Patent Predation），即專利權人在明知專利權將被無效，或者侵權行為明顯不成立的情況下，毫無根據(jù)地提起專利侵權訴訟。（2）Walker Process欺詐（Walker Process Fraud）。Walker Process欺詐是美國最高法院在Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. amp; Chem. Corp., 382 U.S. 172 (1965)案中確立的一項有關專利權反壟斷規(guī)制的原則, 根據(jù)最高法院在該案中的意見，如果專利權人實施其通過欺詐USPTO而獲得的專利權，在符合壟斷行為的其他構(gòu)成要件的情況下，可以以謝爾曼法第二條為依據(jù)判決專利權人承擔反壟斷民事責任。

（二）等同原則在美國專利侵權訴訟中的適用情況

自1950年美國最高法院在Graver Tank v. Linde Air Products案中確立等同原則以來，等同原則在美國專利侵權訴訟中的適用就始終處于爭議漩渦之中。在適用等同原則的情況下，專利權的保護范圍會超出權利要求文字記載的范圍，雖然這有利于對專利權進行有效保護，防止其他人以顯而易見的方式對專利技術進行改變，輕松逃避專利侵權；但另一方面亦損害了權利要求書的公示作用，一旦使用不當，極易導致專利權的保護范圍被過度擴張，損害社會公眾的利益。因此，美國法院在審判實踐中，始終對等同原則的適用采取十分審慎的態(tài)度。

自1997年以來，美國最高法院以及CAFC通過一系列重要案件的判決，確立了一系列針對等同原則的限制性規(guī)則，力求維護專利權人與社會公眾之間的利益平衡。這些限制性規(guī)則主要包括：（1）全部技術特征原則。美國最高法院在1997年的Warner Jenkison案中明確，等同原則是指技術特征的等同，而不包括技術方案的整體等同，只有被訴侵權技術方案具有與涉案專利中全部技術特征相同或者等同的技術特征，才可以認定等同侵權成立。對此問題，CAFC在2007年的Freedman Seating,420 F.3d 1350, 1358案中進一步指出，如果被訴侵權產(chǎn)品有效地改變或者省略了專利權利要求中的一項技術特征，則被訴侵權產(chǎn)品不能被認為構(gòu)成等同侵權。（2）審查歷史禁止反悔原則。美國最高法院在2002年的FESTO案中明確，申請人如果在審批歷史中修改權利要求，應推定為是為了獲得專利而進行的修改，根據(jù)禁止反悔原則，對該修改后的技術特征應排除等同原則的適用。禁止反悔原則不僅適用于為了避開現(xiàn)有技術所做的修改，也包括任何與專利授權相關的修改。美國最高法院在FESTO案中糾正了CAFC在二審中采取的完全排除規(guī)則（completely bar），而確立了一個相對靈活，更有利于權利人的彈性排除規(guī)則（flexible bar）。根據(jù)彈性排除規(guī)則，禁止反悔的適用存在以下三種例外：第一，本領域普通技術人員在修改時無法合理地預見到該等同特征，因此無法將該特征寫入權利要求的文字保護范圍內(nèi)；第二，修改的原因與等同特征并不相關；第三，由于其他的原因，導致權利人無法對該非實質(zhì)性的變化進行描述。2007年，CAFC在SciMed Life Sys., 242 F.3d 1337,1347案中進一步指出，不能將申請過程中明確放棄的主題，重新納入專利權的保護范圍。（3）不得覆蓋現(xiàn)有技術原則。CAFC在1990年的Wilson Sporting Goods, 904 F.2d 677, 683-84案中指出，權利人不能通過等同原則的使用，將現(xiàn)有技術納入專利權的保護范圍。（4）捐獻原則（Public Dedication Rule）。CAFC在2002年的Johnson amp; Johnston v. R.E. Service, 285 F.3d 1046案中指出，對于權利人在說明書中披露但沒有納入權利要求的技術方案，不能適用等同原則來認定侵權15. 相關內(nèi)容引自斯坦福大學 Mark Lemley 教授在斯坦福大學做的題為“US Patent Law Part II – Infringement”的演講。。

在專利權的審查過程中，由于權利人一開始很難撰寫出完全符合授權標準的申請文件，因此經(jīng)常需要對權利要求和說明書進行修改完善，或者就專利權的可專利性陳述意見。雖然FESTO案中明確了禁止反悔的三項例外情形，但由于所述例外的適用條件都很苛刻，因此，從FESTO案確立的禁止反悔彈性排除規(guī)則來看，等同原則在專利侵權訴訟中的適用仍受到了嚴格的限制16. 根據(jù)斯坦福大學Mark Lemley教授的介紹，在Festo案之后，美國法院還沒有作出任何與上述禁止反悔原則的第三項例外有關的判例。。再加上全部技術特征規(guī)則、捐獻規(guī)則以及不得覆蓋現(xiàn)有技術規(guī)則，等同原則的適用空間已經(jīng)非常小了。因此，美國專利界甚至有人發(fā)出“等同原則已經(jīng)死掉”的感嘆。

等同原則所受到的限制，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上也得到了印證。根據(jù)斯坦福大學Mark Lemley教授和John R.Allison所做的研究，在對1999年5月28日至2005年8月31日之間判決的涉及等同原則的413件案件（CAFC判決196件,地區(qū)法院判決217件）進行分析的基礎上，得出如下結(jié)論：（1）專利權人僅贏得了其中的99件案件，勝訴率為24%。其中在CAFC勝訴33件，勝訴率16.8%，地區(qū)法院勝訴66件，勝訴率為30.6%。（2）一共有156件案件涉及禁止反悔原則，專利權人贏得了其中的42件，勝訴率為26.9%。（3）共有151件案件涉及全部技術特征規(guī)則，專利權人贏得了其中的27件，勝訴率為17.9%。（4）共有12件案件涉及捐獻規(guī)則，專利權人勝訴3件。勝訴率為25%。（5）共有75件案件涉及功能性限定技術特征的等同，專利權人僅勝訴4件，勝訴率為5.3%17. 相關數(shù)據(jù)引自Mark Lemley、John R.Allison，THE (UNNOTICED) DEMISE OF THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS,STANFORD LAW REVIEW，2007年2月。。

（三）關于專利權的有效性推定

專利權的有效性推定是指一項專利權在未經(jīng)法定程序宣告無效前，應當推定該專利權合法有效，有效性推定是對專利權予以司法和行政保護的根基所在。關于專利權的有效性推定以及相關的舉證責任和證明標準問題，美國最高法院在今年6月作出的MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL.案中指出，（1）根據(jù)美國1952年專利法第282條的規(guī)定，一項專利權應當推定有效（presumed valid），主張專利權無效的當事人應當承擔證明專利權無效的舉證責任；（2）盡管從字面上看，美國1952年專利法第282條并未就專利權效力的證明標準問題明確加以規(guī)定，但由于國會在立法時，系將在普通法（common law）中具有確定含義（settled meaning）的術語納入法案，因此其隱含了有關證明專利權無效的證明標準問題，即當事人必須提供清楚并且令人信服的證據(jù)（defense by clear and convincing evidence）以證明專利權無效。

最高法院在該案中雖然駁回了微軟公司提出的有關專利權無效應當適用優(yōu)勢證據(jù)證明標準（a preponderance of the evidence standard）的主張，以及微軟公司在該案中提出的如果現(xiàn)有技術未曾被專利局考慮，在證明涉案專利權無效時應當適用更低的優(yōu)勢證據(jù)證明標準的主張。但亦明確指出，專利權推定有效的基礎在于專利局很好地履行其職責，盡管關于專利權無效的證明標準存在爭議，但30年來，CAFC在審理專利權的有效性問題時始終采用的是相同的證明標準，如果針對不同的案件事實可以適用不同的證明標準，國會在過去進行的專利法修改活動中應當早已明確，而國會并沒有這樣做。在國會沒有對專利法第282條進行修改之前，法院在審查專利權的有效性時仍然應當采用清楚以及令人信服的證明標準。

四、體會和建議

（一）加強對美國專利立法、司法實踐的跟蹤了解，適時調(diào)整專利政策，不斷適應我國國情的發(fā)展變化

當今世界，科技發(fā)展日新月異，國際競爭愈加激烈，科技創(chuàng)新、知識產(chǎn)權對于企業(yè)、產(chǎn)業(yè)乃至國家的發(fā)展都更加具有決定性的作用。在經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，美國及其國內(nèi)企業(yè)在國際貿(mào)易以及國際競爭中也愈加依賴于知識產(chǎn)權保護來維護其核心競爭優(yōu)勢。從近年來美國的專利立法和執(zhí)法的實踐來看，雖然專利制度為美國的科技發(fā)展以及經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了十分積極的重要作用，但客觀上仍然存在一些制度性的缺陷，亟需作出改進和完善，以更好地適應其國際、國內(nèi)形勢發(fā)展的需要，這也是近年來美國國會和最高法院對于專利制度施以前所未有的高度關注的主要原因。尤其是從最高法院近年來作出的一系列判決來看，均涉及到美國專利法中一些基礎性、制度性問題，這些案例對美國專利法的立法基礎乃至執(zhí)法理念都帶來了深遠的影響。美國最高法院似乎正推動著美國專利制度進入一場深刻的變革之中。

相對于美國而言，我國的自主創(chuàng)新能力以及對知識產(chǎn)權制度的理解和應用能力尚處在一個較為劣勢的地位，如何利用好后發(fā)優(yōu)勢，加強自主創(chuàng)新能力建設，完善自主創(chuàng)新環(huán)境，對于我國的社會經(jīng)濟發(fā)展和綜合國力的提升具有十分重要的意義。近年來，我國的專利事業(yè)取得了長足的進步，專利申請以及授權數(shù)量大幅增長，專利侵權案件數(shù)量增長迅速，專利保護水平明顯提高，專利制度對經(jīng)濟發(fā)展和科技進步的推動作用日益顯著，但是，我國專利制度中存在的一些問題乃至制度性缺陷也逐漸暴露。如何更好地處理好知識產(chǎn)權的創(chuàng)造、運用、保護和管理之間的相互關系，建立更為科學、合理，更為符合我國基本國情的專利法律制度，對于進一步促進國內(nèi)創(chuàng)新主體不斷提高自主創(chuàng)新能力以及對專利法律制度的理解和運用能力，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展均具有十分重要的意義。因此，在今后一段時期內(nèi)，我們非常有必要進一步加強對美國專利立法和司法實踐的跟蹤和研究，更為全面地了解美國在專利立法和司法活動中取得的成功經(jīng)驗以及教訓，合理吸收借鑒其先進經(jīng)驗和成果，并根據(jù)基本國情的變化適時調(diào)整專利政策，引導創(chuàng)新主體從單純地追求專利申請數(shù)量，向更加重視專利申請質(zhì)量、不斷提高專利的運用和管理水平進行轉(zhuǎn)變，并進一步營造更為公平、高效，更加有利于自主創(chuàng)新的法制環(huán)境。

（二）加強對美國專利制度中有關專利權規(guī)制相關制度的學習和借鑒

我國的專利立法及執(zhí)法起步較晚，主要是在吸收、借鑒歐盟、美國、日本等發(fā)達國家或地區(qū)的先進經(jīng)驗的基礎上制定并實施專利法。隨著我國的專利立法、司法水平不斷提高，我國在專利權的授權標準、保護水平等方面，已經(jīng)較為接近知識產(chǎn)權先進國家或者地區(qū)的水平。但值得關注的是，在三十余年的專利立法及司法實踐中，我國一定程度上忽視了對國外有關專利權規(guī)制相關制度的關注和借鑒，因此，現(xiàn)行法律框架下缺乏有關限制專利權濫用、防止專利申請過程中的不誠信行為的具體規(guī)則。隨著社會公眾以及法律從業(yè)人員對我國專利制度中的法律漏洞的熟悉和了解，專利申請過程中的不誠信行為，專利侵權訴訟以及專利許可活動中的各種權利濫用行為已不鮮見。例如，有的申請人在授權過程中為了獲得專利權，不惜虛假陳述、偽造實驗數(shù)據(jù)；有的申請人為了利用專利權獲得非法壟斷地位，將他人早已使用多年的現(xiàn)有技術乃至行業(yè)公知技術申請為專利權，進而用專利權打擊同業(yè)競爭者，嚴重擾亂市場競爭秩序；還有的專利權人在明知專利權可能被宣告無效，或者侵權明顯不能成立的情況下，惡意提起侵權訴訟，阻礙競爭對手發(fā)展；而在專利許可活動中，權利人基于其技術或者市場的優(yōu)勢地位，要求被許可人接受某些不公正的許可條件的情形亦不鮮見。這些行為不僅嚴重影響了正常的市場競爭秩序和創(chuàng)新環(huán)境，更對專利法以及專利制度的健康運行帶來了諸多負面影響。因此，在現(xiàn)階段對美國專利法中有關專利權規(guī)制的制度設計（不當行為、專利權濫用及其反壟斷規(guī)制等）進行深入分析和研究，對于我國進一步完善專利申請和保護制度，遏制專利申請過程中的不誠信行為，遏制專利權濫用，均具有十分重要的借鑒意義。而從應對海外知識產(chǎn)權訴訟風險的角度，由于在美國的專利侵權訴訟以及聯(lián)邦貿(mào)易委員會的337調(diào)查中，有關專利權規(guī)制的具體制度是十分有力并且普遍采用的抗辯手段制度，因此，全面、深入了解美國專利制度中有關專利權規(guī)制的相關典型判例以及相關具體規(guī)則，對于我國國內(nèi)企業(yè)以及法律從業(yè)人員有效應對在美專利侵權訴訟以及337調(diào)查等法律糾紛，也具有十分重要的意義18. 關于不當行為原則在美國專利侵權訴訟中的適用情況以及存在的問題，CAFC在2011年判決的THERASENSE, INC.AND ABBOTT LABORATORIES, v. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,AND NOVA BIOMEDICAL CORPORATION,AND BAYER HEALTHCARE LLC（en banc）案的判決中有非常詳盡的闡述。。

必須指出的是，不當行為原則之所以在美國專利侵權訴訟中能夠得到廣泛應用，還必須依賴于其整個法律體系中的其他相關法律制度，尤其是證據(jù)發(fā)現(xiàn)制度的配合和保障。在一起專利侵權訴訟中，被訴侵權人能夠通過證據(jù)發(fā)現(xiàn)制度，要求專利權人提供技術研發(fā)活動以及專利申請過程中形成的相關內(nèi)部文件，從而能夠?qū)ζ髽I(yè)研發(fā)過程以及專利申請過程進行深度分析和發(fā)掘，有機會發(fā)現(xiàn)專利申請過程中可能存在的問題。相對而言，我國專利法上并沒有任何與不當行為原則有關的規(guī)定，民事訴訟程序中也并沒有與美國的證據(jù)發(fā)現(xiàn)制度完全對應的制度，因此，在侵權訴訟中，被訴侵權人很難基于自身的搜證能力發(fā)現(xiàn)專利權人在申請專利的過程中是否隱瞞了現(xiàn)有技術或者公開文獻，因此，如果簡單地將不當行為原則移植到中國，在我國現(xiàn)行的法律框架中定難以適應。但是，不當行為原則的理論根據(jù)“不凈之手”理論，以及不當行為原則確立的申請人在申請專利時必須誠實信用，不得隱瞞、欺詐的要求，實際上均可從我國民法中的誠實信用原則找到理論依據(jù)，因此，不當行為理論完全有可能在某種程度上為我國的立法和司法部門加以吸收借鑒。

（三）關于專利權的有效性推定

在筆者看來，隨著各國專利申請量的大幅度增長以及專利技術復雜程度的提高，各國專利局在應對專利審查方面均面臨著巨大的挑戰(zhàn)。即使美國專利商標局在授權前對所有的專利申請均進行了實質(zhì)性審查，但是在授權后的單方、雙方復審程序中以及侵權訴訟中，仍然有相當比例的專利權被宣告無效，或者必須通過修改權利要求才能被維持，本文前文引述的近年來美國專利商標局單方、雙方復審程序的審查結(jié)論數(shù)據(jù)無疑可以清楚地證明這一點。而從我國專利復審委員會近年來的執(zhí)法實踐來看，從2001年至2009年，發(fā)明專利被全部無效的比例占全部涉案專利數(shù)量的26%，部分無效占17%；實用新型專利被全部無效占34%，部分無效占12%；外觀設計被全部無效的比例更是高達42%19. 相關數(shù)據(jù)引自國家知識產(chǎn)權局專利復審委員田華在2010年12月召開的專利授權確權案件審判標準課題研討會上所作的題為“專利授權、確權案件審理基本情況介紹”的演講。。因此，專利權的有效性推定，尤其是未經(jīng)實質(zhì)審查的外觀設計專利和實用新型專利的有效性推定，一定程度上缺乏充分的事實依據(jù)和有效的制度保障。就目前而言，專利權有效性推定問題在美國仍處于爭議之中，對于美國最高法院在MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL案中就專利權有效性推定問題闡述的意見、援引的相關先例，以及美國確立專利權有效性推定所依賴的具體的制度架構(gòu)和法制環(huán)境，均值得我們認真、客觀、全面地加以研究和分析，這對于我們正確理解專利權有效性推定問題，制定適度、合理，并且符合我國基本國情的知識產(chǎn)權保護制度和政策，具有十分重要的意義。

（作者單位：最高人民法院知識產(chǎn)權庭）