王 偉 李福永 徐長波 王 晶
專利審查協(xié)作北京中心
從專利法的立法宗旨出發(fā),我國采用先申請原則,如果允許申請人對申請文件的修改超過原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,就會造成對其他申請人來說不公平的后果;如果通過修改引入了新的內(nèi)容,則有可能造成先就該新的內(nèi)容提出申請的申請人因為其申請日在被修改申請的申請日之后而得不到專利權(quán);但是申請人在撰寫申請文件時難免存在表述不準(zhǔn)確、保護(hù)范圍過寬或者說明書與權(quán)利要求書不一致等缺陷,如果不克服這些缺陷,就會導(dǎo)致申請人無法獲得專利權(quán)或者影響專利保護(hù)范圍的確定性,同時也會影響公眾對專利信息的利用,因此允許申請人可以合法的對申請文件進(jìn)行修改。
由于美國采用“先發(fā)明制”,與我國所采用的“先申請制”不同,所以不具備參考性,我們現(xiàn)在僅針對歐洲的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。根據(jù)歐專局《審查指南》的規(guī)定,在判斷發(fā)明專利申請的修改是否超出原始申請的內(nèi)容時,判斷主題不僅要考慮申請日提交的說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容,還要考慮對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說屬于“隱含公開”的內(nèi)容。
對“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的定義進(jìn)行分析,“知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識,能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)”,意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展水平,有能力看到本申請區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明點所在,能夠通過說明書實施例所記載的內(nèi)容,不經(jīng)過任何歸納、總結(jié)和推理,毫無異議地確定本申請文件所解決的技術(shù)問題以及所采用的技術(shù)手段,即申請人所請求保護(hù)的技術(shù)本質(zhì),而并非僅僅停留在文字所記載的內(nèi)容上,即可以從技術(shù)本質(zhì)上去判斷修改之后沒有文字記載的技術(shù)特征或者技術(shù)方案是否可以從原申請文件中“直接地、毫無疑義地確定”;“具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)試驗手段的能力,但他不具備創(chuàng)造能力”意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員通過自身所具備的常規(guī)試驗手段,明確修改之后的技術(shù)特征或者技術(shù)方案可以實施,并且與本申請解決相同的技術(shù)問題并達(dá)到相同的技術(shù)效果,這點也是進(jìn)行修改是否超范圍判斷時的必要條件。因此站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度,即使存在文字記載內(nèi)容的不一致,他也應(yīng)該通過自己所具有的技術(shù)知識和試驗?zāi)芰?,根?jù)該領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù),去確定到底這種修改是不是“直接地、毫無疑義地確定”的內(nèi)容,而非直接根據(jù)文字記載發(fā)生了變化,就直接認(rèn)定為這種修改是超范圍的,這種判斷是本領(lǐng)域技術(shù)人員所應(yīng)該具備的能力。
關(guān)于“直接地”判斷標(biāo)準(zhǔn),我們可以理解為對申請文件表面所記載的內(nèi)容進(jìn)行微小文字變動,即申請人意圖公眾看到的修改內(nèi)容,不需要經(jīng)過分析和判斷,本領(lǐng)域技術(shù)人員,甚或普通公眾,都有能力可以“看到”這種修改實質(zhì)上就是原申請文件所記載的內(nèi)容,并未發(fā)生本質(zhì)變化。
最難把握和理解的應(yīng)該是對“毫無疑義地確定”的審查,疑義,顧名思義,是存在疑問,難以斷定。雖然“本領(lǐng)域技術(shù)人員”有特定的含義,但是對于審查員來說,確實存在著技術(shù)水平、理解層面的差異,由于這個差異的制約,只能最大程度地接近本領(lǐng)域技術(shù)人員地水平。但是實質(zhì)審查中往往也存在困難,使得審查員無法站在完全統(tǒng)一的本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上進(jìn)行審查,對于沒有記載在原申請文件,也不能從原申請文件直接地確定的修改特征,不同的審查員根據(jù)自身的理解,針對同樣的修改得到不同的結(jié)論也是在實質(zhì)審查中經(jīng)常遇到的情況。針對修改超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)的不一致問題,筆者認(rèn)為,“毫無疑義地確定”應(yīng)該是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過申請文件記載的信息,依據(jù)其所掌握的本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識和技能,確定其最可能的情形,而其它本領(lǐng)域技術(shù)人員對此并無異議。
該發(fā)明專利申請的原始申請文件中:權(quán)利要求中記載有下述特征“原始大地形的分辨率為M*N,其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1);平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K,即(2k+1)*(2k+1)”,而說明書中具體實施方式中僅記載了“如圖2所示,是對原始全分辨率為17*17的地形分塊的示意圖。在本方法中首先對地形進(jìn)行均勻分塊,原始地形分辨率為M*N(M=N=24+1),分塊大小為K*K(K=22+1),1<K<min(m,n);分塊數(shù)目為P*Q(P=(M-1)/(K-1),Q=(N-1)/(K-1))”,附圖2中是-17*17的地形分塊圖。
申請人主動修改將權(quán)利要求中該特征修改為“原始大地形的分辨率為M*N,其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1);平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K,即(2k+1)*(2k+1)”,即其中的m、n、k均為上角標(biāo)、分別代表m、n、k次方,但原申請文件中涉及的m、n、k均是乘的關(guān)系。
具體分析:
對于本案來說,該錯誤存在不唯一的修改方式,因此實質(zhì)上是存在疑問的,從表面上看并非能從中毫無疑義的確定哪種修改是不超范圍的,但是我們在進(jìn)行實質(zhì)審查時需要考慮如下:修改方式應(yīng)是在技術(shù)上可行、修改變動最小、最合理的修改;修改不僅滿足某點的要求,從申請文件整體看,該修改也應(yīng)當(dāng)在整體上滿足要求。
從本申請文件的技術(shù)方案本身來分析,對原始全分辨率為17*17的地形分塊進(jìn)行分析,在本方法中首先對地形進(jìn)行均勻分塊,原始地形分辨率為M*N(M=N=24+1),分塊大小為K*K(K=22+1),1<K<min(m,n);分塊數(shù)目為P*Q(P=(M-1)/(K-1),Q=(N-1)/(K-1));為了解決本申請的技術(shù)問題,實現(xiàn)對地形子塊產(chǎn)生冗余的區(qū)域進(jìn)行單獨存儲,不同地形子塊共享冗余區(qū)域,在所采用的技術(shù)手段中,必然需要滿足M=N=17,K=5,P=Q=4;那么24+1=17以及22+1=5同時滿足的情況只有將乘數(shù)修改為指數(shù);雖然對于22+1=5來說,2作為乘數(shù)也可以成立,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員站在對技術(shù)方案整體把握的高度上,不應(yīng)該根據(jù)這點雖然表面上構(gòu)成疑義,但是明顯與技術(shù)方案整體相矛盾的情況,機械地去進(jìn)行修改超范圍的判斷,作為本領(lǐng)域技術(shù)人員,應(yīng)該根據(jù)自己所具備的常識明確的排除這個疑義。
因此,經(jīng)過對技術(shù)問題和技術(shù)方案本身的分析,將m,n,k修改成指數(shù)的修改方式不僅滿足了原說明書中M=N=24+1=17,K=22+1=5的情況,同時從權(quán)利要求書和說明書整體上驗證也無不妥。這種修改雖然存在些許疑義,但是對于站在本領(lǐng)域技術(shù)人員角度上的審查員來說,不存在任何異議,該方案僅有可能是發(fā)生筆誤,將指數(shù)誤寫為乘數(shù),因此將乘數(shù)修改為指數(shù)的方式是可以從原申請文件毫無疑義地確定地內(nèi)容,這種修改既符合專利法和審查指南的規(guī)定,也在不影響公眾利益的同時保護(hù)了申請人的利益。
案由:申請人對權(quán)利要求1進(jìn)行修改,增加了特征“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”,但是該特征并未記載在原申請文件中,而是根據(jù)說明書記載的三個實施例導(dǎo)出的;
第一實施例:在上下機殼之間的連接螺釘上裝有彈性機構(gòu),并裝有調(diào)節(jié)螺釘,當(dāng)有過大的雜鐵等不可粉碎的物料進(jìn)入時,由于上下機殼之間的調(diào)節(jié)螺釘?shù)恼{(diào)節(jié)以及彈性機構(gòu)的彈性作用,迫使下機殼下移并偏轉(zhuǎn),使得磨棍與磨盤之間的間隙增大而通過,而不會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,同時,彈性機構(gòu)還迫使磨棍向磨盤施加壓力;
第二實施例:磨棍通過鉸鏈裝在支架上,并在兩者之間裝有彈性裝置,使磨棍在一定范圍內(nèi)擺動,并具有一定彈性,并使磨棍向磨盤施加壓力;
第三實施例:在支架和磨輥之間的主軸上裝有彈性機構(gòu),這樣可使支架在主軸上做軸向移動和具有一定的彈性,并可以使磨輥向磨盤施加壓力。
具體分析:
原說明書和權(quán)利要求書并未記載所新增的技術(shù)特征,但是三個實施例中已經(jīng)清楚的記載了磨輥與磨盤之間的間隙可以根據(jù)物料的粒度大小通過位于上下機殼之間的彈性機構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力而使下機殼下移并偏轉(zhuǎn)而發(fā)生相對移動,實質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間間隙的可調(diào)節(jié)增大;或者通過位于磨輥與支架之間的彈性裝置所產(chǎn)生的彈性力使磨輥在一定范圍內(nèi)擺動,實質(zhì)上公開了磨輥相對磨盤的間隙可調(diào)節(jié)的變化,或者通過裝在支架和磨輥之間的主軸上的彈性機構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力迫使磨輥下移來被動調(diào)節(jié)磨盤與磨輥之間的間隙,實質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間相對運動導(dǎo)致間隙的可調(diào)節(jié)變化;并且磨輥與磨盤之間的相對運動也可以得到實質(zhì)上存在一個磨合面,即相對的面。
經(jīng)過上述分析,上述新增特征雖然沒有文字記載,但是站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度分析,上述新增特征中所包含的可調(diào)節(jié)的間隙以及間隙式磨合面均已經(jīng)在實施例中實質(zhì)公開,并未對實施例的內(nèi)容進(jìn)行任何程度的概括,因此確定得到“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”這個特征,是沒有任何異議的,這點實質(zhì)上也是本申請的發(fā)明點所在;如果機械的理解為由于上述特征沒有文字記載,且與三個實施例中的任何一個均不等同,涉及對實施例的二次概括而認(rèn)為上述特征超范圍,對申請人并不公平,也忽略了本領(lǐng)域技術(shù)人員本身所具備的普通技術(shù)知識和能力。
事實上,該觀點也得到了復(fù)審委、北京中級法院以及高級法院的支持,在無效審理的過程中,復(fù)審委和法院均給出了一致的觀點,認(rèn)為該修改符合專利法第33條的規(guī)定。
新增特征的修改,在具體的實質(zhì)審查過程中較為普遍。由于我國的專利法以及審查指南未對“二次概括”進(jìn)行清晰、明確的定義,審查員進(jìn)行新增特征是否屬于“二次概括”的相關(guān)審查時,確實存在標(biāo)準(zhǔn)稍顯嚴(yán)苛的情況,過于注重新增特征有無明顯記載,而忽視了站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度上所進(jìn)行的“毫無異議”地分析。
歐專局在進(jìn)行新增特征的超范圍判斷時,明確規(guī)定可以采用“新穎性判斷法“進(jìn)行判斷,主要考慮”雖未明確記載但對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是‘隱含公開’的技術(shù)內(nèi)容“這里的隱含公開僅僅是單純的”隱含,“公開在原說明書和權(quán)利要求書中,并不涉及慣用手段的直接置換,我國的審查操作規(guī)程也明確規(guī)定可以根據(jù)”新穎性判斷法“進(jìn)行新增特征超范圍的判斷,這種“新穎性判斷法”實際上已經(jīng)加入了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識和能力元素,同時也體現(xiàn)了“無異議”的原則,需要通過普通技術(shù)知識去判斷是否公開,同時,“隱含公開”自然也直接實現(xiàn)了無異議的結(jié)果,這樣的審查標(biāo)準(zhǔn)更加具體,判斷思路也更加明確。
在實質(zhì)審查過程中,目前在判斷修改超范圍時還存在一些較為嚴(yán)格和機械的情形,從某種程度上來說甚至損害了申請人的利益,本文提出,在判斷修改超范圍時不應(yīng)僅僅局限于形式上的簡單對比,應(yīng)該站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上,從技術(shù)問題出發(fā)去進(jìn)行技術(shù)本質(zhì)上的判斷。在修改沒有導(dǎo)致所解決的技術(shù)問題,采用的技術(shù)手段以及達(dá)到的技術(shù)效果發(fā)生任何實質(zhì)變化的情況下,“直接地、毫無疑義地確定”地含義不應(yīng)局限于“唯一確定”這一標(biāo)準(zhǔn),可以適當(dāng)放寬,在盡量不損害公眾利益的前提下保護(hù)申請人的合法權(quán)益。
法律規(guī)范的制訂難以窮盡實際中可能發(fā)生的一切情況,因此,賦予執(zhí)法者一定的自由裁量權(quán)是必需的,對于執(zhí)法者本身來說,如何把握自由裁量的度要從總體上把握,而非機械地套用。
[1]劉小靜,黃非.淺談歐洲專利局判斷修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用.中國發(fā)明與專利.2012年第2期,第83-86頁
[2]專利審查指南.(2010版).國家知識產(chǎn)權(quán)局編.知識產(chǎn)權(quán)出版社
[3]審查操作規(guī)程-實質(zhì)審查分冊.(2 0 1 1版).國家知識產(chǎn)權(quán)局編.知識產(chǎn)權(quán)出版社