摘 要 在審查操作實(shí)踐中，修改超范圍的判斷一直難以把握，本文以筆者實(shí)際工作中所遇到的疑惑為引，結(jié)合自身審查工作中的一些思考和認(rèn)識(shí)，嘗試提出基于“信息量”判斷修改超范圍的方法，并結(jié)合具體案例給出提取、比較“信息量”的操作方法。

關(guān)鍵詞 信息量 修改 超范圍

作者簡(jiǎn)介：黃靜雯，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心。

中圖分類號(hào)：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.347

《專利法》第33條規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。審查指南對(duì)其解釋如下：原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

在實(shí)際審查工作中，“原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容”較為直觀，其判斷也較為簡(jiǎn)單；而對(duì)于“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，審查指南中只給出了這么一個(gè)定性但無具體量化的標(biāo)準(zhǔn)，審查員難免會(huì)有疑惑、判斷不準(zhǔn)的地方。筆者將針對(duì)該處難點(diǎn)，以在實(shí)際審查工作中所遇到的疑惑為引，結(jié)合自身的一些思考和認(rèn)識(shí)，嘗試提出一種簡(jiǎn)單、快捷的判斷方法。

一、問題的提出

筆者在日常審查工作中遇到這樣一個(gè)案件：原權(quán)利要求書和說明書均僅記載有“拉片1定位在鎖定裝置2的相應(yīng)的凹槽21中”，同時(shí)說明書附圖如下：

申請(qǐng)人修改權(quán)利要求書，進(jìn)一步限定其拉片1與凹槽21的接合方式為：“拉片（1）包括孔，所述鎖定裝置（2）在所述凹槽（21）中接合所述孔”，即進(jìn)一步限定了拉片1上具有“孔”這個(gè)技術(shù)特征。從原申請(qǐng)文件的整體來看，尤其是附圖中明確顯示拉片1上具有一個(gè)孔，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)鎖定裝置2的鎖定結(jié)構(gòu)可以直接地、毫無疑義地確定拉片1必然是通過設(shè)置在其端部的孔從而定位在凹槽21中的，因此上述修改是不超范圍的。

在此情況下，筆者進(jìn)一步思考：假設(shè)申請(qǐng)人的修改與上述不同：“拉片（1）包括至少一個(gè)孔，所述鎖定裝置（2）在所述凹槽（21）中接合所述至少一個(gè)孔”，即前者修改為“包括孔”，后者修改為“包括至少一個(gè)孔”。原權(quán)利要求書和說明書均為提及“孔”，僅在說明書附圖中可看出有空，且附圖中僅畫出了一個(gè)孔，且根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)可以得知，拉鏈拉片通常有且僅需要設(shè)置一個(gè)孔?！鞍ㄖ辽僖粋€(gè)孔”包括了具有多個(gè)孔的技術(shù)方案，而該多個(gè)孔的技術(shù)方式是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請(qǐng)文件中不能得出也不能直接地、毫無疑義地確定的，因此筆者假設(shè)的這種修改方式超出了原申請(qǐng)文件記載的范圍。

“修改超范圍”以及“權(quán)利要求保護(hù)范圍”這兩者都涉及了“范圍”，導(dǎo)致很多申請(qǐng)人或是部分審查員，會(huì)將這兩個(gè)概念相混淆，在判斷修改超范圍的時(shí)候往往會(huì)帶入權(quán)利要求的保護(hù)范圍來理解。對(duì)于本案，如果從權(quán)利要求的保護(hù)范圍來看，筆者假設(shè)的修改方式與申請(qǐng)人實(shí)際修改方式的保護(hù)范圍是一樣的，都包括了多個(gè)孔的技術(shù)方案，那么為什么同樣都保護(hù)了多個(gè)孔的技術(shù)方案，兩種修改方式的結(jié)論卻不同呢？

二、“信息量”判斷方法的提出

專利法中對(duì)于“修改超范圍”和“權(quán)利要求的保護(hù)范圍”這兩個(gè)概念是在不同的情況下提出的。對(duì)于修改不能超出原申請(qǐng)文件記載的范圍的規(guī)定，旨在防止申請(qǐng)人加入其在申請(qǐng)日之后所做改進(jìn)或者變動(dòng)，以損害依賴原申請(qǐng)文件的公眾的利益，其比對(duì)的是整個(gè)申請(qǐng)文件的技術(shù)方案；而權(quán)利要求的保護(hù)范圍是為了明確劃定申請(qǐng)人的權(quán)利范圍，僅涉及權(quán)利要求書。因此上述兩個(gè)“范圍”的使用情形、比較對(duì)象均不相同，不能類比。

而僅僅告知其兩者不能類比，因此所得結(jié)論不同；顯然說服力還不夠，因此筆者為了進(jìn)一步幫助大家理解，提出了“信息量”的概念：一句話、一張圖或一張表等所能直接體現(xiàn)的信息的總和，應(yīng)用到專利文件上即為：所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)專利文件記載的內(nèi)容時(shí)，能夠直接得到的信息的總和。其與審查指南中規(guī)定“原申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容和直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”相同，筆者只是提出了從“信息量”的角度來幫助判斷何為“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，下面將以案例解析的方式進(jìn)行解釋。

對(duì)于上述案件，申請(qǐng)人實(shí)際修改方式——“包括孔”，這句話所體現(xiàn)的信息僅為：拉片上有孔；而筆者所假設(shè)的修改方式——“包括至少一個(gè)孔”，這句話所體現(xiàn)的信息就包括兩層含義：一是拉片上有孔，二是孔的數(shù)量為至少一個(gè)。也就是說，兩種修改方式雖然從保護(hù)范圍來看一樣，但其所體現(xiàn)的“信息量”是不同的，后者多了數(shù)量上的信息，而數(shù)量上這個(gè)信息又是從原申請(qǐng)文件中不能得出的，因此前者修改不超范圍，后者修改超范圍。

為了更進(jìn)一步說明“信息量”的判斷，假設(shè)有這樣一個(gè)案件：原申請(qǐng)文件僅記載了“部件X采用金屬材料”，那么僅能得到材料為“金屬”這一信息，而不包括“何種金屬”的信息，因此，將其修改為“部件X采用銅”是不允許的。再假設(shè)：原申請(qǐng)文件僅記載了 “部件Y包括A和B”，開放性權(quán)利要求，即保護(hù)了A+B+C的技術(shù)方案，但原申請(qǐng)文件沒有體現(xiàn)C的信息，改成“部件Y包括A和B和C”就修改超范圍。

三、案例分析

本案選自《局級(jí)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致案例匯編（2012）》，公開了一種能夠并行執(zhí)行多個(gè)應(yīng)用程序的移動(dòng)終端，其包括選擇單元，當(dāng)所顯示的應(yīng)用程序的屏幕切換到另一應(yīng)用程序的屏幕時(shí)，可以提示用戶選擇是否退出應(yīng)用程序，存儲(chǔ)單元用于存儲(chǔ)應(yīng)用程序等信息。原說明書記載了兩類實(shí)施例，第一類實(shí)施例：執(zhí)行應(yīng)用的同時(shí)啟動(dòng)另一應(yīng)用，顯示用戶選擇屏幕，并未記載啟動(dòng)另一應(yīng)用與存儲(chǔ)單元的使用率的關(guān)系；第二類實(shí)施例：執(zhí)行應(yīng)用的同時(shí)啟動(dòng)另一應(yīng)用時(shí)，確定存儲(chǔ)單元的當(dāng)前使用率是否超過了一個(gè)特定閾值，如果超過了閾值，則顯示用戶選擇屏幕。

原權(quán)利要求：顯示單元，當(dāng)顯示應(yīng)用程序的屏幕的同時(shí)啟動(dòng)另一個(gè)應(yīng)用程序時(shí)，所述顯示單元所顯示的屏幕提示用戶選擇是否暫停應(yīng)用程序。

修改后權(quán)利要求：顯示單元，當(dāng)在顯示應(yīng)用程序的屏幕的同時(shí)啟動(dòng)另一應(yīng)用程序時(shí)，所述顯示單元所顯示的屏幕提示用戶選擇是否暫停應(yīng)用程序，而與存儲(chǔ)單元的使用率無關(guān)。

即修改后的權(quán)利要求增加了上述劃線部分內(nèi)容。

對(duì)修改涉及實(shí)施例中技術(shù)特征的認(rèn)定，局級(jí)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致工作組給出的規(guī)范做法為：多個(gè)實(shí)施例公開了相關(guān)的內(nèi)容，第一類實(shí)施例對(duì)某特征進(jìn)行了限定，第二類實(shí)施例未提及該特征，那么除非在原申請(qǐng)文件中明示兩類實(shí)施例可以組合，或者從技術(shù)上認(rèn)定即使沒有提及該特征，該特征也是隱含或必然存在的，否則認(rèn)為第二類實(shí)施例的技術(shù)方案中不存在該特征或者第二類實(shí)施例的技術(shù)方案與該特征無關(guān)。就本案來說，局級(jí)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致工作組給出的理由為：從原權(quán)利要求和說明書的記載能夠直接、毫無疑義地確定出其中包括兩類方案，一類方案中啟動(dòng)新應(yīng)用與存儲(chǔ)單元的使用率無關(guān)，而另一類方案中只有當(dāng)存儲(chǔ)單元的使用率超過了閾值時(shí)在啟動(dòng)新應(yīng)用時(shí)顯示選擇屏幕，即啟動(dòng)新應(yīng)用與存儲(chǔ)單元的使用率有關(guān)。

且上述修改只是為了完善申請(qǐng)文件，使其能夠更加清楚地表達(dá)申請(qǐng)人的意圖；其他公眾在看到原申請(qǐng)文件的情況下，也能夠直接、自然地想到第一類實(shí)施例的“啟動(dòng)新應(yīng)用”與“存儲(chǔ)器的使用率”無關(guān)，不會(huì)損害其他公眾的利益，因此所述修改不超范圍。

從“信息量”的角度來分析，原申請(qǐng)文件記載的信息有：

1.第一類實(shí)施例中并沒有提及“存儲(chǔ)器的使用率”。

2.第二類實(shí)施例中通過判斷“存儲(chǔ)器的使用率”從而決定是否顯示用戶選擇屏幕。

3.“存儲(chǔ)器的使用率”與“啟動(dòng)新應(yīng)用”之間存在不可分割的關(guān)聯(lián)和配合關(guān)系。

4.第一類實(shí)施例與第二類實(shí)施例是兩種不同的判斷、顯示方式。

從上述4點(diǎn)信息來看，由于“存儲(chǔ)器的使用率”與“啟動(dòng)新應(yīng)用”之間的不可分割性，且第一類實(shí)施例與第二類實(shí)施例是兩種不同的方式，那么所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠得出以下信息：第一類實(shí)施例的“啟動(dòng)新應(yīng)用”與“存儲(chǔ)器的使用率”無關(guān)。因此所述修改不超范圍，與基于規(guī)范做法得到的結(jié)論一致。

四、“信息量”判斷方法的總結(jié)

通過上述的分析可以看出，“信息量”的判斷方法可以有效地進(jìn)行“超范圍”的判斷，其核心在于：站位所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，針對(duì)修改所涉及的部分，將修改前、后所體現(xiàn)的信息進(jìn)行分解、比對(duì)。其具體方法如下：

1.析修改后的內(nèi)容包括哪些信息，例如“至少一個(gè)孔”=“有孔”+“至少一個(gè)”。

2.確定原申請(qǐng)文件記載了哪些信息，例如原申請(qǐng)文件=“有孔”+“一個(gè)”。

3.比對(duì)修改后的信息量與原申請(qǐng)文件的信息量的差別，是否存在增加了新的信息，例如“至少一個(gè)”-“一個(gè)”=“多個(gè)”，增加出了“多個(gè)”的信息。

五、結(jié)論

判斷申請(qǐng)文件的修改是否超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍一直是審查工作的難點(diǎn)，本文嘗試提出一種直接從“信息量”的角度判斷的方法，并用案例來說明提取、分解、比對(duì)信息的具體方法，以期望能夠幫助大家進(jìn)行修改超范圍的判斷。

參考文獻(xiàn)：

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[3]局級(jí)審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致案例匯編（2012）.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審查業(yè)務(wù)管理部.