胡偉華

解釋權(quán)利要求并確定保護范圍是專利侵權(quán)訴訟的核心問題。為了使權(quán)利人在保護其發(fā)明時不會受制于權(quán)利要求的語言，等同原則將專利保護范圍擴大到權(quán)利要求的字面含義之外，賦予權(quán)利人主張其權(quán)利要求技術(shù)特征的等同物的權(quán)利。另一方面，禁止反悔原則在某些情形下被用來限制等同原則的適用，其規(guī)定權(quán)利人在專利審查程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，不能作為等同物而重新進入專利的保護范圍。問題在于，權(quán)利人應審查員的要求對權(quán)利要求進行修改，如果修改后的權(quán)利要求對修改前的權(quán)利要求進行了限縮，那么修改前較大范圍與修改后較窄范圍之間的中間技術(shù)方案是否都屬于禁止反悔所謂的“放棄的技術(shù)方案”？法院是否應當允許權(quán)利人主張與修改后的技術(shù)特征等同的特征？對此，理論界與實務界一直存有爭議，有的認為權(quán)利人放棄了全部的中間技術(shù)方案（以下簡稱“全部放棄”），有的認為權(quán)利人只是放棄了部分的中間技術(shù)方案（以下簡稱“部分放棄”）。鑒于此，本文意圖通過解析權(quán)利人放棄的范圍，探究禁止反悔原則的合理適用問題。

一、案例呈現(xiàn)：放棄范圍界定的實踐分歧

案例一：原告慈溪密封材料廠在專利申請過程中將權(quán)利要求表述為：“在該輔助材料的表面浸漬與原輔材料都相適應的有機類粘接劑”。審查員在專利授權(quán)程序中認為“有機類粘接劑”涵蓋的范圍過大，得不到說明書的支持。針對審查意見書，原告將權(quán)利要求修改為“在該輔助材料的表面浸漬與原輔材料都相適應的有機類粘接劑丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯的一種”。被告蕭山密封材料廠的產(chǎn)品使用的是丙烯醋酸水溶性聚合物。審理法院認為，修改后的權(quán)利要求范圍雖然不能覆蓋所有的有機粘接劑，但并非排除了“丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯”以外的所有有機粘接劑，因而不能適用禁止反悔原則，被控侵權(quán)產(chǎn)品對涉案專利構(gòu)成等同侵權(quán)。

案例二：原告中譽公司具有名稱為“一種舵機”的實用新型專利的獨占許可權(quán)，該專利權(quán)利要求將舵機驅(qū)動電路板上作為直線型電位器的導流條明確限定為“條形的銀膜”，并且“條形的銀膜”屬于為維持專利權(quán)有效而在權(quán)利要求中增加的技術(shù)特征。被告九鷹公司的產(chǎn)品與原告專利的區(qū)別之一是，被告產(chǎn)品的技術(shù)特征為印制在驅(qū)動電路板上的“鍍金銅條”。審理法院認為，原告在無效宣告程序中放棄了除“銀膜”外以其他導電材料作為導流條的技術(shù)方案，不能認為被控侵權(quán)技術(shù)方案中的“鍍金銅條”與原告專利中的“銀膜”屬于等同的技術(shù)特征而將其納入專利保護范圍，被控侵權(quán)產(chǎn)品對涉案專利不構(gòu)成侵權(quán)。

以上兩個案件中，權(quán)利人都對權(quán)利要求進行了限縮性修改，法院對因修改而導致放棄的范圍做出了截然不同的認定。在案例一中，法院認為權(quán)利人只是放棄了部分中間技術(shù)方案，對修改后的技術(shù)特征可以與被控侵權(quán)物的相應特征作等同比較；在案例二中，法院認為權(quán)利人放棄了全部中間技術(shù)方案，不能對修改后的技術(shù)特征主張等同物。上述判決思路反映出司法實踐對限縮性修改中權(quán)利人放棄范圍認定的差異。

二、理性思考：兩種規(guī)則的利弊分析與現(xiàn)實選擇

主張“部分放棄”的人認為，權(quán)利人本無意將所有中間技術(shù)方案排除在外，其放棄的內(nèi)容視具體情況而定，禁止反悔的適用并非絕對排除等同的適用。而“全部放棄”的邏輯在于，無論權(quán)利人出于什么原因做出了縮小專利保護范圍的表示，都應當認為是對其專利保護范圍的一種限制，等同原則再無適用余地。兩種規(guī)則在實踐中都有其利弊。

（一）“部分放棄”的彈性與代價

“部分放棄”體現(xiàn)了對發(fā)明人主觀意思的充分尊重，賦予權(quán)利人較為廣闊的爭辯空間，如在案例一中，審理法院充分認可了“部分放棄”規(guī)則。在案例二中，如果根據(jù)“部分放棄”規(guī)則，并不能簡單認定權(quán)利人放棄了包含“鍍金銅條”技術(shù)特征的技術(shù)方案。這種規(guī)則無疑有利于制止競爭者簡單的模仿與抄襲，激發(fā)權(quán)利人的創(chuàng)新熱情。

“部分放棄”的問題在于侵權(quán)訴訟中，難以確定權(quán)利人在申請過程中放棄范圍的界限在何處，導致權(quán)利范圍的不確定性。由于競爭者無法準確地預測專利保護范圍，只能冒著侵權(quán)的風險對產(chǎn)品進行回避設計，這給競爭者的模仿開發(fā)帶來了較大的負擔。

（二）“全部放棄”的剛性與損害

在“全部放棄”規(guī)則之下，專利產(chǎn)品的保護范圍限定在修改后的字面含義，法院無需考慮權(quán)利人放棄了哪些技術(shù)方案，哪些技術(shù)方案依然屬于權(quán)利人的等同范圍，這無疑提高了審判效率。公眾能夠通過公示的授權(quán)文件確定專利保護的準確范圍，其從事產(chǎn)品開發(fā)設計時只要避開此保護范圍，就不會有構(gòu)成侵權(quán)的風險。

與此同時，“全部放棄”弱化了專利權(quán)所能提供的保護，導致抄襲者做出與發(fā)明實質(zhì)相同的產(chǎn)品仍能輕易地逃避侵權(quán)指控。專利權(quán)無法得到充分的保護，其商業(yè)價值將大幅降低，從而發(fā)明人進行自主創(chuàng)新的動力就會減弱。

（三）兩種規(guī)則比較下的現(xiàn)實選擇

盡管“部分放棄”存在放棄范圍難以查明的缺陷，然而，為了追求審判效率而犧牲權(quán)利人應得的權(quán)利是不合理的?；谝韵碌睦碛桑安糠址艞墶睉斒沁m用禁止反悔的較優(yōu)選擇。

1、權(quán)利要求修改的難以避免

由于存在“討價還價”的專利審查程序，申請人總是試圖提出一個盡可能寬范圍的權(quán)利要求，以實現(xiàn)自身利益最大化，而審查員出于公眾利益的考慮，通常會提出異議，縮小權(quán)利要求的保護范圍。大多數(shù)專利，特別是發(fā)明專利，在授權(quán)之前都修改過權(quán)利要求。指望權(quán)利人一開始就提交一個范圍剛剛好、不需要修改的權(quán)利要求是很困難的。另一方面，語言常常無法精確地表達發(fā)明的概念，尤其是發(fā)展快速的技術(shù)，在早期階段更難以用文字確實地撰寫出發(fā)明內(nèi)容。因此，權(quán)利要求常需在申請過程中修改才能恰當?shù)乇磉_所欲請求的權(quán)利。

2、兩種情形的公平考量

在案例二中假設出現(xiàn)這樣的情形：權(quán)利人在原始提交的權(quán)利要求中直接使用“條形的銀膜”作為技術(shù)特征，而并非在無效程序中才增加此技術(shù)特征，那么，在侵權(quán)糾紛中，權(quán)利人是否可以主張“鍍金銅條”為等同特征？答案應當是肯定的。在案例二實際和假設的兩種情形中，最后授權(quán)并向社會公示的權(quán)利要求并沒有任何區(qū)別，區(qū)別僅在于前者有一個修改的過程。由于權(quán)利要求的修改是完全符合專利法規(guī)定的，因而第一種行為并不應當受到“懲罰”。

3、專利制度激勵創(chuàng)新的導向

知識產(chǎn)權(quán)的合理性，并不在于為私權(quán)保護而保護，而在于實現(xiàn)知識創(chuàng)新、社會進步的政策目標。顯然，“完全放棄”挫傷了權(quán)利人對專利制度的信心。如果簡單的技術(shù)替換能輕易地避開侵權(quán)，則沒有人愿意為了獲得專利權(quán)投入經(jīng)濟成本，去搶占設計研發(fā)制高點。對專利權(quán)的弱保護，表面看來可以帶來一時的好處，使知識的傳播成本降低，卻會動搖專利制度的根基。“部分放棄”的確抑制了競爭者簡單模仿的沖動，但并不妨礙競爭者獨立的開發(fā)和高水平的創(chuàng)新。因而，“部分放棄”相較于“完全放棄”，有利于促進社會主體的自主創(chuàng)新。

三、理清界限：“部分放棄”規(guī)則下放棄范圍的認定路徑

“完全放棄”對放棄范圍的僵化界定引起權(quán)利人與公眾利益的失衡，而“部分放棄”自身適度的彈性使之能夠擔負起調(diào)節(jié)雙方利益平衡的任務。現(xiàn)在的問題在于，如何在“部分放棄”規(guī)則之下厘清放棄的范圍，從而使專利保護范圍具有可預測性。本文提出從以下四個方面判斷權(quán)利人放棄的范圍。

（一）放棄的前提條件：區(qū)分權(quán)利人修改的原因

若規(guī)定權(quán)利要求修改的所有情形都產(chǎn)生禁止反悔，雖然有利于司法操作的便利，但過度限制了專利保護范圍。權(quán)利人并非為了使專利符合授權(quán)的實質(zhì)條件所作的修改，例如為了消除其與審查員的理解差異，而對原始申請文件的內(nèi)容所作的澄清性修改，并沒有改變專利的保護范圍，不應適用禁止反悔。禁止反悔只應當適用于權(quán)利人為了使專利符合授權(quán)的實質(zhì)條件而修改的情形，這些實質(zhì)條件包括：新穎性、創(chuàng)造性，權(quán)利要求書得到說明書的支持，清楚、簡要地限定專利保護范圍，獨立權(quán)利要求應當包括發(fā)明的全部必要技術(shù)特征等。

（二）放棄的外觀表示：權(quán)利人有明確的放棄行為

申請人主觀上是否有放棄的意圖很難確定。有學者認為，一律以內(nèi)心的效果意思為準，則相對人難免蒙受不測之損害，應以表示行為作為本體，采取客觀的判定標準，即判斷放棄要看是否有明確的放棄行為。例如，在解某訴海爾公司專利侵權(quán)案中，解某在專利授權(quán)階段明確聲稱“非法用戶不能正常使用”的情形不屬于專利保護范圍，因此，法院根據(jù)這種明確的放棄適用了禁止反悔。在優(yōu)他公司與萬高公司等專利侵權(quán)案中，專利說明書強調(diào)“煎煮2次與煎煮3次相比，可以降低生產(chǎn)成本，所以選擇煎煮2次”，而修改后的權(quán)利要求明確地描述為“煎煮2次”，最高人民法院據(jù)此認為權(quán)利人放棄了“煎煮3次”的技術(shù)方案。

明確的放棄行為不僅包括明示，還包括默示。這種默示形式是根據(jù)權(quán)利人的某種行為，按照邏輯推理或者生活習慣推斷出權(quán)利人的內(nèi)在意思。在午時藥業(yè)提審案中，專利修改前的權(quán)利要求記載的包含“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案，并未出現(xiàn)在修改后的權(quán)利要求中，最高人民法院認定權(quán)利人放棄了前述技術(shù)方案。這種放棄就是基于權(quán)利人對前述具體的技術(shù)方案棄而不用，根據(jù)邏輯、習慣推斷其已經(jīng)放棄，類似于專利法中的“捐獻”規(guī)則。所不同的是，“捐獻”規(guī)則中權(quán)利人喪失的是“說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案”。

（三）放棄的內(nèi)在要求：競爭者對放棄內(nèi)容的合理信賴

合理信賴是適用禁止反悔的必要條件。專利法與侵權(quán)法中的禁止反悔的顯著區(qū)別在于，專利法中的禁止反悔并不需要特定的當事人證明自己基于被告的陳述實際產(chǎn)生了有害自己權(quán)益的信賴，相反，當事人只要證明一個客觀的競爭者將會產(chǎn)生合理的信賴，就可以主張禁止反悔的保護。這種相對寬松的條件設置，要求競爭者的合理信賴必須建立在確切的事實基礎之上，即競爭者確實能夠基于權(quán)利人明確的放棄行為獲知其放棄的意思表示。同時，禁止反悔的適用受專利法中其他明確并且同等重要的規(guī)定的限制，這些因素應當予以綜合考慮。如《專利法》第三十三條賦予了權(quán)利人修改專利申請文件的權(quán)利，競爭者應該預見到專利申請文件有可能被申請人修改過，其產(chǎn)生的信賴應當是適度的。在限縮式修改中，競爭者信賴的內(nèi)容應該是權(quán)利人放棄了修改前的較大權(quán)利范圍，而沒有理由信賴權(quán)利人放棄了修改后的權(quán)利要求的等同物。

（四）放棄的邏輯程序：排除與現(xiàn)有技術(shù)的關聯(lián)

美國最高法院在Festo案中認為禁止反悔并不絕對排除等同原則的適用，當專利文件修改的原因無法確定時，法院推定權(quán)利人放棄了修改前和修改后之間的技術(shù)方案，權(quán)利人亦可以憑借三種方法推翻此項推定：一是證明與修改后的技術(shù)特征等同的被控侵權(quán)物的相應技術(shù)是權(quán)利人在專利申請時所不可預見的；二是證明審查期間修改專利的原因與被控侵權(quán)物并無實質(zhì)的直接相關；三是證明存在其他不可歸責于權(quán)利人的情形。有學者認為前述三種情形并不容易證明：對于第一種情形，被控侵權(quán)物的相應技術(shù)內(nèi)容大多是專利申請時就已經(jīng)存在的技術(shù)，很少是“不可預見的”，第二種情形則過于抽象不利于操控，第三種情形則較為少見。本文認為，限縮式修改往往是針對審查員提出申請文件相對于引證的現(xiàn)有技術(shù)缺乏新穎性、創(chuàng)造性等問題進行的，故修改原因與被控侵權(quán)物的相關性，可以理解成現(xiàn)有技術(shù)與被控侵權(quán)物的關聯(lián)性。借鑒Festo案提出的直接相關性規(guī)則，應用“部分放棄”規(guī)則判斷是否侵權(quán)的邏輯程序包括：

步驟一：判斷被控侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征是否相同或等同，若相同或等同，則認為權(quán)利人放棄了被控侵權(quán)技術(shù)方案，若不相同或不等同，則進入步驟二。

步驟二：判斷被控侵權(quán)技術(shù)方案與修改后權(quán)利要求的技術(shù)特征是否相同或等同，若相同或等同則構(gòu)成侵權(quán)，否則不構(gòu)成。

如在案例二中，被控侵權(quán)人可以主張“鍍金銅條”技術(shù)特征與某項現(xiàn)有技術(shù)相同或等同，若相同或等同，則認為權(quán)利人放棄了包含“鍍金銅條”技術(shù)特征的技術(shù)方案，不構(gòu)成侵權(quán)。若被控侵權(quán)人沒有主張或主張不成立，權(quán)利人可以就“條形銀膜”與“鍍金銅條”作等同比較，由法院認定二者是否等同從而做出侵權(quán)與否的判決。

上述步驟意在讓被控侵權(quán)方獲得優(yōu)先主張與現(xiàn)有技術(shù)等同的權(quán)利，在完全排除被控侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的關聯(lián)后，再審視被控侵權(quán)技術(shù)方案與修改后的權(quán)利要求的等同關系。由此，放棄范圍判斷的重心放在等同的運用上，使等同原則平衡利益的功能得到充分發(fā)揮。權(quán)利人放棄的內(nèi)容被劃定在現(xiàn)有技術(shù)及其等同物的范圍內(nèi)，競爭者可以在調(diào)查現(xiàn)有技術(shù)的基礎上預測權(quán)利人放棄的范圍。另一方面，這種劃分也符合放棄的客觀標準，即權(quán)利人客觀上不可能將現(xiàn)有技術(shù)及其等同物納入保護范圍之內(nèi)。當權(quán)利人的創(chuàng)新獲得了恰如其分的回報時，就能達到激勵創(chuàng)新與促進知識傳播的雙重目的。

結(jié)語

作為一種平衡法則，禁止反悔應當在防止專利權(quán)不合理擴張的同時，也關注權(quán)利人的正當權(quán)利不受損害。只有在權(quán)利人與公眾的利益之間維持合理的平衡，專利制度促進創(chuàng)新的作用才能有效發(fā)揮。“完全放棄”過度限制了專利權(quán)的范圍，其結(jié)果是鼓勵低層次的模仿。采用“部分放棄”并厘清放棄范圍，為權(quán)利人找回屬于他自己的權(quán)利，同時又不妨礙公眾對自由公知技術(shù)的使用和再創(chuàng)新，有利于專利制度的良性運行。