李征 王浩

一、前言

在實(shí)質(zhì)審查過程中經(jīng)常會(huì)見到申請(qǐng)人使用注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行闡述和說明，這一現(xiàn)象在化學(xué)領(lǐng)域中由為明顯。而縱觀審查指南與操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定，均未對(duì)權(quán)利要求書和說明書中商標(biāo)或者商品名的存在做出嚴(yán)格禁止的規(guī)定，在具體操作上仍留有余地。

正是因?yàn)檫@樣，在實(shí)際審查過程中，審查員在遇到各種各樣的出現(xiàn)商標(biāo)或是商品名的情況時(shí)，處理方式也不一致，有很多已經(jīng)獲得授權(quán)，如ZL97122089·1和ZL200610035466·0等；而還有一部分被駁回并進(jìn)入復(fù)審程序，通過對(duì)目前已經(jīng)公開的復(fù)審決定進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)，共有6件因?yàn)榇嬖诘纳虡?biāo)或商品名而導(dǎo)致不清楚的案件被駁回，但是經(jīng)過復(fù)審審理后，駁回均被撤銷；而查閱2006年以來局、中心及部門三級(jí)質(zhì)檢的情況，并沒有發(fā)現(xiàn)因?yàn)樯暾?qǐng)文件中存在商標(biāo)或商品名導(dǎo)致不清楚而被定的質(zhì)檢問題，也沒有存在因認(rèn)為商標(biāo)或商品名不清楚而被定的過渡質(zhì)疑的質(zhì)檢問題，可見質(zhì)檢部門對(duì)于這類問題采取的是較為寬松的尺度。

于是，筆者將結(jié)合《專利審查指南》以及《審查操作規(guī)程》中對(duì)申請(qǐng)文件中存在注冊(cè)商標(biāo)或商品名的相關(guān)規(guī)定，并對(duì)比歐美日專利審查部門對(duì)其的相關(guān)規(guī)定，通過對(duì)國內(nèi)實(shí)審案例以及復(fù)審案例的分析和探討，對(duì)涉及商標(biāo)或商品名的申請(qǐng)文件的審查如何實(shí)現(xiàn)一致的問題提供一些借鑒。

二、結(jié)合案例的分析與討論

1、現(xiàn)行審查指南與審查操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定

對(duì)于申請(qǐng)文件中注冊(cè)商標(biāo)和商品名稱的使用，現(xiàn)行的審查指南中存在以下規(guī)定：“說明書中無法避免使用商品名稱時(shí)，其后應(yīng)當(dāng)注明其型號(hào)、規(guī)格、性能及制造單位。說明書中應(yīng)當(dāng)避免使用注冊(cè)商標(biāo)來確定物質(zhì)或產(chǎn)品”?？梢?，商標(biāo)和商品名稱允許其在不得已情況下有條件的在說明書中使用。

而在現(xiàn)行的審查操作規(guī)程中，對(duì)說明書中注冊(cè)商標(biāo)和商品名稱的使用做出了如下規(guī)定：“在說明書中僅使用商標(biāo)或商品名表示發(fā)明中涉及的產(chǎn)品或物質(zhì)的，所用商標(biāo)或商品名應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)日之前具有已知的確切技術(shù)含義，否則會(huì)導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法確認(rèn)所述產(chǎn)品或物質(zhì)，以致無法實(shí)現(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案。必須結(jié)合請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域以及具體技術(shù)內(nèi)容來判斷是否允許在說明書中使用商標(biāo)或商品名來表示產(chǎn)品或物質(zhì)”。也就是說在審查操作規(guī)程對(duì)說明書中使用商標(biāo)或商品名的限制也是有條件的使用，但是其尺度較審查指南寬松，須根據(jù)具體案情來具體分析。

但需要引起注意的是，對(duì)于確定專利權(quán)保護(hù)范圍的權(quán)利要求書中出現(xiàn)的注冊(cè)商標(biāo)與商品名稱如何處理和把握這一問題上，現(xiàn)行的審查指南和審查操作規(guī)程中的要求卻是一致的嚴(yán)格。在審查指南中僅給出了化合物權(quán)利要求的要求：“化合物應(yīng)當(dāng)用通用的命名法來命名，不允許使用商品名或代號(hào)”。但對(duì)其他類型的權(quán)利要求并未給出相關(guān)的任何說明。而在現(xiàn)行的審查操作規(guī)程中，則規(guī)定了“一般不允許在權(quán)利要求中使用商標(biāo)或商品名，除非所用商標(biāo)或商品名在申請(qǐng)日前已具有已知的確切含義”。

2、歐美日三局的相關(guān)規(guī)定與做法

對(duì)于此種權(quán)利要求中使用注冊(cè)商標(biāo)或者商品名稱的做法，歐洲專利局的審查員通常是不允許的，其主要原因也是因?yàn)樯虡?biāo)或商品名所指代物質(zhì)的不確定性，會(huì)引發(fā)專利權(quán)的不確定性和不穩(wěn)定性。如果出現(xiàn)權(quán)利要求存在商標(biāo)或商品名的情況，歐洲專利局的審查員一般會(huì)以權(quán)利要求不清楚提出審查意見并要求申請(qǐng)人做出修改，甚至如果在說明書中也僅使用商標(biāo)或商品名對(duì)物質(zhì)和產(chǎn)品進(jìn)行說明的話，還會(huì)提出說明書公開不充分的審查意見。

同樣的，美國專利商標(biāo)局的審查指南和具體判例對(duì)此問題是有著明確的說明“商標(biāo)或商品名是用于識(shí)別物品的來源而并非是物品本身，由于商標(biāo)或商品名不能恰當(dāng)?shù)赜脕碜R(shí)別任何特定的材料或產(chǎn)品，因此其不能夠準(zhǔn)確地說明權(quán)利要求的范圍”。即不允許在權(quán)利要求中使用商標(biāo)或商品名，審查員會(huì)以該權(quán)利要求不滿足35 U·S·C·112的要求而拒絕其權(quán)利要求。

日本專利特許廳對(duì)商標(biāo)的使用也有著明確而嚴(yán)格的規(guī)定，日本專利審查基準(zhǔn)第51·03章的記載，如果權(quán)利要求或者說明書中存在注冊(cè)商標(biāo)，原則上應(yīng)該根據(jù)專利法第36條第6項(xiàng)第2款之規(guī)定發(fā)出不予接受通知書；但如果能夠同時(shí)滿足以下三個(gè)條件，則可接受：（i）所選用的商標(biāo)對(duì)發(fā)明來說有著明確的意義；（ii）商標(biāo)所指定產(chǎn)品的性能、組分以及結(jié)構(gòu)都是確定和明確的；（iii）發(fā)明所記載的技術(shù)方案已經(jīng)充分公開，并不依賴該商標(biāo)所指定的產(chǎn)品可也能夠?qū)嵤?。雖然該規(guī)定看似屬于有條件的使用，但是在實(shí)際操作中，幾乎沒有能夠同時(shí)滿足以上三個(gè)條件的申請(qǐng)，因此基本上是不允許在權(quán)利要求中存在商標(biāo)名。

由此可見，美、日、歐三局對(duì)權(quán)利要求中商標(biāo)和商品名的使用都是有著嚴(yán)格的規(guī)定的，一般情況下都是對(duì)其予以禁止的。

3、國內(nèi)實(shí)審與復(fù)審案例的分析與討論

雖然從規(guī)章制度層面上看，對(duì)于涉及商標(biāo)或是商品名的申請(qǐng)文件的審查，中國與歐、美、日三局的規(guī)定如出一轍，均是較為嚴(yán)格的限制，但是從國內(nèi)目前的審查實(shí)際操作上看，情況并不是這樣。

案例一：復(fù)審請(qǐng)求審查決定第FS20226號(hào)，在該案的復(fù)審過程中，合議組根據(jù)申請(qǐng)人提供了附件6和附件7認(rèn)可了在權(quán)利要求中使用商品名Gelucire

50/13和Eudragit

L30D不會(huì)導(dǎo)致不清楚。理由是請(qǐng)求人提交的附件6（公開日期為1999年4月）和附件7（公開日期為1994年）分別明確說明了 Gelucire

50/13和Eudragit

L30D的組分，即Gelucire

50/13源自硬化棕櫚油和PEG1500的反應(yīng)且其組成包括20%的單-、二-和三-甘油酯，72%的PEGl500的單-和二-脂肪酸酯和8%的游離PEGl500；Eudragit

L30D是聚（甲基丙烯酸，丙烯酸乙酯）1：1，且附件6和7的公開日期均在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，即Eudragit

L30D和Gelucire

50/13在申請(qǐng)日前具有已知的確切含義。

其中附件6為封面印有“Pharmaceutical Excipient for Oral Semi-Solid Formulations”、“ Gelucire？50/13 CONTROLLED RELEASE AND INCREASED BIOAVAILABILITY”以及“WHERE SEMI-SOLID TECHNOLOGY TAKES FORM GATTEFOSSé”的復(fù)印件，其中第3頁印有“PF-96327-1st Edition April 99-3000 ex”，共3頁；附件7為Handbook of Pharmaceutical Excipients， Second Edition，1994年，封面頁、版權(quán)頁及第362-366頁復(fù)印件，共7頁。

案例二：復(fù)審請(qǐng)求審查決定第FS29324號(hào)，該案的權(quán)利要求1-3中出現(xiàn)商品名為Iriodin 的顏料，實(shí)質(zhì)審查中審查員認(rèn)為該商品沒有明確的含義，并且申請(qǐng)人也未提供任何證據(jù)證明該商品在申請(qǐng)日前具有確切的含義，因而駁回該申請(qǐng)。申請(qǐng)人在復(fù)審時(shí)提交了附件1和附件2來證明Iriodin 顏料具有明確含義。其中附件1為Merck公司的Iriodin for Plastics產(chǎn)品手冊(cè)，第1-15頁，復(fù)印件共15頁；附件2為Perlglanzpigmente， Maisch Roman/Weigand Manfred，1991，全書復(fù)印件共40頁。

在前置審查過程中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門認(rèn)為：請(qǐng)求人提交了兩份證據(jù)，但其中附件2只涉及有關(guān)珍珠色顏料的原理、性質(zhì)的論述，沒有涉及Iriodin 顏料的具體組分和構(gòu)成，不能為其提供明確的定義；附件1作為一份產(chǎn)品目錄，首先不是正規(guī)出版物，難以作為證據(jù)使用，其次附件1也沒有具體的公開時(shí)間，從而難以確定其是否是申請(qǐng)日之前的現(xiàn)有技術(shù)，因此堅(jiān)持駁回決定。

在復(fù)審過程中，申請(qǐng)人又提供了附件3-9作為證據(jù)陳述了權(quán)利要求中出現(xiàn)的Iriodin 商品名具有確切含義的理由，認(rèn)為：（1）Iriodin 是德國Merck公司自二十世紀(jì)60年代即開始生產(chǎn)的珠光顏料，且其具有確定的含義；（2）Iriodin 顏料的不同在于顏色而不是化學(xué)性質(zhì)，而且使用不同的顏料對(duì)本申請(qǐng)要求保護(hù)的模塑制品的防火性能損害不會(huì)到這些模塑制品不能用于飛機(jī)裝潢的程度，并未對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。其中附件3、5和9為Merck公司網(wǎng)站www·merck-chemicals·com：標(biāo)題為分別為“50 years of effect pigment by Merck-Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”、“Pigment Type- Iriodin - Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”和“Merck Pigments unifies its product brands and brand architecture”的文章，網(wǎng)絡(luò)打印件分別為共1頁、1頁和2頁；附件4為“Iriodin 云母鈦珠光顏料在塑料中的應(yīng)用”，張昀，《塑料工業(yè)》第26卷第5期，44-45頁，1998年9月，復(fù)印件共2頁；附件6為“汽車涂料用珠光顏料Iriodin/Afflair的顏色配方”，Sigrid F· Teaney， Ingrid Denne， 《涂料工業(yè)》1994年第1期，第41-46、49頁，復(fù)印件共7頁；附件7為“Pearl luster pigments give plastics an edge”， Plastics Additives & Compounding，2000年11月，第30-31頁，復(fù)印件共2頁；附件8為EP0668092A1，公開日1995年8月23日，復(fù)印件共8頁。據(jù)此，合議組接受了申請(qǐng)人的意見，撤銷了原審查部門的駁回決定。

案例三：2010106057518，權(quán)利要求中出現(xiàn)“8）脫脂清洗工序：使用生田牌脫脂機(jī)，控制脫脂機(jī)速度為60～70m/min”，審查員在一通中指出權(quán)利要求不清楚，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，申請(qǐng)人答復(fù)時(shí)改為“脫脂機(jī)”，最終審查員以權(quán)利要求修改超范圍駁回了該申請(qǐng)。該案件經(jīng)過部門審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致性小組討論認(rèn)為，判斷權(quán)利要求中出現(xiàn)商標(biāo)名是否導(dǎo)致不清楚主要考慮以下兩個(gè)方面：

1、該商標(biāo)名代表的脫脂機(jī)在申請(qǐng)日前是否具有公認(rèn)確切的結(jié)構(gòu)和/或組成；

2、如果該商標(biāo)名代表的脫脂機(jī)在申請(qǐng)日具有一系列公知的型號(hào)機(jī)型，該系列的脫脂機(jī)是否均能起到相同的作用。

如果不是上述兩種情況，采用以下做法：

1、審查員通過初步檢索發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)名無確切含義，可在第一次審查意見通知書中質(zhì)疑該權(quán)利要求不清楚。

2、申請(qǐng)人在意見陳述中如果能找到證據(jù)證明在申請(qǐng)日前該商標(biāo)或商品名所對(duì)應(yīng)的設(shè)備是已知的，而且是固定不變的具有確切含義，則審查員接收認(rèn)為克服了該缺陷；反之，如果該商標(biāo)或商品名所對(duì)應(yīng)的設(shè)備不是已知的，而且不是固定不變?nèi)缬幸幌盗薪Y(jié)構(gòu)不同的設(shè)備，則商標(biāo)或商品名所對(duì)應(yīng)的設(shè)備無確切含義，不予接收。

3、申請(qǐng)人如果修改權(quán)利要求，將該省標(biāo)或商品名刪除，則超出了原權(quán)利要求書所要求保護(hù)的范圍是不允許的。

案例四：201010596644·3，權(quán)利要求中出現(xiàn)了“根據(jù)權(quán)利要求2所述的鋼簾線拉拔潤滑劑，其特征在于其中的油類添加劑包括棕櫚油、長城5號(hào)錠子油和殼牌機(jī)油，三種成分按1：1～2·5：1～3的比例混合”，該案件提交部門會(huì)審認(rèn)為，“殼牌”屬于殼牌公司商標(biāo)，殼牌機(jī)油的組成并不是固定不變的，隨著時(shí)間的推移會(huì)不斷推出基于新配方的新產(chǎn)品，因此，權(quán)利要求3的保護(hù)范圍不清楚。

從以上的四個(gè)案例可以看出，在前審階段，實(shí)審審查員對(duì)于包含商標(biāo)或商品名的權(quán)利要求的處理還是比較謹(jǐn)慎和從嚴(yán)的，而復(fù)審則相對(duì)寬松，只要申請(qǐng)人能提供合理的證據(jù)證明包含該商標(biāo)或商品名的限定指代的物質(zhì)是有確切含義的，即予以接受。兩者考慮的角度不同，前者更多關(guān)注的是專利權(quán)保護(hù)范圍的邊界是否清晰和權(quán)利是否穩(wěn)定，而后者更多注重的是申請(qǐng)人的利益，從申請(qǐng)人的角度出發(fā)去考慮。

三、結(jié)語

通過上面的分析可知，審查指南和操作規(guī)程中對(duì)商標(biāo)和商品名在申請(qǐng)文件中使用的限制并不完善，這也給審查員較為寬松的裁量權(quán)，在政策導(dǎo)向有變化或是自身的審查經(jīng)驗(yàn)不斷積累時(shí)，容易呈現(xiàn)截然不同的處理方式，使得針對(duì)這類問題的審查標(biāo)準(zhǔn)難以趨于一致。而對(duì)于此類問題，無論是認(rèn)可或是不認(rèn)可，均存在一定的問題和弊端，如果予以認(rèn)可，那么這類權(quán)利要求在確定性和穩(wěn)定性上都是經(jīng)不起推敲的，在后續(xù)的確權(quán)和維權(quán)時(shí)就會(huì)非常被動(dòng)，也可能造成比較嚴(yán)重的后果；如果不予以認(rèn)可，我國目前處于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展的快速上升階段，與其他發(fā)達(dá)國家比如歐美日的發(fā)展還是有較大的差距，廣大民眾對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)知度還不夠，一刀切必定不是合適的處理方式，也會(huì)損害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益；而為了允許有條件的使用而在審查指南和操作規(guī)程中對(duì)其給出規(guī)范做法，需要限制到什么程度才能使得在實(shí)質(zhì)審查操作過程中能有較為明確的指示，這一點(diǎn)希望能引起大家的共同關(guān)注，《專利審查指南》和《審查操作規(guī)定》對(duì)應(yīng)部分也有待進(jìn)一步完善。