胡澤斐

(西南政法大學 刑事偵查學院，重慶 401120)

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申請過程禁反言在美國專利訴訟的適用研究
——以Festo訴SMC案為例

胡澤斐

(西南政法大學 刑事偵查學院，重慶 401120)

Festo訴SMC案是近年來均等論與申請過程糾葛中最受矚目的案例。圍繞美國最高法院如何在該案例中的解決方法，探討均等論與申請過程禁反言的糾葛，比較最高法院所揭示的Festo推定及三種反駁此推定的方法以及完全阻卻及彈性阻卻標準所產(chǎn)生的效果，對法官裁定的理解以及申請過程禁反言在我國專利訴訟適用啟示。

申請過程禁反言；請求項；專利權(quán)人；均等論

專利侵權(quán)訴訟是現(xiàn)代企業(yè)競爭的重要手段之一，在專利侵權(quán)訴訟中，禁反言抗辯是一項極有用的防御手段，一旦禁反言抗辯成立，專利權(quán)人的權(quán)利行使即受到全部或部分阻卻，并可能面臨敗訴的命運。禁反言有很多種，在專利訴訟中有申請過程禁反言(prosecution history estoppel)、衡平禁反言(equitable estoppel)、伴隨禁反言(collateral estoppel)等。而均等論與申請過程禁反言是專利領(lǐng)域中爭論最多、影響最大的問題，所以均等論與申請過程禁反言的糾葛也是探討專利侵權(quán)訴訟時最值得關(guān)注的問題。

美國是專利訴訟最發(fā)達的國家之一，其最新的發(fā)展常受專利及產(chǎn)業(yè)界矚目，而近年來的Festo Corp. v.(以下簡稱Festo) Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.(以下簡稱SMC)案例是均等論與申請過程禁反言糾葛中最受矚目的案例。美國最高法院于2002年利用該案例重申運用申請過程禁反言采用彈性阻卻的標準，并揭示當專利權(quán)人在申請過程中限縮請求項后取得專利，法院無法判斷請求項元件限縮變更的目的，而無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，則法院應推定其放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語間的所有標的，并應采用反駁此項推定的三種方法。Festo推定及反駁此推定的三種方法將是美國法院未來審理專利侵權(quán)訴訟中解決均等論與申請過程禁反言糾葛的間依循的標準。

均等論第一次被美國最高法院應用于專利侵權(quán)訴訟判決是在1853年的Winans v. Denmead判決中*Ross Winans, v. Adam, Edward, and Talbot Denmead. 56 U.S. 330 (1853).。申請過程禁反言的概念第一次被美國最高法院應用于專利侵權(quán)訴訟是在1880年的Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis*Goodyear Dental Vulcanite Co. v. Davis, 102 U.S. 222 (1880).判決中。在此之后申請過程禁反言的抗辯常伴隨均等侵權(quán)主張出現(xiàn)于美國專利訴訟中，而均等論與申請過程禁反言也成為專利領(lǐng)域中爭論最多的問題[1]。

一、Festo 訴SMC案的基本案情與法院裁判要旨

Festo公司于1989年在麻省地方法院提出訴訟，控告SMC公司的產(chǎn)品侵害其兩項專利-US3, 779, 401B120專利(以下稱Carroll專利)及US4, 354, 12521專利(以下稱Stoll專利)。Carroll專利請求項內(nèi)容為經(jīng)過重行審查過的，Stoll專利在申請過程中曾經(jīng)變更過請求項內(nèi)容。歷經(jīng)4年多，麻省地方法院于1993年判決Festo勝訴*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., United States District Court for the District of Masschusetts(1993)，法院判決SMC生產(chǎn)具有兩個密封環(huán)件及避震器的汽缸構(gòu)成對再發(fā)證Carroll專利請求項5、6、9文義侵權(quán)。SMC有避震器的汽缸，包括基本型及滾動型(the slider lines)，及有一個密封環(huán)件對再發(fā)證Carroll專利請求項5、6、9構(gòu)成均等侵權(quán)。法院判決：SMC生產(chǎn)的產(chǎn)品并未包括Stoll獨立項的所有元件，因此未對Stoll專利的任一請求項構(gòu)成文義侵權(quán)。SMC的無桿汽缸未對Stoll專利請求項構(gòu)成均等侵權(quán)。，法院判決SMC生產(chǎn)具有兩個密封環(huán)件及避震器的汽缸已構(gòu)成對重行審查后的Carroll專利請求項的第5、6、9項的均等侵權(quán)。

麻省地方法院判決后，仍存在的爭議是重行審查后的Carroll專利及Stoll專利的有效性，SMC的裝置是否對Stoll專利構(gòu)成均等侵權(quán)，這些爭議交由陪審團裁決，陪審團裁定Carroll專利及Stoll專利有效，SMC的裝置是對Stoll專利第1項請求項構(gòu)成均等侵權(quán)。

SMC公司上訴至聯(lián)邦巡回法院，聯(lián)邦巡回法院于1995年維持一審判決。SMC公司繼續(xù)上訴至最高法院后，最高法院于1997年廢棄原判決，發(fā)回聯(lián)邦巡回法院，要求其依Warner-Jenkison判決的法理重審。聯(lián)邦巡回法院于2000年11月29日判決，判決中以完全阻卻的標準應用申請過程禁反言阻卻專利權(quán)人對變更過的請求項元件主張均等侵權(quán)，而撤銷重行審查后Carroll專利請求項第5、6、9項于均等論下被侵害的判決。

SMC公司再度上訴至最高法院，于2002年5月28日做出判決——廢棄聯(lián)邦巡回法院的判決，再度發(fā)回。最高法院重申申請過程禁反言阻卻專利權(quán)人對于變更限縮過的專利請求項元件(element)主張均等侵權(quán)的標準，仍為彈性阻卻*Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002). 724,“The Court has consistently applied the doctrine in a flexible way, considering what equivalents were surrendered during a patent’s prosecution, rather than imposing a complete bar.”。但當專利權(quán)人在申請過程中變更限縮請求項后取得專利，法院無法判斷請求項元件變更限縮的目的，而無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，則法院應推定其放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語之間的所有標的。

聯(lián)邦巡回法院根據(jù)最高法院的見解及推定原則于2003年9月26日做出判決。聯(lián)邦巡回法院根據(jù)最高院在Festo訴SMC案中提出可推翻放棄在申請過程中變更限縮請求項元件的三項原則，再予以闡釋其適用的通用基準。聯(lián)邦巡回法院并判定原告無法提出證據(jù)顯示其變更限縮與被控的均等物是幾無關(guān)系的(tangentially related)或是某種其他原因。而原告能否提出證據(jù)證明被控均等物對于一般技術(shù)的人，在變更專利請求項要件時是無法預見的，來推翻放棄主張修改請求項要件均等的推定則發(fā)回一審法院重審。

二、對判例關(guān)鍵問題的探討

該案爭論的問題在于，—對彈性密封環(huán)件是Carroll專利在重行審查時加入的限制條件，從申請過程紀錄中無法得知加入一對彈性密封環(huán)件的原因；可磁化套管是Stoll專利在審查過程中加入的限制條件，而申請過程紀錄并未說明加入可磁化套管的原因。因此申請過程禁反言是否阻卻Carroll專利中之一對彈性密封環(huán)件作均等侵權(quán)的主張？申請過程禁反言是否阻卻Stoll專利中的可磁化套管作均等侵權(quán)的主張？亦即無法從申請過程紀錄中得知的請求項變更，變更過的元件或限制條件是否得主張均等侵權(quán)？如果得主張均等侵權(quán)，變更后所及的均等范圍如何判斷？

而前述的問題又可以展開成下列四個問題，即聯(lián)邦巡回法院所提出的四個問題。

第一個問題：自愿性的變更請求項是否會導致申請過程禁反言？對此問題聯(lián)邦巡回法院的法官皆同意自愿性的請求項變更與其他變更被同等看待。因此，只要為了符合專利法規(guī)定有關(guān)的自愿性變更限縮請求項，均導致申請過程禁反言對此變更請求項元件的適用。其理由為：自愿性變更及在專利局要求下所做的變更，兩者皆對社會大眾發(fā)出該標的已被拋棄的訊息，因此自愿性的變更請求項與“抗辯基礎(chǔ)的禁反言理論(doctrine of argument-based estoppel)”一致。于申請過程中自愿下的答辯若證明系為拋棄標的時，則將導致申請過程禁反言。

第二個問題：因變更請求項導致申請過程禁反言的可專利性理由有那些？ 聯(lián)邦巡回法院的法官都同意請求項變更是否構(gòu)成申請過程禁反言與可專利性相關(guān)的實質(zhì)理由并不僅限于為了克服或回避先前技術(shù)所做的變更，而是包含與可專利性有關(guān)(Patentability Requirement)的法律規(guī)定，亦即包括35 USC 101/102/103/112。其理由為：最高法院先前案例的判決系著眼于用于克服回避先前技術(shù)的請求項變更。然而，在一個專利被核準前，必須滿足一些法定要件，其涉及的可專利性，除了滿足專利法有關(guān)新穎性及非顯而易知性外，所請求者必須為可專利的物件(patentable subject matter)，且請求的發(fā)明必須符合專利法所規(guī)定的具有實用性。申請禁反言的功能在于保有請求項的告知功能，以及防止專利權(quán)人于均等論下重新取得于專利局前拋棄的標的。事實上，若涉及可專利性的實質(zhì)理由被限定在可專利性問題的限縮子集，則申請過程禁反言的功能不能被全然滿足[2]。因此，專利權(quán)人可由申請過程顯示請求項的變更并非可專利性考量下的動機，則該變更將不致引起申請過程禁反言的適用。

第三個問題：如果變更請求項導致申請過程禁反言，則請求項中變更過的元件或限制條件的均等范圍如何? 聯(lián)邦巡回法院的法官們對此問題的意見最分歧。多數(shù)法官主張如果因變更請求項而導致申請過程禁反言，此情形下對于變更的請求項元件或限制條件而言，已無任何均等論范圍的適用，亦即對變更的請求項元件或限制條件的均等侵權(quán)主張采到完全阻卻(completely barred)其理由為：最高法院先前的判決并未揭示因請求項變更導致申請過程禁反言適用時，變更過的請求項元件或限制條件尚存的均等范圍。

多數(shù)法官認為于該案例再度碰觸當請求項變更導致申請過程禁反言適用、變更過的請求項元件或限制條件尚存的均等范圍的問題時，于涉及專利可行理由下，視為均等論的全面阻卻，其之所以決定舍去彈性阻卻標準，原因在于近20年的經(jīng)驗于執(zhí)行作為專利事務單一上訴法庭的角色，近年來，專利請求項的告知功能變成最重要的，且專利保護范圍的確定性需求必須被強調(diào)。彈性阻卻的問題在于上訴判決前，實際上不可能預測申請過程中拋棄的界限于何處，專利權(quán)人會將該界線劃至剛好或稍短于先前技術(shù)，留下無法為申請過程禁反言觸及的均等的寬廣范圍；被控侵權(quán)者會將界線劃至趨近于請求項的文義用語處，留下空白或較小的均等范圍?；谶@些考量，多數(shù)法官認為于彈性阻卻導向下，適用申請過程禁反言，助長了預測任何程度拋棄范圍確定性的困難度。

關(guān)于這個問題，多數(shù)法官相信，運用申請過程禁反言時，關(guān)于均等范圍的認定的現(xiàn)行法律狀態(tài)是不可行的。專利法中指出多數(shù)法官認為，在長期彈性阻卻的導向下，法律實體很難向法官提供如何從事該事務判斷標準，因此，申請過程禁反言的可行性論證已有瑕疵。準許專利權(quán)人對其放棄與否存疑的部分，其均等范圍所得的的好處來自公眾的損失，完全阻卻是達成專利請求項告知及界定功能目的的最佳選擇。假使申請過程禁反言應用于阻卻均等論采用完全阻卻的標準，則專利權(quán)人及公眾將注意到在可專利性原因而變更限縮的請求項元件所排他的范圍[3]。專利權(quán)人及公眾可經(jīng)由申請過程公開紀錄，以認定是否申請過程禁反言適用于任何請求項元件，若是，則該元件的排他范圍很清楚地由其文字用語所定義。

第四個問題：如果無法確認請求項的變更理由而推定其變更導致申請過程禁反言，則變更過請求項元件或限制條件尚存的均等范圍為何? 多數(shù)法官認為先前判決中已揭示當變更的原因無法確立時，申請過程禁反言將阻卻該元件均等的適用。

三、Festo推定及反駁此推定的方法

最高法院借Festo SMC案例，在2002年Festo SMC108判決中重申應用申請過程禁反言采彈性阻卻的標準。也將申請過程禁反言的適用范圍明確訂為任何為了符合專利法規(guī)所做的請求項變更，只要涉及限縮請求項，皆有申請過程禁反言的適用。并對申請過程中專利權(quán)人限縮請求項后取得專利，法院無法判斷請求項元件變更限縮的目的，而無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，提出法院應推定其放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語之間的所有標的的推定原則，筆者將其稱之為Festo推定原則。最高法院提出專利權(quán)人可推翻此項推定的三種方法：證明被控均等侵權(quán)物在請求項變更時是不可預見的(unforeseeable)；請求項變更的理由與被控的均等侵權(quán)物幾無關(guān)系(tangential relation)；專利權(quán)人因某些其他理由(some other reason)無法在其請專利申請書中描述被控均等物。

(一)Festo推定原則

在專利申請過程中，申請人常為了符合專利法所有規(guī)定取得專利權(quán)，變更請求項元件或限制條件。當專利權(quán)人進行權(quán)利主張時，變更原因明確，放棄的部分當然受申請過程禁反言的阻卻。但是當變更原因不明確，法院無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，則此部分常是專利訴訟中專利權(quán)人與被控侵權(quán)者間爭辯的關(guān)鍵，也是造成均等論與申請過程禁反言長期糾葛的關(guān)鍵。最高法院提出將無法判斷請求項元件變更限縮的目的，而無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，則法院應推定其放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語之間的所有標的的原則。此推定原則實際上強化了專利的公告功能。

(二)三種反駁Festo推定的方法

1. 被控均等侵權(quán)物在請求項變更時是不可預見的

美國最高法院在此案例中引進不可預見性作為反駁Festo推定的方法之一。最高法院提到不可預測的時間點為變更時及申請時，又揭示推翻Festo推定的方法之一為變更時，熟悉該項技術(shù)的人無法被合理的期待將被控的均等物撰寫包含在請求項的文義內(nèi)容之中。聯(lián)邦巡回法院闡明判斷不可預測的時間點是變更限縮時而非申請時。由聯(lián)邦巡回法院更進一步闡釋通常被控均等物如系未來發(fā)展出來的技術(shù)，或在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域是未知的技術(shù)，則是不可預見的。即如果被控均等物在此發(fā)明領(lǐng)域的先前技術(shù)是已知的，則應該是在修改時可預見的[3]。因此，決定被控均等物是否為應可預見的，地方法院可聽取專家證詞及考慮其他相關(guān)事實的外部證據(jù)。將判斷不可預測的時間點定為請求項變更限縮時而非申請時是賦予專利申請人及代理人更多的查詢及說明責任。因為專利申請是不可預見的均等物，在請求項變更時界定時間點變更可能是可預見的，專利申請人及代理人需將申請時及變更所產(chǎn)生的可能均等技術(shù)包含在請求項的文義內(nèi)容之中。

2. 請求項變更的理由與被控的均等侵權(quán)物幾無關(guān)系

最高法院揭示了請求項變更的理由與被控的均等侵權(quán)物幾無關(guān)系為反駁Festo推定的方法之一，但并未提出如何證明請求項變更的理由與被控的均等侵權(quán)物幾無關(guān)系。聯(lián)邦巡回法院更進一步闡釋為此方法的判斷原則在于變更限縮的理由是否為外圍性質(zhì)，并非與被指控均等侵權(quán)物直接相關(guān)。為避開包含涉案均等侵權(quán)物的先前技術(shù)所做的請求項元件變更并非幾無關(guān)系，而是屬于請求項被核準的核心變更[4]。專利權(quán)人能否以請求項變更理由與被控均等侵權(quán)物幾無關(guān)系，推翻Festo推定的關(guān)鍵在于專利權(quán)人的請求項變更理由可由申請過程紀錄中客觀地觀察到。法院決定專利權(quán)人變更請求項的理由是否與被控均等物幾無關(guān)系時，除了闡釋申請過程紀錄所需的來自熟悉該項技術(shù)人士的證詞外，無需引進額外證據(jù)做決定。

3. 專利權(quán)人因某些其他理由無法在其請專利申請書中描述被控均等物

最高法院揭示了專利權(quán)人因某些其他理由無法在其請專利申請書中描述被控均等物為反駁Festo推定的方法之一，但未說明那些理由是專利權(quán)人可在此項方法中運用的。聯(lián)邦巡回法院進一步闡釋此方法是模糊不清的，必須被限縮范圍，而是當專利權(quán)人無法以前述不可預見性與幾無關(guān)系，但有其他理由而未放棄被控均等物。例如，由于文字描述的局限性，因此在變更限縮請求項時無法將被控均等物描述出來。但是如果被均等物已存在于先前技術(shù)中，則專利權(quán)人不能以此項方法作為反駁的依據(jù)。

四、完全阻卻與彈性阻卻產(chǎn)生的效果比較

專利申請過程中包括變更、重新審查、答辯等，只要涉及限縮請求項的標的或解釋上放棄某些范圍，日后主張權(quán)利時都有申請過程反言的適用。亦即申請過程禁反言包括變更基礎(chǔ)禁反言(amendment-based estoppel)及答辯基礎(chǔ)禁反言(argument-based estoppel)。聯(lián)邦巡回法院在2000年的判決中主張當變更請求項導致申請過程禁反言的適用時，采用完全阻卻的標準阻卻變更過的請求項元件或限制條件作均等侵權(quán)的主張，此標準有別于最高法院一直采用的彈性阻卻標準。

(一)完全阻卻

完全阻卻是當請求項變更而導致申請過程禁反言的適用時，專利權(quán)人主張權(quán)利時，變更過的請求項元件或限制條件僅能作文義侵權(quán)主張。此標準是美國聯(lián)邦巡回法院于2000年在Festo SMC判決中多數(shù)法官主張采用的標準，此標準是以人性本善為出發(fā)點*采用完全阻卻標準時，在彈性阻卻下圍繞于限縮請求項文字用語的未界定區(qū)域?qū)⒉粡痛嬖冢鐣蟊妼⒖勺杂傻挠趯＠夹g(shù)上改良，并回避設(shè)計，而不被訴訟或威脅所禁止。此確定性將刺激改良與回避設(shè)計之投資，因為侵權(quán)之風險很容易被認定。，可強化專利的公告功能*在完全阻卻標準下，公眾及專利權(quán)人了解，一旦一請求項元件，因涉及可專利性理由以修正方式限縮時，該元件所涵蓋之范圍不得延伸至該文字用語外。此確定性協(xié)助專利權(quán)人及公眾能夠確定專利的真正范圍，而無需訴諸于訴訟以逐案分析之方式得到請求項可涵蓋的標的，經(jīng)由完全阻卻，公眾及專利權(quán)人無需付出為了認定因?qū)＠麢?quán)人修正請求項而放棄之標的之真正范圍的處理成本。。

完全阻卻強化了專利的公告功能，卻會犧牲專利的保護功能。因為應用申請過程采取完全阻卻的標準等于鼓勵仿冒者針對現(xiàn)存專利修改過的請求項元件或限制條件做些微的修改，避開文義侵權(quán)，即可達到模仿又不侵權(quán)的功能。完全阻卻亦削弱了創(chuàng)造先導型發(fā)明的誘因，因為在申請過程中對于請求項的修改，將阻卻先導專利的專利權(quán)人就修改過的元件或限制條件對于被控侵權(quán)著主張均等侵權(quán)。

專利權(quán)人愿意公開發(fā)明以換取專利保護，其目的在于希望取得經(jīng)濟利益。如果采用完全阻卻標準，專利的商業(yè)價值將大幅降低，發(fā)明人基于經(jīng)濟利益的考量，可能會選擇不公開其發(fā)明內(nèi)容而以其他方式維護其經(jīng)濟利益，屆時將無法達到專利制度鼓勵公開發(fā)明，促進技術(shù)發(fā)展的目的。

(二)彈性阻卻

申請過程禁反言是一種衡平法則，衡平法則的功能在于提供給個案以實際狀況的救濟。衡平法則的本質(zhì)是給法官提供依據(jù)個案的需求做出判決，彈性阻卻比完全阻卻更能符合衡平法的本意[5]。從將申請過程禁反言運用于專利訴訟以來，美國最高法院一直采彈性阻卻的標準。但彈性阻卻(flexible bar)缺乏精確性，當請求項在申請過程中經(jīng)過修改后，競爭者常無法清楚地預測專利權(quán)人放棄的部分，這也是導致均等論與申請過程禁反言長期糾葛的原因。

最高法院希望兼顧保護專利權(quán)人的權(quán)利及專利的公告功能，并解決均等論與申請過程禁反言的長期糾葛。因此在2002年Festo SMC判決中重申運用申請過程禁反言采彈性阻卻的標準，但提出了Festo推定及推翻Festo推定的三種方法。

五、對法官裁判的評論

第一，聯(lián)邦巡回法院所有的法官皆同意為了符合專利法規(guī)而自愿的變更限縮請求項，均會使得申請過程禁反言對變更請求項元件得以適用。筆者同意此見解。因為變更限縮請求項，會導致專利的排他范圍變更，因此不管自愿變更或非自愿變更，申請過程禁反言都應該適用，才能確保專利的公告功能。

第二，聯(lián)邦巡回法院的法官皆同意判斷請求項變更是否構(gòu)成申請過程禁反言與可專利性相關(guān)的實質(zhì)理由包含與專利需求的相關(guān)法律規(guī)定。并說明涉及可專利性的實質(zhì)理由包含了專利法第101、102、103及112條的問題。最高法院亦同意聯(lián)邦巡回法院的見解。

第三，如果變更請求項導致申請過程禁反言，則變更過請求項元件或限制條件尚存的均等范圍為何? 聯(lián)邦巡回法院多數(shù)法官主張如果因變更請求項而導致申請過程禁反言，則對變更的請求項元件或限制條件的均等侵權(quán)主張采到完全阻卻(completely barred)。少數(shù)法官不同意此見解。最高法院亦不同意多數(shù)法官的見解，仍采用彈性阻卻原則,筆者贊成采用彈性阻卻原則。雖然完全阻卻可以促進公告功能的目的。但是在完全阻卻標準下則如前所述模仿或抄襲者只要檢視申請過程紀錄確認可專利性的修改，然后針對修改的請求項限制部分進行無關(guān)緊要的修改，就可輕易獲取專利發(fā)明的經(jīng)濟利益而不受侵權(quán)制裁，此并非專利制度的目的。

第四，如果無法確認請求項的變更理由而推定其變更導致申請過程禁反言，則變更過的請求項元件或限制條件的均等范圍為何?聯(lián)邦巡回法院多數(shù)法官認為當變更原因無法確立時，申請過程禁反言將阻卻該元件均等的適用，并采完全阻卻的標準。最高法院重申應用申請過程禁反言采彈性阻卻原則，并提出了無法確認請求項的變更理由時的Festo推定以及專利權(quán)人可反駁Festo推定的三種方法。筆者贊成最高法院提出的對申請過程中專利權(quán)人限縮請求項后取得專利，法院無法判斷請求項元件變更限縮的目的，而無法判定其放棄的權(quán)利范圍時，提出法院應推定其放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語之間的所有標的的推定原則，及專利權(quán)人仍能藉由最高法院所提出的三種方法反駁上訴推定。此推定原則將使得專利權(quán)人若未于變更限縮請求項時在申請過程紀錄中詳細載明變更的原因、放棄的范圍，則取得專利權(quán)后變更過的元件或限制條件可能被推定放棄了介于請求項的較廣用語及較窄用語之間的所有標的。此推定原則將使得雖然以彈性阻卻的標準運用申請過程禁反言，在加上此推定原則之后，可消除彈性阻卻的不確定性因素，強化專利的公告功能。而三種推翻此推定的方法使得專利權(quán)人能對未來發(fā)展的技術(shù)等保有均等侵權(quán)主張的機會。

六、啟示與借鑒：申請過程禁反言在我國專利訴訟適用之探討

通過對美國專利訴訟適用申請過程禁反言的探討，美國最高法院對于適用申請過程禁反言仍堅持彈性阻卻的標準。我國從2008年開始對專利的請求項采用逐項審查方式，此后申請人在審查被核駁時為了適時救濟，經(jīng)常會修正限縮請求項或限制條件等說明書內(nèi)容以取得專利[6]。因此，我國未來專利侵權(quán)訴訟中被告運用申請禁反言阻卻專利權(quán)人主張均等論的案件應會增多。不過也直接導致了在我國目前的專利訴訟審理實務中，均等論與申請過程禁反言的糾葛情形也頻繁發(fā)生，而以往的規(guī)定及判決皆未明確揭示適用申請過程禁反言的標準，以致法院判決中出現(xiàn)適用無章可循、標準不一的混亂狀態(tài)。只是，確有必要統(tǒng)一專利訴訟中適用申請過程禁反言的標準。

首先，由于申請過程禁反言系申請人在專利申請過程中，為了取得專利權(quán)而修正或答辯所放棄的權(quán)利范圍，在取得專利權(quán)后不得重行主張。而在美國也是在判決時由法官提出了衡平法則，而后經(jīng)過判決堆棧形成一些運用的標準。我國雖無相同法律，不過我國民法的誠信原則應可適用于阻卻專利權(quán)人對于在申請過程中放棄的權(quán)利范圍，在取得專利后重新主張已經(jīng)放棄的部分。因此，從申請過程禁反言適用的法理上來看，申請過程禁反言既然是衡平法則，而衡平法則的本質(zhì)是授予法官權(quán)限對于個別的案例做衡平的裁量，是故，彈性阻卻比完全阻卻更能符合衡平法的需求。

其次，從專利制度中經(jīng)濟利益分配的視角觀之，專利制度的目的在于在于鼓勵社會大眾創(chuàng)造發(fā)明有益于群眾的技術(shù)，并公諸于世，使得他人得以利用公告之技術(shù)加以改良，以促進技術(shù)進步[7]。同時，借助法律的保障，給予專利權(quán)人專利的受益權(quán)。當采完全阻卻標準時，專利申請人面對審查人員的核駁時可能采取兩種方法：一種為限縮修正請求項元件或限制條件以取得專利權(quán)，則此專利在完全阻卻標準下經(jīng)濟價值將降低；另一種為專利申請人為了不愿意修正限縮，可能采取訴訟的方式，此時訴訟的成本為社會大眾所共同負擔。在完全阻卻標準下，模仿或抄襲者可以輕易模仿或抄襲專利技術(shù)取得經(jīng)濟利益，而在彈性組卻標準下，未知原因的修正限縮，將會是專利訴訟時爭論的問題，美國最高法院在Festo訴SMC案例中揭示的Festo推定原則及反駁此推定的方法可作為我國法院處理未知修正限縮原因時的參考。

基于上述分析，申請過程禁反言是被控侵權(quán)者面臨專利權(quán)人控告專利侵權(quán)時及重要的抗辯工具，適用的標準也常引起爭議。我國相關(guān)的規(guī)定僅見于專利侵害鑒定基準，而專利侵害鑒定基準未明確規(guī)定采彈性阻卻或完全阻卻標準，從法院過去的判決亦無法得知適用的標準。從申請過程禁反言的法理及經(jīng)濟利益分配兩個層面探討后，宜以采彈性阻卻標準更為合適。在彈性組卻標準下，處理未知原因的修正限縮請求項元件或限制條件，可參考美國最高法院在Festo訴SMC案例中揭示的Festo推定原則及反駁此推定的方法。

[1]李濤.美國專利侵權(quán)訴訟中等同原則的演進及其借鑒[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2003(09):38-42.

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[4]康偉言.檢驗專利禁反言原則適用與否的最新通用基準——美國聯(lián)邦巡回上訴法院對Festo案的重審判決簡介[J].Saint Island Ipr Reports,2004(10):38-45.

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(責任編輯：楊燕萍)

Study on the Application of the Prosecution History Estoppel to Patent Litigation

Hu Zefei

(Criminal Investigation College,Southwest University of Political Science & Law, Chongqing 401120,China)

Festo v.SMC is the famous case in patent infringement suits about the tension between the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel. This article will focus on prosecution history estoppel to discuss the tension between the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel and how the Supreme Court attempted to resolve that tension in its Festo decision，understanding of the judge's ruling and the revelation which the prosecution history estoppel to our patent litigation applicable.

prosecution history estoppel; claim; patentee; doctrine of equivalent

10.3969/j.issn.1672-7991.2015.04.013

2015-11-09；

2015-11-30

胡澤斐(1989-)，男，河南省駐馬店市人，在讀碩士研究生，研究方向為物證技術(shù)學。

D51

A

1672-7991(2015)04-0074-06