劉戀

在中國，實用新型制度一直為鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，促進科學技術(shù)的進步和發(fā)展起著積極的作用。也正是基于該制度，目前專利申請中針對一個發(fā)明創(chuàng)造分別提出一項實用新型和一項發(fā)明專利申請（以下簡稱“一案兩報”）的情況較為常見。由于實用新型的審查周期較短、審查標準相對低，申請人可以及時對其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護，由此可以在已經(jīng)獲得實用新型專利保護的同時等待國家知識產(chǎn)權(quán)局對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查，使其權(quán)益得到更為及時、更為全面的保護。本文將針對“一案兩報”進行初步探討。

一、概要介紹

“一案兩報”的常見情況。所謂的“一案兩報”，如下兩種情況較為常見：

情況一：申請人在同一天就相同的發(fā)明創(chuàng)造提出一個實用新型專利申請和一個發(fā)明專利申請；

情況二：申請人首先提出一個實用新型專利申請，而后在實用新型專利申請授權(quán)公告之前，就相同的發(fā)明創(chuàng)造再提出一個發(fā)明專利申請。

上述兩種情況，一般情況下，實用新型專利申請均早于發(fā)明專利申請獲得授權(quán)。

《專利法》和《審查指南》的相關(guān)規(guī)定?！秾＠ā吩?008年的修改版本中，針對“一案兩報”作出具體規(guī)定：

《專利法》第九條第一款：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

《審查指南》在2006年和2010年的修改版本中，均針對“一案兩報”作出修改和調(diào)整，2010年的修改版本中作出如下規(guī)定：

《審查指南》第二部分第三章6.2.2節(jié)：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得實用新型專利權(quán)尚未終止，并且申請人在申請時分別作出說明的，可以通過放棄實用新型專利避免重復(fù)授權(quán)。

修改后的規(guī)定較好地解決了之前的“一案兩報”制度中可能存在的重復(fù)授權(quán)、或者是延長了專利的保護期限的問題。關(guān)于上述實用新型專利權(quán)和發(fā)明專利權(quán)存在時間，詳見下圖：

顯然，“一案兩報”在放棄實用新型專利權(quán)時不再允許與發(fā)明專利權(quán)的銜接性放棄，其放棄權(quán)利的效力變?yōu)樽允技床淮嬖?，也就是說，該做法與無效宣告的效力相同，其進一步解決了同樣的發(fā)明創(chuàng)造僅能被授予一項專利權(quán)的問題。

且特別在上述“情況二”的情況下，解決了一項發(fā)明創(chuàng)造的保護期限可能被延長至超過20年的問題，也就是說，根據(jù)修改前《審查指南》的規(guī)定，如果在實用新型專利授權(quán)公告前提出相同的發(fā)明專利申請，并在發(fā)明專利授權(quán)時放棄實用新型專利權(quán)，且該發(fā)明專利權(quán)到第20年才終止，則從該實用新型申請日起到發(fā)明專利權(quán)終止之日超過了20年。由于根據(jù)修改后的《審查指南》規(guī)定，在這種情況下，實用新型專利權(quán)被放棄后，視為自始即不存在，因此，自然解決了這一問題。

進一步參照以上圖示，如果實用新型專利申請順利獲得授權(quán)，且在隨后的審查程序中放棄實用新型專利權(quán)后該發(fā)明申請亦順利獲得授權(quán)，對該發(fā)明創(chuàng)造本身而言，在發(fā)明專利獲得授權(quán)后，專利權(quán)人可行使其專利權(quán)利的起始點將不同。修改前的起始點是實用新型授權(quán)公告日（即點A處），修改后的起始點是發(fā)明授權(quán)公告日（即點B處），顯然，修改前權(quán)利的實際可行使期（A至C，即修改前藍色表示部分）較修改后權(quán)利的實際可行使期（B至C，即修改后藍色表示部分）長。

提出“一案兩報”的優(yōu)勢

雖然如上所述，根據(jù)修改后的《審查指南》的規(guī)定，在發(fā)明授權(quán)之時，實用新型專利權(quán)被視為自始即不存在，但是，對申請人來說，就同一個技術(shù)方案既提出發(fā)明專利申請，又提出實用新型專利申請還是有一定幫助的。

首先，關(guān)于發(fā)明與實用新型的區(qū)別，詳見下表：

項目 發(fā)明 實用新型

創(chuàng)造性標準 較高 較低

保護期限 20年 10年

費用（包括官費、代理費） 較高 較低

審查周期 長（約至少36個月） 短（約12個月）

保護類型 方法、產(chǎn)品 產(chǎn)品

以下針對上述區(qū)別進行詳細說明。

涉及創(chuàng)造性較低的發(fā)明創(chuàng)造：《審查指南》關(guān)于實用新型專利創(chuàng)造性的標準有了進一步的規(guī)定，即實用新型專利創(chuàng)造性的標準應(yīng)當?shù)陀诎l(fā)明專利創(chuàng)造性的標準。主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域和采用對比文件的數(shù)量與發(fā)明申請不同（詳見《審查指南》第四部分第六章）。也就是說，同樣的技術(shù)方案，如果創(chuàng)造性不是很高，但是確實存在與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別的特征或者效果等，則有可能滿足實用新型的創(chuàng)造性要求，而不滿足發(fā)明的創(chuàng)造性要求。

但是，在發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生之初，申請人往往對其發(fā)明創(chuàng)造本身是否具備創(chuàng)造性或其創(chuàng)造性的高低沒有確切的了解，在這種情況下，可以采用“一案兩報”的申請方式，一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造本身創(chuàng)造性不高，可以選擇保留實用新型專利權(quán)而放棄發(fā)明專利申請，這樣做可能使最終獲得的權(quán)利相對更穩(wěn)定，進而確保申請人或?qū)＠麢?quán)人的利益。

涉及“短期技術(shù)”的發(fā)明創(chuàng)造：由于技術(shù)進步較快，不同的技術(shù)，更新速度可能有所差異，部分技術(shù)需待進入市場后方可得知其重要程度和可能被淘汰的具體時間。因此，該部分技術(shù)在申請之前往往不能確定其需要被保護的年限。

在這種情況下，可以采用“一案兩報”的申請方式，待經(jīng)過市場競爭決定該技術(shù)的“生命力”后，再行作出有針對性的選擇。這樣，一旦發(fā)明發(fā)明創(chuàng)造本身的“生命力”不強，可以放棄“一案兩報”中的發(fā)明專利申請，而保留實用新型專利權(quán)。從而盡可能的降低因為知識產(chǎn)權(quán)保護給企業(yè)帶來的高額成本支出，以節(jié)省人力和物力。

對市場的影響：即使申請人并不急于實施該技術(shù)方案，且對其專利申請的創(chuàng)造性有十足的把握，并在發(fā)明專利申請授權(quán)時放棄實用新型專利權(quán)，該實用新型專利權(quán)存在的意義仍然是不能被忽視的。

在目前市場競爭激烈的情況下，搶先占有市場份額對企業(yè)來說往往是十分有利且關(guān)鍵的。由于實用新型審查周期較短，一般一年左右即可獲得授權(quán)，因此，在實用新型獲得授權(quán)而發(fā)明仍未獲得授權(quán)的期間（見上述圖示A至B點），擁有該實用新型專利權(quán)很可能對產(chǎn)品的宣傳、消費者對技術(shù)的認知及防止競爭對手仿冒等均起到積極的作用。

因此，在企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中，實用新型專利可以作為商業(yè)競爭的鋪路石，為隨后的市場開拓做前期準備。

適時的作出選擇。涉及上述“情況一”和“情況二”，亦可在提出發(fā)明專利申請時不請求實質(zhì)審查以延緩發(fā)明可能授權(quán)的時間，而采用實用新型專利申請作為“探路石”，在該實用新型先行獲得授權(quán)后，通過發(fā)出警告函、起訴等方式來試探競爭對手的態(tài)度，甚至通過被對方提出無效宣告請求來檢驗權(quán)利的穩(wěn)定性，從而在確定該權(quán)利的重要程度后決定是否對發(fā)明請求實質(zhì)審查或放棄。

快速的行使權(quán)利。即使在提出發(fā)明專利申請時即請求實質(zhì)審查，由于從實用新型獲得授權(quán)到發(fā)明獲得授權(quán)的時間區(qū)間（見上述圖示A至B點）仍可能較長（一般在1年半以上），在這段時間內(nèi)，由于實用新型專利權(quán)的存在，專利權(quán)人可以行使其權(quán)利，即就相應(yīng)的侵權(quán)行為給予警告或提起訴訟。

根據(jù)目前的司法實踐，在發(fā)明授權(quán)起該實用新型專利權(quán)自始即不存在的效力，對放棄該權(quán)利之前（見上述圖示A至B點）的人民法院作出并已經(jīng)執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、裁定，已經(jīng)履行或者強制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。因此，在這個時間區(qū)間內(nèi)可以行使該實用新型專利權(quán)。也就是說實用新型專利權(quán)人可要求他人停止侵權(quán)或賠償損失等。

可能遇到的問題及對策

上述在發(fā)明專利申請未授權(quán)之前，基于實用新型專利權(quán)提出侵權(quán)訴訟時，可能遭遇一種情況，即在實用新型專利權(quán)處于訴訟階段時，發(fā)明專利申請獲得了授權(quán)，且在授權(quán)的同時放棄了該實用新型專利權(quán)，那么該實用新型專利權(quán)即被視為自始即不存在，這樣，上述針對實用新型專利權(quán)提出的侵權(quán)訴訟請求便失去了訴訟基礎(chǔ)，目前中國法院還沒有遇到過這樣的案例，待發(fā)生相應(yīng)情況后，可能會作出相應(yīng)的司法解釋，以解決該問題。

在沒有相應(yīng)的司法解釋出臺之前，如果遇到上述情況，可采取盡可能拖延發(fā)明的授權(quán)時間，以爭取在實用新型權(quán)利行使成功之前使該實用新型專利權(quán)保持有效的對策，或也可在發(fā)明授權(quán)之前撤回就實用新型專利權(quán)進行的侵權(quán)訴訟，以避免訴訟基礎(chǔ)消失的尷尬。

綜上所述，申請人欲就相同的發(fā)明創(chuàng)造在中國同時或先后提出一件實用新型專利申請和一件發(fā)明專利申請的時候，可考慮到申請人自身的需求，斟酌上述情況后考慮提出該兩件專利申請的必要性。

（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心）