2014年5月31日起生效的新《商標(biāo)法》首次確立了商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則，如《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。商標(biāo)在先使用權(quán)問題引起業(yè)界熱議。同時(shí)，新《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任的新規(guī)定亦尤其令人矚目，包括引入懲罰性賠償制度等。

1月8日，霍金路偉（Hogan Lovells）國際律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“霍金路偉（Hogan Lovells）”）與《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)》雜志聯(lián)合舉辦了“中國、美國及歐盟商標(biāo)在先使用權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償責(zé)任”研討會(huì)。本次研討會(huì)邀請(qǐng)到國內(nèi)知名知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官、商標(biāo)局官員、學(xué)者以及來自霍金路偉（Hogan Lovells）德國、美國、北京、上海及香港等地域的資深合伙人、高級(jí)律師，各方圍繞商標(biāo)在先使用權(quán)制度、商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任問題進(jìn)行了主題演講并展開了比較法上的討論。

商標(biāo)在先使用權(quán)

國家工商總局商標(biāo)審查協(xié)作中心的原琪副主任和中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院的張今教授分別對(duì)中國的商標(biāo)在先使用權(quán)問題進(jìn)行了演講。原琪副主任表示，我國商標(biāo)法實(shí)行注冊(cè)制，2001年《商標(biāo)法》對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)僅在特定情況下予以保護(hù)，如對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)禁止惡意搶注等，這些規(guī)定在一定程度上抑制和打擊了不斷增加的“搶注”行為，但對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)成功后注冊(cè)人能否要求該商標(biāo)在先使用人停止使用或者損害賠償卻未置可否。新《商標(biāo)法》確立的商標(biāo)在先使用權(quán)制度是商標(biāo)注冊(cè)原則的一種例外，是不侵權(quán)的抗辯事由而不等同于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，其立法目的和意義在于彌補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)谙群妥?cè)制的不足，保護(hù)因在先使用而產(chǎn)生識(shí)別作用的商標(biāo)，平衡在后商標(biāo)注冊(cè)人和在先商標(biāo)使用人之間的利益沖突，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序和消費(fèi)者利益。關(guān)于在先使用的商標(biāo)必須“有一定影響”，原琪副主任表示，商標(biāo)在先使用權(quán)產(chǎn)生的基礎(chǔ)為在先使用并具有一定影響后產(chǎn)生了商標(biāo)的識(shí)別作用，如果僅僅要求使用在先但不具有一定影響，將會(huì)對(duì)注冊(cè)制度造成根本沖擊；張今教授認(rèn)為，“有一定影響”是商標(biāo)先用權(quán)成立的核心要件，對(duì)其認(rèn)定可參考馳名商標(biāo)的認(rèn)定因素，但應(yīng)低于馳名商標(biāo)的知名度認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于目前爭(zhēng)議頗多的在“原使用范圍內(nèi)”使用的問題，根據(jù)二位嘉賓的理解，可以從使用人、使用的商標(biāo)、商品或服務(wù)的范圍以及地域范圍進(jìn)行考慮和界定。其中商品或服務(wù)的范圍應(yīng)僅僅局限于在先使用的商品或服務(wù)，不得擅自擴(kuò)大至其他類似商品或服務(wù)上；而關(guān)于地域范圍，鑒于現(xiàn)實(shí)中的情況紛繁復(fù)雜，在相關(guān)司法解釋出臺(tái)前，應(yīng)在個(gè)案中對(duì)商品商標(biāo)和服務(wù)商標(biāo)區(qū)別對(duì)待。二位嘉賓還認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》的立法目的和精神，第五十九條第三款保護(hù)的在先使用應(yīng)當(dāng)是善意的使用。

霍金路偉（Hogan Lovells）美國北維州合伙人Timothy J. Lyden先生介紹了美國商標(biāo)法的商標(biāo)使用問題。在美國，使用是商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。一個(gè)尚未獲得聯(lián)邦注冊(cè)的商標(biāo)可以僅僅通過使用獲得普通法（Common law）上的商標(biāo)權(quán)，但該權(quán)利局限于該商標(biāo)使用地域以及所使用的相關(guān)商品或服務(wù)范圍，該權(quán)利可用以禁止其他注冊(cè)人使用該商標(biāo)、對(duì)他人的申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h以及撤銷他人對(duì)該商標(biāo)的聯(lián)邦注冊(cè)。使用人可以對(duì)其已經(jīng)使用的商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)邦注冊(cè)，以進(jìn)一步在全美國范圍內(nèi)獲得聯(lián)邦商標(biāo)法保護(hù)。美國聯(lián)邦商標(biāo)法（the Lanham Act）對(duì)“使用”的定義是“use in commerce”（商業(yè)上的使用），其意為基于誠實(shí)信用原則的善意的在正常的交易活動(dòng)中的實(shí)際使用，且非僅僅為了保留一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)利而進(jìn)行的使用。而對(duì)于尚未使用的商標(biāo)，所有人可以“意圖使用”（intent to use）為基礎(chǔ)進(jìn)行申請(qǐng)和注冊(cè)，以獲得自申請(qǐng)日起對(duì)該商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)，但商標(biāo)注冊(cè)證僅僅是注冊(cè)人商標(biāo)權(quán)的初步證據(jù)。Timothy J. Lyden先生指出，鑒于“使用”在美國商標(biāo)申請(qǐng)中非常關(guān)鍵，在申請(qǐng)中應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎簽署“使用聲明”，不實(shí)的“使用聲明”對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)是致命的。并且，Timothy J. Lyden先生建議企業(yè)在美國進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)前進(jìn)行盡可能全面的商標(biāo)檢索，包括該商標(biāo)在美國的州注冊(cè)和聯(lián)邦注冊(cè)情況，以及普通法上的使用情況。

商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任

霍金路偉（Hogan Lovells）德國漢堡合伙人Morten Petersenn博士介紹了德國商標(biāo)法關(guān)于侵權(quán)賠償責(zé)任的規(guī)定并分享了相關(guān)案例。據(jù)他介紹，在德國現(xiàn)行商標(biāo)法上，侵權(quán)賠償責(zé)任應(yīng)滿足以下前提條件（舉證責(zé)任歸于原告）：一是商標(biāo)保護(hù)尚有效；二是侵權(quán)人的使用未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人授權(quán)；三是權(quán)利人所受到的損害系由侵權(quán)人的使用造成，此外還要求侵權(quán)人的主觀故意或過失，而法律支持的賠償金額一般不超過侵權(quán)人從侵權(quán)商品中所獲得的利潤(rùn)。關(guān)于被侵權(quán)商標(biāo)的實(shí)際使用情況，德國商標(biāo)法規(guī)定權(quán)利人享有五年的寬限期，在該期間，即使權(quán)利人未實(shí)際使用其注冊(cè)商標(biāo)，亦享有請(qǐng)求侵權(quán)賠償?shù)臋?quán)利，而五年寬限期滿后，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)在侵權(quán)訴訟中提供商標(biāo)使用證據(jù)，若未能提供，其請(qǐng)求將不會(huì)被支持。而賠償金額的計(jì)算與中國的情況相似。

關(guān)于美國商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任，據(jù)Timothy J. Lyden先生介紹，美國商標(biāo)法的侵權(quán)賠償責(zé)任規(guī)定旨在，以公平原則為基礎(chǔ)，補(bǔ)償商標(biāo)所有人因侵權(quán)所遭受的損害或失去的利益，法院在確定賠償責(zé)任時(shí)會(huì)考慮的因素包括被告的獲利、原告因侵權(quán)的實(shí)際商業(yè)損失、原告自身的利益損失、原告支出的律師費(fèi)用，以及侵權(quán)人的主觀意識(shí)情況等。關(guān)于“懲罰性賠償”（punitive damages），就商標(biāo)侵權(quán)案件而言，聯(lián)邦商標(biāo)法（the Lanham Act）并無直接規(guī)定，不過法院在裁判時(shí)可根據(jù)案情適當(dāng)提高或減低賠償額，而在一些僅涉及地方（州）的商標(biāo)侵權(quán)案件中懲罰性賠償可能適用；而針對(duì)故意的商標(biāo)假冒，聯(lián)邦商標(biāo)法（the Lanham Act）規(guī)定法院應(yīng)當(dāng)判決三倍于被告的獲利或原告的損失兩者中較高的金額，并支持合理的律師費(fèi)。法定賠償僅適用于假冒案件，在假冒行為系故意的情形下可主張的法定賠償金額高達(dá)USD 2，000，000。此外，美國商標(biāo)法一方面要求權(quán)利人應(yīng)主動(dòng)標(biāo)示自己的商標(biāo)已注冊(cè)（如標(biāo)記?）以便讓他人知曉，另一方面亦給予侵權(quán)人較高程度的注意義務(wù)而不應(yīng)以不知為由進(jìn)行抗辯。

本次研討會(huì)對(duì)我國新《商標(biāo)法》中關(guān)于侵權(quán)賠償責(zé)任的規(guī)定進(jìn)行了討論。嘉賓們認(rèn)為，與美國、德國商標(biāo)法的規(guī)定相似，填平原則仍是我國商標(biāo)侵權(quán)賠償責(zé)任的基礎(chǔ)，新《商標(biāo)法》的規(guī)定加大了對(duì)商標(biāo)的保護(hù)力度和對(duì)侵權(quán)行為的懲處力度。有人強(qiáng)調(diào)，在確定侵權(quán)成立以及賠償責(zé)任范圍時(shí)要把握好“因果關(guān)系”，同時(shí)有必要考慮商標(biāo)注冊(cè)人是否是善意的權(quán)利人。關(guān)于一些規(guī)定的具體適用，業(yè)界仍期待司法解釋予以明確以及更多的案例。

霍金路偉（Hogan Lovells）是一家世界性法律事務(wù)所，就涉及國內(nèi)外復(fù)雜的法律和商業(yè)問題的廣泛業(yè)務(wù)向公司、金融機(jī)構(gòu)和政府實(shí)體提供高質(zhì)量的法律服務(wù)。目前該所在亞洲、美國、歐洲、非洲、拉丁美洲和中東擁有40多家分所或辦事處，2800多名律師?；艚鹇穫ィ℉ogan Lovells）是大中華區(qū)最大的國際律師事務(wù)所之一，在香港、北京和上海設(shè)有代表處，共有30余名合伙人和140余名律師，提供廣泛的法律服務(wù)，其是首批獲得在北京及北京以外地區(qū)執(zhí)業(yè)許可的外國律師事務(wù)所之一。霍金路偉（Hogan Lovells）在亞洲、歐洲及美國等地共擁有近400位致力于知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，其在全球范圍內(nèi)的服務(wù)領(lǐng)域包括商標(biāo)及域名、品牌保護(hù)、專利、著作權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)秘密及保密技術(shù)訣竅、知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟及仲裁、戰(zhàn)略咨詢及組合管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易、技術(shù)合同及外包、數(shù)據(jù)保護(hù)及隱私等。

據(jù)了解，霍金路偉（Hogan Lovells）今年已是第二次舉辦國際性的研討會(huì)，通過該所不同國家的合伙人及與中國行業(yè)內(nèi)專家就相同話題的分享探討，與會(huì)嘉賓不僅了解到了國際上商標(biāo)問題的最新變化及應(yīng)對(duì)策略，也讓更多國際人士深入了解了中國商標(biāo)法相關(guān)問題的規(guī)定及實(shí)踐。