文/趙學(xué)仲 江蘇省寧海商標(biāo)事務(wù)所

案情簡介

“蔣有記”由蔣玉友的祖父于上世紀(jì)二三十年代創(chuàng)設(shè)，其后由蔣玉友的父親蔣慶祺經(jīng)營，店名為“祺記蔣有記牛肉店”。1951年經(jīng)營地址從南京市大香爐44號遷至南京市夫子廟貢院西街12號，主營宰牛。此后數(shù)十年間，經(jīng)營狀況一直不錯。

1959年，“祺記蔣有記牛肉店”不再是蔣家私有，而成了公私合營，店名變更為“公私合營蔣有記牛羊肉商店”，但負(fù)責(zé)人還是蔣慶祺。

隨后的文化大革命中該店停業(yè)。1980年，“南京市飲食公司秦淮區(qū)公司蔣有記包餃店”在貢院西街12號開業(yè)，企業(yè)類型為集體企業(yè)。

1994年，“南京市飲食公司秦淮區(qū)公司蔣有記包餃店”經(jīng)營地址從貢院西街12號遷至南京市水西門大街5號。

1998年，因主管部門由南京市飲食公司秦淮區(qū)公司變更為南京夫子廟飲食總公司，“南京市飲食公司秦淮區(qū)公司蔣有記包餃店”企業(yè)名稱變更為“南京蔣有記包餃店”。

2003年，因企業(yè)改制，“南京蔣有記包餃店”企業(yè)名稱變更為“南京夫子廟飲食有限公司蔣有記包餃店”，企業(yè)類型由集體企業(yè)變更為有限責(zé)任公司，經(jīng)營地址從南京市水西門大街5號遷至南京市貢院街144號。

2004年，南京夫子廟飲食有限公司（以下簡稱飲食公司）將“蔣有記”營業(yè)地址遷回南京市貢院西街12號原址經(jīng)營。

2004年5月17日，蔣玉友和飲食公司在第43類餐飲服務(wù)上，同日分別向商標(biāo)局申請注冊了“蔣有記”商標(biāo)。

2007年，商標(biāo)局下發(fā)通知，依照《商標(biāo)法》的規(guī)定要求雙方提供在先使用證據(jù)。在雙方均提供了證據(jù)的情況下，商標(biāo)局仍不能認(rèn)定誰在先使用。

2010年11月18日，經(jīng)過協(xié)商，商標(biāo)局決定讓雙方抽簽決定“蔣有記”商標(biāo)的商標(biāo)歸屬問題。蔣玉友幸運地抽中了簽。

2011年5月21日，蔣玉友申請注冊的“蔣有記”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊。

2011年8月，蔣玉友發(fā)現(xiàn)飲食公司仍在南京市貢院西街12號使用“蔣有記”商標(biāo)從事經(jīng)營活動，而飲食公司的控股子公司——南京清真奇芳閣餐飲有限公司（以下簡稱奇芳閣公司）仍在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館內(nèi)使用“蔣有記”商標(biāo)從事經(jīng)營活動，便以商標(biāo)侵權(quán)為由，將其告上了法庭。

2012年11月，經(jīng)過多次調(diào)解及開庭審理，南京市中級人民法院作出判決：奇芳閣公司立即停止在南京市升州路30號“奇芳閣”餐館使用“蔣有記”商標(biāo)；并賠償蔣玉友為制止侵權(quán)所支付的合理費用2000元；駁回蔣玉友的其他訴訟請求。

蔣玉友不服市南京市中級人民法院的判決，向江蘇省高級人民法院進行上訴。

2013年4月27日，江蘇省高級人民法院作出判決：駁回上訴，維持原判。

評析

本案的爭議焦點為：

一、奇芳閣公司在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館內(nèi)使用“蔣有記”商標(biāo)從事經(jīng)營活動，是否侵害了蔣玉友享有的“蔣有記”注冊商標(biāo)專用權(quán)的問題

關(guān)于此問題，并無太大爭議。奇芳閣公司在庭審中未提供任何證據(jù)證明其在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館有在先使用“蔣有記”標(biāo)識的事實，且該標(biāo)識與蔣玉友申請的“蔣有記”商標(biāo)相比，只存在簡體字與繁體字的差別，足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，構(gòu)成近似商標(biāo)。奇芳閣公司在蔣玉友獲得商標(biāo)專用權(quán)后，仍然在其經(jīng)營的南京市升州路30號“奇芳閣”餐館內(nèi)繼續(xù)使用“蔣有記”標(biāo)識的行為，不具有法律上的正當(dāng)理由，且其應(yīng)當(dāng)知道蔣玉友為該注冊商標(biāo)的權(quán)利人。

因此，奇芳閣公司的行為屬于在同一種服務(wù)上使用近似商標(biāo)，侵犯了蔣玉友的商標(biāo)專用權(quán)。

二、飲食公司是否享有“蔣有記”未注冊商標(biāo)的在先使用權(quán)，以及該權(quán)利的使用方式和范圍如何確定的問題

注冊商標(biāo)權(quán)專用權(quán)與非注冊商標(biāo)在先使用權(quán)之間的權(quán)利沖突如何解決的問題，該問題無論在理論界還是在司法實務(wù)界都是一個爭議較大的熱點問題。本案在審理中法院主要適用了如下三個原則：一是誠實信用、維護公平市場競爭和保護在先權(quán)利的原則；二是根據(jù)權(quán)利強弱區(qū)別保護的原則；三是禁止混淆的原則。

我國《商標(biāo)法》實行的是注冊原則，在我國只有注冊商標(biāo)才享有專用權(quán)的保護。但是我國服務(wù)商標(biāo)的注冊保護起始于1993年7月，實踐中一些服務(wù)商標(biāo)的使用歷史可能要早于該時間。如果絕對地實行注冊原則，服務(wù)商標(biāo)注冊人就有權(quán)禁止在先使用人在相同或類似服務(wù)上使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的服務(wù)商標(biāo)，可能就會對服務(wù)商標(biāo)在先使用人造成不公平的后果。為了彌補注冊原則的不足，平衡注冊人和在先使用人之間的利益，我國《商標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定：“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標(biāo)相同或近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用”。

本案中，從飲食公司使用“蔣有記”未注冊商標(biāo)或字號的情況來看，飲食公司的前身南京市飲食公司秦淮區(qū)公司在1980年恢復(fù)了南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館的經(jīng)營，期間雖然工商注冊登記的企業(yè)名稱和經(jīng)營地址多次變更，但該餐館一直由飲食公司及其前身飲食公司的控股子公司經(jīng)營，且該經(jīng)營一直處于持續(xù)狀態(tài)。正是因為飲食公司的持續(xù)使用，使“蔣有記”具有較高知名度和一定影響。另外在蔣玉友獲得“蔣有記”商標(biāo)專用權(quán)后，飲食公司在該餐館使用“蔣有記”未注冊商標(biāo)的方式和范圍沒有發(fā)生變化。

此外，飲食公司在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”標(biāo)識有一個歷史承襲演變的過程，并非是在蔣玉友的商標(biāo)注冊后才使用“蔣有記”標(biāo)識，也不存在違背商業(yè)道德，或者搭他人便車?yán)迷撋虡?biāo)聲譽的主觀惡意。因此飲食公司在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”標(biāo)識的行為屬于善意使用。

因此法院認(rèn)為，飲食公司享有在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”未注冊商標(biāo)的在先使用權(quán)。

但是，為服務(wù)商標(biāo)在先使用人提供保護只是我國商標(biāo)保護的例外規(guī)定，在先使用人并不能因此侵犯注冊商標(biāo)權(quán)利人的利益。本案的特殊性還在于蔣玉友與飲食公司同日申請注冊“蔣有記”商標(biāo)，最終以抽簽方式確定了權(quán)利人，應(yīng)當(dāng)在充分考慮和尊重相關(guān)歷史因素的前提下，合理限定飲食公司繼續(xù)使用“蔣有記”未注冊商標(biāo)的方式和范圍。本案中法院認(rèn)為，為規(guī)范正常市場秩序，體現(xiàn)對蔣玉友享有的“蔣有記”注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護，飲食公司只應(yīng)在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館原址繼續(xù)使用“蔣有記”商標(biāo)，且不得改變該未注冊商標(biāo)的標(biāo)識和擴大經(jīng)營區(qū)域及規(guī)模，在使用中還應(yīng)加上適當(dāng)標(biāo)識，以便與蔣玉友的注冊商標(biāo)形成區(qū)分，避免消費者的混淆。

寫在案后

本案發(fā)生于新《商標(biāo)法》實施之前，原《商標(biāo)法》對于注冊商標(biāo)權(quán)專用權(quán)與非注冊商標(biāo)在先使用權(quán)并無明確法律規(guī)定，法院根據(jù)原《商標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定：“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標(biāo)相同或近似的，可以繼續(xù)使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續(xù)使用”作出判決。

而2014年5月1日實施的新《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！笨梢娦隆渡虡?biāo)法》對于商標(biāo)在先使用權(quán)有條件地保護有了明確的規(guī)定。

一、首先明確了商標(biāo)在先使用權(quán)的概念

商標(biāo)在先使用權(quán)是指在商標(biāo)注冊人申請注冊商標(biāo)之前，未注冊商標(biāo)的在先使用人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)。在此種情況下，未注冊商標(biāo)的在先使用人有繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該未注冊商標(biāo)的在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求未注冊商標(biāo)使用人附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。

可見，“商標(biāo)在先使用權(quán)”是商標(biāo)注冊原則的一種例外，其設(shè)立的目的是保護因已經(jīng)實際在先使用而產(chǎn)生識別作用的商標(biāo)，平衡在后商標(biāo)注冊人和在先商標(biāo)使用人之間的利益沖突，保護公平競爭的市場秩序。

二、其次明確了商標(biāo)在先使用權(quán)的構(gòu)成要件

1.在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊之前，未注冊商標(biāo)使用人已經(jīng)在先使用。

“商標(biāo)在先使用權(quán)”，顧名思義首先應(yīng)當(dāng)在先使用。根據(jù)一般在先使用的要求，對于使用時間，首先應(yīng)當(dāng)以該在先商標(biāo)首次商業(yè)使用的時間為準(zhǔn)，并且該時間應(yīng)當(dāng)早于在后注冊商標(biāo)的申請日；如果晚于在后注冊商標(biāo)申請日，在先使用權(quán)就沒有存在的基礎(chǔ)。

2.在先使用的商標(biāo)與在后注冊的商標(biāo)相同或者近似，且使用商品或服務(wù)相同或者類似。

毫無疑問，主張商標(biāo)在先使用權(quán)應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)相同或近似，商品或服務(wù)相同或類似為基本條件。因為，如果在先使用的商標(biāo)與在后注冊的商標(biāo)不構(gòu)成相同或者近似，或者使用商品或服務(wù)不屬于相同或者類似，則未注冊商標(biāo)使用人與在后商標(biāo)注冊人并無權(quán)利沖突，雙方應(yīng)當(dāng)可以和平相處。

3.在先使用的商標(biāo)必須具有的一定影響。

所謂在先使用并有一定影響，就是指在先使用人已經(jīng)使用某商標(biāo)并為一定地域范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉。如果在先使用人只能證明在他人注冊商標(biāo)的申請日之前以及在商標(biāo)注冊人最早使用該商標(biāo)之前確實曾有使用，但無法證明該商標(biāo)已經(jīng)具有一定影響的，該在先使用人并不能享有商標(biāo)在先使用權(quán)，也不能繼續(xù)使用該商標(biāo)。之所以要求具有一定影響，在于商標(biāo)在先使用權(quán)產(chǎn)生的基礎(chǔ)為在先使用并具有一定影響后產(chǎn)生了商標(biāo)的識別作用，如果不保護這種在先使用，對于在先使用人明顯不公平，其存在是作為商標(biāo)注冊制度的補充。如果僅僅要求使用在先但不具有一定影響就可以享有商標(biāo)在先使用權(quán)的話，在后商標(biāo)注冊人的利益將得不到保障，從而動搖我國已經(jīng)確立的商標(biāo)注冊制度。

三、明確了商標(biāo)在先使用權(quán)的行使范圍

根據(jù)新《商標(biāo)法》的規(guī)定，如果具備上述構(gòu)成要件，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。具體來講，行使商標(biāo)在先使用權(quán)應(yīng)當(dāng)注意以下要求。

1.在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

筆者認(rèn)為“原使用范圍”主要涉及三個方面。

第一個方面是地域范圍。由于在后注冊商標(biāo)已經(jīng)取得注冊，為了兼顧雙方利益，在先商標(biāo)使用人的繼續(xù)使用應(yīng)當(dāng)僅僅局限于其商標(biāo)原有的使用地域，不得隨意擴大使用的地域。對于使用地域的理解，應(yīng)當(dāng)堅持以“一定影響”作為標(biāo)準(zhǔn)，只有在在先使用具有“一定影響”的地域，在先商標(biāo)使用人方可享有商標(biāo)在先使用權(quán)。

第二個方面是商標(biāo)范圍。在先商標(biāo)使用人應(yīng)當(dāng)僅對在先使用的商標(biāo)享有在先使用權(quán)，禁止其擅自改變商標(biāo)。如果在先商標(biāo)使用人改變其在先使用的未注冊商標(biāo)是為了更好地與在后注冊商標(biāo)相區(qū)別，對于這樣的情況應(yīng)當(dāng)允許。

第三個方面是商品或服務(wù)的范圍。在先商標(biāo)使用人使用商標(biāo)的范圍應(yīng)僅僅局限于其在先使用的商品或服務(wù)，不得擅自擴大至其他類似商品或服務(wù)上。

2.在后的商標(biāo)注冊人可以要求在先商標(biāo)使用人加上適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識。

在后的商標(biāo)注冊人如果認(rèn)為在先使用人使用的商標(biāo)容易使相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，可以要求在先商標(biāo)使用人在使用其未注冊商標(biāo)時，加上適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識。從法律上理解，這是賦予在后的商標(biāo)注冊人一種平衡商標(biāo)在先使用權(quán)的請求權(quán)，在先商標(biāo)使用人應(yīng)當(dāng)在商標(biāo)注冊人請求后附加適當(dāng)標(biāo)識，以方便相關(guān)公眾識別兩者的區(qū)別。如果在先商標(biāo)使用人不能加上適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識，使得一般消費者對于在先使用商標(biāo)與在后注冊商標(biāo)不能夠輕易識別，則不享有商標(biāo)在先使用權(quán)，不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。

結(jié)語

商標(biāo)在先使用權(quán)制度已經(jīng)被多個國家和地區(qū)廣泛適用，并收到了良好的法律效果。新《商標(biāo)法》的實施，商標(biāo)在先使用權(quán)制度在我國的確立充分體現(xiàn)了法律的公平原則，充分地考慮和平衡了未注冊商標(biāo)的在先使用人、在后的注冊商標(biāo)權(quán)利人以及廣大普通消費者三方的合法利益。同時，我們也可以看到，通過確立商標(biāo)在先使用權(quán)制度，明確調(diào)整了商標(biāo)領(lǐng)域中使用和注冊的關(guān)系，更加強調(diào)商標(biāo)使用的重要性，并加大了對已經(jīng)使用但未注冊商標(biāo)的保護力度，這對于廣大商標(biāo)使用人今后更加重視實際使用具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。