呂艷玲

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京　100088)

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化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾埼募珜懼畬嶒灁?shù)據(jù)

呂艷玲

(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局材料發(fā)明審查部，北京100088)

化學(xué)領(lǐng)域的專利申請文件，由于其涉及實驗數(shù)據(jù)而具有特殊性。根據(jù)化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾埼募珜懼猩婕暗膶嶒灁?shù)據(jù)所處位置的不同，進行分類討論，探討了權(quán)利要求書中的數(shù)據(jù)范圍概況技巧、說明書中數(shù)據(jù)的公開不充分、發(fā)明的技術(shù)效果與數(shù)據(jù)記載、說明書附圖中的數(shù)據(jù)以及答復(fù)專利實質(zhì)審查通知書的意見陳述中數(shù)據(jù)的補充，這幾類不同作用的實驗數(shù)據(jù)在撰寫時應(yīng)注意的方面。

化學(xué)；實驗數(shù)據(jù)；專利

化學(xué)是一門實驗學(xué)科，化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明專利與其他領(lǐng)域的相比，有著明顯不同，其撰寫也存在特殊之處。如化學(xué)發(fā)明是否能夠?qū)嵤┩y以預(yù)測，必須借助于實驗結(jié)果加以證實才能確認；有的化學(xué)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不清楚，不得不借助于性能參數(shù)和/或制備方法來定義等等[1]275。其中，實驗數(shù)據(jù)就是其特殊處之一，既可能存在于權(quán)利要求書中限定保護范圍，又可以出現(xiàn)在說明書中用于表征產(chǎn)品或方法的技術(shù)效果，還可以出現(xiàn)在附圖中與附圖配合解釋。應(yīng)如何進行實驗數(shù)據(jù)的撰寫，撰寫中怎樣處理數(shù)據(jù)及怎么預(yù)防由于實驗數(shù)據(jù)的失誤而被無效，這都是困擾我們的問題。本文將對撰寫中的實驗數(shù)據(jù)簡單地作一歸納。

1　權(quán)利要求中的實驗數(shù)據(jù)

1.1權(quán)利要求書中數(shù)據(jù)范圍的合理概括

專利法第26條第4款規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

權(quán)利要求中，數(shù)值范圍概括過小，專利權(quán)人將損失合理的權(quán)利。例如，將反應(yīng)物在溫度200 ℃時保持30 min。這種使用點值進行限定的極端情形，使得該權(quán)利要求的保護范圍很小，只要他人在非點值狀態(tài)下進行反應(yīng)就不會破壞其專利權(quán)，然而在化學(xué)領(lǐng)域，點值周圍的小范圍數(shù)值往往也是能夠?qū)崿F(xiàn)的，如上例中在200 ℃加熱29.5 min或在199.9 ℃加熱30 min等，很可能也能夠?qū)崿F(xiàn)反應(yīng)但卻不在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。但是反過來，權(quán)利要求保護范圍過大，同樣也是不恰當(dāng)?shù)?，容易?dǎo)致權(quán)利要求得不到說明書的支持，從而存在被無效的風(fēng)險。合理的概括范圍應(yīng)當(dāng)是能夠產(chǎn)生說明書中的技術(shù)效果的范圍。

1.2關(guān)于從屬權(quán)利要求中的實驗數(shù)據(jù)

從屬權(quán)利要求中常常使用實驗數(shù)據(jù)對獨立權(quán)利要求做進一步的限定。從屬權(quán)利要求中的數(shù)值范圍盡量從多個角度多方面限定，這是因為在無效程序中，只能通過刪除權(quán)利要求、刪除技術(shù)方案或合并式修改來補救。使用從屬權(quán)利要求多方面限定，可以為以后的合并式修改留下余地。

2　說明書中的實驗數(shù)據(jù)

2.1實驗數(shù)據(jù)與說明書的公開不充分

專利法第26條第3款，規(guī)定“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準”，其中“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型”[1]130-132，化學(xué)領(lǐng)域的特殊規(guī)定是“說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗證據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立”。實驗數(shù)據(jù)的缺失，在化學(xué)領(lǐng)域有可能造成公開不充分的缺陷，該類缺陷一般難以通過修改來糾正的，這在后續(xù)程序中成為很難克服的一個缺陷，因而應(yīng)當(dāng)引起注意。

何種實驗數(shù)據(jù)是必須記載在說明書中，以避免公開不充分的缺陷呢？

(1)影響實驗賴以進行的必要條件的數(shù)據(jù)

案例1：一種用于石油裂解的催化劑的制備方法，其特征在于將反應(yīng)原料進行分段加熱?，F(xiàn)有技術(shù)中是一次性加熱到800～1000 ℃，該申請的改進之處就是通過分段加熱得到性能優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)的催化劑，但并未在說明書中詳細記載分段加熱的具體方式。該申請人相關(guān)文章也能夠看出，分段加熱并不是簡單的隨意分段，而是先以特定的升溫速度分別加熱到第一、第二和第三溫度，并分別保持第一、第二及第三時間，隨爐冷卻；繼續(xù)以特定的升溫速度加熱到第四、第五溫度，保持1 h，隨爐冷卻，得到最終產(chǎn)品。因而，簡單的一句分段加熱并不能夠使本領(lǐng)域技術(shù)人員實施該技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段和現(xiàn)有技術(shù)中的知識是不能推斷出分段加熱的程序，這種數(shù)據(jù)的記載是必要、必須的，不詳細記載會導(dǎo)致說明書公開不充分。

(2)技術(shù)方案必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立的實驗數(shù)據(jù)

案例2:權(quán)利要求請求保護式I化合物(結(jié)構(gòu)式略)用于治療青光眼病癥的藥物的用途，說明書中公開了該申請涉及新化合物及其治療眼科病癥的用途，說明書藥理實驗部分給出了某種酶活性的實驗數(shù)據(jù)，但是針對上述具體適應(yīng)癥的實驗僅描述了實驗?zāi)Ｐ偷闹谱鞣椒皩嶒灢襟E，沒有給出任何有關(guān)療效的實驗數(shù)據(jù)。因而本申請說明書僅證明所述化合物對于某種酶活性具有抑制作用，而沒有證明所述化合物可用于治療或預(yù)防相應(yīng)的具體適應(yīng)癥。由于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)所述酶抑制作用并不能得出所述化合物對具體適應(yīng)癥具有治療作用；因此本例中所提供的實驗數(shù)據(jù)的證明力是不充分的，無法使得本領(lǐng)域技術(shù)人員確信所述技術(shù)方案能夠治療青光眼并獲得預(yù)期的有益效果[2]。

2.2實驗數(shù)據(jù)與技術(shù)效果

(1)何謂技術(shù)效果

專利審查指南規(guī)定，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查基準進行審查。當(dāng)申請存在某些輔助判斷因素時，例如發(fā)明克服了技術(shù)偏見、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、發(fā)明在商業(yè)上獲得了成功，這些因素應(yīng)當(dāng)予以考慮，而不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，實現(xiàn)無法預(yù)料或者推理出來[1]181-184。

(2)化學(xué)領(lǐng)域技術(shù)效果

在化學(xué)領(lǐng)域，技術(shù)效果通常的表征方式就是實驗數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)來證明該化合物及其制備方法具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。如果缺失了該部分的數(shù)據(jù)支持，一是會導(dǎo)致依賴實驗數(shù)據(jù)的證實才能成立的技術(shù)方案公開不充分，前面已分析；二會在實審及復(fù)審過程中難以修改，因為審查指南規(guī)定，補入所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導(dǎo)出的有益效果及補入實驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果都是不允許的修改，單純的意見陳述也會變得非常被動；三是無效程序中涉及創(chuàng)造性時，使用未在原始申請中記錄的實驗數(shù)據(jù)陳述時將較難被接受，無法有利地證明本申請的創(chuàng)造性，加大了專利被無效掉的風(fēng)險。

(3)舉例說明必要的數(shù)據(jù)表征

案例3:一種Zn2SiO4納米材料的制備，其步驟與對比文件1中的技術(shù)方案極為相似，區(qū)別僅在于本申請采用強堿進行調(diào)節(jié)pH值，而對比文件1使用的是氨水，在本領(lǐng)域中通常認為使用氨水或強堿調(diào)節(jié)pH值對反應(yīng)無太大影響。申請人在意見陳述時強調(diào)氨水與強堿調(diào)節(jié)之后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的區(qū)別，由此倒推生成原理不同，但該反應(yīng)路徑的推理缺乏足夠的證據(jù)支持。如果該申請人在原始申請撰寫時增加產(chǎn)品的XRD圖譜及其它能夠證明產(chǎn)品不同晶型或結(jié)構(gòu)的測試，將會非常有力地證明微小的步驟差異引起了物質(zhì)結(jié)構(gòu)實質(zhì)性的變化。

2.3附圖中的實驗數(shù)據(jù)

審查指南規(guī)定，附圖的作用在于用圖形補充說明書文字部分的描述，使人能夠直觀地、形象化地理解發(fā)明或者使用新型的每個技術(shù)特征和整體技術(shù)方案。在實審和復(fù)審程序中，對申請修改的要求是從附圖中能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。由此能夠理解，由附圖中推測的內(nèi)容，或者無文字說明、僅僅是從附圖中測量得出的尺寸及其關(guān)系，不應(yīng)當(dāng)作為已公開的內(nèi)容，因此也不能作為原始申請記載的內(nèi)容修改補充到申請文件中。

3　意見陳述中的數(shù)據(jù)補充

在被評述為創(chuàng)造性或者以無創(chuàng)造性為理由進入無效階段時，申請人除了修改之外，常有的意見陳述方式包括提供實驗數(shù)據(jù)以證明本申請或本專利的創(chuàng)造性。就目前實際操作而言，對于申請人提供的證明請求保護主題具有預(yù)料不到的用途或者使用效果的證據(jù)，一般考慮以下幾個原則：

該證據(jù)應(yīng)當(dāng)是對比實驗證據(jù)或者其他類型證據(jù)，例如申請人利用現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)(如本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識)證明請求保護的主題的用途或效果是預(yù)料不到的；該證據(jù)必須與請求保護的范圍相對應(yīng)；對比試驗效果證據(jù)必須針對在原申請文件中明確記載且給出了相應(yīng)實驗數(shù)據(jù)的技術(shù)效果，如果原說明書中沒有效果實驗證明發(fā)明某個方面或某種程度的技術(shù)效果，則即使說明書中對該技術(shù)效果給出了結(jié)論性或斷言性的描述，也不應(yīng)當(dāng)接受申請人在申請日后或答復(fù)審查意見時提供的實驗數(shù)據(jù)或效果實施例以證明上述技術(shù)效果；對比試驗應(yīng)該在請求保護的發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間進行。

案例4：申請?zhí)枮?2823893.1、名稱為“高透氣性防水復(fù)合物”的發(fā)明專利，爭議點在于申請人認為對比文件1教導(dǎo)的是粘合劑數(shù)量越少，對制品透氣性的影響越小，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的普遍認識是增加粘合面積會減弱水蒸氣透過率，而本申請發(fā)現(xiàn)了層間的增強的粘合有助于產(chǎn)生更高的透氣性的相反性質(zhì)從而具有非顯而易見性。復(fù)審過程中，合議組認為關(guān)于與對比文件1具有基本相同結(jié)構(gòu)的本申請的方案為何能取得與普遍認識相反的技術(shù)效果，說明書中并未對此進行充分的說明，因此無法認定該區(qū)別特征所取得的技術(shù)效果。申請人提交了證據(jù)，高透氣性薄膜(HBF)報告，聲稱證據(jù)的報告由意大利Chieti的Tredegar′s技術(shù)中心作出，包括三個補充實驗報告:①熱熔層壓隊防水性能的影響；②薄膜的設(shè)計對防水性能的影響；③熱熔層壓隊透氣性的影響，并隨后提交了經(jīng)公證并認證確實由意大利Chieti的Tredegar′s技術(shù)中心作出的報告。最終合議組接受了該實驗數(shù)據(jù)并認定了該技術(shù)效果[3]。

4　結(jié)　語

化學(xué)領(lǐng)域中的實驗數(shù)據(jù)，其表達方式多種多樣，在申請文件中的不同位置、起到的不同作用，對其表達要求也不同，分類比較與思考實驗數(shù)據(jù)對于我們撰寫化學(xué)領(lǐng)域的申請文件有著重要的意義。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M]. 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2009.

[2]劉新民,等.實驗數(shù)據(jù)與公開不充分[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2012(審代會?？?:45-52.

[3]寇飛.在創(chuàng)造性評判過程中關(guān)于效果的實驗數(shù)據(jù)的補充[J].審查業(yè)務(wù)通訊,2013(5):29-35.

Experimental Data of Patent Application Documents in the Field of Chemistry

LV Yan-ling

(State Intellectual Property Office of the PRC，Beijing 100088, China)

Patent applications in the field of chemistry are special because of the experimental data referred. According to the different position of the related experimental data in the application documents, the generalization of the data range in the claims, the data and the disclosing the invention or utility model sufficiently, technology effects and the data records, the data in the drawings and the data supplement in the observations were discussed, the different roles of experimental data in the documents should be attention.

chemistry; experimental data; patent

呂艷玲(1982-)，女，專利審查員，主要發(fā)明專利實質(zhì)性審查工作。

O6-05

A

1001-9677(2016)016-0028-03