屈嬌

摘 要：涉外定牌加工是我國對外貿(mào)易中的一種重要方式，如何對待涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題，在理論界和司法實踐中存在巨大爭議。因此，采用中外法律比較的研究方法以及對“PRETUL”涉外定牌加工案及域外案件分析的實證分析法進(jìn)行具體分析，認(rèn)為涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)法域外適用因素、個案情況及利益平衡原則，進(jìn)而對此類問題的解決提出合理建議。

關(guān)鍵詞：涉外定牌加工；商標(biāo)侵權(quán)；地域性；利益平衡

中圖分類號：D923.43 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）16-0191-03

引言

2015年11月26日，最高人民法院對“PRETUL”涉外定牌加工案做出了再審判決，認(rèn)定涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。有學(xué)者認(rèn)為，最高院的做法結(jié)束了涉外定牌加工裁判理由的亂狀并對此類案件具有重大指導(dǎo)意義[1]。但是，從最高院的判決書中一方面可以看出其僅僅考慮在“我國領(lǐng)域內(nèi)”，在判斷涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時域外適用因素被忽略；另一方面可以看出最高院僅通過對“商標(biāo)使用”的解釋就認(rèn)定涉外定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)是一種“一刀切”的做法，除此之外，最高院還弱化了此案中涉及到的惡意搶注問題。

在知識產(chǎn)權(quán)與國際貿(mào)易和投資關(guān)系日益密切的現(xiàn)代[2]，嚴(yán)格采用地域性規(guī)則僅能保護(hù)在我國境內(nèi)注冊的商標(biāo)而無法有效解決境外商標(biāo)侵權(quán)問題，這樣做無法有效維護(hù)我國在國際貿(mào)易中的利益，同時如果采取“一刀切”的辦法來認(rèn)定涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題則不利于審判結(jié)果的公平公正。因此，要想有效合理地解決涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題，適當(dāng)考慮商標(biāo)法的域外適用因素和個案的具體情況是十分必要的。

一、涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題分析

1.商標(biāo)法域外適用因素的考慮。從2001年美國耐克與我國嘉興銀興制衣廠商標(biāo)糾紛案（深中法知產(chǎn)初字第55號書）、2008年上海申達(dá)電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案（滬中民五（知）初字第317號書）和2014年的PRETUL涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)等案（最高法民提字第38號書）涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題在我國司法實踐中采用嚴(yán)格地域性的情況較多。但是隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，嚴(yán)格適用商標(biāo)法的地域性是不利于我國對外貿(mào)易發(fā)展的，在國際貿(mào)易交往頻繁的現(xiàn)代社會，生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)應(yīng)該在全世界范圍內(nèi)考慮。因此，在涉外定牌加工問題上考慮商標(biāo)法的域外適用因素是非常必要的[3]。

首先，有學(xué)者認(rèn)為過分強(qiáng)調(diào)商標(biāo)法的地域性有可能產(chǎn)生不公平、不公正的結(jié)果，同時也不利于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國際協(xié)調(diào)[4]。例如，在佳選企業(yè)服務(wù)公司商標(biāo)駁回復(fù)審案中（最高法行提字第9號書），最高院如果根據(jù)商標(biāo)法的“嚴(yán)格地域性”僅考慮商標(biāo)在國內(nèi)的使用情況，而不考慮申請商標(biāo)在國際上的知名度問題，那么審判的結(jié)果則無法完全維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法利益。

相反，有學(xué)者認(rèn)為：“在中國受托加工的‘貼牌產(chǎn)品，只有在進(jìn)入目的國境內(nèi)市場時，才涉及是否侵犯改過商標(biāo)權(quán)的問題，而此時是否侵權(quán)自有外國的執(zhí)法司法機(jī)關(guān)去處置，不涉及中國為造假地問題?！盵5]也就是說，其認(rèn)為由于這些產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售，因此我國司法或執(zhí)法部門對涉外定牌加工中的侵權(quán)產(chǎn)品無須在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行干涉，產(chǎn)品只要進(jìn)入目的國自會由當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法司法機(jī)關(guān)解決。這種將商標(biāo)權(quán)人的合法利益寄托在境外執(zhí)法部門身上的觀點是片面的并且不符合現(xiàn)實的。對于在國內(nèi)加工并銷往境外的侵權(quán)產(chǎn)品商標(biāo)權(quán)人無權(quán)要求停止生產(chǎn)該產(chǎn)品，那么這不但會嚴(yán)重?fù)p害商標(biāo)權(quán)人的利益，而且會讓更多的侵權(quán)人把境外市場作為躲避法律制裁的避風(fēng)港。

其次，與我國不同的是，美國在涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)問題上考慮了商標(biāo)法域外適用因素。美國不僅是世界第一經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，而且是當(dāng)今世界創(chuàng)新能力最強(qiáng)并且最注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國家，這不僅與美國的經(jīng)濟(jì)和管理制度密切相關(guān)，知識產(chǎn)權(quán)制度更是在其中發(fā)揮了重要作用[6]。如美國貿(mào)易法中“301條款”及相關(guān)條款其實質(zhì)是借助貿(mào)易關(guān)系，使美國國內(nèi)法得到域外實施，保障美國的知識產(chǎn)權(quán)在國外得到有效的保護(hù)，保障那些依賴于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的美國人公平有效地進(jìn)入外國市場[7]，1986年《美國對外關(guān)系法第三次重述》的401條通過立法、行政命令等方式使商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定得到域外適用[8]，以及美國海關(guān)條例第133.23條款明確規(guī)定平行進(jìn)口問題適用邊境保護(hù)[9]。這些法律條款不僅說明美國在相同問題上考慮域外因素，并且也說明商標(biāo)法的地域性在美國呈減弱趨勢。除此之外，在美國的具體案例中也體現(xiàn)了對商標(biāo)法域外適用的確認(rèn)。如1952年的Steele v.Bulova Watch Co.案（Steele v.Bulova Watch Co.344U.S.280），1983年的American Rice，Inc.v.Arkansas Rice Growers Co-op.Assn案（Am.Rice，Inc.v.Ark.Rice Growers Coop.Assn，701 F.2d 408）以及2005年的McBee v.Delica Co.Ltd.案（McBee v.Delica Co.Ltd.417 F.3d 107，

126，75 U.S.P.Q.2d 1609）等等美國最高法院在這些案件中認(rèn)定“蘭哈姆法”對商標(biāo)的保護(hù)效力可以在特定的情況下進(jìn)行域外適用。

值得注意的是，美國商標(biāo)法域外效力的適用是有條件的而不是全面適用于此類案件中的。如2005年Mc Bee v.Delica Co.案（Mc Bee v.Delica，Co.，417 F.3d 107）和1977年的Wells Fargo & Co.v.Wells Fargo Exp.Co.案（ells Fargo & Co.v.Wells Fargo Express Co.，556 F.2d 406）等案中美國法院對域外適用都規(guī)定了適用條件，如是否對美國貿(mào)易產(chǎn)生實質(zhì)的影響，是否與外國商標(biāo)法存在沖突，被告是否具有美國國籍等等。美國有效、合理的知識產(chǎn)權(quán)立法使得美國成為知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國并且增強(qiáng)了其在國際市場上的競爭力。因此，為了我國對外貿(mào)易的良好發(fā)展，美國考慮商標(biāo)法域外適用的辦法值得我國借鑒。

2.涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)問題應(yīng)依個案情況進(jìn)行判斷。一方面，在認(rèn)定涉外定牌加工中的“商標(biāo)使用”問題上學(xué)者們存在不同的觀點。有學(xué)者認(rèn)為：“涉外定牌加工無論是加工制造行為還是出口行為，都屬于商標(biāo)專用權(quán)（獨占權(quán)）可以控制的行為。涉外定牌加工產(chǎn)品雖然用于出口，但不屬于國境貨物，因此仍可以被認(rèn)為屬于在商業(yè)交易中的商標(biāo)使用?！盵10]也有學(xué)者在“商標(biāo)使用”的定性問題上認(rèn)為：“從商標(biāo)權(quán)的標(biāo)識權(quán)屬性看，不構(gòu)成侵權(quán)的認(rèn)識并非沒有道理。”[11]還有學(xué)者認(rèn)為應(yīng)該根據(jù)個案情況而定，對于涉外定牌加工中的行為是否構(gòu)成侵權(quán)要綜合考慮以下因素：委托方是否允許加工方銷售其產(chǎn)品；加工方是否擅自銷售所加工的產(chǎn)品或者擅自銷售因質(zhì)量原因被退回或拒收的產(chǎn)品；委托方是否是商標(biāo)權(quán)利人或授權(quán)人[12]。涉外定牌加工按照委托方和加工方的國別、授權(quán)范圍和雙方之間的環(huán)節(jié)層次等不同標(biāo)準(zhǔn)可以分為多種類型，因此涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)問題不能一概而論，而要根據(jù)不同案件的不同情況進(jìn)行判斷，最后一種觀點較合理。另一方面，從司法實踐中也可以看出對于涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題我國各地法院采取了不同的態(tài)度。如在瑞寶國際貿(mào)易有限公司市訴永勝軸承有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案中，寧波市中級人民法院和浙江省高級人民法院均認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而在義烏市聚寶不服工商行政處罰案和JOLIDA電子器材商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)定涉案的“定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”[13]。在年年紅國際食品有限公司與德國舒樂達(dá)公司、廈門國貿(mào)實業(yè)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛上訴案（閩民終字第378號書）中法院考慮了“誠實信用”與“公序良俗”兩個因素。與PRETUL商標(biāo)案中最高院做法不一樣的是，以上法院除了考慮對“商標(biāo)使用”的解釋外，還依個案情況考慮了委托方與加工方之間訂立合同的性質(zhì)，加工方與委托方是否正確履行義務(wù)，是否有違背誠實信用原則的惡意搶注行為等因素。

綜上，最高院在PRETUL商標(biāo)侵權(quán)案中認(rèn)定涉外定牌加工不夠成商標(biāo)侵權(quán)的說法不具有普遍指導(dǎo)意義，對于涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題要依個案情況而定，不能一概而論。

二、涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)問題的完善建議

首先，我國商標(biāo)法應(yīng)堅持地域性為原則，域外適用為例外的一般準(zhǔn)則[14]。通過美國的司法實踐可以看出商標(biāo)法的域外適用是有條件的，那么我國可以借鑒美國的做法，通過在個案中考慮對我國貿(mào)易的影響程度和被告國籍等因素，在涉外定牌商品在目的港或銷售國仍構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的時候，出于對國家利益的維護(hù)而對該侵權(quán)行為進(jìn)行有效打擊。

其次，要綜合考慮個案的合同、當(dāng)事人審查義務(wù)等多種因素。第一，由于涉外定牌加工有多種類型，因此法院在審理此類案件時首先要正確區(qū)分涉外定牌加工的類型。第二，進(jìn)一步審查雙方所簽訂的合同的真實性和有效性，雙方是否存在不履行或不適當(dāng)履行合同的情況，除此之外還要適當(dāng)考慮雙方在簽訂合同時是否存在違背誠實信用原則或者公序良俗等情況。第三，審查加工方有無盡到必要的審查義務(wù)，這不僅能正確認(rèn)定涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)問題，而且還可以合理有效確定雙方責(zé)任的大小。

最后，堅持利益平衡原則。TRIPS協(xié)定第7條明確規(guī)定：“知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和執(zhí)法應(yīng)當(dāng)有助于技術(shù)創(chuàng)新以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓和傳播，有助于技術(shù)知識的創(chuàng)作者和使用者相互收益并且是以促進(jìn)社會和經(jīng)濟(jì)福利的方式，以及有助于權(quán)利和義務(wù)的平衡?！盵15]因此，在個案中應(yīng)當(dāng)堅持利益平衡的基本原則合理分配侵權(quán)責(zé)任和賠償責(zé)任的大小，決不能將天平傾向濫用權(quán)利和破壞公共利益的一方。

結(jié)論

涉外定牌加工在我國對外貿(mào)易中所占的重要比重意味著其也不可避免的面臨商標(biāo)侵權(quán)問題，對此類問題的判斷不能一概而論。我國要在借鑒美國解決此類問題的同時結(jié)合本國國情，堅持商標(biāo)法地域性原則為主，域外適用原則為輔，同時在面對不同案件時依個案情況判斷，堅持利益平衡原則，綜合考慮以上因素來有效維護(hù)我國企業(yè)在對外貿(mào)易中的正當(dāng)利益。雖然涉外定牌加工在我國對外貿(mào)易中有很大的比例，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)及其他科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，才更符合我國的長久利益。