豐茂

[摘 要]慣用手段的直接置換通常僅用于使用抵觸申請(qǐng)?jiān)u價(jià)專利申請(qǐng)的新穎性。在抵觸申請(qǐng)的審查實(shí)踐中，對(duì)于慣用手段的直接置換的理解和把握是評(píng)判新穎性的關(guān)鍵。本文基于實(shí)際案例分析了慣用手段的直接置換在新穎性審查中的局限性，從立法宗旨出發(fā)，結(jié)合國(guó)外的一些關(guān)于慣用手段的直接置換的審查標(biāo)準(zhǔn)以及我國(guó)目前的實(shí)際情況，闡述了如何把握慣用手段的直接置換的審查標(biāo)準(zhǔn)，并提出以“廣義的重復(fù)授權(quán)”為原則來判斷抵觸申請(qǐng)中慣用手段的直接置換。

[關(guān)鍵詞]慣用手段的直接置換 抵觸申請(qǐng) 新穎性 廣義的重復(fù)授權(quán)

中圖分類號(hào)：D923.43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-914X（2016）16-0318-02

引言

專利法第二十二條第二款的規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或公告的專利文件中。對(duì)于后半部分的規(guī)定，這是判斷新穎性時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的一種較為特殊的情況，當(dāng)在后申請(qǐng)的權(quán)利要求所要求保護(hù)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦鸵呀?jīng)被在先申請(qǐng)的整個(gè)申請(qǐng)文件所披露，則在先申請(qǐng)構(gòu)成了在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)。

在先申請(qǐng)是一種特殊的現(xiàn)有技術(shù)，在認(rèn)定在先申請(qǐng)構(gòu)成在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)的情況下[1]，其審查基準(zhǔn)適用《專利審查指南》第二部分第三章第3.2節(jié)的“新穎性的審查基準(zhǔn)”規(guī)定：相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型；具體（下位）概念與一般（上位）概念、慣用手段的直接置換、數(shù)值和數(shù)值范圍。而在實(shí)際的審查實(shí)踐中，抵觸申請(qǐng)的判斷難點(diǎn)主要在于“慣用手段的直接置換”。盡管《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節(jié)對(duì)“慣用手段的直接置換”的問題給出了螺栓與螺釘?shù)氖纠齾⒖?，但是在涉及到具體發(fā)明申請(qǐng)審查時(shí)，對(duì)這一示例參考的理解和擴(kuò)展應(yīng)用存在諸多疑惑，并因此會(huì)導(dǎo)致不一致的審查結(jié)論。為了更準(zhǔn)確地貫徹三性評(píng)判為主線的全面審查，本文將結(jié)合實(shí)際案例從立法宗旨出發(fā)，對(duì)其進(jìn)行理論分析和研究，以深入理解和正確使用“慣用手段的直接置換”。

一、各局有關(guān)“慣用手段的直接置換”的規(guī)定

1.他局關(guān)于“慣用手段的直接置換”的判定

（1）《歐洲專利局審查指南》

《歐洲專利局審查指南》的G部分第六章（CHAPTER Ⅵ）第2節(jié)：在考慮新穎性時(shí)，將一篇文件的教導(dǎo)不能解釋為 “包含了該文件并未公開的公知等同物（Well-know Equivalents）”，“包含了該文件并未公開的公知等同物”的理解應(yīng)屬于一個(gè)創(chuàng)造性的問題。也就是說，這種公知等同物的使用不能破換新穎性，只能影響創(chuàng)造性。

同時(shí)，《歐洲專利公約》第54條第（3）款規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)包括抵觸申請(qǐng)，但是其第56條明確規(guī)定在判斷創(chuàng)造性時(shí)不考慮抵觸申請(qǐng)；本條第五款規(guī)定現(xiàn)有技術(shù)不包括抵觸申請(qǐng)，本條第三款規(guī)定“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比……”，間接地表明也不考慮抵觸申請(qǐng)[1]。

由此可見，盡管我國(guó)與歐洲專利局關(guān)于抵觸申請(qǐng)的表達(dá)方式有所不同，但是卻殊途同歸，抵觸申請(qǐng)均不作為創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

（2）日本專利局審查指南

在JPO的判定中，如果技術(shù)方案記載在在先申請(qǐng)中，則權(quán)利要求與之實(shí)質(zhì)相同就不具備新穎性。在新穎性部分，對(duì)于實(shí)質(zhì)上相同的發(fā)明的規(guī)定是：（A）、僅為“慣用手段的轉(zhuǎn)換”；（B）、僅為“慣用手段的附加或削除”；（C）、僅為“材料轉(zhuǎn)換或均等物取代”；（D）、僅為“均等手段的轉(zhuǎn)換”；（E）、僅為“形狀或配置的限定或變更”。即如果專利申請(qǐng)要求保護(hù)的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)的內(nèi)容之間存在區(qū)別為：用于解決問題的具體手段的添加、刪除、替換，沒有產(chǎn)生新的效果時(shí)，也認(rèn)為是相同的發(fā)明。

JPO解釋“實(shí)質(zhì)上相同”這一做法的考慮是，抵觸申請(qǐng)不能用于評(píng)述創(chuàng)造性，如果不采取實(shí)質(zhì)相同的標(biāo)準(zhǔn)，則其中記載的方案只要與權(quán)利要求不完全相同，即使非常接近也不能阻止該權(quán)利要求被授予專利權(quán)。因此為了防止低水平的發(fā)明申請(qǐng)被授權(quán)，JPO采取了上述抵觸申請(qǐng)新穎性的判斷法[2]。

2.我局關(guān)于“慣用手段的直接置換”的判定

相似于歐洲專利局的“公知等同物”只能影響創(chuàng)造性，在我國(guó)《專利審查指南》中則采用了“慣用手段的直接置換”和“已知手段的等效替代”兩種不同的描述，而“已知手段的等效替代”適用于評(píng)述創(chuàng)造性，“慣用手段的直接置換”適用于抵觸申請(qǐng)。

二、“慣用手段的直接置換”在現(xiàn)有審查實(shí)踐中的判定標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節(jié)的相關(guān)內(nèi)容，我局關(guān)于“慣用手段的直接置換”的判定目前存在如下的理解方式：慣用手段的直接置換應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在解決某個(gè)問題時(shí)熟知和常用、可以互相置換，且產(chǎn)生技術(shù)效果預(yù)期相同的技術(shù)手段。若置換的技術(shù)手段與原技術(shù)手段的特征相比，并非熟知或經(jīng)常使用；或者可以解決不同的技術(shù)問題；或者在技術(shù)方案中所起的功能或作用不同；或者置換為整個(gè)技術(shù)方案帶來了一定的技術(shù)效果，則不能簡(jiǎn)單認(rèn)定這種置換屬于慣用手段的直接置換。另外，這種慣用技術(shù)之間的簡(jiǎn)單置換僅僅涉及技術(shù)方案中無關(guān)緊要之處的非實(shí)質(zhì)性變化[3]。因此，在審查實(shí)踐中，部分審查員認(rèn)為應(yīng)該嚴(yán)格按照類似螺栓和螺釘?shù)摹皯T用手段”作為審查標(biāo)準(zhǔn)，此類型外的在后申請(qǐng)則不受抵觸申請(qǐng)的影響，并且“慣用手段的直接置換”不能涉及申請(qǐng)人請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明點(diǎn)。

下面通過一個(gè)具體案例來對(duì)上述觀點(diǎn)進(jìn)行分析。

案例一：一種可調(diào)節(jié)的預(yù)應(yīng)力連接裝置

在先申請(qǐng)的發(fā)明提供一種可調(diào)節(jié)的預(yù)應(yīng)力連接裝置，其包括由圓頭連接螺栓和大正六棱柱體套筒連接組成連接件Ⅰ，小正六棱柱體套筒組成的連接件Ⅱ構(gòu)成，小正六棱柱體套筒內(nèi)部設(shè)有正反扣內(nèi)螺紋，并公開了預(yù)應(yīng)力連接裝置的連接方法為：先將連接件Ⅰ和連接件Ⅱ連接在一起，再將連接桿分別插入連接件Ⅰ和連接件Ⅱ以組成連接桿、連接件Ⅰ和連接件Ⅱ的水平連接。

在后申請(qǐng)保護(hù)一種預(yù)應(yīng)力連接裝置，被在先申請(qǐng)所公開。申請(qǐng)人在收到第一次審查意見通知書后，申請(qǐng)人為了克服抵觸申請(qǐng)的問題，將在后申請(qǐng)修改的權(quán)利要求類型進(jìn)行修改，要求保護(hù)一種可調(diào)節(jié)的預(yù)應(yīng)力連接裝置的使用方法，該預(yù)應(yīng)力連接裝置的結(jié)構(gòu)與上述抵觸申請(qǐng)的結(jié)構(gòu)完全相同，不同之處僅在于，在后申請(qǐng)連接方法為：先將連接桿分別插入連接件Ⅰ、連接件Ⅱ，再將連接件Ⅰ和連接件Ⅱ通過擰裝在一起。

針對(duì)申請(qǐng)人修改后的權(quán)利要求，根據(jù)現(xiàn)有審查中應(yīng)該按照類似螺栓和螺釘?shù)摹皯T用手段”作為審查標(biāo)準(zhǔn)的觀點(diǎn)，雖然在后申請(qǐng)所保護(hù)產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)已經(jīng)被抵觸申請(qǐng)公開，但由于申請(qǐng)人將權(quán)利要求修改為方法權(quán)利要求，并且方法步驟與抵觸申請(qǐng)的方法不同，并且申請(qǐng)人聲稱該方法為申請(qǐng)人所要求保護(hù)的發(fā)明點(diǎn)，即使可調(diào)節(jié)的預(yù)應(yīng)力連接裝置只存在有抵觸申請(qǐng)和在后申請(qǐng)中的兩種連接方法，審查員也不應(yīng)該使用抵觸申請(qǐng)破壞在后申請(qǐng)的新穎性。

但是，是否應(yīng)該對(duì)在后申請(qǐng)授予專利權(quán)呢，筆者存在不同的看法。

三、從抵觸申請(qǐng)的立法宗旨出發(fā)確定“慣用手段的直接置換”的判定標(biāo)準(zhǔn)

《中國(guó)專利法詳解》第一章第九條第一部分中提到：對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)或?qū)＠?，落?shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則有兩種可能的做法：一是將其中一件專利申請(qǐng)或者專利的權(quán)利要求書與另一件專利申請(qǐng)或者專利的權(quán)利要求書進(jìn)行比較，如果要求保護(hù)的技術(shù)方案相同，則認(rèn)定屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不能都被授予專利權(quán)；二是將在后專利申請(qǐng)的權(quán)利要求書與在先申請(qǐng)的說明書和權(quán)利要求書記載的全部?jī)?nèi)容進(jìn)行比較，判斷在后申請(qǐng)的發(fā)明或者實(shí)用新型是否具備新穎性，如果不具備新穎性，則在后申請(qǐng)不能被授予專利權(quán)[1]。

在重復(fù)授權(quán)的判斷中，對(duì)于上述落實(shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則的第一種做法，當(dāng)在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)均處于審查過程中并且未被授予專利權(quán)的專利申請(qǐng)時(shí)，對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同的解釋非常嚴(yán)格，必須要對(duì)兩者的權(quán)利要求書相比，并且當(dāng)要求保護(hù)的技術(shù)方案相同，才構(gòu)成重復(fù)授權(quán)。這就會(huì)使一些經(jīng)過簡(jiǎn)單的技術(shù)特征變換的技術(shù)方案獲得專利權(quán)，產(chǎn)生大量的內(nèi)容實(shí)質(zhì)相同的專利。

因此，《專利法》第22條第2款寫入了關(guān)于抵觸申請(qǐng)的規(guī)定，作為落實(shí)“禁止重復(fù)授權(quán)”原則的補(bǔ)充。并將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書和在先申請(qǐng)的說明書、附圖和權(quán)利要求書記載的全部?jī)?nèi)容進(jìn)行比較，以防止重復(fù)授予專利權(quán)的出現(xiàn)，在此筆者將此種情況定義為廣義的重復(fù)授權(quán)。

如果在先申請(qǐng)文件中記載的是采用螺釘緊固裝置，并且申請(qǐng)時(shí)或后續(xù)的修改中將其寫入權(quán)利要求中，在后申請(qǐng)采用的是螺栓固定方式；此種情況下，兩份申請(qǐng)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍并不同，當(dāng)對(duì)兩份專利申請(qǐng)授予專利權(quán)后，也不會(huì)存在保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求；即在后申請(qǐng)和在先申請(qǐng)之間并不存在重復(fù)授權(quán)的問題。但是，當(dāng)在先申請(qǐng)中螺釘緊固和在后申請(qǐng)的螺栓固定兩個(gè)不同的慣用手段在置換過程中不需要對(duì)其他部件做適應(yīng)性改變，也不需要引起其他部件結(jié)構(gòu)或連接關(guān)系的變化時(shí)，如果在申請(qǐng)時(shí)或者后續(xù)的修改中將“螺釘”和“螺栓”兩個(gè)特征寫入到權(quán)利要求中，并對(duì)兩份專利申請(qǐng)授予專利權(quán)后，那么在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)權(quán)利要求保護(hù)范圍的區(qū)別僅僅是“螺釘”和“螺栓”兩個(gè)特征的差別，而事實(shí)上，在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)權(quán)利要求保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)相同。為了防止此類簡(jiǎn)單的技術(shù)特征變換獲得專利權(quán)之后產(chǎn)生的大量實(shí)質(zhì)相同的專利，抵觸申請(qǐng)作為落實(shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則的一種手段，能夠防止上述情況導(dǎo)致的重復(fù)授權(quán)的作用。由此可知，抵觸申請(qǐng)的存在擴(kuò)大了重復(fù)授權(quán)審查所包括的范圍，而擴(kuò)大的部分由“慣用手段的直接置換”來承擔(dān)。

基于上述從廣義的重復(fù)授權(quán)的角度理解慣用手段的直接置換，那么對(duì)于案例一的審查實(shí)踐中，雖然在后申請(qǐng)的手段涉及申請(qǐng)人聲稱的發(fā)明點(diǎn)，但在后申請(qǐng)只是從實(shí)現(xiàn)可調(diào)節(jié)預(yù)應(yīng)力連接裝置連接的兩種方法中選擇了一種和在先申請(qǐng)不同的連接次序，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以判定在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)的兩種連接方法是常用并且可以相互進(jìn)行置換的，如果授予專利權(quán)，將會(huì)使在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)成為實(shí)質(zhì)上相同的專利，構(gòu)成了廣義的重復(fù)授權(quán)。《專利審查指南》關(guān)于“慣用手段的直接置換”的舉例和規(guī)定并非是制定了審查的標(biāo)準(zhǔn)，有些問題雖然無法套用上述審查操作辦法，但仍然屬于“慣用手段的直接置換”的范疇。審查過程中，更加應(yīng)該注重在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)是否構(gòu)成了廣義上的重復(fù)授權(quán)，因此構(gòu)成了抵觸申請(qǐng)的“慣用手段的直接置換”。

可見，在抵觸申請(qǐng)的審查實(shí)踐中，對(duì)《專利審查指南》中“慣用手段的直接置換”中所舉的螺栓和螺釘例子的理解和擴(kuò)展應(yīng)用的差異性，會(huì)導(dǎo)致在實(shí)際審查中案件走向出現(xiàn)截然不同的結(jié)果。從抵觸申請(qǐng)的立法宗旨出發(fā)確定“慣用手段的直接置換”的判定標(biāo)準(zhǔn)，是確保審查結(jié)論一致的關(guān)鍵。

四、結(jié)論

綜上所述，筆者認(rèn)為，抵觸申請(qǐng)作為落實(shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則的一種補(bǔ)充，對(duì)于“慣用手段的直接置換”的判定的過程實(shí)質(zhì)上就是從抵觸申請(qǐng)的立法宗旨出發(fā)，通過判斷在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)中慣用手段的不同，是否會(huì)導(dǎo)致二者要求保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，進(jìn)而是否會(huì)構(gòu)成廣義上重復(fù)授權(quán)?；谶@一判斷基準(zhǔn)最終確定在先申請(qǐng)是否構(gòu)成在后申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，從而保證審查過程的客觀、公正。

參考文獻(xiàn)

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