馮劍明

如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護

馮劍明?

分案申請制度是指：在一件專利申請未結(jié)案之前，申請人可以基于該專利申請?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾?。本文涉及分案申請制度的介紹，闡述了申請人進行分案申請的注意事項，最后結(jié)合專利申請中的具體案例分析如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護。

分案申請專利申請保護

一、引言

分案申請制度是指:當一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在法定期限內(nèi)，向國務院專利行政部門提出分案申請。簡單來說就是:在一件專利申請未結(jié)案之前，申請人可以基于該專利申請?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾垺?/p>

目前，實際操作中分案申請可以分為被動分案和主動分案兩種。

被動分案是指:當國家知識產(chǎn)權(quán)局認為一件專利申請不符合單一性規(guī)定的，審查員將發(fā)出“審查意見通知書”通知申請人，并要求其在指定期限內(nèi)對其申請進行修改；同時，申請人為了保護從原申請中刪除的技術(shù)方案而被動提出分案申請。

主動分案是指:在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出授權(quán)書之日起2個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前，申請人主動向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出分案請求。這些分案申請中，原申請的權(quán)利要求書中可能并不存在單一性的問題，而是由申請人主動提出。

參照我國近十年的分案申請的數(shù)據(jù)可以看到，在申請人主動提交的分案申請中，真正涉及單一性的僅占很小部分，申請人大多想根據(jù)母案保護范圍，再衍生出其他相關(guān)權(quán)利要求進行保護。①傅琦. 分案申請制度研究 ［J］. 科技與法律，2015（6）：1170-1205.

二、申請人進行分案申請的注意事項

筆者按照《專利法》《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，將分案申請要注意的事項進行總結(jié)，歸納了以下幾點。

（1）分案的申請不得改變原申請的類別。即從發(fā)明專利申請不能分案提出一件實用新型專利申請，而只能提出一件發(fā)明專利申請；實用新型專利申請的分案申請也只能是實用新型專利申請；外觀設(shè)計專利申請不能在分案時改為申請發(fā)明或者實用新型專利。不同保護類別的分案申請將作為新申請?zhí)幚?。②國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司.新專利法詳解［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2001：113.分案申請改變類別的將不予受理。

（2）分案的申請一般不得改變發(fā)明人和專利申請人，如果發(fā)生改變，提交分案申請的時候需提交權(quán)利轉(zhuǎn)移證明材料。原申請有多個申請人的，分案申請應當由全體申請人共同提出。分案申請的發(fā)明人也應當是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。對于不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出“補正通知書”，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發(fā)出“視為撤回通知書”。

（3）分案申請可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請記載的范圍。在提交分案申請時，應當提交原申請文件的副本；要求優(yōu)先權(quán)的，還應當提交原申請的優(yōu)先權(quán)文件副本。對于不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出“補正通知書”，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發(fā)出“視為撤回通知書”。

（4）分案申請的期限，申請人最遲應當在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局對原申請作出“授予專利權(quán)通知書”之日起2個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權(quán)利的，一般不得再提出分案申請。

對于審查員已發(fā)出駁回決定的原申請，自申請人收到駁回決定之日起3個月內(nèi)，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請；在提出復審請求以后以及對復審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分案申請。

對于分案申請遞交日不符合上述規(guī)定的，審查員應當發(fā)出“分案申請視為未提出通知書”，并作結(jié)案處理。

（5）分案申請應視同一件新申請收取各種費用。期限已經(jīng)屆滿的各種費用，申請人可以在自分案申請遞交日起2個月內(nèi)補繳。期滿未補繳或未繳足的，將視為撤回。

（6）對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據(jù)原申請審核。再次提出的分案申請的遞交時間不符合上述規(guī)定的，不得分案。

但是，審查員在審查意見中指出分案申請仍有不符合單一性的缺陷，則申請人可以按照審查意見再次基于分案申請?zhí)岢龇职?，而不受上述?guī)定的限制。③中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2001：200.

三、如何利用分案申請制度對專利申請尋求更大的保護

1.保護未寫入權(quán)利要求書中的技術(shù)方案

目前，申請人采用主動分案申請的最主要的原因是:原申請的說明書中公開了若干項技術(shù)發(fā)明，但是在原申請的權(quán)利要求書中僅要求保護了其中的某項技術(shù)，在這種情況下可以依據(jù)原始公開在說明書中的技術(shù)撰寫新的權(quán)利要求書并提出分案申請。

例如，在原申請中公開了一種摩托車發(fā)動機及與該發(fā)動機相連的尾氣處理裝置，但是在原申請權(quán)利要求部分僅要求保護摩托車發(fā)動機。這時候申請人可以在原申請結(jié)案之前基于尾氣處理裝置提出分案申請。

目前有很多由日本進入中國的發(fā)明專利申請就是這種情況。由于發(fā)明專利的審查時間比較長，申請人可以在專利審查的過程中通過市場的認可程度，確定實際需要保護的技術(shù)方案，從而避免盲目申請。

2.擴大原申請的專利保護范圍

當原有的專利保護范圍與申請人授權(quán)期望值不符的時候，申請人也可以通過分案或者要求優(yōu)先權(quán)的方式對技術(shù)特征進行更換或概括，從而擴大原申請的專利保護范圍；然而，要求優(yōu)先權(quán)的方式有嚴格的時間限制，不能超出專利申請之日起12個月，所以當超出該期限的時候，我們就可以采用分案的方式以獲得更大或更多的保護范圍。

例如，一件專利申請要求保護一種塑料線管切割機，在答復“審查意見通知書”階段，申請人想要將專利申請名稱“塑料線管”修改為上位的“塑料管材”。盡管說明書中已經(jīng)公開了使用該切割機不但可以切割塑料線管還可以切割其他塑料管材，修改沒有超出原始公開的范圍。但是根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，由于這種修改改變了獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征，導致擴大了請求保護的范圍。因此，盡管修改內(nèi)容符合《專利法》第33條的規(guī)定，但由于不利于節(jié)約審查程序，審查員肯定不會接受。在這種情況下，如果申請人認為使用“塑料管材”的保護范圍比較大，在專利侵權(quán)訴訟中該特征非常重要，可以基于此上位的技術(shù)方案提出分案申請，由于分案申請的技術(shù)方案沒有超出原始公開的范圍，同時滿足分案申請與原申請要求保護不同的發(fā)明的條件，因此可以順利獲得授權(quán)。

3.盡快獲得專利授權(quán)

例如:在一件包括5項權(quán)利要求的專利申請中，進行發(fā)明實質(zhì)審查的審查員在“一通”中認為獨立權(quán)利要求1沒有新穎性和創(chuàng)造性，而其他從屬權(quán)利要求具有專利性。這時申請人為了盡快獲得專利授權(quán)，可以在答復“一通”時放棄權(quán)利要求1，而保留審查員未拒絕的權(quán)利要求2～5，從而盡快獲得專利授權(quán)。

而對于放棄的獨立權(quán)利要求1，申請人可以另外提出分案申請，在分案申請中與審查員爭辯其具有專利性的詳細理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權(quán)利，以保護其產(chǎn)品，另一方面可以爭取盡可能大的保護范圍。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，對于不同的發(fā)明創(chuàng)造的定義權(quán)利要求書具有不完全相同的保護范圍。顯然，原申請與分案申請的權(quán)利要求的技術(shù)特征不完全相同，保護范圍不同，因此滿足不相同的發(fā)明創(chuàng)造的條件，符合分案申請的要求并可以在授權(quán)后兩件專利同時存在。

4.間接延長審批時間

當某件專利申請的內(nèi)容具有較大的市場前景，但是由于缺乏新穎性、創(chuàng)造性或其他問題不能被授予專利權(quán)時，可通過提出分案申請使得競爭對手不敢輕易實施。申請人可以不斷地提出分案申請，間接延長審批時間，使得公眾難以判斷該申請的法律狀態(tài)。

5.獲得不同的審查結(jié)果

國內(nèi)專利申請案的審查是隨機分配的，不同的審查員對于新穎性和創(chuàng)造性的把握標準有所不同。由于《專利審查指南》（2010版）中對分案申請的內(nèi)容的要求僅為不超出原申請公開的范圍，理論上申請人可以將原申請原封不動地作為一件分案申請再次提交。盡管《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定分案申請與原申請應當分別要求保護不同的發(fā)明，但是《專利法》及其實施細則中并沒有明確的條款禁止這種做法。因此客觀上申請人可以達到專利申請被重新審查一遍的效果，以期達到不同的審查結(jié)果。

6.避免授權(quán)專利的保護范圍過小

對于外觀設(shè)計專利申請來說，假設(shè)一個水龍頭產(chǎn)品，申請人以套件進行申請。審查員在“一通”中認為該申請的產(chǎn)品為龍頭主體和開關(guān)兩個部件，兩個部件需要組合在一起才能使用，屬于組件產(chǎn)品，要求將各視圖的名稱從“套件……”修改為“組件……”。但是根據(jù)專利侵權(quán)判定的原則:對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項外觀設(shè)計相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。

但是對于各構(gòu)件之間無組裝關(guān)系或者組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其全部單個構(gòu)件的外觀設(shè)計均相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其單個構(gòu)件的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的，人民法院應當認定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。

所以，如果申請人按照審查員的意見將各視圖的名稱從“套件……”修改為“組件……”，其保護范圍過小，所以申請人可以提交分案申請的方式將龍頭主體和開關(guān)兩個部件分為兩件專利進行分別保護。

7.避免修改不當導致保護范圍過小

例如:在一件包括多項權(quán)利要求的發(fā)明專利申請中，審查員在駁回決定中認為該申請的所有權(quán)利要求都不具備創(chuàng)造性，于是申請人在駁回復審請求時將權(quán)利要求進行了合并，最后復審成功，且在復審請求審查決定中表明即使權(quán)利要求不進行合并，獨立權(quán)利要求1也具備創(chuàng)造性，故在答復復審決定后繼續(xù)審查的通知書時，申請人希望將權(quán)利要求恢復為拆開狀態(tài)。但是按照《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定:復審請求審查決定分為下列三種類型:（1）復審請求不成立，維持駁回決定；（2）復審請求成立，撤銷駁回決定；（3）專利申請文件經(jīng)復審請求人修改，克服了駁回決定所指出的缺陷，在修改文本的基礎(chǔ)上撤銷駁回決定；現(xiàn)在復審請求審查決定是基于修改文本的基礎(chǔ)上撤銷駁回決定的，所以原審查部門應當以修改文本為基礎(chǔ)進行繼續(xù)審查。如果專利權(quán)人又將權(quán)利要求恢復為拆開狀態(tài)，明顯不符合審查的原則。

此時，專利代理人可以基于原申請主動提出一個分案申請，以合并前的獨立權(quán)利要求提交。只要把用于合并的從屬權(quán)利要求進行刪除，使得原申請與分案申請的權(quán)利要求的技術(shù)特征不完全相同，保護范圍不同，從而符合分案申請的要求并使得兩個專利可以同時存在，申請人可以在分案申請中爭辯其具有專利性的詳細理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權(quán)利，以保護其產(chǎn)品，另一方面可以爭取盡可能大的保護范圍。

四、結(jié) 語

雖然，分案申請對專利申請具有以上的好處，但是目前審查員對分案申請是否超范圍持有相當嚴格的審查基準。新的權(quán)利要求書不能是說明書概括出的技術(shù)方案，例如新撰寫的權(quán)利要求書中每個技術(shù)特征在說明書中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案并沒有在說明書的一個實施例中公開，或者其整體技術(shù)方案中沒有包含該實施例中所有相關(guān)的特征，也會被認定為分案申請超范圍。

所以，為了盡量避免這種申請超范圍的情形，申請人可以在撰寫專利申請文件的階段將所有的發(fā)明都寫入權(quán)利要求書中。即使它們明顯不具有單一性，只要在原申請權(quán)利要求中出現(xiàn)過的技術(shù)方案，一般情況下不會有分案超范圍的問題。另外，即使不想將其寫入原申請的權(quán)利要求書，如果有日后分案的打算，也要在撰寫專利申請文件的時候至少在具體實施方式中公開所有發(fā)明的技術(shù)方案。

廣州嘉權(quán)專利商標事務所有限公司。