祝建軍

未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件

祝建軍

在無線通訊領域，標準化組織對技術(shù)標準的制定以及相應的標準必要專利FRAND授權(quán)許可聲明，均有相對完善的制度與程序設計。在通常情況下，參加標準制定產(chǎn)生的必要專利是常態(tài)，而未參加標準制定產(chǎn)生的必要專利是例外。標準必要專利具有很強的公共色彩屬性，F(xiàn)RAND授權(quán)許可是保障標準必要專利制度健康運行的基礎；同時，基于權(quán)利與義務相一致原則，以及為了維護市場交易的安全，未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件，應與參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件相同。

未參加標準制定 標準必要專利 公平、合理和無歧視許可 侵權(quán)救濟 相同條件

前 言

當今世界是信息社會，信息的傳遞依賴無線通訊技術(shù)。信息有一個重要的特點是跨國性，為了保證信息傳遞的通暢性，要求信息技術(shù)必須要具有互聯(lián)互通性。在國際社會中，一個國家無線通訊技術(shù)水平的高低，是衡量這個國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重要指標，基于此，各國均不遺余力地采取各項激勵和促進措施，以保障本國的無線通訊技術(shù)與國際通訊標準技術(shù)保持同步發(fā)展。一個國家日益提高的無線通訊技術(shù)，反過來也會極大地推動本國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及國民經(jīng)濟指標的增長。

技術(shù)的進步與創(chuàng)新，總是離不開知識產(chǎn)權(quán)的保護。在無線通訊領域，標準必要專利制度是促進和保護技術(shù)創(chuàng)新的利器，然而該制度的運行仍存在著許多缺陷和不完善的地方，比如，近些年來，各無線通訊企業(yè)國際巨頭之間，以及眾多NPE與各專利實施主體之間發(fā)生的標準必要專利糾紛案件越演越烈，即是例證。各種類型的標準必要專利糾紛，消耗了糾紛雙方大量的人力、物力和財力，如何建立成熟、完善的標準必要專利制度，是各國立法、執(zhí)法機關(guān)共同關(guān)注與努力的目標。

從已經(jīng)發(fā)生的標準必要專利糾紛案件來看，其上聚合了許多復雜而棘手的問題，比如，無線通訊標準技術(shù)與專利法律制度糅合帶來的問題，標準必要專利許可使用費的計算、停止侵害專利權(quán)、濫用市場支配地位構(gòu)成壟斷等制度相結(jié)合使用帶來的問題，本國司法裁判與國外司法裁判之間的關(guān)系問題，等等。每一個問題均需司法機關(guān)耗費大量司法資源去解決。鑒于此，本文擬選取“未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件”a本文所稱的“未參加標準制定的必要專利”是指，該標準必要專利權(quán)人從未參加任何標準化組織，亦未將其獲得授權(quán)的專利（原始取得的專利權(quán)）對外以“公平、合理、無歧視的FRAND原則”對標準必要專利的實施人進行授權(quán)許可，且該標準必要專利已被標準必要專利的實施人實際使用。這一問題進行深入研究，以期對標準必要專利制度的完善提供一些經(jīng)驗與參考。

一、問題提出：未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件引發(fā)爭議

（一）未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)糾紛案的基本案情

2001年7月，原告某外國NPE公司經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，取得一種“無線通訊傳呼方法及裝置”的發(fā)明專利權(quán)，目前該專利處于合法有效狀態(tài)。

被告甲公司是外國某一全球品牌的智能手機生產(chǎn)、銷售商，其作為委托方，委托被告乙公司加工生產(chǎn)其產(chǎn)品，然后在中國大陸及中國大陸以外的其他國家或地區(qū)銷售。

原告認為兩被告的行為侵害了其發(fā)明專利權(quán)，故于2014年3月，將兩被告起訴至法院，要求兩被告停止侵權(quán)，并承擔賠償損失的法律責任。原告舉證并論證兩被告侵害其發(fā)明專利權(quán)的邏輯方法為：首先，原告舉證其享有一項合法有效的發(fā)明專利權(quán)，并明確涉案專利權(quán)的保護范圍為權(quán)利要求1、2、9、13；接著其舉證證明，3GPP標準中與其涉案要求保護的專利相對應的標準技術(shù)；緊接著其舉證證明上述3GPP標準技術(shù)經(jīng)過中國工信部的官方機構(gòu)采標為中國無線通訊技術(shù)的行業(yè)標準，同時被中國的三大無線通訊運營商中國電信、中國移動、中國聯(lián)通采標為企業(yè)標準；最后原告舉證證明，其涉案選擇要求保護的專利技術(shù)，與上述行業(yè)和企業(yè)采標的標準技術(shù)相同或?qū)嵸|(zhì)性等同。

原告通過上述舉證及論證，試圖證明兩被告通過實施標準技術(shù)，而實施了其涉案專利技術(shù)，因此，兩被告未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售智能手機的行為，以及使用其專利方法的行為，侵害了其涉案專利權(quán)，要求兩被告承擔停止侵權(quán)、賠償損失的法律責任。

案件經(jīng)過審理查明，原告并未參加任何無線通訊標準化組織，亦沒有聲明將其涉案專利以公平、合理、無歧視的FRAND原則向?qū)＠麑嵤┤诉M行授權(quán)許可。

在案件審理的過程中，原告與被告就涉案專利許可使用費達成協(xié)議，后原告向法院提出撤訴申請，法院經(jīng)過審查予以準許。

（二）未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)糾紛案引發(fā)的爭議

盡管案件雙方當事人以自行和解的方式通過撤訴結(jié)案，但該案曾引發(fā)廣泛爭議，主要有以下兩種截然不同的處理觀點：

第一種觀點認為，原告如通過舉證能夠證明其涉案專利為標準必要專利，但由于該標準必要專利權(quán)人未參加任何標準化組織，亦未聲明承諾將按照FRAND原則對標準必要專利的實施人進行授權(quán)許可，所以應將該專利作為非標準必要專利（普通專利）對待。只要他人未經(jīng)許可實施了原告的專利，原告就可以向法院起訴，請求責令該專利實施人停止侵權(quán)，并要求其承擔賠償損失的法律責任。

第二種觀點認為，如原告能夠舉證證明其專利為標準必要專利，在該前提條件下，盡管該標準必要專利權(quán)人未參加標準化組織，亦未聲明承諾將按照FRAND原則對標準必要專利的實施人進行授權(quán)許可，但仍應將該專利作為標準必要專利來對待，在綜合考慮專利權(quán)人、專利的實施人進行標準必要專利許可談判時是否為善意、是否存在明顯過錯等因素，來考量能否給原告提供停止侵權(quán)的救濟。

為什么會出現(xiàn)上述不同觀點呢？這頗引人思考。本文認為，未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件，應與參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件相同，處理好該問題，對于正確認識標準必要專利制度以及處理該類糾紛意義重大。

二、標準必要專利產(chǎn)生的程序及價值目標

（一）標準必要專利產(chǎn)生的程序

在當今開放的市場環(huán)境下，基于順應科學技術(shù)迅猛發(fā)展及規(guī)模化發(fā)展的需要，技術(shù)標準制度隨之產(chǎn)生。所謂標準是指為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認機構(gòu)批準，共同使用的和重復使用的一種規(guī)范性文件。b參見國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會制定的GB/T 20000.1—2002《標準化工作指南第一部分 標準化和相關(guān)活動的通用詞 C》。而技術(shù)標準是指一種統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，其目的是為了協(xié)調(diào)統(tǒng)一某領域的特定技術(shù)事項。c張平、張驍著：《標準化與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2005年第1版，第18頁。在無線通訊領域，技術(shù)標準與專利相結(jié)合會產(chǎn)生標準必要專利。所謂標準必要專利是指專利技術(shù)被納入標準，經(jīng)營者要依據(jù)標準從事經(jīng)營活動必然要實施某項專利技術(shù)或某專利技術(shù)的某項權(quán)利要求。d馬海生著：《專利許可的原則——公平、合理、無歧視許可研究》，法律出版社2010年第1版，第28-30頁。標準必要專利技術(shù)，一直是各國重點關(guān)注與發(fā)展的高新技術(shù)。

在通常情況下，無線通訊技術(shù)標準是由無線通訊標準化組織按照其議事章程中所規(guī)定的程序制定，而加入該組織的某一個體成員（無線通訊企業(yè)）在該無線通訊技術(shù)標準制定之前，已將與該技術(shù)標準所對應的無線通訊技術(shù)拿去申請專利，換句話說，在一般情況下，標準化組織及其成員的存在是產(chǎn)生標準必要專利的前提，因此，標準必要專利基于一定的流程或程序而產(chǎn)生。

以3GPP為例，為了實現(xiàn)國與國之間無線通訊信息交流的互聯(lián)互通性，1998年底，3GPP國際標準化組織（第三代合作伙伴計劃）應運而生。該組織是由歐洲的ETSI、美國的T1、日本的ARIB和TTC，以及韓國的TTA這些無線通訊組織（合作伙伴）發(fā)起成立。1999年，中國無線通信標準組織（CWTS）加入3GPP。3GPP受組織合作伙伴委托制定通用的WCDMA技術(shù)規(guī)范，其組織機構(gòu)分為項目合作和技術(shù)規(guī)范兩大職能部門。項目合作部（PCG）是3GPP的最高管理機構(gòu)，負責全面協(xié)調(diào)工作；技術(shù)規(guī)范部（TSG）負責技術(shù)規(guī)范制定工作，受PCG的管理。e參見百度百科：“3GPP的組織結(jié)構(gòu)”，2017年5月29日訪問。

3GPP技術(shù)標準通過會議討論的方式進行，會議的日程及地點會在3GPP官方網(wǎng)站“3GPP calendar” 欄目中提前通知并公布。在兩次會議的間隙，各個會員會對上次會議中經(jīng)討論發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有標準中某個需要具體改進的問題進行研究，在接下來的會議中，擁有提案權(quán)的成員將其通過研究提出的問題解決方案，形成技術(shù)標準提案（CR）遞交給標準化組織大會討論，各個成員在遞交提案之前，往往提前將其中記載的技術(shù)方案作為專利進行申請，提案經(jīng)過小組會以及技術(shù)規(guī)范組全會討論通過后，就會正式被接受成為3GPP標準，f卓銳：《3GPP技術(shù)文檔在專利授權(quán)確權(quán)案件中的法律地位》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)》2017年第5期。最終以標準協(xié)議（TS）或研究報告（TR）的形式出現(xiàn)。3GPP將上述標準協(xié)議（TS）或研究報告（TR）在其官網(wǎng)上公開，任何人均可以在其官網(wǎng)上免費查詢或下載這些標準文件。

3GPP國際標準組織制定出2G、3G、4G等無線通訊技術(shù)標準后，參加3GPP的歐洲、美國、中國、日本等國的合作伙伴，需要將這些3GPP無線通訊技術(shù)標準在本國付諸實施（落地），仍要做出大量的工作。

以我國為例，為了實現(xiàn)國內(nèi)及國際無線通信服務的互聯(lián)互通，由工信部主管的中國通信標準化協(xié)會（CCSA）通過制定無線通信技術(shù)標準規(guī)范性文件的方式，將3GPP制定的無線通訊技術(shù)標準采標為我國無線通信行業(yè)的技術(shù)標準；同時，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大無線通信企業(yè)運營商，分別制定各自的無線通信技術(shù)規(guī)范，從而將3GPP無線通訊技術(shù)標準采標為各自的企業(yè)標準。而在上述3GPP國際技術(shù)標準、國內(nèi)行業(yè)標準、企業(yè)標準制定之前，各無線通訊企業(yè)，比如華為、中興等公司往往已將其中記載的技術(shù)方案作為專利進行申請，當這些專利申請被國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)后，即成為中國的標準必要專利。由于專利權(quán)具有地域性，當華為、中興等企業(yè)將這些專利技術(shù)亦在歐洲、美國等國家進行專利申請并獲得專利授權(quán)時，這些專利亦在上述國家成為標準必要專利。

在通常情況下，上述參加標準制定產(chǎn)生的必要專利是常態(tài)，而本文所討論的未參加標準制定產(chǎn)生的必要專利是例外。

（二）標準必要專利制度的價值目標

3GPP國際標準組織的建立，旨在研究制定并推廣基于演進的GSM核心網(wǎng)絡的3G標準，即WCDMA、TD-SCDMA、EDGE等。3GPP成立的目標是實現(xiàn)由2G網(wǎng)絡到3G網(wǎng)絡的平滑過渡，以保證未來技術(shù)的后向兼容性，支持輕松建網(wǎng)及系統(tǒng)間的漫游和兼容性。g參見百度百科：“3GPP的組織結(jié)構(gòu)”，2017年5月29日訪問。目前世界主要的無線通訊企業(yè)都已加入3GPP，并積極參與標準的討論和制定。3GPP標準提供的是一種統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范，目的是保障通信產(chǎn)品或服務的互換性、兼容性和互聯(lián)互通性。

3GPP技術(shù)標準的推行直接催生了標準必要專利制度。標準必要專利制度能夠鼓勵企業(yè)將其最新的專利技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)標準，從而有利于促進先進技術(shù)的推廣、運用，進而推動整個無線通訊產(chǎn)業(yè)往前發(fā)展。h參見華為公司宋柳平2015年11月20日在“強國知識產(chǎn)權(quán)論壇”上“全面深刻準確地再認識標準必要專利” 的發(fā)言。標準必要專利是各個無線通訊企業(yè)最有價值的專利，處于專利技術(shù)金字塔的塔尖，其對于保障該技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務能夠兼容、通用，消除國際貿(mào)易壁壘，減少消費者的成本，避免社會資源浪費，增進社會福祉，具有重要意義。

作為3GPP組織合作伙伴的歐洲，ETSI的知識產(chǎn)權(quán)政策亦有同樣的目標，其既要確保標準必要專利的實施人獲得必要知識產(chǎn)權(quán)許可，避免將資金、設備投入標準進行生產(chǎn)所帶來的風險，同時，又要使標準必要專利權(quán)人回收因投入標準研發(fā)而獲得充分且公允的回報，從而維護標準必要專利權(quán)人與實施人之間利益上的平衡，促進無線通訊技術(shù)互聯(lián)互通。i參見《ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策》第3條的規(guī)定。

三、標準必要專利FRAND原則的產(chǎn)生及發(fā)展

（一）標準必要專利FRAND原則產(chǎn)生的原因

在資源稀缺的情況下，民事主體通過市場交易可以互通有無，專利技術(shù)市場交易是解決技術(shù)供需雙方的重要途徑。對于非標準必要專利而言，在一般情況下，專利許可使用費主要是基于市場主體通過意思自治等市場競爭因素來達成。許可使用費的高低與技術(shù)市場競爭程度成正比，在進行專利授權(quán)時，如果專利權(quán)人在要約中提出的許可使用費過高，則談判的相對方（潛在的被許可人）基于成本等因素的考量，可能會拒絕該專利權(quán)人的報價并尋求其他可替代技術(shù)的許可，或者通過自行研發(fā)新技術(shù)來作為可替代性技術(shù)。由此可見，一般非標準必要專利權(quán)人很難因為其所享有的專利權(quán)而獲得專利授權(quán)許可市場的控制力。j祝建軍：《標準必要專利禁令救濟的成立條件》，載《人民司法》（應用版）2016年第1期。

但標準必要專利與非標準必要專利存在著重大區(qū)別，技術(shù)標準與專利的結(jié)合，打破了上述專利許可市場相對自由競爭的限制。技術(shù)標準具有強制性和公共屬性的色彩，而專利權(quán)屬于私權(quán)并具有壟斷性的特點，專利與標準相結(jié)合產(chǎn)生標準必要專利以后，這使得經(jīng)營者要實施標準必然要實施標準必要專利，如此一來，標準必要專利呈現(xiàn)出必然實施性、強制性和不可替代性的特點。這些特點使得標準必要專利權(quán)人對標準必要專利授權(quán)許可市場具有很強的控制力。

相比非標準必要專利權(quán)人，標準必要專利權(quán)人在專利技術(shù)市場授權(quán)許可中處于強勢地位，其基于逐利動機，非常有可能利用該強勢地位，向標準必要專利的實施人索取超出專利價值的高額許可費，從而出現(xiàn)標準必要專利“劫持”的現(xiàn)象。所謂標準必要專利“劫持”是指，標準必要專利權(quán)人利用標準必要專利“要挾”標準必要專利的實施者，以獲取不合理的高價。k張儒雅：《論技術(shù)標準化中的專利劫持》，重慶大學法學院2012年碩士論文。另一方面，由于無線通訊領域里的標準必要專利數(shù)量龐大，且分屬于不同的權(quán)利人，因此，標準必要專利授權(quán)許可也很容易出現(xiàn)“專利許可使用費疊加”的問題，即當某一標準由眾多專利組成，而組成標準的這些眾多專利分屬于不同的權(quán)利人時，標準的實施就必須獲得多次授權(quán)、多次支付許可使用費，從而帶來復雜的專利許可使用費的疊加問題。l張吉豫：《標準必要專利“合理無歧視”許可費計算的原則與方法——美國“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的啟示》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第8期。

為了防止出現(xiàn)上述“專利劫持”行為和“專利許可使用費疊加”的問題，各標準化組織制定了FRAND規(guī)則，要求加入標準化組織的個體成員必須遵守該原則。所謂FRAND原則是指標準必要專利權(quán)人要以“公平、合理、無歧視”的條件將其標準必要專利授權(quán)給所有標準必要專利實施人使用。m參見歐洲電信標準協(xié)會（ETSI）的政策及章程，關(guān)于ETSI的詳細信息參見http://www.etsi.org網(wǎng)站。

（二）標準必要專利FRAND原則內(nèi)涵的發(fā)展

隨著標準必要專利授權(quán)許可市場逐步發(fā)展，F(xiàn)RAND規(guī)則不僅被用來規(guī)制標準必要專利權(quán)人的行為，還被用來規(guī)制標準必要專利實施人的行為。出現(xiàn)這種情況的原因在于，在標準必要專利許可談判中，又出現(xiàn)了標準必要專利實施人所從事的“反向劫持”現(xiàn)象。

所謂“反向劫持”又稱“FRAND劫持”，n李揚：《FRAND劫持及其對策》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2015年6月11日。是指有些標準必要專利的實施人基于不愿意交專利許可使用費，或者想極力壓低標準必要專利許可使用費的目的，采取各項措施，不正當?shù)乩肍RAND原則，反過來“要挾”標準必要專利權(quán)人。比如，有些標準必要專利的實施人沒有任何理由拖延談判，或者拒絕談判；亦有一些標準必要專利的實施人始終拒絕標準必要專利權(quán)人提出的要約報價，也不提出反報價；還有一些標準必要專利的實施人在無法達成許可的情況，沒有任何理由拒絕對方提出的仲裁請求?！胺聪蚪俪帧钡暮μ幵谟冢粌H使雙方的談判曠日持久，而且還使標準必要專利權(quán)人難以獲得與其專利市場價值相適應的許可使用費。因此，“反向劫持”與“專利劫持”行為一樣，同樣應受到法律的規(guī)制。基于平衡標準必要專利權(quán)人、標準必要專利實施人和社會公眾的利益，標準必要專利實施人亦應受到FRAND規(guī)則的約束。

FRAND規(guī)則意味著，雙方之間在標準必要專利許可程序上的談判不僅要誠信、高效，同時在實體上標準必要專利許可使用費率的確定，亦要體現(xiàn)與專利的市場價值相適應，既要避免標準必要專利權(quán)人因?qū)＠{入標準而獲得不合理的較高專利許可使用費（防止專利劫持），同時，也要避免標準必要專利實施人借口FRAND原則不合理地壓低專利許可使用費（防止專利反向劫持），o祝建軍：《標準必要專利使用費的公開——以治理專利劫持和反向劫持為視角》，載《人民司法》（應用版）2015年第15期。從而平衡雙方利益，以保障標準必要專利制度正常運行。

（三）國際標準組織中的FRAND原則

3GPP作為推動無線通訊技術(shù)標準制定的國際組織，本身并沒有單獨的知識產(chǎn)權(quán)政策，其只在《3GPP工作程序》第55條中規(guī)定，“個體會員受其各自組織合作伙伴的知識產(chǎn)權(quán)政策約束。個體成員應盡早申報他們認為對3GPP內(nèi)正在進行的任何工作必要或可能必要的任何知識產(chǎn)權(quán)，個體會員應向各自的組織伙伴聲明，組織伙伴應鼓勵他們各自的成員在公平、合理的條件下，在非歧視的基礎上給予許可。項目合作部（PCG）應記錄由組織合作伙伴收到的與3GPP相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)聲明”。pSee《3GPP Working Procedures 》Article 55“Intellectual Property (IPR) Policy”:Individual Members shall be bound by the IPR Policy of their respective organizational Partner.Individual Members should declare at the earliest opportunity, any IPRs which they believe to be essential, or potentially essential, to any work ongoing within 3GPP. Declarations should be made by Individual Members to their respective organizational Partners.organizational Partners should encourage their respective members to grant licences on fair, reasonable terms and conditions and on a nondiscriminatory basis.The PCG shall maintain a register of IPR declarations relevant to 3GPP, received by the organizational Partners.

在3GPP的幾個組織合作伙伴中，只有歐洲的組織合作伙伴ETSI，制定了相對較為完善的標準必要專利聲明政策數(shù)據(jù)庫，所以3GPP中的各個會員（比如高通、愛立信、華為等公司）都會去ETSI進行標準必要專利聲明和許可，而通常不會再去美國的ATSI、我國的CCSA等進行重復聲明。因此，從標準必要專利國際實務操作層面來看，所謂3GPP標準必要專利聲明實際上是在ETSI中進行的聲明。

ETSI《知識產(chǎn)權(quán)指南》第6.1條在區(qū)分會員和第三方這兩個不同主體的基礎上，規(guī)定了標準必要專利對外授權(quán)許可的FRAND原則，“（對于會員）必要IPR擁有者需在公平、合理、無歧視條款和條件下進行授權(quán)許可；（對于第三方）當ETSI得知某項屬于非會員的IPR可能是某項標準的必要專利時，該非會員也需要承諾在公平、合理、無歧視的條款和條件下授權(quán)許可。同時，該第三方在公平、合理、無歧視的條款和條件下獲得ETSI會員擁有的IPR的授權(quán)”。q參見ETSI于2013年9月19日通過的《ETSI知識產(chǎn)權(quán)指南》第6.1條的規(guī)定。可見，ETSI規(guī)定的標準必要專利對外授權(quán)許可的FRAND原則，既對自己的個體會員適用，也適用于非會員（目的是實現(xiàn)會員與非會員之間的互惠）。值得注意的是，從ETSI的上述規(guī)定來看，ETSI還認為，以FRAND原則對外進行授權(quán)許可，既是標準必要專利權(quán)人所享有的一項權(quán)利，同時，亦是其應盡的一項義務。

四、未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件

關(guān)于參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的條件，依通說認為，只有遵循FRAND許可的善意的標準必要專利權(quán)人，才有權(quán)利向不遵循FRAND許可的惡意的標準必要專利實施人，主張停止侵權(quán)救濟；愿意按照FRAND原則支付許可使用費的善意的標準必要專利實施人應被免除適用禁令救濟制度。r祝建軍：《標準必要專利禁令救濟的成立條件》，載《人民司法》（應用版）2016年第1期。那未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件，應當與參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件相同嗎？本文認為這二者成立的條件應相同，主要基于以下幾個方面的原因：

（一）標準必要專利FRAND授權(quán)許可是保障標準必要專利制度健康運行的基礎，未參加標準制定的必要專利作為標準必要專利的一員，應遵循FRAND原則

前面已述及，標準必要專利具有必然實施性、強制性和不可替代性等特點，加之在無線通訊領域里的標準必要專利數(shù)量龐大，且標準必要專利權(quán)人呈現(xiàn)出日益分散的特點，這很有可能導致“專利劫持”和“專利許可使用費疊加”的不良后果，為了克服標準必要專利許可使用費談判帶來的上述弊端，許多無線通訊標準化組織要求其成員對任何標準必要專利的實施人都應負擔FRAND義務。比如，以ETSI為例，根據(jù)《ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策》第7條、第8條的規(guī)定，ETSI在公布技術(shù)標準前會要求其會員和非會員完成知識產(chǎn)權(quán)FRAND的許可聲明。如果會員和非會員不同意做出FRAND許可聲明，則當該技術(shù)標準存在可替代性技術(shù)時，會尋求替代性技術(shù)予以解決；而當該技術(shù)標準不存在可替代性技術(shù)時，應終止該技術(shù)標準的制定工作，由ETSI董事長做會員的說服工作或?qū)Ψ菚T進行斡旋，經(jīng)過這些努力后，如果會員和非會員仍不同意做出知識產(chǎn)權(quán)FRAND許可聲明，則應尋求可替代性的技術(shù)標準。從該規(guī)定來看，ETSI采用充分協(xié)商并經(jīng)會員和非會員自愿承諾將納入標準的知識產(chǎn)權(quán)完成FRAND許可聲明之后，才會公布ETSI的技術(shù)標準。

由于無線通訊領域所涉及的技術(shù)標準非常多，在通常情況下，非會員未參加ETSI標準的制定，其不太可能像會員那樣知道ETSI已討論通過且即將發(fā)布的技術(shù)標準。所以在ETSI技術(shù)標準發(fā)布前其無從進行知識產(chǎn)權(quán)FRAND許可聲明，于是就有可能會產(chǎn)生如下情形，非會員有某項專利技術(shù)和技術(shù)標準相對應，換句話說，非會員的專利技術(shù)在客觀上已被納入技術(shù)標準。而ETSI和非會員均不知道該項專利技術(shù)已被納入技術(shù)標準，ETSI在完成技術(shù)標準的知識產(chǎn)權(quán)FRAND許可聲明程序后，將其技術(shù)標準公布，而眾多無線通訊企業(yè)在該技術(shù)標準公布后會按照該技術(shù)標準生產(chǎn)無線通訊產(chǎn)品，這種狀態(tài)持續(xù)一段時間后，非會員會發(fā)現(xiàn)眾多無線通訊企業(yè)未經(jīng)許可實施其專利，從而可能引發(fā)雙方之間的標準必要專利侵權(quán)糾紛。

標準必要專利FRAND授權(quán)許可，是保障標準必要專利制度健康運行的基石，未參加標準制定的必要專利，應當與參加標準制定的必要專利一樣，在行使權(quán)利時均遵循FRAND原則。標準必要專利權(quán)人遵循FRAND原則，除了其因承諾FRAND義務而應受其承諾約束外，該FRAND義務還應是標準必要專利權(quán)人應負擔的法定義務，目的是保證標準必要專利制度正常實施，否則，標準必要專利制度無法推行。

（二）根據(jù)權(quán)利與義務相一致的原則，未參加標準制定的必要專利應遵循FRAND義務

民事權(quán)利與義務相一致原則，是民法調(diào)整民事法律關(guān)系的一項基本原則。標準必要專利制度作為專利法調(diào)整的一項重要制度，亦應遵守該基本原則。雖然非會員未參加標準組織的技術(shù)標準的制定，但在一些特定情況下，當該非會員的專利權(quán)因“巧合”而被納入技術(shù)標準由無線通訊企業(yè)付諸實施時，該專利權(quán)人可以基于其標準必要專利權(quán)而向眾多的無線通訊企業(yè)收取標準必要專利許可使用費，此時該非會員已在客觀上行使標準必要專利權(quán)，并可以由此獲得相應的經(jīng)濟利益?；诿袷聶?quán)利與義務相一致的原則，既然該非會員已在客觀上享有標準必要專利所帶來的經(jīng)濟利益，其亦應負擔保障標準必要專利制度正常運行所應遵循的FRAND原則。

另外，從程序上來看，在專利權(quán)為一般專利的情況下，當該專利權(quán)受到侵犯時，專利權(quán)人論證被控侵權(quán)人侵犯其專利權(quán)的方法為，將被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征或被控侵權(quán)的方法與專利權(quán)的技術(shù)特征或方法進行對比，進而通過判斷是否落入專利權(quán)的保護范圍而確定被控侵權(quán)人的行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。與一般專利不同的是，論證侵犯標準必要專利權(quán)的方法為，專利權(quán)人將其專利技術(shù)與技術(shù)標準進行對比，如果二者構(gòu)成相同或等同，而被控侵權(quán)人亦無法舉出相反證據(jù)證明其無線通訊產(chǎn)品或方法未使用該技術(shù)標準時，則可以認定被控侵權(quán)人侵犯了該標準必要專利權(quán)。由此可見，在司法實踐中采用上述哪種方法來認定被控侵權(quán)人是否構(gòu)成專利侵權(quán)，是判斷涉案專利為一般專利還是標準必要專利的重要識別方法。s在深圳中級人民法院審理的中興與華為互訴標準必要專利侵權(quán)的案件中，中興與華為均采用此證明方法。案號為（2011）深中法民三初字第386、387、388號，（2011）深中法民三初字第475、476、477、478號。在通常情況下，很難通過上述論證侵犯一般專利權(quán)的方法，來論證被控侵權(quán)人侵犯了他人的標準必要專利權(quán)。根據(jù)權(quán)利與義務相一致原則，如果非會員采用上述第二種方法來證明其涉案專利為標準必要專利，并據(jù)此證明被控侵權(quán)人構(gòu)成專利侵權(quán)，則該非會員作為標準必要專利權(quán)人，應負擔與標準必要專利相伴而生的FRAND義務。

（三）標準必要專利具有很強的公共屬性，為了維護市場交易的安全，未參加標準制定的必要專利應遵循FRAND義務

標準必要專利具有必然實施性、強制性和不可替代性的特點，這表明其在市場競爭中天然具有一定公用品的性質(zhì)，帶有很強的公共色彩屬性。上述標準必要專利公用品的性質(zhì)，決定了標準必要專利權(quán)人應負擔相應的社會義務，即FRAND義務。如果標準必要專利權(quán)人不負擔FRAND義務，允許其對許可使用費任意要價，則標準必要專利制度將無法正常運轉(zhuǎn)。對于未參加標準制定的必要專利而言，其已實質(zhì)上成為標準必要專利的一員，眾多的無線通訊企業(yè)因按照技術(shù)標準從事制造、銷售行為，而可能侵犯該標準必要專利權(quán)，這表明，未參加標準制定的必要專利，與參加標準制定的必要專利一樣，已因被實施而形成了相應的市場秩序，只有該標準必要專利權(quán)人受FRAND義務的約束，相應的市場競爭秩序才能朝著正向發(fā)展。

無線通訊領域標準必要專利與一般專利相比有一個重要特點，即由于標準必要專利數(shù)量龐大，無線通訊企業(yè)通常是先實施技術(shù)標準（實施技術(shù)標準就意味著實施標準必要專利），然后才進行標準必要專利許可使用費談判。如果未參加標準制定的必要專利可以不受FRAND原則的約束，則整個市場交易秩序的安全，將無法得到有效保障。對于那些已投資到無線通訊領域的生產(chǎn)、銷售企業(yè)來說，因得不到FRAND規(guī)則的保護，其存在著被任意禁令威脅的巨大風險。因此，為了維護市場交易的安全，未參加標準制定的必要專利應遵循FRAND原則。

綜上，未參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件，應與參加標準制定的必要專利停止侵權(quán)救濟的成立條件相同。如果未參加標準制定的必要專利權(quán)人能夠舉證證明，其在標準必要專利許可談判中遵循FRAND原則（在主觀上為善意），而標準必要專利的實施人在談判中存在明顯過錯，比如拒絕許可談判、惡意拖延談判，或者拒絕標準必要專利權(quán)人提出的符合FRAND條件的許可使用費報價等，其可以獲得標準必要專利停止侵權(quán)的禁令救濟。

In the field of wireless communication, there are well-crafted systems and procedures for stipulating technology standard by standard-setting organizations and FRAND licensing statement for standard essential patent. Normally, essential patents are generated by standard-setting, but there are also essential patents that are not included in standard-setting. Standard essential patents are of strong characteristics of public goods. FRAND license is the basis for the healthy operation of standard essential patents. Meanwhile, based on the principle of conformity between rights and obligations, and in order to maintain safe market transaction, the constitutive conditions for the relief of stopping infringement of essential patents not included in standard-setting process should be identical to that included in standard-setting.

not included in standard-setting; standard essential patent; FRAND license; infringement relief; identical conditions

祝建軍，深圳市中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長，法學博士、博士后

本文的觀點僅代表作者本人的觀點。