和育東 甫玉龍

專利授權規(guī)范的完善
——以防止低質量發(fā)明與實用新型專利為目的

和育東 甫玉龍

發(fā)明與實用新型專利授權規(guī)范的沖突與漏洞，導致一些低質量專利合法產生。鑒于此，專利行政機關應有權撤銷構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的授權在先的專利權，消除重復授權缺陷的修改須達到既不實質相同、也不是顯而易見變型的程度，抵觸申請可以用于評價創(chuàng)造性。

禁止重復授權 同樣的發(fā)明創(chuàng)造 修改 抵觸申請

一些發(fā)明與實用新用新型低質量專利是由于存在授權規(guī)范的沖突或者漏洞而合法產生的，可以通過制度完善加以防止。a《專利審查指南》（2006年版）規(guī)定：“禁止重復授權是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有多項處于有效狀態(tài)的專利權同時存在?！?/p>

一、重復授權相關規(guī)范的沖突及其解決

（一）重復授權的產生機制

對于不同人不同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的在先申請與在后申請，《專利法》第9條第1款前段的禁止重復授權條款、第9條第2款的先申請條款、第22條第2款的新穎性條款之間存在規(guī)范競合。倘若在后申請率先獲得授權，專利行政機關審查在先申請時，適用新穎性條款應授權，適用先申請原則條款也應授權，適用禁止重復授權條款則應駁回。遵循特別條款優(yōu)先適用原則，應適用新穎性條款對在先申請授權，則產生重復授權。

對于同一人不同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的在先申請與在后申請，由于不適用規(guī)范兩個以上申請人情形的先申請條款，存在競合的是禁止重復授權條款與新穎性條款。倘若在后申請率先獲得授權，專利行政機關審查在先申請時，適用新穎性條款應授權，適用禁止重復授權條款則應駁回。遵循特別條款優(yōu)先適用原則，則產生重復授權。

對于不同人同日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的兩件申請，由于新穎性條款中的“申請日以前”不包括申請日，不適用新穎性條款；在同一天申請而無法適用先申請條款；因此只能適用禁止重復授權條款。當專利行政機關審查其中一件申請時發(fā)現另一件已經授權，理應適用禁止重復授權條款予以駁回。但僅僅因為審查程序處理的速度有別，同日申請的兩個人得到不同結果，這顯然不公平?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谌碌?.2.2節(jié)沒有規(guī)定對此情形的處理規(guī)則。國家知識產權局制訂的《審查操作規(guī)程?實質審查分冊》（2009年版）第三章第4.3.2.2節(jié)規(guī)定按授權處理：“申請與專利的申請日相同的，對申請作授權處理，以符合《專利法》第21條對公正的要求。因上述授權而造成的重復授權，可通過無效程序解決?！笨梢?，此種情形下《專利法》第9條第1款的禁止重復授權條款與第21條的公平原則之間存在規(guī)范沖突，專利行政機關選擇了公平原則，從而產生重復授權。

（二）重復授權條款的解釋

禁止重復授權條款本是在授權環(huán)節(jié)防止重復授權產生的制度設計，但在前文所述規(guī)范沖突情形下卻無法發(fā)揮應有作用。這與禁止重復授權條款的解釋有關，如果解釋為禁止專利并存， 則在授權階段容忍由規(guī)范沖突導致的二次授權，然后在無效程序中執(zhí)行該條款。

2008年專利法修改后，禁止重復授權條款應無歧義地解釋為禁止二次授權?！秾＠ā返?條第1款但書所規(guī)定的轉換保護是二次授權，按照相反解釋規(guī)則，但書之前的一般原則應解釋為二次授權的相反含義。但書規(guī)定的二次授權是以申請人放棄先獲得的實用新型專利權為前提，根本不會出現專利并存現象，因此但書之前的一般原則不應解釋為專利并存的相反含義。依目的解釋，2008年專利法修改將禁止重復授權條款從《專利法實施細則》中提升為《專利法》第9條第1款前段，置于先申請原則、可專利性條件等授權規(guī)范之前，樹立起帝王條款地位，顯然有意要規(guī)范授權行為，解釋為禁止二次授權符合這一規(guī)范目的。

（三）增設專利行政機關的撤銷權

為了實現禁止二次授權的目的，專利行政機關在授權階段遇到前述規(guī)范沖突時，就需要對已授權的專利及時進行法律處理。容易想到的辦法是，由同樣的發(fā)明創(chuàng)造的在先申請人以缺少新穎性為理由，對在后申請率先獲得授權的專利提出無效宣告請求，待專利復審委做出宣告無效決定后，專利行政機關對在先申請予以授權。問題是，在先申請人承擔無效程序的費用，等于承擔不合理制度的成本，這本身是不合理的。而且，這會降低專利授權審查的效率。還有，這對于不同人同日申請的重復授權無法奏效，因為復審委沒有理由將率先獲得授權的專利宣告無效。

筆者認為，賦予專利行政機關在特定情形下對已授專利的撤銷權，是解決困局之道。專利行政機關的授權行為屬于行政許可行為，如果發(fā)現許可行為違法或者不當時，從依法行政原則出發(fā)，在保護相對人信賴利益的前提下，有權予以撤銷。專利行政機關對不同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造的在后申請率先授權，雖然授權時合法，但在發(fā)現在先申請的存在后該授權不再合法，專利行政機關應依職權撤銷。對于不同人同日申請時一方率先獲得授權的情形，專利行政機關應以該授權不當為由依職權撤銷。

當然，為了避免專利行政機關濫用權力而侵害專利權，應嚴格將撤銷權限制在禁止重復授權條款無法適用，即在后申請或同日申請已被授權而導致在先申請或另一件同日申請無法授權的情形。此時，行政主體及行政相對人均沒有錯誤，而是由于發(fā)明專利與實用新型專利兩種制度并行、以及發(fā)明專利遲延審查等制度體系造成的，因此行政主體與相對人均無須對被撤銷的違法或不當行政行為承擔責任。撤銷決定自作出之日起生效，但被撤銷的專利權應自始無效，與該專利有關的法律關系的效力，適用《專利法》第47條關于專利宣告無效的規(guī)定。其中，對于同日申請中一方已獲授權的情形，應明確限制該撤銷權，即專利行政機關應當首先通知權利人與申請人協(xié)商。如果協(xié)商結果是申請人放棄申請、由權利人保留其專利權，則專利行政機關不得行使撤銷權。如果協(xié)商結果是權利人放棄其專利權、由申請人保留申請權，則專利行政機關不必行使撤銷權。如果協(xié)商不成，方可對已授權專利行使撤銷權，并且適用《專利法實施細則》41條駁回所審查的專利申請。

綜上，建議在《專利法》或者《專利法實施細則》中增加如下條款：“專利行政機關在審查專利申請時，發(fā)現另一件就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的在后申請已經獲得授權的，可以撤銷該專利權。不同人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出的另一件申請已經獲得授權的，可以通知該專利權人與所審查專利申請的申請人協(xié)商確定專利權或專利申請權歸屬，協(xié)商不成的，撤銷已授權專利，并駁回所審查的專利申請?！?/p>

二、重復授權修改制度的漏洞及其補足

（一）消除重復授權缺陷的修改制度

對于不同人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的兩件申請，專利行政機關審查時發(fā)現存在另一件專利申請時，應適用《專利法實施細則》第41條規(guī)定的協(xié)商原則確定申請人，協(xié)商不成的兩件申請均予以駁回。但是，按照《專利法》第33條、《專利法實施細則》第51條第3款、《專利審查指南》第二部分第三章第6.2.1.2節(jié)的規(guī)定，申請人還可以通過修改消除違反禁止重復授權條款的缺陷，從而使兩件申請都獲得授權。

對于同一人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的兩件申請，按照《專利審查指南》第二部分第三章第6.2節(jié)的規(guī)定，在兩件申請均符合授予專利權的其他條件時，如果兩件申請都尚未授權，應當就這兩件分別通知申請人進行選擇或者修改；如果另一件申請已經授權，通知申請人修改此件申請。無論哪種情形，只要修改消除了重復授權缺陷，就可以獲得兩件專利授權，

同一人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件申請，還會出現如下特殊情形。《專利法》第9條第1款后段的轉換保護制度，規(guī)定同一人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出雙重申請，在滿足法律規(guī)定的條件下享受轉換保護的制度優(yōu)惠。如果雙重申請中的發(fā)明申請在初審中被駁回，駁回理由往往是非實質性缺陷，申請人不需要對權利要求內容作出修改就能加以消除，之后可以在自雙重申請的申請日起一年內重新提出發(fā)明申請，享受以被駁回發(fā)明申請為基礎的優(yōu)先權，被駁回發(fā)明申請則視為撤回。重新提出的發(fā)明申請的優(yōu)先權日與雙重申請中實用新型的申請日相同，但按《專利法實施細則》第41條第2款關于“同日”為申請日的規(guī)定，二者不再符合轉換保護的條件。申請人為了避免兩件申請構成重復授權，會利用修改制度獲得兩件專利授權。

（二）修改制度導致低質量專利

《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.1節(jié)列舉了不超范圍的權利要求修改形式，其中適用于消除重復授權缺陷的修改形式主要有兩種：變更權利要求中的技術特征，以及增加技術特征。第一種修改可以是上下位概念變換、數值范圍修改、慣用手段的直接置換等，雖然不會改變技術特征的技術功能與技術效果，但已滿足了禁止重復授權條款的要求。如此修改后獲得授權的專利，與另一件專利屬于實質相同。也就是說，兩件專利的區(qū)別度高于零、低于新穎性判斷標準，可以稱為實質相同型低質量專利。第二種修改增加技術特征的修改方式，比如添加已知的常用技術特征，不要求產生預料不到的技術效果。如此修改后獲得授權的專利，與另一件專利的區(qū)別度高于新穎性判斷標準、低于創(chuàng)造性判斷標準，可以稱為顯而易見型低質量專利。這些低質量專利與另一件專利的申請日相同，因此不能在無效程序適用新穎性或創(chuàng)造性條件加以消除，也不能適用現有技術抗辯制度使之無執(zhí)行力。

實質相同型及顯而易見型低質量專利的存在將阻礙創(chuàng)新。設想一家企業(yè)獲得專利A許可，實施時無意中對某個技術特征替換為一般已知手段，或者添加已知的常用技術特征x，則落入顯而易見形低質量專利B的保護范圍，可能被起訴侵權而創(chuàng)新受阻。

（三）“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的重新界定

為防止這些低質量專利，應該提高修改的標準。同樣的發(fā)明創(chuàng)造的判斷標準是權利要求完全相同，b我國《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定，“如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認定它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！碧热羝渫庋訑U大到上述實質相同型及顯而易見型低質量專利，就可以防止申請人通過修改制度獲得這些低質量專利。那么，擴大同樣的發(fā)明創(chuàng)造的外延，是否會剝奪申請人的自然權利呢？其實，假若遵循自然權利命題，專利法就應該像著作權制度那樣，允許兩個創(chuàng)造者分別對同樣的發(fā)明創(chuàng)造享有權利。專利制度的禁止重復授權不是基于自然權利法則，而是一種功利主義制度安排。既然如此，將禁止重復授權制度設計為包括禁止實質相同或者顯而易見型的發(fā)明創(chuàng)造獲得授權，能夠抑制低質量專利而具有正當性。

倘如此，申請人消除重復授權缺陷的修改，必須達到與另一個原本完全相同的權利要求既不實質相同、也不是顯而易見型的程度，以產生預料不到的效果為前提。通過替換技術特征來修改，須達到要素替代發(fā)明或繞道發(fā)明的創(chuàng)新高度；通過選擇下位概念或者縮小數值范圍來修改，須達到選擇發(fā)明的創(chuàng)新高度；通過添加技術特征來修改，須達到組合發(fā)明的創(chuàng)新高度。申請人為達到上述修改標準而違反《專利法》第33條關于修改不超范圍的規(guī)則，將被駁回；申請人難以在符合《專利法》第33條的前提下將權利要求修改到如此程度，就應放棄修改。

擴大同樣的發(fā)明創(chuàng)造的外延，還可以防止分案中出現低質量專利。根據《專利法實施細則》第42條第1款，分案的條件是一件專利申請包括“兩項以上”發(fā)明創(chuàng)造。依照現有對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的界定，申請人對專利權利要求略加修改，比如將說明書中一些沒有創(chuàng)造性貢獻的技術特征添加到權利要求中，即可從一件專利申請中得出另一項發(fā)明創(chuàng)造用于申請分案。這樣，申請人可以在專利行政部門對原申請發(fā)出授權通知后、辦理登記手續(xù)之前的2個月期間內，提出多項與原申請的區(qū)別度低于新穎性或者創(chuàng)造性的分案申請而獲得授權，從而產生實質相同型或顯而易見型低質量專利。倘若擴大同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處延，要求分案申請與原申請的區(qū)別度達到創(chuàng)造性標準，將防止上述非正常申請產生的合法低質量專利。

三、抵觸申請制度的漏洞及其完善

（一）專利期限的變相延長

根據《專利法》第22條第2款，抵觸申請不構成現有技術的組成部分。《專利審查指南》第二部分第四章第2.1節(jié)進一步明確，抵觸申請“在評價發(fā)明創(chuàng)造性時不予考慮”。那么，將與技術方案A相比具有新穎性、但屬于顯而易見型的技術方案B，于專利申請A的申請日以后、公布日或公告日以前提出專利申請，將獲得授權，從而產生顯而易見型低質量專利。因為抵觸申請不屬于現有技術，這些專利不能通過無效程序消除，也不能適用現有技術抗辯制度使之無執(zhí)行力。

抵觸申請制度產生的顯而易見型低質量專利，破壞了專利期限制度蘊含的對價原理。仍以上段實例加以說明：A、B兩個技術方法都獲得授權，當專利A期限屆滿、專利B期限尚未屆滿時，公眾自由實施A，卻可能對B構成等同侵權。專利制度的對價原理是用一定期限的壟斷權換取新技術的公開，專利A期限屆滿則應立即進入公有領域，而專利B的存在使專利A的排他效力延長到專利B屆滿之時。申請人可能利用上述漏洞，在申請A的申請日起到18個月公布之前提出顯而易見型的申請B，達到變相延長專利A期限將近18個月的目的。申請人還可以在一件發(fā)明申請?zhí)岢龊蟮?8個月內連續(xù)提出多項顯而易見型的低質量專利非正常申請，以滿足有關社會組織對專利數量的片面考核要求。

（二）抵觸申請用于評價創(chuàng)造性

將抵觸申請用于評價創(chuàng)造性，可以彌補上述漏洞。這是否會侵害申請人的自然權利呢？其實，即使現行的抵觸申請僅用于評價新穎性制度，也不是基于保護自然權利而設計的，因為發(fā)明人完成發(fā)明創(chuàng)造或者提出專利申請時并不知道抵觸申請的存在。

從比較法角度看，美國專利法規(guī)定抵觸申請既能評價新穎性，也能評價創(chuàng)造性。c《美國專利法》第102（a）（2）款、103款。美國的抵觸申請制度設有自我不抵觸例外，d所謂“自我不抵觸”例外，是指相同申請人的先后兩件申請不發(fā)生抵觸。《日本專利法》第29條之2也規(guī)定了這一制度。我國2008年專利法修改將抵觸申請條款中的“他人”二字刪除，廢除了該例外。同一申請人可以通過連續(xù)申請，獲得區(qū)別度低于創(chuàng)造性的低質量專利，這與我國抵觸申請制度的漏洞性質相同。為了彌補該漏洞，美國在制定法禁止重復授權規(guī)則之外，另有判例法禁止重復授權規(guī)則：如果在后申請專利與在先申請專利構成顯而易見變型，法院會認定在后申請專利為重復授權而不具有執(zhí)行力，e《美國專利審查指南》（Manual of Patent Examining Procedure）第804–806節(jié)。從而防止同一申請人就一項技術方案獲得超過最長保護期的專利效力。美國的做法是在司法環(huán)節(jié)使已經獲授權的低質量專利喪失執(zhí)行力，本文的建議是在授權環(huán)節(jié)防止這些低質量專利的產生。

conf l icts and loopholes of patent grant rules made some low-quality patents get lawfully granted. In order to prevent such results, patent administration should be empowered to revoke the patent which was granted earlier than another identical invention-creation application, modif i cation against double patenting should be such a high degree that would not be substantial same or lack of non-obviousness, and interfering applications should be used to evaluate inventiveness of the patent application.

prohibition of double patenting; identical invention-creation; modification; interfering applications

和育東，北京化工大學文法學院、北京知識產權研究基地教授

甫玉龍，北京化工大學文法學院、北京知識產權研究基地教授

本文受國家社科基金項目（14BFX101），中央高?；究蒲袠I(yè)務費項目（pt1618）資助。