徐小鳳

（200042 華東政法大學(xué) 上海）

商標(biāo)先用權(quán)法律問題淺析

徐小鳳

（200042 華東政法大學(xué) 上海）

2013年新《商標(biāo)法》第59條第三款規(guī)定引入了商標(biāo)先用制度，該制度是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的限制，緩和了商標(biāo)先用權(quán)人與商標(biāo)注冊(cè)人之間的利益沖突。本文主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：一是通過具體案例與學(xué)術(shù)界的理論引出商標(biāo)先用權(quán)的必要性；二是分析商標(biāo)先用權(quán)的性質(zhì)；三是說明商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件；四是就商標(biāo)先用權(quán)的限制要件予以論述。由于新《商標(biāo)法》對(duì)先用權(quán)規(guī)定比較原則化，且當(dāng)前司法實(shí)踐中可供參考的案例也比較少，商標(biāo)先用權(quán)制度的適用還需繼續(xù)予以探討、歸納、總結(jié)。

商標(biāo)先用權(quán)；商標(biāo)先用權(quán)性質(zhì)；構(gòu)成要件；限制要件

一、商標(biāo)先用權(quán)的提出

我國是商標(biāo)取得登記注冊(cè)制國家，就未注冊(cè)商標(biāo)一直缺乏全面的保護(hù)。如何解決商標(biāo)先用權(quán)人與商標(biāo)注冊(cè)人之間的利益沖突，成為理論與實(shí)踐中不得不考慮的問題。

舉個(gè)案例，狗不理集團(tuán)于1994年注冊(cè)了“狗不理”文字商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為第42類，包括餐館、快餐館、自動(dòng)餐館、備辦宴席。1999年該商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。天豐園飯店自1973年開業(yè)以來，主營豬肉灌湯蒸包，并于1986年增加“狗不理豬肉灌湯包”等經(jīng)營項(xiàng)目，還曾被評(píng)為濟(jì)南名優(yōu)小吃，且經(jīng)營至今，暢銷不衰。天豐園飯店一直在其門口懸掛經(jīng)營“狗不理豬肉灌湯包”的牌匾、“狗不理”黑色牌匾。2006年狗不理集團(tuán)提起訴訟，認(rèn)為天豐園飯店行為侵犯其“狗不理”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。本案經(jīng)最高院再審后，最高院裁定駁回狗不理集團(tuán)的再審申請(qǐng)，判定天豐園飯店可保留“狗不理豬肉灌湯包”這一菜品名稱，但根據(jù)公平原則，天豐園飯店不得做其他擴(kuò)張性使用。[1]該案是一起典型的商標(biāo)先用權(quán)人與商標(biāo)注冊(cè)人就注冊(cè)商標(biāo)的使用發(fā)生沖突的案件，通過該案可以看出，在新《商標(biāo)法》實(shí)施之前，司法實(shí)踐中已有對(duì)商標(biāo)先用權(quán)人的利益有條件的予以保護(hù)的嘗試。

與此同時(shí),國內(nèi)法學(xué)家也對(duì)商標(biāo)先用權(quán)設(shè)立的必要性也有諸多理論研究，王連峰教授在其文章中曾指出有必要設(shè)立先用權(quán)制度，以妥善解決在先使用商標(biāo)與在后注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突，強(qiáng)調(diào)了“對(duì)善意在先使用商標(biāo)的保護(hù)有其正當(dāng)性”，并充分論述了保護(hù)商標(biāo)先用權(quán)的必要性與迫切性。

基于理論上的探討，司法實(shí)踐的嘗試及現(xiàn)實(shí)需求，2013年新《商標(biāo)法》首次確認(rèn)了商標(biāo)先用權(quán)制度，進(jìn)一步完善了對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。根據(jù)新《商標(biāo)法》第59條第三款規(guī)定，即使商標(biāo)注冊(cè)人取得商標(biāo)注冊(cè)專有權(quán),但在其申請(qǐng)注冊(cè)前商標(biāo)已經(jīng)被使用的，該商標(biāo)使用人可在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。

二、商標(biāo)先用權(quán)的性質(zhì)

關(guān)于商標(biāo)先用權(quán)的性質(zhì)，理論界有不同的認(rèn)知。有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)在先使用既不能產(chǎn)生權(quán)利，也不能產(chǎn)生與已注冊(cè)商標(biāo)相對(duì)抗的效力[2]。也有觀點(diǎn)認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)是一種民事權(quán)利，商標(biāo)先使用人對(duì)其使用的商標(biāo)可以行使占有權(quán)，但他不可能像物權(quán)一樣采用實(shí)際控制標(biāo)的物的方式直接支配該商標(biāo)，而是通過法律賦予使用人權(quán)利來禁止他人侵犯該權(quán)利[3]。還有學(xué)者認(rèn)為先用權(quán)就是為了保護(hù)已形成的商業(yè)信譽(yù)而排除商標(biāo)權(quán)人的禁止權(quán)，不同于商標(biāo)權(quán)那種物權(quán)式的權(quán)利[4]。縱觀當(dāng)前的“無權(quán)說”、“單獨(dú)民事權(quán)利說”、“禁止權(quán)說”等觀點(diǎn)，本文認(rèn)為商標(biāo)先用權(quán)為一種抗辯權(quán)，是先用權(quán)人對(duì)抗商標(biāo)注冊(cè)人禁止權(quán)的一個(gè)手段，不具有積極的排他效力。新《商標(biāo)法》第59條第三款規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)”，該規(guī)定不是直接賦予商標(biāo)先用權(quán)人某種具體權(quán)利，而是從限制商標(biāo)注冊(cè)人角度出發(fā)，彌補(bǔ)商標(biāo)登記注冊(cè)制度不足而采取的措施，目的是為了平衡商標(biāo)注冊(cè)人與商標(biāo)先用權(quán)人的利益。雖然該條款規(guī)定了先用權(quán)人可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但該“繼續(xù)使用”并非一項(xiàng)獨(dú)立的民事權(quán)利，而僅僅是在繼續(xù)使用過程中，持續(xù)擁有不侵權(quán)的抗辯權(quán)而已。

三、商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件

根據(jù)新《商標(biāo)法》的規(guī)定，商標(biāo)先用權(quán)的構(gòu)成要件包括以下三個(gè)方面：

（一）在先使用

在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)以前，先用權(quán)人已經(jīng)使用了該商標(biāo)，這是構(gòu)成商標(biāo)先用權(quán)的首要條件。先用事實(shí)是商標(biāo)在先權(quán)保護(hù)的基礎(chǔ)，商標(biāo)在先使用應(yīng)是承載該商標(biāo)的商品或服務(wù)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中投放、流通并實(shí)際使用，并在該過程中產(chǎn)生了商標(biāo)識(shí)別功能。由此可見，在先使用應(yīng)該是具體的、有實(shí)際內(nèi)容的,若僅是在互聯(lián)網(wǎng)或新聞媒體等平臺(tái)進(jìn)行宣傳但沒有銷售行為則不能視為有在先使用的事實(shí)。

（二）在相同或相似產(chǎn)品或服務(wù)上，使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)

商標(biāo)先用權(quán)產(chǎn)生的前提為先用權(quán)人在相同或相似的產(chǎn)品或服務(wù)上，使用了與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，如何判斷產(chǎn)品或服務(wù)的相同或類似、商標(biāo)的相同或近似十分重要?！渡虡?biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類表》和《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷商品或服務(wù)相同或類似的依據(jù)之一。新《商標(biāo)法》并未明確規(guī)定商品或服務(wù)相同或類似的判斷標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)，我們應(yīng)從相關(guān)公眾的一般認(rèn)知的視角出發(fā)，通過對(duì)比商品的種類、性能用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、使用方法、消費(fèi)對(duì)象、營銷方式等方面予以判斷，或者從相關(guān)公眾的一般認(rèn)識(shí)出發(fā)認(rèn)為存在特定聯(lián)系、并且容易造成消費(fèi)者混淆，則為相同或相似。而判斷商標(biāo)的相同或近似，則要從商標(biāo)構(gòu)成的局部、整體進(jìn)行一一對(duì)比、分析，從商標(biāo)所使用的方式等方面綜合判斷。

（三）在先使用商標(biāo)具有一定的影響力

新《商標(biāo)法》要求在先使用商標(biāo)應(yīng)具有一定影響，即已經(jīng)具備一定市場(chǎng)知名度，商標(biāo)知名度的判斷應(yīng)結(jié)合相關(guān)公眾的認(rèn)知、使用的時(shí)間和地域范圍、廣告宣傳的程度和地域范圍等因素。關(guān)于在先使用商標(biāo)具有一定影響力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)界認(rèn)知的寬嚴(yán)程度有所不一，康定山曾論述“商標(biāo)一經(jīng)產(chǎn)生和使用在賣出的商品上就具有了市場(chǎng)知名度”，且只要買受者超過三人以上便是為公眾所知悉。[5]而張玉敏在《在先使用商標(biāo)的保護(hù)》中則認(rèn)為認(rèn)定馳名商標(biāo)的參考因素原則上可以用于認(rèn)定有一定影響的商標(biāo)[6]。本文認(rèn)為關(guān)于商標(biāo)影響力的認(rèn)定，不應(yīng)該也無法用一刀切的標(biāo)準(zhǔn)去衡量，在司法實(shí)踐中，亦不能絕對(duì)追求“影響力”、“知名度”，而應(yīng)該根據(jù)個(gè)案情況，具體情況具體分析，不能讓未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)空間被擠壓，從而使新《商標(biāo)法》第59條失去立法意義。而具體如何認(rèn)定則賦予了法官較大的自由裁量權(quán)。

四、商標(biāo)先用權(quán)的限制要件

新《商標(biāo)法》規(guī)定了商標(biāo)先用權(quán)人兩方面的限制，即應(yīng)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用及附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

日本商標(biāo)法規(guī)定，在先使用人應(yīng)繼續(xù)于該商品或服務(wù)上使用商標(biāo)，且就該商品或服務(wù)享有使用該商標(biāo)的權(quán)利，因此原使用范圍首先應(yīng)限定為“原有商品或服務(wù)類別”，商標(biāo)在先用權(quán)人不得在后續(xù)使用中進(jìn)行商品或服務(wù)內(nèi)容的擴(kuò)張，包括類似的商品或服務(wù)也屬于超出了“原有范圍”的限制。另一方面，原有范圍應(yīng)限定為“原有地域范圍”。從我國司法實(shí)踐看，法院在判決中也會(huì)要求商標(biāo)先使用人不得超出原使用的地域范圍使用商標(biāo)。在蔣某友與南京某飲食有限公司、南京某餐飲有限公司、南京某鍋貼有限公司侵害注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)糾紛案中，江蘇省高級(jí)人民法院判決“先使用人使用服務(wù)商標(biāo)應(yīng)該在原有服務(wù)地址”[7]。但隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣化，“原有地區(qū)范圍”是否包括商業(yè)自然擴(kuò)展區(qū)域，電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營等涉及的地域范圍沒有固定性，這些都為司法實(shí)踐中對(duì)“原有地域范圍”的判斷造成難點(diǎn)。

新《商標(biāo)法》立法目的是防止可能發(fā)生的商品或服務(wù)混淆。當(dāng)先用權(quán)人使用商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)發(fā)生混淆，進(jìn)而誤導(dǎo)消費(fèi)者對(duì)商品的選擇時(shí)，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人可以要求先用權(quán)人附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以起到區(qū)分作用?！霸谏唐坊蚍?wù)之上附加一些標(biāo)識(shí)，使在先使用商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)不發(fā)生混淆，這本是商標(biāo)先使用權(quán)行使的條件之一—非混淆性使用，而不是商標(biāo)先使用權(quán)人能夠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營范圍的理由”[8]。本文亦認(rèn)為這是附加適當(dāng)標(biāo)識(shí)的意義所在。

五、總結(jié)

新《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)先用權(quán)規(guī)定比較原則化，當(dāng)前司法實(shí)踐中可供參考的案例也比較少，商標(biāo)先用權(quán)相關(guān)法律問題還需要進(jìn)一步細(xì)化的研究，比如是否需要增加商標(biāo)先用權(quán)人主觀善意的構(gòu)成要件，在先使用是否必須為連續(xù)性使用等問題，都需要理論與司法界繼續(xù)探討、歸納、總結(jié)。

[1]最高人民法院（2008）民三監(jiān)字第10-1號(hào)民事判決書.

[2]董炳河.《商標(biāo)在先使用的法律意義》.載《法學(xué)》,1999年第10期.

[3]劉賢.《未注冊(cè)商標(biāo)的法律地位》.載《西南政法大學(xué)學(xué)報(bào)》,2005年第3期.

[4]杜穎.《商標(biāo)先使用權(quán)解讀》.載《中外法學(xué)》,2014年第五期.

[5]康定山.《論未注冊(cè)商標(biāo)侵害行為的法律規(guī)制》.西南政法大學(xué),2008年碩士論文.

[6]張玉敏.《在先使用商標(biāo)的保護(hù)》.載《中華商標(biāo)》,2002年第2期.

[7]蘇省高級(jí)人民法院民事判決書（2013）蘇知民終自第0037號(hào)判決書.

[8]杜穎.《商標(biāo)法》.北京大學(xué)出版社,2014年版.