吳曉曼

浙江工商大學(xué)法學(xué)院，浙江 杭州 310016

外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中的近似性判斷

吳曉曼

浙江工商大學(xué)法學(xué)院，浙江 杭州 310016

法院在判斷外觀設(shè)計專利近似性時，現(xiàn)有審理思路主要是，以一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力，根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷，此種判斷標(biāo)準(zhǔn)在判斷授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征對整體視覺效果的影響時，仍然存在一定的主觀空間?？梢砸氍F(xiàn)有設(shè)計與設(shè)計空間等客觀因素，剔除授權(quán)外觀設(shè)計的現(xiàn)有設(shè)計特征，并在考慮產(chǎn)品設(shè)計空間大小的基礎(chǔ)上，對外觀設(shè)計近似性加以客觀判斷。

外觀設(shè)計；現(xiàn)有設(shè)計；設(shè)計空間；近似性判斷

一、問題的提出

近年來，外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案件常被選定為典型知識產(chǎn)權(quán)案件，例如2013年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例中馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司等侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛申請再審案、2015年中國法院十大典型知識產(chǎn)權(quán)案件中高儀股份公司與浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛再審案以及2016年中國法院十大典型知識產(chǎn)權(quán)案件中上海晨光文具股份有限公司與得力集團(tuán)有限公司等侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案。①其中在馬培德公司與陽江市邦立貿(mào)易有限公司等侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案中，一審與二審法院認(rèn)為剪刀上的彩色圖案區(qū)別在產(chǎn)品正常使用時容易被普通消費者直接觀察到，對外觀設(shè)計整體視覺效果更具有影響力，剪刀上的柳釘區(qū)別屬細(xì)微差異，在正常使用時不容易被直接觀察到。而再審法院持相反觀點，認(rèn)為在整體視覺效果上構(gòu)成實質(zhì)性差異的系剪刀上的柳釘區(qū)別，彩色圖案系額外增加的設(shè)計要素，不應(yīng)對外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷產(chǎn)生實質(zhì)性影響。雖然一審、二審與再審法院均根據(jù)現(xiàn)有法律與司法解釋規(guī)定的相同審理原則進(jìn)行判斷，最終審判結(jié)果也相同，即認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計不構(gòu)成外觀設(shè)計專利侵權(quán)，但審判理由不同，在外觀設(shè)計的差異對于整體視覺效果影響的判斷上存在較大的主觀空間。究竟何種設(shè)計區(qū)別對外觀設(shè)計整體視覺效果更具有影響？其判斷依據(jù)是什么？如何才能對外觀設(shè)計專利近似性進(jìn)行客觀合理的判斷？本文主要討論現(xiàn)有法院判斷外觀設(shè)計近似性的審理思路以及如何較為客觀的判斷外觀設(shè)計專利的近似性。

二、我國外觀設(shè)計專利近似性判斷的法律淵源

現(xiàn)有法律行政法規(guī)以及相關(guān)司法解釋對外觀設(shè)計專利近似性判斷作了有關(guān)規(guī)定，主要體現(xiàn)在《中華人民共和國專利法》(以下簡稱“《專利法》”)、《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》(以下簡稱“《專利法實施細(xì)則》”)、法釋【2009】21號、法釋【2016】1號、以及國家知識產(chǎn)權(quán)局頒布的《專利審查指南》(2010年版)中。

(一)外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍

認(rèn)定被訴侵權(quán)行為人的行為是否構(gòu)成侵權(quán)行為，首先應(yīng)當(dāng)確定外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍，關(guān)于外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)以“表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)”，并以簡要說明加以解釋。其中簡要說明主要是外觀設(shè)計專利申請人在專利申請時寫明的產(chǎn)品設(shè)計要點，專利行政部門并不進(jìn)行實質(zhì)審查，只是經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，則授予外觀設(shè)計專利權(quán)。落入外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍的產(chǎn)品，未經(jīng)外觀設(shè)計專利權(quán)利人的許可，被訴侵權(quán)行為人對該產(chǎn)品實施受外觀設(shè)計專利權(quán)人控制的行為，包括制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為，除具備法定許可或者法定不視為外觀設(shè)計專利侵權(quán)的情形外，構(gòu)成外觀設(shè)計專利侵權(quán)。

(二)外觀設(shè)計專利權(quán)近似性判斷原則

認(rèn)定是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍，需要判斷被訴侵權(quán)設(shè)計是否與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者近似，這是審理此類案件的關(guān)鍵也是難點?！秾＠ā凡⑽疵鞔_具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，司法實踐不斷努力為外觀設(shè)計近似性判斷提供審理思路，并歸納在審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的兩部司法解釋中，分別是法釋【2009】21號與法釋【2016】1號，形成現(xiàn)有的審理思路，即以一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力，“根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷”，這一審理思路可以概括為“整體比對、綜合判斷”原則。[1]這一審理思路是司法實踐的結(jié)果，以一般消費者的視角進(jìn)行判斷，正是為了避免判斷主體受主觀因素的影響，不同于以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的視角對發(fā)明和實用新型進(jìn)行判斷，因為外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的主要作用在于對消費者產(chǎn)生視覺上的吸引力。[2]但在判斷授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計特征對整體視覺效果的影響時，仍然存在一定的主觀空間，受主觀因素的影響。

三、美國外觀設(shè)計專利近似性判斷標(biāo)準(zhǔn)的新變化

他山之石，可以攻玉。美國早期法院在判斷外觀設(shè)計專利近似性時，確立的判斷標(biāo)準(zhǔn)是同時滿足普通觀察者檢測與新穎點檢測。[3]首先根據(jù)在Gorham案中確立的普通觀察者檢測，判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性相似，再根據(jù)在Litton案中確立的新穎點檢測，判斷被訴侵權(quán)設(shè)計是否包含授權(quán)外觀設(shè)計的全部新穎點。同時滿足兩項檢測時，則構(gòu)成近似。其中普通觀察者檢測的具體內(nèi)容是，在普通觀察者看來被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計相似到能夠欺騙觀察者，誘導(dǎo)他以為是授權(quán)外觀設(shè)計而購買了被訴侵權(quán)設(shè)計的程度。但單一的普通觀察者檢測并未考慮到授權(quán)外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別，因此應(yīng)當(dāng)同時符合新穎點檢測，即無論在普通觀察者看來兩者是如何的相似，被訴侵權(quán)設(shè)計應(yīng)當(dāng)包含授權(quán)外觀設(shè)計的全部新穎點。

但對于越新穎的外觀設(shè)計，其新穎點越多，被訴侵權(quán)設(shè)計必須包含所有的授權(quán)外觀設(shè)計的新穎點才能認(rèn)定侵權(quán)，這會使擁有較多新穎點、與現(xiàn)有設(shè)計區(qū)別較大的外觀設(shè)計專利權(quán)難以得到有效保護(hù)，這也與專利法鼓勵與刺激人們投身于發(fā)明創(chuàng)造活動的立法目的不符。[4]因此，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Egyptian案中調(diào)整了判斷標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計之間相近似的程度必須依據(jù)現(xiàn)有設(shè)計的情況來進(jìn)行判斷。②因此，現(xiàn)有的美國外觀設(shè)計專利近似性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是引入現(xiàn)有設(shè)計的修正的普通觀察者檢測。[5]

四、影響外觀設(shè)計專利近似性判斷的客觀因素

根據(jù)現(xiàn)有法律與司法解釋的規(guī)定，我國外觀設(shè)計近似性判斷主觀隨意性較大。分析我國現(xiàn)有對外觀設(shè)計近似性“整體比對，綜合判斷”的審理思路，導(dǎo)致主觀判斷的原因之一是在判斷時僅局限于相同點與不同點對整體視覺效果的影響大小，而忽視了外部環(huán)境的影響?？梢砸氍F(xiàn)有設(shè)計與設(shè)計空間等客觀因素，以減少主觀因素的影響。

(一)現(xiàn)有設(shè)計對外觀設(shè)計專利近似性判斷的影響

現(xiàn)有設(shè)計是外觀設(shè)計專利近似性判斷首要考慮因素，否則將會擴(kuò)大外觀設(shè)計專利的權(quán)利保護(hù)范圍，導(dǎo)致本不屬于侵權(quán)設(shè)計產(chǎn)品的外觀設(shè)計被認(rèn)定為構(gòu)成專利侵權(quán)，這與專利法鼓勵與刺激創(chuàng)新的立法目的不符。所以在判斷外觀設(shè)計專利近似性時首先應(yīng)當(dāng)引入現(xiàn)有設(shè)計特征，即使被訴侵權(quán)行為人未提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，法院也可以主動要求專利權(quán)人出具專利行政部門對授權(quán)外觀設(shè)計進(jìn)行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為證據(jù)使用。因為我國對外觀設(shè)計專利的審查不同于發(fā)明專利，在授予外觀設(shè)計專利時進(jìn)行形式審查即可，導(dǎo)致實務(wù)中存在不少原本不具備授權(quán)條件的外觀設(shè)計專利。專利評價報告實質(zhì)上就是在專利侵權(quán)糾紛發(fā)生之后，由專利行政部門對授權(quán)外觀設(shè)計進(jìn)行的實質(zhì)性審查，用以判斷其區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的新穎點。在進(jìn)行比對時，首先應(yīng)當(dāng)剔除授權(quán)外觀設(shè)計的慣常設(shè)計。

(二)設(shè)計空間對外觀設(shè)計專利近似性判斷的影響

設(shè)計空間是指外觀設(shè)計者在設(shè)計產(chǎn)品時的自由度。設(shè)計空間的大小將會影響一般消費者對于外觀設(shè)計近似性的判斷。在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會與浙江萬豐摩輪有限公司摩托車車輪外觀設(shè)計專利無效行政糾紛案中，一審、二審與再審法院在有關(guān)外觀設(shè)計近似性判斷時，均引入了設(shè)計空間因素。③但對于產(chǎn)品設(shè)計空間大小的判斷存在偏差，一審與二審法院均認(rèn)為摩托車車輪的外觀設(shè)計空間較小，在產(chǎn)品正常使用時被訴侵權(quán)設(shè)計較小的差異容易引起一般消費者的注意，對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，不同于現(xiàn)有設(shè)計特征。而再審法院認(rèn)為在保持摩托車車輪功能性設(shè)計不變的前提下，仍然可以對其形狀設(shè)計出區(qū)別較大的各種設(shè)計，存在較大的設(shè)計空間，因此，在產(chǎn)品正常使用時被訴侵權(quán)設(shè)計細(xì)微的差異不容易引起一般消費者的注意，與現(xiàn)有設(shè)計特征構(gòu)成近似。對此，在判斷設(shè)計空間大小時，應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有設(shè)計、技術(shù)、法律、觀念等多種因素對設(shè)計空間的制約和影響。[6]設(shè)計空間的引入有助于在判斷外觀設(shè)計近似性時較為客觀的判斷授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)設(shè)計的差異對產(chǎn)品整體視覺效果的影響。

五、結(jié)論

正如前文所訴，現(xiàn)有審理思路易受主觀因素的影響。筆者認(rèn)為，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛訴訟中，外觀設(shè)計專利近似性的客觀判斷方法可以分為三步，首先，通過引入現(xiàn)有設(shè)計，判斷授權(quán)外觀設(shè)計的新穎點；其次，根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計的新穎點，找出被訴侵權(quán)設(shè)計與特有設(shè)計點的相同設(shè)計特征與差異性，排除主要由設(shè)計功能決定的設(shè)計要點。最后，根據(jù)設(shè)計空間大小，以一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力比較相同點與不同點分別對外觀設(shè)計的整體視覺效果的影響大小。如果外觀設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計空間較小，授權(quán)外觀設(shè)計包含較多的慣常設(shè)計，其新穎點較少時，被訴侵權(quán)設(shè)計較小的區(qū)別則對外觀設(shè)計整體視覺效果產(chǎn)生較大的影響，普通消費者在產(chǎn)品正常使用時能夠注意到該區(qū)別特征，那么被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計不構(gòu)成近似。相反，如果設(shè)計空間較小，被訴侵權(quán)設(shè)計細(xì)微的區(qū)別不足以使其產(chǎn)生整體視覺效果的影響，構(gòu)成授權(quán)外觀設(shè)計的近似設(shè)計。

[注釋]

①最高人民法院(2013)民申字第29號民事裁定書，最高人民法院(2015)民提字第23號民事判決書，上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2016)滬73民初113號民事判決書.

②See Egyptian Goddess Inc.v.Swisa，Inc.543 F.3d665(2008).

③最高人民法院(2010)行提字第5號行政判決書.

[1]張曉陽.外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷中的現(xiàn)有設(shè)計考量[N].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2017-3-1.

[2]王遷.知識產(chǎn)權(quán)法教程[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2016：328.

[3]張曉都.美國外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的新變化[J].中國發(fā)明與專利，2009(4).

[4]馬云鵬.外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷模式的比較與選擇[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2014(3).

[5]李秀娟.外觀設(shè)計侵權(quán)判斷中的新穎點分析——以美國外觀設(shè)計新穎點測試為中心[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2014(6).

[6]梅遠(yuǎn).以設(shè)計空間為視角對外觀設(shè)計相近似性判斷的在思考[J].中國發(fā)明與專利，2017(1).

D923.42

：A

：2095-4379-(2017)28-0099-02

吳曉曼(1992-)，女，漢族，江西上饒人，浙江工商大學(xué)法學(xué)院，研究生在讀，研究方向：民商法學(xué)。