王志南

(華東政法大學，上海 200042)

虛構(gòu)企業(yè)名稱商標權(quán)保護問題研究

王志南

(華東政法大學，上海 200042)

隨著文化產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮發(fā)展，日趨激烈的市場競爭驅(qū)使部分廠商在未經(jīng)創(chuàng)作者允許的情況下，擅自使用他人虛構(gòu)企業(yè)名稱來推銷自己的產(chǎn)品或服務(wù)，更有甚者還直接進行商標注冊申請。這不僅使得創(chuàng)作者的合法財產(chǎn)權(quán)蒙受巨大損失，同時消費者權(quán)益也將遭到損害。為此，有必要從我國《商標法》的相關(guān)規(guī)定著手，結(jié)合美國法院的最新判例發(fā)展，探究此種行為的法律性質(zhì)，并提出相應(yīng)解決方案。

虛構(gòu)企業(yè)名稱；商標法；在先權(quán)益

一、問題的提出

2017年1月11日，美國德克薩斯州南區(qū)法院對Viacom International, Inc. v. IJR Capital Investments, LLC一案作出判決，判定被告侵犯Viacom公司的商標權(quán)。此案爭議商標The Krusty Krab(中文譯名：蟹堡王)是知名動畫SpongeBob SquarePants(中文譯名：海綿寶寶)中一處虛構(gòu)餐廳的名稱，同時也是動畫劇情展開的主要場景之一。原告Viacom公司系該動畫的分銷商，且該節(jié)目在其子公司Nickelodeon進行播送。盡管原告曾將The Krusty Krab標識用于動畫周邊產(chǎn)品上，但卻未曾將其進行商標注冊。2014年12月3日，被告IJR提交商標注冊申請，欲將The Krusty Krab申請用于餐飲服務(wù)，并作為某家餐廳的名稱①參見U.S.Trademark Application Serial No.86470477(filed Dec.3,2014)。。

Viacom公司曾于2015年11月向IJR發(fā)出警告函，要求IJR更換餐廳名稱，避免在其餐廳中使用任何與SpongeBob SquarePants有關(guān)的標識，同時要求IJR撤銷其商標注冊申請。IJR隨即作出回應(yīng)，對Viacom認為存在消費者混淆可能的觀點予以否認，并表示拒絕停止使用The Krusty Krab。于是，Viacom公司在2016年1月29日提起訴訟。法院經(jīng)審理認為，The Krusty Krab屬于普通法意義上的商標，應(yīng)當受到法律保護，判定被告侵犯Viacom商標權(quán)。

事實上，盜用虛構(gòu)企業(yè)名稱的行為利用了該名稱在公眾中的影響力，使消費者對這一虛構(gòu)企業(yè)形象的喜愛波及于商品或服務(wù)之上，從而大大增加其銷售量。這種行為不僅侵害了虛構(gòu)企業(yè)名稱創(chuàng)作者的合法財產(chǎn)權(quán)益，同時更迫使其與違法企業(yè)共同承擔商業(yè)風險[1]。因此，擅自使用虛構(gòu)企業(yè)名稱的行為應(yīng)當受到法律禁止。本文將結(jié)合美國的這一最新判例與國內(nèi)外相關(guān)立法，集中解決以下幾個問題：

(1)虛構(gòu)企業(yè)名稱能否受到商標法保護？

(2)虛構(gòu)企業(yè)名稱是否具有造成消費者混淆的可能性？

(3)我國目前如何針對虛構(gòu)企業(yè)名稱進行商標保護？

如果能夠解決好上述一系列問題，將進一步明確虛構(gòu)企業(yè)名稱的法律性質(zhì)，對我國虛構(gòu)角色形象保護制度的完善也將大有啟發(fā)。

二、虛構(gòu)企業(yè)名稱商標侵權(quán)分析

在美國，原告若想依據(jù)蘭姆法提起商標侵權(quán)訴訟，就必須證明：(1)其擁有一個有效的商標；(2)被告對其商標的使用會造成消費者對于商品服務(wù)來源、關(guān)聯(lián)關(guān)系或贊助關(guān)系的混淆可能性。虛構(gòu)企業(yè)名稱與其他商標侵權(quán)的判斷標準并無二致，本案法院同樣從這兩方面著手進行審判。

(一)虛構(gòu)企業(yè)名稱能受到商標法保護

商標侵權(quán)訴訟中，原告必須首先證明其擁有一個有效商標。盡管在美國專商局注冊的商標可推定具有有效性，但第五巡回法院已明確商標所有權(quán)是通過在市場中的使用取得而非注冊取得②參見Smack Apparel, 550 F.3d at 475。。因此，在先使用者有權(quán)禁止他人使用相同商標或欺騙性地使用類似商標。本案中，法院需考慮以下兩個問題：(1)動畫劇中的虛構(gòu)元素能否受到商標法保護；(2)The Krusty Krab是否符合商標顯著性標準。

1.作品虛構(gòu)元素的可商標性

地區(qū)法院首先就明確，商標保護可延及一部成功電視劇中的特定元素，其中包括公眾能直接與原告相關(guān)聯(lián)的標識、設(shè)計元素與文字。①參見Warner Bros, 658 F.2d at 78。而最具代表性的判例就是，美國法院曾認定“Kryptonite”(氪石，超人系列中的虛構(gòu)放射性化合物)和“Daily Planet”(行星日報，超人工作的虛構(gòu)報紙)等虛構(gòu)詞匯都基于使用而成為了普通法意義上的商標。原因主要在于，這些虛構(gòu)詞匯是超人故事的主要部分，同時常年定期出現(xiàn)在官方授權(quán)商品上[2]。本案中，The Krusty Krab是動畫劇SpongeBob SquarePants中的關(guān)鍵元素，曾出現(xiàn)在多達150余集動畫、主題電影、音樂劇和授權(quán)消費商品中。因此，法院認為The Krusty Krab這一標識，作為SpongeBob SquarePants節(jié)目中反復出現(xiàn)的元素，能夠獲得商標法保護。

2.作品虛構(gòu)元素的顯著性判斷標準

在QoS本體樹中語義相似度可以用來衡量兩個概念的相關(guān)程度。語義相似度隨著語義距離的增大下降速度很快，采用下式為語義相似度的計算公式[5]

若想獲得商標保護，法院必須認定該符號或詞語具有固有顯著性或通過次要含義(secondary meaning)獲得顯著性②參見Amazing Spaces, 608 F.3d at 237。。如果商標被發(fā)現(xiàn)是通用名稱或描述性詞匯又缺乏次要含義，法院可以認定其無效③參見15 U.S.C. § 1119。。Viacom認為The Krusty Krab符合這兩個顯著性測試標準。因為其并未暗示或描述Viacom所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，且不是電視和娛樂服務(wù)所固有的詞匯。同時，法院通過以下七個因素來測試商標是否具有次要含義：(1)商標或商業(yè)外觀的使用長度和方式；(2)銷售量；(3)廣告的數(shù)量和方式 ；(4)商標或商業(yè)外觀在報紙和雜志中的使用性質(zhì)；(5)消費者調(diào)查證據(jù)；(6)消費者直接證詞，以及(7)被告人復制商標的意圖[3]。法院最終采納Viacom的意見，認定The Krusty Krab通過獲得次要含義來滿足顯著性判斷標準。

原告Viacom為此提供了充分證據(jù)支持，其總結(jié)了十一季SpongeBob SquarePants，并將其中出現(xiàn)The Krusty Krab餐廳、老板Mr. Krabs和特色菜單Krabby Patty的劇集進行突出顯示。同時，Viacom為證明其品牌覆蓋面，還提交了包括官網(wǎng)瀏覽量、主題電影總收入和有關(guān)The Krusty Krab的授權(quán)商品廣告在內(nèi)的諸多證據(jù)。然而，IJR并不否認Viacom在動畫劇中使用The Krusty Krab。相反，他認為Viacom并沒有將The Krusty Krab作為商標進行使用，同時該虛構(gòu)企業(yè)名稱也并不標示產(chǎn)品來源。但是，在沒有向法院提供直接分析或具體細節(jié)的情況下，法院并未采納IJR的觀點，最終認定The Krusty Krab具有顯著性。

(二)消費者混淆可能性的判斷

商標侵權(quán)分析的第二步是確定被告的行為是否會造成消費者對于商品服務(wù)來源、關(guān)聯(lián)關(guān)系或贊助關(guān)系的混淆可能性。法院在認定混淆可能性時將考慮以下因素：(1)原告商標強度；(2)兩個商標間設(shè)計的相似性； (3)產(chǎn)品或服務(wù)的相似性；(4)零售商和買家的身份；(5)所使用的廣告媒體的相似性；(6)被告的意圖；(7)實際混淆的證據(jù)，以及(8)潛在購買者應(yīng)有的注意程度[4]?！盎煜赡苄浴敝傅氖且环N可能性較大的混淆。因此，法院在判斷“混淆可能性”時，就必須將消費者在市場中實際感知、接觸商標時所處的環(huán)境背景考慮進去④參見House of Vacuums, 381 F.3d at 485。。

一般，在先商標的強度越強，消費者越容易認為在后商標的商品或服務(wù)來源于在先使用者。由于The Krusty Krab通過次要含義獲得顯著性，其通常具有很強的市場強度。同時，原被告雙方的商標無論在拼寫上還是在發(fā)音上都完全相同，包括使用“K”代替“C”的這一非常規(guī)拼寫方式。地區(qū)法院還查明一至關(guān)重要的事實，盡管Viacom將The Krusty Krab作為蟹老板所經(jīng)營的海底虛構(gòu)餐廳名稱，但雙方都在餐飲服務(wù)上使用該商標。當消費者看到Viacom或IJR的標識時，都可能會聯(lián)想到一家餐廳，且可能會錯誤地認為IJR所經(jīng)營的餐廳是由官方授權(quán)的餐廳。而就因素(4)(5)，地區(qū)法院采納了Viacom的意見，認定其銷售對象和廣告形式可能與IJR的目標區(qū)域和客戶群體有所重疊。

關(guān)于被告意圖，雖然IJR是否故意復制Viacom的標識以搭Viacom聲譽便車的事實尚不清楚，但有證據(jù)表明IJR在提交商標申請前就已知道The Krusty Krab。IJR曾對The Krusty Krab進行過網(wǎng)絡(luò)搜索，并在動畫劇SpongeBob SquarePants中看過該標識的圖片。第五巡回法院認為，善意并非商標侵權(quán)的免責事由。因為如果潛在消費者已被混淆，再多的善意也無法使混淆人數(shù)變少[5]。然而，即使再少的惡意也能推定侵權(quán)。因為很少有被告會主動承認存在不正當動機，法院只能從事實情況和相關(guān)證據(jù)中推斷惡意。因此，IJR具有為制造混淆可能性而故意使用該商標的意圖。

同時，Viacom還聘請專家進行全國消費者調(diào)查，以此評估來源混淆和品牌關(guān)聯(lián)。調(diào)查結(jié)果表明，在希望光顧餐廳的受訪者中有38%的人會將Viacom及其品牌與經(jīng)營、關(guān)聯(lián)、授權(quán)或贊助The Krusty Krab餐廳者相聯(lián)系。同時，地區(qū)法院考慮到調(diào)查受訪者包括有光顧餐廳意愿的人符合“典型買方普遍謹慎”(typical buyers exercising ordinary caution)的例子。因此，法院認定該專家報告能夠證明存在混淆可能性。

綜上，美國德克薩斯州南區(qū)法院認定虛構(gòu)企業(yè)名稱The Krusty Krab具有顯著性，是普通法意義上的商標，且被告的行為具有導致消費者混淆的可能性，最終判定被告IJR侵犯原告Viacom虛構(gòu)企業(yè)名稱的商標權(quán)。

三、我國虛構(gòu)企業(yè)名稱商標保護模式的完善

事實上，作品中的虛構(gòu)企業(yè)是一類特殊的虛構(gòu)角色形象，而虛構(gòu)企業(yè)名稱也可因此歸屬為一類特殊的作品角色名稱。一般未進行商標注冊的作品角色名稱僅能指代作品中的人物形象，而無具體的商品或者服務(wù)類別。但是，虛構(gòu)企業(yè)名稱卻能指向一類特定商品或服務(wù)類別。這在判斷消費者混淆可能性時，相較一般作品角色名稱，具有著極為特殊的優(yōu)勢。因此，在研究我國虛構(gòu)企業(yè)名稱商標保護時，應(yīng)結(jié)合作品角色名稱的保護模式進行分析，但需同時注意其中細微的差別之處。

(一)《中華人民共和國商標法》保護模式的優(yōu)劣

1.《商標法》保護模式的優(yōu)勢

在我國，作品名稱、角色名稱因無法體現(xiàn)完整的文學藝術(shù)作品內(nèi)容，往往很難成為著作權(quán)法意義上的作品，從而不能獨立于原作品獲得著作權(quán)法的保護。但是，具有較高知名度的作品名稱、角色名稱凝結(jié)著權(quán)利人大量的智力創(chuàng)作與勞動結(jié)晶。權(quán)利人可以通過宣傳、推廣與使用，開發(fā)各種周邊產(chǎn)品，從中獲得巨大商業(yè)利益。這項財產(chǎn)性權(quán)益無疑應(yīng)當受到法律保護。因此，商標法在一定程度上能夠彌補著作權(quán)法的不足，一些不能獨立存在的作品角色名稱，恰恰能夠獲得商標法的保護。對于虛構(gòu)企業(yè)名稱而言，可以引入商標法給予更為全面與充分的保護。

2.《商標法》保護模式的缺陷

我國商標制度目前采用注冊確權(quán)原則，但在司法實踐中，卻鮮有作者主動將其作品中的虛構(gòu)企業(yè)名稱進行商標注冊。如果這類商標被他人惡意搶注或使用而不加以禁止，投機者坐收漁翁之利，顯然違背誠實信用原則。但是目前，《商標法》能夠給予未進行商標注冊的虛構(gòu)企業(yè)名稱的保護非常有限。

根據(jù)《商標法》第32條規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。該條為保護虛構(gòu)企業(yè)名稱提供了重要的法律依據(jù)，系對禁止他人進行惡意搶注的總括性規(guī)定。實際上，《商標法》要求創(chuàng)作者只有在自己或許可他人將其創(chuàng)作的虛構(gòu)企業(yè)名稱進行商業(yè)化使用，且已具有較高知名度、為廣大消費者所周知，從而在具體案件中，被認定為馳名商標時，才能獲得《商標法》第13條第二款對未注冊馳名商標在相同或類似商品上不予注冊并禁止使用的法律保護。同時，我國《商標法》第15條盡管不再要求未注冊商標具有一定影響或較高知名度，但是卻對商標申請人與權(quán)利人間的關(guān)系提出了較為嚴苛的要求。因此，《商標法》并不能給予未進行商標注冊的虛構(gòu)企業(yè)名稱以十分完善的保護。

根據(jù)我國《商標法》第57條第二款規(guī)定，就算對于已經(jīng)注冊商標的虛構(gòu)企業(yè)名稱，權(quán)利人也僅能限制他人在與自己注冊類別相同或類似的商品上使用相同或近似商標。倘若不法商家有心將虛構(gòu)企業(yè)名稱商業(yè)化使用在不相同或不相類似的商品領(lǐng)域中，此類行為將無法得到《商標法》的有效規(guī)制。因此，《商標法》同樣不能向已注冊商標的虛構(gòu)企業(yè)名稱提供全面保護。

(二)最高人民法院規(guī)定最新保護模式的突破

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(公開征求意見稿)第17條在對作品名稱、角色名稱的保護方面做出了重大突破，首次在普遍適用的法律文件中明確提及和保護作品角色名稱，極大方便了權(quán)利人對其不構(gòu)成獨立作品的角色名稱的保護[6]?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(下稱《規(guī)定》)于2017年1月10日正式公布，在第22條中明確規(guī)定，對于著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關(guān)商品上容易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，當事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持。

將虛構(gòu)企業(yè)名稱作為商標使用在相關(guān)商品上，很容易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過原作品權(quán)利人的許可或者與原作品權(quán)利人存在其他特定聯(lián)系。《規(guī)定》第22條以構(gòu)成在先權(quán)益而直接禁止未經(jīng)許可擅自使用虛構(gòu)角色名稱的行為，更加全面地保護了權(quán)利主體的商業(yè)價值，這無疑是我國司法領(lǐng)域?qū)μ摌?gòu)企業(yè)名稱保護的重大突破?！兑?guī)定》第22條的實施回歸了我國《商標法》的應(yīng)有之義，在激勵社會創(chuàng)新的同時，避免相關(guān)公眾產(chǎn)生聯(lián)想而造成混淆與誤認的可能。事實上，我國在司法實踐中對于虛構(gòu)角色名稱的保護早有先例。特別是在“邦德 007 BOND”商標復審案件中，北京高院就明確，虛構(gòu)角色名稱的知名度是權(quán)利主體丹喬公司創(chuàng)造性勞動的結(jié)晶，知名角色名稱帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會應(yīng)當作為丹喬公司投入大量勞動和資本的所得，并作為在先權(quán)利得到保護。這也與《規(guī)定》第22條不謀而合。同時在司法實踐中，就如何判斷虛構(gòu)企業(yè)名稱知名度與相關(guān)公眾混淆可能性的問題，可以適當借鑒美國判例的審查標準，更進一步對我國虛構(gòu)企業(yè)名稱商標保護制度作出完善。

四、結(jié)語

隨著文化產(chǎn)業(yè)如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)，虛構(gòu)企業(yè)名稱上所承載的巨大商業(yè)價值將越來越受到人們的關(guān)注。商標作為企業(yè)無形資產(chǎn)中最有力的競爭手段，權(quán)利人依托于虛構(gòu)企業(yè)名稱上的經(jīng)濟利益應(yīng)當受到法律全面的保護。無論是美國嚴格的商標權(quán)保護制度，還是中國《規(guī)定》對于傳統(tǒng)《商標法》明確與突破的在先權(quán)益制度，盡管保護模式上略有不同，但是捍衛(wèi)虛構(gòu)企業(yè)名稱無形財產(chǎn)利益的觀念已在世界范圍內(nèi)達成共識。因此，繼續(xù)完善作為一類特殊角色名稱的虛構(gòu)企業(yè)名稱的法律保護將是我國立法、執(zhí)法、司法的必然趨勢。

[1]周蕾.虛構(gòu)角色的反不正當競爭法保護[J].中華商標，2001,(10).

[2]DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324, 332(S.D.N.Y.2004).

[3]Test Masters Educ. Servs., Inc. v. Robin Singh Educ. Servs., Inc., 799 F.3d 437,445(5th Cir. 2015).

[4]Am. Rice, Inc. v. Producers Rice Mill, Inc., 518 F.3d 321,329(5th Cir. 2008).

[5]Fuji Photo Film Co., Inc. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha,754 F.2d 591,596(5th Cir. 1985).

[6]李策.虛構(gòu)角色商品化權(quán)法律保護研究[D].北京:北京外國語大學，2015.

[責任編輯:劉慶]

D914.3

A

1008-7966(2017)06-0052-03

2016-05-27

王志南(1994-)，男，浙江永嘉人，2016級知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)碩士研究生。