馮曉青

（中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院，北京 100088）

《商標(biāo)法》第三十二條“惡意搶注”認(rèn)定研究
——兼評(píng)“捕魚達(dá)人”案

馮曉青

（中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院，北京 100088）

《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注的規(guī)定適用具有嚴(yán)格的條件。惡意搶注的構(gòu)成不僅要求有在先使用商標(biāo)人實(shí)際使用商標(biāo)并形成一定影響這一客觀事實(shí)，還應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人之以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)之主觀惡意進(jìn)行分析。以“捕魚達(dá)人”案為典型代表的相關(guān)案件中，惡意搶注條款的適用具有較大的爭議。對(duì)于惡意搶注的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)使用帶來的商譽(yù)，保護(hù)業(yè)已形成的因商標(biāo)使用帶來的市場(chǎng)競爭秩序，維護(hù)誠實(shí)信用原則。對(duì)惡意搶注應(yīng)結(jié)合對(duì)商品（服務(wù)）類似性、未注冊(cè)商標(biāo)在實(shí)際中使用情況綜合判斷，確保商標(biāo)法對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的公平保護(hù)，注重對(duì)社會(huì)公共利益的維護(hù)。對(duì)于《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注之商品與服務(wù)類別的類似之判斷，應(yīng)當(dāng)以分類表為參考、以商標(biāo)在先使用范圍事實(shí)為依據(jù)、以常識(shí)為準(zhǔn)繩，警惕突破常識(shí)后對(duì)法律規(guī)定理解之曲解給市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)帶來的消極影響和對(duì)公平正義精神之損害。

商標(biāo)使用；未注冊(cè)商標(biāo)；惡意搶注；公共利益；“捕魚達(dá)人”案

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！痹摋l款被稱為保護(hù)在先權(quán)利和禁止惡意搶注條款。我國商標(biāo)法雖然以注冊(cè)制為原則，但其核心仍然在于通過積極推崇對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用分配商標(biāo)資源，如針對(duì)在商標(biāo)注冊(cè)后不使用的，《商標(biāo)法》規(guī)定了三年不使用撤銷制度。在積極鼓勵(lì)使用商標(biāo)的表象之下，是通過商標(biāo)法鼓勵(lì)社會(huì)商標(biāo)資源的充分利用，避免因商標(biāo)注冊(cè)制度帶來注冊(cè)之后不使用反而“占用”商標(biāo)資源的現(xiàn)象?！渡虡?biāo)法》第三十二條后半句被稱為是對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。此處未注冊(cè)商標(biāo)指的是，雖然不享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營者在商業(yè)中的實(shí)際使用，已經(jīng)具有識(shí)別和區(qū)分不同生產(chǎn)經(jīng)營者的商品來源的標(biāo)志[1]214-215。在某些情況下，在先使用商標(biāo)人雖然未注冊(cè)商標(biāo)，但是通過實(shí)際的使用，使得該標(biāo)志達(dá)到了一定的影響，并在商品上獲得了一定的標(biāo)識(shí)來源的作用，對(duì)于這種通過使用獲得商譽(yù)、建立穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序的行為，應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)。主張對(duì)之不予以保護(hù)，不僅是對(duì)我國商標(biāo)注冊(cè)制的誤解，更是對(duì)我國商標(biāo)法精神實(shí)質(zhì)的曲解。另外，為了貫徹落實(shí)商標(biāo)法上誠實(shí)信用原則，更應(yīng)當(dāng)對(duì)惡意搶注行為予以抵制，避免通過惡意注冊(cè)商標(biāo)搭便車的行為。只有如此，才有可能實(shí)現(xiàn)商標(biāo)法的立法目的，即“加強(qiáng)商標(biāo)管理，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)，以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”①。

一、“捕魚達(dá)人”案簡介

在“捕魚達(dá)人”案②中，原告希力公司2009年即進(jìn)行了計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記，從2009年開始在計(jì)算機(jī)軟件等商品上實(shí)際使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，并大規(guī)模銷售“捕魚達(dá)人”單機(jī)版游戲，相關(guān)行業(yè)雜志對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行了宣傳報(bào)道，使得其“捕魚達(dá)人”商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)具有了一定的知名度。千貝公司作為第三人，也提供證據(jù)，證明其從2010年開始推廣網(wǎng)頁版的“捕魚達(dá)人”游戲，并具有了一定的知名度。波克公司于2011年3月29日在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等類別上申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)。

在法定期限內(nèi)，希力公司和千貝公司針對(duì)被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)向商標(biāo)局提出異議。商標(biāo)局認(rèn)為希力公司和千貝公司提出的證據(jù)材料不足以證明其已經(jīng)在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有一定影響，于2013年6月裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

希力公司和千貝公司不服商標(biāo)局的裁定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起異議復(fù)審申請(qǐng)，主要理由為：希力公司和千貝公司在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域具有較高的知名度和影響力，“捕魚達(dá)人”游戲系由希力公司和千貝公司獨(dú)創(chuàng)并在先使用，并且進(jìn)行了著作權(quán)登記，在相關(guān)公眾中具有較高的知名度。被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是對(duì)兩公司在先使用并有一定影響的“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的惡意搶注。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于2014年4月作出裁定，認(rèn)為，千貝公司和希力公司取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書的時(shí)間和使用“捕魚達(dá)人”日期均在波克公司之前，并且千貝公司和希力公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等相同或類似服務(wù)商在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度，所以在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)項(xiàng)目上，被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)構(gòu)成《商標(biāo)法》（2001年）第三十一條所指的以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)之情形。但是希力公司和千貝公司提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前，千貝公司和希力公司在被異議商標(biāo)指定使用的“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評(píng)估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)相同或類似服務(wù)上在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度。因此，在“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評(píng)估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)上，被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)不違反《商標(biāo)法》（2001年）第三十一條。

波克公司提起行政訴訟。一審法院北京市第一中級(jí)法院認(rèn)為，作為同行業(yè)經(jīng)營者的波克公司，應(yīng)當(dāng)知道希力公司和千貝公司對(duì)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的實(shí)際使用情況，波克公司在本案中提交的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書及相關(guān)使用證據(jù)均晚于希力公司和千貝公司的使用時(shí)間，在此情況下波克公司于2011年3月在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)難謂正當(dāng)，故駁回波克公司的起訴。

波克公司提起上訴，二審法院北京市高級(jí)人民法院從以下幾個(gè)方面認(rèn)為波克公司不屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的惡意搶注：（1）雖然希力公司提供的證據(jù)能夠證明其“捕魚達(dá)人”游戲產(chǎn)品在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前進(jìn)行了一定的使用，并曾獲得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)游戲軟件分會(huì)頒發(fā)的相關(guān)榮譽(yù)，希力捕魚達(dá)人游戲軟件在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前有一定規(guī)模的銷售，與希力公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司也曾進(jìn)行過相關(guān)游戲的宣傳推廣，包括《澳門國際電玩》等雜志上也曾有希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的廣告宣傳，但是：第一，希力公司的上述證據(jù)主要涉及的是計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售情況，與被異議商標(biāo)指定使用的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)存在明顯區(qū)別；第二，希力公司相關(guān)游戲軟件的銷售對(duì)象除與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的威康公司外，主要是中山市金龍游樂設(shè)備有限公司，其他地區(qū)的銷售對(duì)象數(shù)量極為有限，而包括《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志亦不屬于中國大陸地區(qū)相關(guān)公眾常見的刊物，在上述雜志上宣傳報(bào)道不能作為相關(guān)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行使用并具有一定影響的證據(jù)；第三，即使不考慮與希力公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司從事相關(guān)游戲經(jīng)營活動(dòng)是否符合行政管理方面的有關(guān)規(guī)定，以及力港公司2012年9月才成為希力公司子公司的實(shí)際情況，僅從使用時(shí)間上看，其對(duì)“捕魚達(dá)人”的使用也未明顯早于被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，甚至晚于與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用“捕魚達(dá)人”的時(shí)間。因此，綜合以上證據(jù)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和原審法院關(guān)于希力公司在與復(fù)審服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并具有一定知名度的認(rèn)定缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。（2）千貝公司提供的證據(jù)彼此之間缺乏緊密的聯(lián)系，且其真實(shí)性難以認(rèn)定，尚不足以證明千貝公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已在與復(fù)審服務(wù)相同或者類似的商品或者服務(wù)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)并具有一定知名度。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和原審法院的相關(guān)認(rèn)定亦缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。（3）波克公司與長絡(luò)公司、幻奇公司之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于長絡(luò)公司、幻奇公司之前對(duì)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的使用行為，波克公司就被異議商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)，并不具有搶先注冊(cè)他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的主觀故意，不屬于以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的行為，不屬于《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)制的行為。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和原審法院在法律適用上亦有不妥，依法應(yīng)予糾正。故二審法院判決撤銷一審判決及商評(píng)委的裁定，商評(píng)委對(duì)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)提出的異議申請(qǐng)重新做出裁定。

針對(duì)波克公司是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條的惡意搶注，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)著重從以下幾個(gè)方面來分析：第一，希力公司在先使用“捕魚達(dá)人”的行為是否屬于在先使用并具有一定影響的商標(biāo)；第二，波克公司是否存在搶先注冊(cè)的惡意。

二、《商標(biāo)法》第三十二條“他人在先使用并有一定影響”的認(rèn)定

“他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)”是判斷惡意搶注的前提條件，是指在中國已經(jīng)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊(cè)商標(biāo)③。主要可以從以下要素進(jìn)行判斷。

（一）“他人已經(jīng)使用”的認(rèn)定

商標(biāo)使用是混淆標(biāo)準(zhǔn)適用的“安全閥”④。他人已經(jīng)使用，指他人在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中實(shí)際使用過的商標(biāo)，其中“使用”為實(shí)際使用，“商標(biāo)”則指在商品中能夠起到區(qū)別商品來源的功能并實(shí)際使用于商品的標(biāo)志⑤。只有作為商標(biāo)予以使用，才屬于商標(biāo)法意義上的未注冊(cè)“商標(biāo)”。否則，如果將相關(guān)標(biāo)志作為產(chǎn)品名稱等使用，即不屬于本條的未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)范圍。因此，判斷是否屬于“他人已經(jīng)使用”的主要判斷點(diǎn)在于，他人是否有商標(biāo)性使用的行為。

《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。”本條規(guī)定是在2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)，在2002年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條的基礎(chǔ)上增加“用于識(shí)別商品來源的行為”之商標(biāo)功能的描述而形成的法律層面對(duì)“商標(biāo)的使用”的明確規(guī)定。此處的商標(biāo)性使用包括兩個(gè)要點(diǎn)：需要在商業(yè)活動(dòng)中使用商標(biāo)；使用目的在于識(shí)別商品來源。這也就引發(fā)出一個(gè)問題，即被動(dòng)使用是否屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的（商標(biāo)性）使用。在此需要明確，《商標(biāo)法》第三十二條中商標(biāo)性使用的判定與商標(biāo)法中商標(biāo)侵權(quán)判定中對(duì)“被動(dòng)使用”的態(tài)度應(yīng)當(dāng)保持一致。商標(biāo)法鼓勵(lì)的是商標(biāo)擁有人通過對(duì)商標(biāo)的使用，使得商標(biāo)獲得一種識(shí)別商品來源的功能。商標(biāo)法并不鼓勵(lì)相關(guān)人通過商標(biāo)被動(dòng)使用“不勞而獲”的行為。商標(biāo)被動(dòng)使用不應(yīng)當(dāng)作為惡意搶注的前提，因?yàn)楝F(xiàn)行商標(biāo)法有足夠的制度資源為之提供救濟(jì)[2]。因此，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人構(gòu)成惡意搶注的前提之一是，在先使用標(biāo)識(shí)的主體提供其在商業(yè)活動(dòng)中真實(shí)有效的使用了特定的商標(biāo)并使該商標(biāo)在消費(fèi)者中發(fā)揮了指示商品來源作用的證據(jù)。單一的被動(dòng)使用不能構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條要求的商標(biāo)使用，但是在先使用人如果提供證據(jù)證明其存在一定的主動(dòng)使用行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定這種使用為商標(biāo)性使用。而且，認(rèn)定《商標(biāo)法》第三十二條中的商標(biāo)性使用應(yīng)當(dāng)作比商標(biāo)侵權(quán)制度更為狹義的理解，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)而言，應(yīng)當(dāng)要求使用者將商標(biāo)貼附于商品上并使之進(jìn)入流通領(lǐng)域，因?yàn)橹挥腥绱瞬拍軌蛟诮?jīng)營者與消費(fèi)者之間傳遞有關(guān)商品來源的信息[3]，也只有基于經(jīng)營者的此種使用方可獲得一定的影響。

綜上，未注冊(cè)商標(biāo)得到經(jīng)營者的主動(dòng)使用，是“在先未注冊(cè)商標(biāo)”對(duì)抗惡意搶注的先決條件?！安遏~達(dá)人”案中，希力公司自2009年開始就在游戲機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，是希力公司的主動(dòng)使用行為。希力公司通過授權(quán)給與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的力港公司在相關(guān)游戲機(jī)及網(wǎng)絡(luò)游戲上使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，亦是一種主動(dòng)使用行為。通過希力公司的宣傳推廣，“捕魚達(dá)人”商標(biāo)已經(jīng)獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可，希力公司在相關(guān)產(chǎn)品上獲得了多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)，在“捕魚達(dá)人”商標(biāo)上積累了較多的商譽(yù)，是《商標(biāo)法》第三十二條后半句保護(hù)的對(duì)象。希力公司在相關(guān)產(chǎn)品上對(duì)“捕魚達(dá)人”的宣傳是一種符合商標(biāo)法鼓勵(lì)“使用”精神的行為，屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的“他人已經(jīng)使用”的情形。

（二）“有一定影響”的認(rèn)定

“并有一定影響”，也即通過商標(biāo)性使用使得未注冊(cè)商標(biāo)獲得了一定的影響?！耙欢ㄓ绊憽弊鳛橐粋€(gè)相對(duì)概念，不宜要求過高或絕對(duì)化，在相關(guān)行業(yè)或一定地域范圍，為本領(lǐng)域的相關(guān)公眾知曉即可，無需要求較大范圍內(nèi)相關(guān)公眾普遍知曉[4]126?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響?！蔽醋?cè)商標(biāo)只有經(jīng)過持續(xù)使用方可發(fā)揮其標(biāo)識(shí)來源的作用，在市場(chǎng)上建立商標(biāo)與經(jīng)營者之間的穩(wěn)定聯(lián)系，基于此才可能發(fā)生惡意搶注可能帶來的混淆和誤認(rèn)之可能性。但是，使用時(shí)間長短并不一定決定影響力的大小，如有的使用時(shí)間雖短但是因使用者對(duì)該商標(biāo)進(jìn)行了大量的宣傳、具有較大的銷售量，此時(shí)仍然認(rèn)定其具有一定的影響，特別是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的當(dāng)今時(shí)代更是如此。使用時(shí)間長短是判斷產(chǎn)生影響大小的因素之一，但并不是決定性因素，核心還是應(yīng)當(dāng)以實(shí)際產(chǎn)生的影響為準(zhǔn)。在“捕魚達(dá)人”案中，希力公司通過開發(fā)“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)及網(wǎng)絡(luò)游戲，短時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)上引起了較大的反響，且考慮到其在相關(guān)領(lǐng)域具有的銷售量及獲得的相關(guān)榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，已經(jīng)可知其獲得的影響力之大。

在“捕魚達(dá)人”案二審中，法院認(rèn)為“包括《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志亦不屬于中國大陸地區(qū)相關(guān)公眾常見的刊物，在上述雜志上宣傳報(bào)道不能作為相關(guān)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行使用并具有一定影響的證據(jù)”是對(duì)影響力成因的誤解。根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》“3.2證明商標(biāo)具有一定影響，可以提供下列證據(jù)材料”相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生一定的影響范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)限于中國地區(qū)范圍內(nèi)，但若當(dāng)事人提交的域外證據(jù)材料，能夠證明該商標(biāo)為中國相關(guān)公眾所知曉的，也能夠作為證據(jù)證明商標(biāo)性使用給國內(nèi)相關(guān)公眾帶來的影響。也即，域外證據(jù)并未被明確排除，實(shí)質(zhì)上還被《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》強(qiáng)調(diào)。另外，在“捕魚達(dá)人”一案中，《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志上宣傳的內(nèi)容并不是希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)及具有一定影響的單一證據(jù)，希力公司還提供了大量使用的如銷售、所獲榮譽(yù)等證據(jù)，與《澳門國際電玩》在內(nèi)的相關(guān)雜志上宣傳的內(nèi)容共同形成了較為完整的證據(jù)鏈。

二審法院認(rèn)為“希力公司相關(guān)游戲軟件的銷售對(duì)象除與其具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的威康公司外，主要是中山市金龍游樂設(shè)備有限公司，其他地區(qū)的銷售對(duì)象數(shù)量極為有限”。首先，游戲軟件的銷售是游戲軟件被消費(fèi)者使用的前提，即便是有一家買家，如果這家買家有足夠影響力或者這款游戲軟件較具吸引力，游戲軟件的玩家數(shù)量也可能難以估量。其次，中山市金龍游樂設(shè)備有限公司被認(rèn)為是“亞洲規(guī)模最大、產(chǎn)品種類最多的著名游樂設(shè)備現(xiàn)代化集團(tuán)公司”，其在游戲行業(yè)具有較大的影響力，其作為希力公司“捕魚達(dá)人”游戲軟件的買家，已經(jīng)顯示了希力公司“捕魚達(dá)人”軟件的實(shí)力和影響力。最后，除了列明的游戲買家之外，還有其他地區(qū)的銷售對(duì)象，即便是銷售對(duì)象極為有限，但仍屬具有一定規(guī)模的銷售。因此，對(duì)于游戲軟件銷售數(shù)量帶來的影響力而言，與其說是銷售數(shù)量帶來的影響力，不如說是銷售對(duì)象帶來的影響力和銷售對(duì)象的市場(chǎng)經(jīng)營能力帶來的影響力。顯然在“捕魚達(dá)人”一案中，在波克公司申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)前，希力公司在銷售數(shù)量上已經(jīng)具有一定的規(guī)模⑥。

另外還需要明確的是，“一定影響”的判斷基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是使得相關(guān)公眾知曉，知曉的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)，而非該標(biāo)志作為如商號(hào)、著作權(quán)等非商標(biāo)等方面的使用影響。判斷某標(biāo)志是否是未注冊(cè)商標(biāo)，不僅要看使用人的主觀使用意圖，關(guān)鍵的是應(yīng)以相關(guān)公眾的眼光來看待其是否具備了商標(biāo)的功能[1]215。因?yàn)橹挥凶鳛樯虡?biāo)角色的標(biāo)志，方可建立起經(jīng)營者與商標(biāo)之間的穩(wěn)定聯(lián)系，使得商標(biāo)在市場(chǎng)上因一定的影響力而具有一定的識(shí)別度。如果是非商標(biāo)性的使用，則可通過商標(biāo)法中在先權(quán)利保護(hù)條款予以保護(hù)。如果針對(duì)相關(guān)標(biāo)志的使用性質(zhì)難以界定是商號(hào)的使用或者是商標(biāo)性使用，則應(yīng)當(dāng)結(jié)合使用人提供的使用證據(jù)以實(shí)際使用方式為準(zhǔn)予以判斷。當(dāng)然，以商標(biāo)方式使用某標(biāo)志，并不排除以商號(hào)、著作權(quán)方式使用該標(biāo)志。在同時(shí)使用的情形下，積累的商譽(yù)可能包含非商標(biāo)性使用帶來的商譽(yù)部分，此部分無法通過科學(xué)的方式予以剝離，基于均為商標(biāo)使用人的使用行為帶來的商業(yè)信譽(yù)，因此應(yīng)當(dāng)一并作為該商標(biāo)影響力的來源?！安遏~達(dá)人”案中，希力公司不僅將“捕魚達(dá)人”作為商標(biāo)進(jìn)行使用，還對(duì)“捕魚達(dá)人”進(jìn)行了美術(shù)作品及外觀設(shè)計(jì)專利方面的登記和申請(qǐng)，這種對(duì)“捕魚達(dá)人”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)全方位保護(hù)意識(shí)是經(jīng)營“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的一種體現(xiàn)，通過相關(guān)使用行為積累了大量商譽(yù)，形成了較大的市場(chǎng)知名度和穩(wěn)定的市場(chǎng)識(shí)別度。

（三）商品功能與“一定影響”的關(guān)系

有觀點(diǎn)認(rèn)為，“捕魚達(dá)人”一案中，波克公司提交的（2014）安岳刑初字第 224號(hào)、（2013）浙溫刑終字第100號(hào)等判決，能夠證明希力公司生產(chǎn)銷售的捕魚達(dá)人游戲機(jī)已被生效刑事判決認(rèn)定為“賭博機(jī)”⑦。但（2014）安岳刑初字第224號(hào)、（2013）浙溫刑終字第100號(hào)等判決中，均是開設(shè)賭場(chǎng)的行為人因其以營利為目的、利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)吸引他人進(jìn)行賭博活動(dòng)、情節(jié)嚴(yán)重，才被認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問題的意見》第七條規(guī)定：“辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)的案件，應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，重點(diǎn)打擊賭場(chǎng)的出資者、經(jīng)營者。對(duì)受雇傭?yàn)橘€場(chǎng)從事接送參賭人員、望風(fēng)看場(chǎng)、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼等活動(dòng)的人員，除參與賭場(chǎng)利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，一般不追究刑事責(zé)任，可由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。對(duì)設(shè)置游戲機(jī)，單次換取少量獎(jiǎng)品的娛樂活動(dòng)，不以違法犯罪論處?！睆脑撘?guī)定可以看出：首先，相關(guān)刑事責(zé)任的規(guī)定主要為開設(shè)賭場(chǎng)的行為人，與游戲機(jī)及游戲機(jī)的提供者并無任何聯(lián)系⑧。其次，即便是對(duì)于設(shè)置游戲機(jī)的行為人，如果僅僅是單次換取少量獎(jiǎng)品的娛樂活動(dòng)，也不以犯罪論處?？梢姡颂幍呐袥Q主要是針對(duì)游戲機(jī)的經(jīng)營者，“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)即便被用于賭博，也并非法律意義上的賭博機(jī)。因?yàn)橐粋€(gè)商品可能具有多種功能，其功能應(yīng)當(dāng)與其本身的性質(zhì)相區(qū)分。某一功能在該商品使用中，商品使用者可能使用任意一種功能，也可以對(duì)相關(guān)功能進(jìn)行改造用于其經(jīng)營活動(dòng)。在“捕魚達(dá)人”案中，不能僅僅因?yàn)橄Ａ镜摹安遏~達(dá)人”游戲機(jī)具有退幣退彩票功能就認(rèn)為其是賭博機(jī)[5]。在法院未對(duì)“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的退幣退彩票功能是否就是非法功能、將“捕魚達(dá)人”使用在游戲機(jī)上是否是非法使用進(jìn)行判定之前，有多個(gè)觀點(diǎn)⑨直接在希力公司非法、違法使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)這一虛假事實(shí)基礎(chǔ)之上得出一定的結(jié)論，這些論斷不僅是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋憩F(xiàn)，更是混淆是非、缺乏邏輯的錯(cuò)誤結(jié)論。

《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（Trips協(xié)議）第十五條第四款規(guī)定：商標(biāo)擬使用商品或服務(wù)的性質(zhì)，在任何情況下都不應(yīng)構(gòu)成商標(biāo)注冊(cè)的障礙。包括商標(biāo)法在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法是私法,調(diào)整的是平等主體之間的法律關(guān)系。以《商標(biāo)法》第三十二條后半句為代表的商標(biāo)法制度，涉及的也是私權(quán)（益）。商標(biāo)法中商標(biāo)使用帶來的商譽(yù)是多種形式的，不能因商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品可能被用于非法用途就認(rèn)為這種商標(biāo)性使用不是產(chǎn)生一定影響的來源，這種使用行為建立的聯(lián)系不是聯(lián)系，進(jìn)而錯(cuò)誤認(rèn)為這種使用行為阻礙“一定影響”的產(chǎn)生。退一步講，即便某一商標(biāo)被用于違法用途，也能夠產(chǎn)生一定的標(biāo)識(shí)商品來源的作用。因?yàn)?，商?biāo)使用產(chǎn)生影響不一定全是積累良性商譽(yù)才能夠產(chǎn)生一定影響，《商標(biāo)法》第三十二條一定影響的判斷以該未注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過使用產(chǎn)生一定的商品來源標(biāo)識(shí)作用為關(guān)鍵，而未強(qiáng)調(diào)其銷售之后被使用者使用的合法與否。此外，雖然商標(biāo)法保護(hù)的是商品背后所積累的商譽(yù)，但是商標(biāo)畢竟與商譽(yù)具有一定的區(qū)別。有觀點(diǎn)認(rèn)為，“商標(biāo)使用帶來的負(fù)面評(píng)價(jià)本身是一種消極影響，即使企業(yè)因此獲得了許多收益，但給公共利益或他人利益造成的負(fù)面影響同樣使這種私權(quán)不能獲得保護(hù)”⑩。這一觀點(diǎn)值得質(zhì)疑，作者混同了商標(biāo)的使用產(chǎn)生的影響與良好商譽(yù)。即便按照此種觀點(diǎn)，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲也曾多次獲得獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)，在“捕魚達(dá)人”上通過使用積累了良好的商譽(yù)，是波克公司等企業(yè)所不能及的。

希力公司不僅在游戲機(jī)上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，還通過一定的宣傳活動(dòng)及準(zhǔn)備生產(chǎn)活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)游戲上使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)。即，希力公司通過使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生的影響力，不僅包括游戲機(jī)上的使用，更包括涉及游戲機(jī)、游戲計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件升級(jí)服務(wù)等方面使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，不能僅僅因游戲機(jī)的某些功能就否認(rèn)希力公司通過辛勤經(jīng)營“捕魚達(dá)人”商標(biāo)所產(chǎn)生的影響力。這種影響力對(duì)社會(huì)公眾來講就是一種識(shí)別商品來源的功能，這種商標(biāo)帶來的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的促進(jìn)應(yīng)當(dāng)?shù)玫缴虡?biāo)法的保護(hù)。商標(biāo)法保護(hù)的公共利益也更傾向于此種市場(chǎng)競爭秩序?yàn)橹鞯墓怖?。至于有觀點(diǎn)提及的賭博等公共利益，如果在“捕魚達(dá)人”案中有涉及，也應(yīng)當(dāng)由相關(guān)公法來維持公法秩序下的“公共利益”。

因此，“捕魚達(dá)人”案中，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)具有的功能應(yīng)當(dāng)與其商標(biāo)使用本質(zhì)相區(qū)別，希力公司提供的游戲機(jī)所具有的退幣退彩票功能不是“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)的本質(zhì)功能和主要功能，也并非刑法意義上的“賭博”功能。因?yàn)槌送藥磐瞬势惫δ苤?，它主要是用于娛樂休閑，不能排除該娛樂休閑用途獲得商譽(yù)的可能性11。希力公司除了在“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上標(biāo)識(shí)“捕魚達(dá)人”這種方式使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)外，還有多種使用行為，這些使用行為均是“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的來源，希力公司“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上標(biāo)識(shí)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)僅僅是該商標(biāo)產(chǎn)生的影響力的一部分成因。

此外，基于商標(biāo)法中公共利益體現(xiàn)為確保消費(fèi)者利益和促進(jìn)有效公平競爭從而增進(jìn)公共利益這一源頭出發(fā)[6]，游戲機(jī)是否具有賭博功能、其賭博功能所產(chǎn)生的公共利益理應(yīng)由商標(biāo)法之外的法律規(guī)制，與商標(biāo)法之私法屬性這一本質(zhì)應(yīng)當(dāng)保持統(tǒng)一。因此從商標(biāo)法意義上來看，本案中，“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用在“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)上的性質(zhì)，不應(yīng)當(dāng)影響希力公司通過使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)所產(chǎn)生的影響。

最后，從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率角度來看，如果保護(hù)在先使用者的在先商標(biāo)權(quán)益以商品合法使用為前提，商標(biāo)標(biāo)識(shí)的商品被非法使用將給商標(biāo)在先使用者對(duì)商標(biāo)的使用行為及使用效果帶來全盤否定之影響，那么勢(shì)必是對(duì)商標(biāo)使用者苛以了過重的責(zé)任。市場(chǎng)交易中，產(chǎn)品流通經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)，特別是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，商品經(jīng)過首次銷售之后的交易使用等活動(dòng)，均不受商品生產(chǎn)者的控制，如果苛以其對(duì)后續(xù)商品使用違法與否承擔(dān)責(zé)任，未免將對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者帶來巨大的打擊。商標(biāo)使用者對(duì)商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)有一定的界限，對(duì)其承擔(dān)的責(zé)任應(yīng)當(dāng)以公平為原則，不應(yīng)將屬于其他法律規(guī)制的其他市場(chǎng)主體的責(zé)任以“公共利益”為噱頭不當(dāng)“轉(zhuǎn)嫁”給商標(biāo)在先使用者。因此，“捕魚達(dá)人”案中，對(duì)于游戲廳經(jīng)營者對(duì)游戲機(jī)的一些使用行為的責(zé)任，不應(yīng)當(dāng)影響到希力公司對(duì)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用所帶來的一定影響的判斷。

（四）時(shí)間點(diǎn)的把握

判斷在先未注冊(cè)商標(biāo)的使用及產(chǎn)生一定影響的效果，均應(yīng)以商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日為準(zhǔn)。只有未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日之前的使用效果，才能夠?qū)顾说膼阂庾?cè)行為。若在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前未通過商標(biāo)性使用獲得一定影響，在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日后的使用即便積累了一定的影響力，也不能夠?qū)顾说纳虡?biāo)注冊(cè)行為。因?yàn)槲覈虡?biāo)注冊(cè)制度以在先注冊(cè)為原則，商標(biāo)注冊(cè)制度容易通過公示獲得對(duì)抗第三人的正當(dāng)性。自該公示申請(qǐng)日起，應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)人的這種期待利益予以保護(hù)。因此，一定影響的產(chǎn)生只有產(chǎn)生于商標(biāo)申請(qǐng)日之前方可對(duì)抗他人對(duì)該標(biāo)識(shí)的注冊(cè)申請(qǐng)。

在“捕魚達(dá)人”一案中，在案證據(jù)顯示，希力公司自2009年開始使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，波克公司成立的時(shí)間為2010年4月8日、波克公司申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間為2011年3月29日。希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于波克公司申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的時(shí)間，甚至早于波克公司成立的時(shí)間。在涉案商評(píng)委的答辯中波克公司也自認(rèn)了希力公司在先使用了“捕魚達(dá)人”商標(biāo)這一事實(shí)。希力公司通過在2011年3月29日前對(duì)“捕魚達(dá)人”的使用已經(jīng)獲得了一定的市場(chǎng)識(shí)別度，在游戲行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)在“捕魚達(dá)人”商標(biāo)上積累了大量的商譽(yù)。二審法院認(rèn)為，“希力公司對(duì)‘捕魚達(dá)人’的使用未明顯早于被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，甚至晚于與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用‘捕魚達(dá)人’的時(shí)間?！笔紫龋鶕?jù)我國商標(biāo)法及相關(guān)規(guī)定可知，《商標(biāo)法》第三十二條并未要求未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用行為“明顯”早于被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，判斷是否惡意搶注的實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不在于時(shí)間，而在于在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前未注冊(cè)商標(biāo)的影響。因此，二審法院在此對(duì)在先使用日期的理解過于苛刻，并存在一定的曲解。其次，與波克公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的長絡(luò)公司、幻奇公司使用“捕魚達(dá)人”與波克公司使用“捕魚達(dá)人”是否具有同一效力值得質(zhì)疑。我國《公司法》第二百一十六條第一款第（四）項(xiàng)規(guī)定，“關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系”。關(guān)聯(lián)公司之間在無人格混同的情況下，具有獨(dú)立的法人資格、獨(dú)立對(duì)外承擔(dān)責(zé)任[7]。然而人格混同是公司正常經(jīng)營的一種例外，在“捕魚達(dá)人”一案中波克公司并未舉證證明其與長絡(luò)公司、幻奇公司之間具有人格混同，因此即便長絡(luò)公司與幻奇公司有使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的情形亦不自然認(rèn)為等同于波克公司對(duì)“捕魚達(dá)人”的使用，更遑論在“捕魚達(dá)人”案中，本身無充分證據(jù)證明長絡(luò)公司、幻奇公司對(duì)“捕魚達(dá)人”具有商標(biāo)意義上的使用行為12。因此，綜合以上因素及法律條文的解釋，希力公司在被異議商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前已經(jīng)對(duì)“捕魚達(dá)人”進(jìn)行了使用并已經(jīng)形成了一定的影響，二審法院的認(rèn)定存在對(duì)法條實(shí)質(zhì)認(rèn)識(shí)的曲解。

三、《商標(biāo)法》第三十二條“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”的認(rèn)定

“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”是指，損害特定權(quán)利人權(quán)益的不當(dāng)注冊(cè)行為，系通常所說的申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)具有惡意。所謂“惡意”，主要是指在明知或應(yīng)知某一商標(biāo)已為他人在先使用，并已經(jīng)產(chǎn)生一定影響的情況下，仍然出于不正當(dāng)競爭的目的進(jìn)行注冊(cè)[4]126?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十三條第一款規(guī)定：“在先使用人主張商標(biāo)申請(qǐng)人以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成‘以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)’。但商標(biāo)申請(qǐng)人舉證證明其沒有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)的惡意的除外?！?/p>

明知或應(yīng)知的判斷應(yīng)當(dāng)以普通社會(huì)公眾的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，不應(yīng)當(dāng)期待商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人具有過高的明知或應(yīng)知能力。根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)“搶注他人已經(jīng)使用并具有一定影響商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，可綜合考慮多種因素，如在先使用商標(biāo)是否具有較高知名度或較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，系爭商標(biāo)與之是否高度近似而又無合理的解釋，使用中是否存在對(duì)在先商標(biāo)的刻意攀附模仿，系爭商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人所處的地理位置、銷售區(qū)域或廣告宣傳覆蓋范圍遠(yuǎn)近，雙方有無經(jīng)貿(mào)往來人員內(nèi)部往來或其他糾紛，系爭商標(biāo)注冊(cè)后是否存在誤導(dǎo)宣傳、脅迫交易、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或侵權(quán)賠償金等不正當(dāng)行為，均可以作為判定系爭商標(biāo)申請(qǐng)人是否明知或應(yīng)知的參考要素[4]126。之所以要將明知或應(yīng)知作為判斷惡意搶注的前提條件，因?yàn)槊髦驊?yīng)知他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)而予以注冊(cè)的情況下，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人具有一定的不正當(dāng)競爭目的，這種不正當(dāng)競爭目的是為了通過注冊(cè)商標(biāo)獲得他人在先積累的商業(yè)信譽(yù)，具有不正當(dāng)轉(zhuǎn)移商業(yè)信譽(yù)的可能性，是違反誠實(shí)信用原則的體現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)予以禁止。

惡意搶注的另外一個(gè)主觀判斷要件為出于不正當(dāng)競爭目的。根據(jù)我國《反不正當(dāng)競爭法》第二條第二款規(guī)定，不正當(dāng)競爭是指經(jīng)營者違反反不正當(dāng)競爭法的規(guī)定，損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的行為。因此，只有經(jīng)營相同或類似的業(yè)務(wù)才具有不正當(dāng)競爭的可能性。是否具有同一經(jīng)營范圍或類似經(jīng)營范圍可作為是否明知或應(yīng)知的參考因素。

“捕魚達(dá)人”一案中，波克公司于2011年3月申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，希力公司從2009年開始就已經(jīng)在游戲機(jī)、游戲軟件及相關(guān)產(chǎn)品上大量使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，并多次獲得全國范圍內(nèi)頗具影響力的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，其影響力可以說在行業(yè)內(nèi)是家喻戶曉。而波克公司作為游戲產(chǎn)品研發(fā)商與運(yùn)營商，其與希力公司共同為中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員，對(duì)希力公司在游戲機(jī)、游戲軟件等產(chǎn)品上使用、宣傳“捕魚達(dá)人”的情況屬于明知、應(yīng)知范圍，特別是考慮到希力公司在“捕魚達(dá)人”游戲上作出優(yōu)秀成績并獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及榮譽(yù)這一事實(shí)，波克公司更應(yīng)是對(duì)希力公司“捕魚達(dá)人”商標(biāo)使用獲得知名度及影響力的情況知曉。作為同行業(yè)競爭者，其不顧希力公司對(duì)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的在先宣傳使用獲得的影響，在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”類別上申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，主觀上是否具有不正當(dāng)競爭目的，是否屬于搶先注冊(cè)他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的主觀惡意，被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否屬于以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的行為，確實(shí)值得深思。

四、“惡意搶注”認(rèn)定中對(duì)商品類別的要求

我國商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)以不跨類保護(hù)為原則。對(duì)在先使用并具有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)范圍，原則上按照相同近似商標(biāo)的審理標(biāo)準(zhǔn)，在相同或類似的商品或服務(wù)范圍內(nèi)予以保護(hù)，在相同類別商品的基礎(chǔ)上綜合相關(guān)因素適當(dāng)擴(kuò)展至密切相關(guān)的關(guān)聯(lián)商品及服務(wù)上[4]127。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第三款規(guī)定“在先使用人主張商標(biāo)申請(qǐng)人在與其不相類似的商品上申請(qǐng)注冊(cè)其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持?！币虼?，要構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條的搶注，需要在判定商標(biāo)申請(qǐng)人注冊(cè)的商品類別與在先使用人使用商品的類別是否相類似。因?yàn)橹挥猩唐奉悇e相同或類似，才可能使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)；也只有商品類別相同或類似，才可能具有“不正當(dāng)競爭”之目的和實(shí)際不正當(dāng)競爭實(shí)現(xiàn)的可能。因此，對(duì)惡意搶注應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)類別與在先使用商標(biāo)的商品類別相同或類似為要件。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定“類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。類似服務(wù)，是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)。商品與服務(wù)類似，是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。”第十二條規(guī)定“人民法院依據(jù)《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷；《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考?！贬槍?duì)商品類別相同的判斷應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格以分類表為依據(jù)，因分類表對(duì)服務(wù)難以做到精確界定，對(duì)“相同服務(wù)”應(yīng)采取嚴(yán)格解釋；對(duì)于商品類別類似的判斷應(yīng)當(dāng)綜合在先商標(biāo)的顯著性和知名度等相關(guān)因素，以分類表為參考，綜合判定[8]。

雖然《商標(biāo)法》第三十二條中的商品類別類似的判定與商標(biāo)法侵權(quán)判定中的商品類似的判定標(biāo)準(zhǔn)相同，但是在判斷思路上有差異。商標(biāo)侵權(quán)中判定商品類似，是以某一涉嫌侵權(quán)的使用行為作為判斷對(duì)象，是針對(duì)某一行為的判斷。而在商標(biāo)法三十二條的商品類別類似的判斷上，需要判斷的是商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)類別（一般是多個(gè)類別）是否與某在先使用類別相類似。因此，在《商標(biāo)法》第三十二條中類似商品的判定中，應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)類別一一與在先使用商品類別進(jìn)行比對(duì)，只有與在先使用商品類別相類似的方可不予注冊(cè)，對(duì)于不相類似的類別應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)，避免“一攬子”式的對(duì)待。

在“捕魚達(dá)人”一案中，二審法院認(rèn)為，廣州希力提供的證據(jù)主要涉及的是計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售情況,與被異議商標(biāo)指定使用的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)存在明顯區(qū)別。對(duì)二審法院的觀點(diǎn)，筆者不敢茍同。首先，眾所周知，作為游戲計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)者及服務(wù)提供者，勢(shì)必包括計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟件的更新服務(wù)。若承認(rèn)希力公司提供了“捕魚達(dá)人”游戲計(jì)算機(jī)軟件而否認(rèn)其提供了計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)，就難以理解希力公司的“捕魚達(dá)人”游戲軟件的開發(fā)。若否認(rèn)希力公司提供了游戲計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，如何解釋希力公司“捕魚達(dá)人”游戲獲得社會(huì)的高度認(rèn)可并獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)？希力公司在提供游戲軟件更新服務(wù)的基礎(chǔ)上，才能夠保證相關(guān)產(chǎn)品的功能獲得持續(xù)進(jìn)步，以取得消費(fèi)者的青睞。如果認(rèn)為希力公司僅提供游戲計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和相關(guān)游戲機(jī)產(chǎn)品，但否認(rèn)其提供計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)，是一種對(duì)事實(shí)及市場(chǎng)經(jīng)營習(xí)慣的置若罔聞，可謂“皮之不存毛將焉附”。因此，從事實(shí)來看，希力公司的證據(jù)足以證明其提供了計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，波克公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)類別上注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)實(shí)際上與希力公司使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的服務(wù)類別屬于相同類別。

其次，即便忽略希力公司提供計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)這一事實(shí)，波克公司申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)也與希力公司的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和游戲機(jī)產(chǎn)品屬于服務(wù)與商品的類似，也屬于不予注冊(cè)的類別。計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》分別屬于第9類0901電子計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備類群，游戲機(jī)屬于第28類2801娛樂器械、娛樂物品類群?！坝?jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中屬于第42類4220“計(jì)算機(jī)編程及相關(guān)服務(wù)”類群。服務(wù)與商品是否類似，應(yīng)當(dāng)綜合考慮服務(wù)與商品之間聯(lián)系的緊密程度、用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習(xí)慣等方面的一致性等各項(xiàng)因素。如果服務(wù)的目的在于提供特定商品的銷售、裝置或維修，此服務(wù)與這種特定商品應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為服務(wù)與商品類似[9]。計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)與計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)依附于計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，其離開計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品即失去存在的意義和價(jià)值；計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品離開計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)服務(wù)和計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)，其市場(chǎng)壽命也將受到負(fù)面影響；兩者之間相互依附，具有非常緊密的聯(lián)系。從用途來講，游戲計(jì)算機(jī)軟件、游戲機(jī)與計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)和更新服務(wù)具有相同的市場(chǎng)受眾，在銷售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消費(fèi)者和相關(guān)經(jīng)營者為主的相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)?；谝陨戏治隹芍?，波克公司申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件更新”服務(wù)類別與希力公司的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品和游戲機(jī)產(chǎn)品類別屬于服務(wù)與商品的類似。

綜上，波克公司在“計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售”與“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”上申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，其服務(wù)類別與希力公司“捕魚達(dá)人”相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)，既是服務(wù)與商品的類似，又是服務(wù)與服務(wù)的相同。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第三款等相關(guān)規(guī)定，對(duì)于在先使用人主張商標(biāo)申請(qǐng)人在與其不相類似的商品上申請(qǐng)注冊(cè)其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持。但在本案中，由于波克公司在“計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)游戲機(jī)的銷售”與“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”既是服務(wù)與商品的類似，又是服務(wù)與服務(wù)的相同，因此其在“計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新服務(wù)”上申請(qǐng)注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)存在法律障礙。

結(jié) 論

通過以上分析可知，《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注的規(guī)定適用具有嚴(yán)格的條件。惡意搶注的構(gòu)成不僅要求有在先使用商標(biāo)人實(shí)際使用商標(biāo)并形成一定影響這一客觀事實(shí)，還應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人之“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”之主觀惡意進(jìn)行分析。商標(biāo)法是私法，商標(biāo)權(quán)（益）也是私權(quán)（益），并非所有的公共利益均應(yīng)當(dāng)由商標(biāo)法規(guī)制，商標(biāo)法上的公共利益具有特殊所指。對(duì)于不屬于商標(biāo)法規(guī)制的公法范疇的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)由商標(biāo)法之外的其他法律規(guī)制。《商標(biāo)法》第三十二條中一定影響的判斷強(qiáng)調(diào)的是通過商標(biāo)性使用獲得一定的標(biāo)識(shí)商品來源的功能，其中蘊(yùn)含的是以消費(fèi)者利益和公平的競爭秩序?yàn)榇淼墓怖嬷w現(xiàn)，無關(guān)商品功能。對(duì)于《商標(biāo)法》第三十二條惡意搶注之商品與服務(wù)類別的類似之判斷，應(yīng)當(dāng)以分類表為參考、以商標(biāo)在先使用范圍事實(shí)為依據(jù)、以常識(shí)為準(zhǔn)繩，警惕突破常識(shí)后對(duì)法律規(guī)定之曲解給市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)帶來的消極影響和對(duì)公平正義精神之損害?；谙嚓P(guān)事實(shí)及法律分析，在“捕魚達(dá)人”案中，可以認(rèn)為波克公司在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)”“計(jì)算機(jī)軟件升級(jí)”服務(wù)類別上注冊(cè)“捕魚達(dá)人”商標(biāo)，會(huì)對(duì)希力公司相類似商品上在先使用“捕魚達(dá)人”商標(biāo)產(chǎn)生一定影響，屬于《商標(biāo)法》第三十二條“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)制范圍。

注 釋：

①參見《商標(biāo)法》第一條。

②相關(guān)資料可參考：商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商評(píng)字[2014]第058749號(hào)裁定書，商評(píng)字[2014]第058754號(hào)裁定書，北京市第一中級(jí)人民法院（2014）一中行（知）初字第 9066號(hào)判決書、（2014）一中行（知）初字第9065號(hào)判決書，北京市高級(jí)人民法院（2015）高行（知）終字第 2074號(hào)判決書、（2015）高行（知）終字第 2075號(hào)判決書。

③參見《商標(biāo)審查及審理指南》中“五、搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定。

④參見姚鶴輝《商標(biāo)法基本問題研究》第337頁，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2015年版。

⑤參見中國法制出版社編《中華人民共和國商標(biāo)法：案例注釋版》第35頁，中國法制出版社2016年版。

⑥相關(guān)證據(jù)顯示，2009至2010年，希力公司共銷售“捕魚達(dá)人”游戲機(jī)2 067臺(tái)，銷售額超過1 000萬元；“捕魚達(dá)人”游戲在游戲機(jī)廳月人流量達(dá)到600～900萬人次。

⑦如黃洵《就“捕魚達(dá)人案”看在先使用商標(biāo)的保護(hù)》，參見https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=2650665867&idx=1&sn=0e83fe4d940585fff411de195ed64d08，2017年 5月 18日最后訪問。

⑧《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問題的意見》第一條規(guī)定：設(shè)置具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備，并以現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物作為獎(jiǎng)品，或者以回購獎(jiǎng)品方式給予他人現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物（以下簡稱設(shè)置賭博機(jī)）組織賭博活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”行為。由此可知，對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)行為的認(rèn)定不僅應(yīng)當(dāng)有相關(guān)的電子游戲設(shè)施設(shè)備，還應(yīng)當(dāng)組織賭博活動(dòng)，兩個(gè)要件缺一不可，因此，這里規(guī)制的是賭博游戲機(jī)賭博活動(dòng)的經(jīng)營者，而非游戲機(jī)的生產(chǎn)者。

⑨如孫遠(yuǎn)釗《在先使用如果違法是否可以阻卻商標(biāo)注冊(cè)？》、張偉君《在法律禁止流通的商品上使用的商業(yè)標(biāo)識(shí)是否產(chǎn)生在先的商標(biāo)權(quán)益》等，皆來源于知產(chǎn)力網(wǎng)，http://news.zhichanli.com/article/3546.html，2017年5月18日最終訪問。

⑩何雨菁《“違法使用”的商標(biāo)不受在先使用制度保護(hù)》，載《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》2017年4月14日第8版。

11黃武雙《在先使用于具有賭博功能游戲機(jī)的標(biāo)識(shí)能否對(duì)抗他人的商標(biāo)注冊(cè)？》，參見http://s23519445.fashion.artxun.com/，2017年5月18日最后訪問。

12“捕魚達(dá)人”案中，波克公司提供了其與長絡(luò)公司、幻奇公司之間的合同復(fù)印件用于證明其間存在涉案被異議商標(biāo)商業(yè)推廣關(guān)系，僅為一個(gè)推廣合同，不能夠證明進(jìn)行了自己的推廣宣傳活動(dòng)，且這里的推廣即便有真實(shí)的推廣行為也應(yīng)當(dāng)視為長絡(luò)公司、幻奇公司的推廣行為，基于關(guān)聯(lián)公司的相互獨(dú)立性也不能當(dāng)然認(rèn)為是波克公司的推廣活動(dòng)。而且，該推廣的時(shí)間也在希力公司使用捕魚達(dá)人之后。

[1]文學(xué).商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究[M].法律出版社，2008.

[2]黃匯，謝申文.駁商標(biāo)被動(dòng)保護(hù)論 [J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012（7）：85-94.

[3]馮曉青，羅曉霞.在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)研究[J].學(xué)海，2012（5）：139-146.

[4]國家工商行政管理總局商標(biāo)局，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì).商標(biāo)法理解與適用[M].北京：工商出版社，2014.

[5]馮曉青.由“捕魚達(dá)人”案看商品功能與商標(biāo)權(quán)益的保護(hù)[J].中華商標(biāo)，2017（4）：41-44.

[6]馮曉青.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法利益平衡論理論[M].北京：中國政法大學(xué)出版社，2006：346.

[7]樊紀(jì)偉.關(guān)聯(lián)公司擴(kuò)張適用公司人格否認(rèn)之檢討——兼評(píng)最高法院指導(dǎo)案例15號(hào)[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2016（3）：138-143.

[8]王遷.論“相同或類似商品（服務(wù)）”的認(rèn)定——兼評(píng)“非誠勿擾案”[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2016（1）：22-28.

[9]段曉梅.商標(biāo)評(píng)審案件中類似商品或服務(wù)的審理實(shí)踐（上）[J].中華商標(biāo)，2015（4）：63-69.

（責(zé)任編輯：沈紅宇）

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1674-9014（2017）05-0047-10

2017-06-15

國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“中國特色知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論體系研究”（11AZD047）。

馮曉青，男，湖南長沙人，中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授，博士，博士生導(dǎo)師，研究方向?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)法。